徐 慶

由一個案例看新穎性的適用

徐 慶*

本文從一個案例出發(fā)分析了新穎性的法條理論以及在相關(guān)案例方面的應(yīng)用，進一步明確了審查員在專利審查過程中站位本領(lǐng)域技術(shù)人員并準(zhǔn)確適用法律的審查思路，同時，在技術(shù)更新較快領(lǐng)域的專利審查實踐中，對《專利審查指南》（2010版）關(guān)于公知常識的相關(guān)規(guī)定提出了增補建議。

新穎性 創(chuàng)造性 本領(lǐng)域技術(shù)人員 審查標(biāo)準(zhǔn)

一、引 言

《專利法》第22條第2款、第3款規(guī)定了新穎性和創(chuàng)造性，授予專利權(quán)的發(fā)明和實用新型，應(yīng)當(dāng)具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性。新穎性，是指該發(fā)明或者實用新型不屬于現(xiàn)有技術(shù)；也沒有任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。《專利法》所稱現(xiàn)有技術(shù)，是指申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)。

在《專利審查指南》（2010版）第二部分第三章第3.1節(jié)中給出了有關(guān)新穎性的審查基準(zhǔn)，即同樣的發(fā)明或者實用新型，是指技術(shù)領(lǐng)域、所要解決的技術(shù)問題和技術(shù)方案實質(zhì)上相同，預(yù)期效果相同的發(fā)明或者實用新型。也就是說，在判斷新穎性時，應(yīng)當(dāng)以此作為判斷相同的發(fā)明或者實用新型的基準(zhǔn)。

由上面看來，判斷新穎性的標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)很清楚了。但是，在審查實踐中評價新穎性的語段如下：“權(quán)利要求1不具備新穎性，不符合《專利法》第22條第2款的規(guī)定。對比文件公開了一種……，并具體公開了以下的技術(shù)特征‘……’（參見該對比文件的全文）。由此可見，該對比文件已經(jīng)公開了該權(quán)利要求的全部技術(shù)特征，且該對比文件所公開的技術(shù)方案與該權(quán)利要求所要求保護的技術(shù)方案屬于同一技術(shù)領(lǐng)域，并能產(chǎn)生相同的技術(shù)效果，因此該權(quán)利要求不具備新穎性?！?/p>

經(jīng)過對比，可以發(fā)現(xiàn)：在評價新穎性時，《專利審查指南》（2010版）中的規(guī)定和實際審查工作中使用的語段之間存在一些差別。在上述評述中，強調(diào)的是某項權(quán)利要求的全部技術(shù)特征已經(jīng)被公開；而在《專利審查指南》（2010版）中，強調(diào)的是技術(shù)方案實質(zhì)上相同。在這種情況下，就有可能造成實際審查工作中適用法律法條的不同。

有鑒于此，本文擬從一個案例出發(fā)，結(jié)合有關(guān)的專利審查實踐，并在此基礎(chǔ)上提出一些個人的粗淺認(rèn)識。

二、案例簡介

涉及AVS幀內(nèi)預(yù)測模式快速選擇算法發(fā)明專利，其權(quán)利要求1請求保護的技術(shù)方案為：“一種AVS幀內(nèi)預(yù)測模式快速選擇算法，其特征包括以下步驟：步驟1 計算亮度塊在垂直、水平、左下和右下4個方向的SAD，選擇SAD最小的方向所對應(yīng)的模式作為候選模式，在SAD相同的情況下，選擇模式值較小的模式作為候選模式；步驟2 做亮度塊在DC模式下的幀內(nèi)預(yù)測，得到相應(yīng)預(yù)測塊，對于其它4種模式，如果是最可能模式或者候選模式，做亮度塊在該模式下的幀內(nèi)預(yù)測；步驟3 計算亮度塊在DC預(yù)測模式下的率失真代價J；步驟4 如果最可能模式不是DC模式，計算亮度塊在最可能的模式下的率失真代價J；步驟5 如果候選模式不是最可能的模式，計算亮度塊在候選模式下的率失真代價J；步驟6 選擇DC、最可能模式和候選模式中率失真代價J值最小的模式為該亮度塊的最佳幀內(nèi)預(yù)測模式?！痹搶＠陌l(fā)明目的是在不影響編碼性能的前提下能有效地提高編碼速度。

其從屬權(quán)利要求2限定的附加技術(shù)特征為：“步驟1中的SAD為運動估計中實際使用的絕對差之和（Sum of Absolute Difference，SAD），定義如下：

式中，（i，j）表示位移矢量，fk和fk-1分別表示當(dāng)前幀和參考幀的灰度值，M×N為宏塊的大小?！?/p>

審查員檢索到一篇非專利文獻，“基于AVS的幀內(nèi)預(yù)測模式快速選擇算法”（以下簡稱“D1”），（游娜等，《計算機工程與應(yīng)用》第45卷第14期），公開日期為2009年6月12日，其公開日期位于該專利的申請日之前，完全可以用來評述該專利的新穎性和創(chuàng)造性。該對比文件的說明書公開的技術(shù)方案為：“基于AVS的幀內(nèi)預(yù)測模式快速選擇算法，算法具體步驟如下：（1）計算宏塊的一個亮度塊4個方向上的SAD：SADV、SADH、SADL和SADR（SADV：垂直；SADH：水平；SADL：左下；SADR：右下）。選擇SAD最小的方向?qū)?yīng)的模式作為Candidate，SAD相同的情況下，選擇模式值較小的模式作為Candidate。（2）做亮度塊DC模式下的幀內(nèi)預(yù)測，得到相應(yīng)預(yù)測塊。對于其它4種模式，如果是MPM（即：最可能模式）或者Candidate，則做亮度塊在該模式下的幀內(nèi)預(yù)測。（3）計算亮度塊在DC預(yù)測模式下的RDCost（即：率失真代價J）。（4）如果MPM不是DC模式，則計算亮度塊在MPM下的RDCost。（5）如果Candidate不是MPM，則計算亮度塊在Candidate下的RDCost。（6）選擇 DC、MPM 和 Candidate中 RDCost值最小的模式為該亮度塊的最佳幀內(nèi)預(yù)測模式?！庇纱丝梢姡瑢?quán)利要求1而言，其具體公開了的權(quán)利要求1的技術(shù)方案，二者同屬于AVS幀內(nèi)預(yù)測編碼技術(shù)領(lǐng)域，并均解決了如何在不影響編碼性能的前提下有效提高編碼速度的技術(shù)問題，能產(chǎn)生相同的有效提高編碼速度的技術(shù)效果，因此該權(quán)利要求1不具備新穎性。

而對于權(quán)利要求2，D1引言部分中公開了引證文獻“一種用于AVS-M視頻編碼的快速幀內(nèi)預(yù)測模式判斷算法”（以下簡稱“D2”），（申青平等，《計算機應(yīng)用》第27卷第3期）是針對AVS-M提出的快速模式選擇算法，該算法根據(jù)SAD準(zhǔn)則的結(jié)果，按照一定條件篩選RDO準(zhǔn)則下的候選模式，從而實現(xiàn)幀內(nèi)模式。D1中未對SAD的定義作具體說明。該SAD的定義在D2中給出了明確的定義。

因此，由此引出一個問題，對于權(quán)利要求2，是采用D1評述其新穎性還是采用D1結(jié)合公知常識或者D2評述創(chuàng)造性合適呢？能否認(rèn)為D1記載了引證文件D2的技術(shù)內(nèi)容？如果不能，能否認(rèn)為D1隱含公開了SAD定義的內(nèi)容或者SAD定義為本領(lǐng)域的公知常識？

三、新穎性法條理論

1.新穎性中的審查原則

《專利審查指南》（2010版）第二部分第三章第3.1節(jié)規(guī)定：“審查新穎性時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)以下原則進行判斷：（1）同樣的發(fā)明或者實用新型 被審查的發(fā)明或者實用新型專利申請與現(xiàn)有技術(shù)或者申請日前由任何單位或者個人向?qū)＠痔岢錾暾埐⒃谏暾埲蘸螅ê暾埲眨┕蓟蚬娴模ㄒ韵潞喎Q申請在先公布或公告在后的）發(fā)明或者實用新型的相關(guān)內(nèi)容相比，如果其技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和預(yù)期效果實質(zhì)上相同，則認(rèn)為兩者為同樣的發(fā)明或者實用新型?！蓖瑫r，《專利審查指南》（2010版）進一步細化了新穎性的審查原則：“需要注意的是，在進行新穎性判斷時，審查員首先應(yīng)當(dāng)判斷被審查專利申請的技術(shù)方案與對比文件的技術(shù)方案是否實質(zhì)上相同，如果專利申請與對比文件公開的內(nèi)容相比，其權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案與對比文件公開的技術(shù)方案實質(zhì)上相同，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)兩者的技術(shù)方案可以確定兩者能夠適用于相同的技術(shù)領(lǐng)域，解決相同的技術(shù)問題，并具有相同的預(yù)期效果，則認(rèn)為兩者為同樣的發(fā)明或者實用新型。”

由此可見，《專利審查指南》（2010版）規(guī)定了新穎性的判斷要從四個方面入手，即領(lǐng)域、方案、問題、效果。在這四個方面中，“技術(shù)方案”是核心，而領(lǐng)域、問題、效果則均是針對具體技術(shù)方案而得出的，是與技術(shù)方案緊密不可分割的。只有綜合考慮以技術(shù)方案為中心的領(lǐng)域、問題、方案、效果這四個方面，才能將發(fā)明創(chuàng)造或現(xiàn)有技術(shù)作為一個有機整體確定，并在新穎性判斷時予以考慮。

但是，第一，雖然判斷時要考慮這四個方面，但其地位和重要程度并不完全等同。其中判斷“方案”是否實質(zhì)相同是上述原則的核心，也是判斷新穎性的起始點。不是先判斷“領(lǐng)域”是否實質(zhì)相同，也不是先判斷“問題”和/或“效果”是否實質(zhì)相同，而是首先判斷“方案”是否實質(zhì)相同。在技術(shù)方案相同的基礎(chǔ)上再進一步判斷技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)效果、解決的技術(shù)問題是否相同。

第二，領(lǐng)域、方案、問題、效果不是機械地判斷其表面上是否相同，而是基于本領(lǐng)域技術(shù)人員的知識和能力進行評價，判斷其實質(zhì)上是否相同。通常，一項技術(shù)方案針對不同的現(xiàn)有技術(shù)所要解決的技術(shù)問題和達到的預(yù)期效果會不同。由于專利申請文件的申請人可能不完全了解現(xiàn)有技術(shù)的整體狀況或者帶有某種主觀意圖，因此在新穎性判斷時，并不能僅僅依據(jù)說明書中對于所要解決的技術(shù)問題及技術(shù)效果的文字表述進行，而是站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度上去分析技術(shù)方案實際可以應(yīng)用的技術(shù)領(lǐng)域、取得的技術(shù)效果以及解決的技術(shù)問題。

因此，在新穎性判斷中，《專利審查指南》（2010版）雖未明確指出，但本領(lǐng)域技術(shù)人員也應(yīng)當(dāng)視為與判斷創(chuàng)造性時具有同樣的知識和能力。

此外，《專利審查指南》（2010版）第二部分第二章第2.2.3節(jié)規(guī)定：如果引證文件滿足上述要求，則認(rèn)為該申請說明書中記載了所引證文件的內(nèi)容。

由此可見，《專利審查指南》（2010版）規(guī)定了專利文獻中的引證文獻等同于公開了引證文獻的內(nèi)容，而對于對比文件為非專利文獻的，其參考文獻是否等同于該非專利文獻公開的內(nèi)容并未明確說明。

2.新穎性中的隱含公開

《專利審查指南》（2010版）第二部分第三章第2.3節(jié)規(guī)定：“對比文件是客觀存在的技術(shù)資料。引用對比文件判斷發(fā)明或者實用新型的新穎性和創(chuàng)造性等時，應(yīng)當(dāng)以對比文件公開的技術(shù)內(nèi)容為準(zhǔn)。該技術(shù)內(nèi)容不僅包括明確記載在對比文件中的內(nèi)容，而且包括對于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，隱含的且可直接地、毫無疑義地確定的技術(shù)內(nèi)容。但是，不得隨意將對比文件的內(nèi)容擴大或縮小?！?/p>

由此可見，隱含公開中使用了“直接地、毫無疑義地確定”的判定標(biāo)準(zhǔn)。審查員要確定未明確記載的內(nèi)容必然存在于對比文件技術(shù)中，并且普通技術(shù)人員都會這樣認(rèn)為，即這種隱含公開應(yīng)當(dāng)達到普遍認(rèn)識的程度，不能是或然的或者可能的事情。當(dāng)某一特征不能“直接地、毫無疑義地確定”時，則不應(yīng)認(rèn)為該特征隱含公開于對比文件中。在審查實踐中，對隱含公開采用這種判定標(biāo)準(zhǔn)的有利之處在于更為客觀，同時也有利于審查員間的審查標(biāo)準(zhǔn)一致。

3.公知常識的判斷

《專利審查指南》（2010版）第二部分第四章第3.2.1.1節(jié)中列舉了屬于公知常識的幾種情況：“……例如，本領(lǐng)域中解決該重新確定的技術(shù)問題的慣用手段，或教科書或者工具書中披露的解決該重新確定的技術(shù)問題的技術(shù)手段?！?/p>

在《專利審查指南》（2010版）中只是指出公知常識通常出自教科書、詞典等，在申請人質(zhì)疑下審查員需對公知常識予以舉證，至于公知常識的定義，其內(nèi)涵和外延，在認(rèn)定對比文件所公開的現(xiàn)有技術(shù)狀況、將權(quán)利要求與對比文件進行對比時是否可以引入公知常識進行判斷和如何進行判斷則沒有給出明確的指導(dǎo)。

三、案例分析

1.審查原則適用

根據(jù)《專利法》的立法本意，新穎性和創(chuàng)造性分別對發(fā)明提出了兩個不同層次的要求，總的來說，“新穎性”要求發(fā)明要區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)，而“創(chuàng)造性”則進一步要求發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)的創(chuàng)新要達到一定高度，其是在發(fā)明滿足新穎性的前提之下，對發(fā)明提出的更高層次的要求。

針對該案而言，在D1中提到了引言中提到SAD，而在D1下文的技術(shù)方案中直接采用SAD的表述，從本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度推斷，其定義必然是邏輯統(tǒng)一的，因此，針對權(quán)利要求2的技術(shù)方案而言，其余D1公開的方案實質(zhì)相同。

2.是否隱含公開

專利審查可以大體分為事實認(rèn)定和適用法律兩個步驟。事實認(rèn)定清楚是適用法律正確的基礎(chǔ)和前提。審查中需要認(rèn)定的事實包括該申請和現(xiàn)有技術(shù)兩方面的事實。審查員通過閱讀說明書、權(quán)利要求書充分理解該申請的技術(shù)內(nèi)容和權(quán)利要求主張的保護范圍，并通過檢索、閱讀對比文件判斷與該申請相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)狀況。對現(xiàn)有技術(shù)狀況的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)盡可能做到客觀、準(zhǔn)確，不應(yīng)帶有過多的主觀色彩，只有這樣才能為進一步作出新穎性、創(chuàng)造性的正確判斷奠定基礎(chǔ)。應(yīng)盡量避免對事實認(rèn)定存在較大彈性的情況，彈性過大必然導(dǎo)致后續(xù)的適用法律結(jié)果的不一。

針對該案而言，針對權(quán)利要求2，SAD是否隱含公開，關(guān)鍵在于非專利文獻中的引證文獻是否等同于公開了引證文獻的內(nèi)容，這在法律適用方面沒有明確規(guī)定，而站在本領(lǐng)域技術(shù)人員角度分析，對比文件1是基于其參考文獻的改進，其中涉及的SAD雖然沒有明確公開，但SAD定義必然存在于對比文件技術(shù)中，這達到了本領(lǐng)域技術(shù)人員普通認(rèn)識的程度，可以認(rèn)為其隱含公開了該特征。

3.是否公知常識

由于《專利法》并未作出相關(guān)規(guī)定，建議《專利審查指南》（2010版）增補有關(guān)公知常識的教導(dǎo)，為審查員正確認(rèn)定事實和適用法律提供依據(jù)，具體可參考歐洲專利局的經(jīng)驗：

（1）定義：“公知常識”指從本領(lǐng)域技術(shù)人員的一般知識或經(jīng)驗而顯而易見的知識，包括眾所周知的技術(shù)或慣用技術(shù)?！氨娝苤募夹g(shù)”指本領(lǐng)域通常知曉的技術(shù)，例如，在大量文獻中的技術(shù)，或者在本領(lǐng)域內(nèi)廣泛知曉，不需例證的技術(shù)?！皯T用技術(shù)”指眾所周知并且被頻繁使用的技術(shù)。

（2）出處：公知常識通常源自相關(guān)主題的百科全書、教科書、詞典和工具書。當(dāng)技術(shù)領(lǐng)域很新以致技術(shù)知識還沒有出現(xiàn)在教科書中時，專利說明書和科學(xué)出版物也是公知常識的來源。

（3）原則：對于每一個案例而言，特定技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員的公知常識必須基于案例的事實和證據(jù)，具體情況具體分析。

針對該案而言，如果在僅檢索到D1且其未引證D2的情況下，由于絕對差之和的計算在圖像編碼領(lǐng)域的教科書中有明確記載，且其屬于眾所周知并且被頻繁使用的技術(shù)，可以認(rèn)為SAD定義屬于本領(lǐng)域的慣用的技術(shù)手段，屬于公知常識。

四、結(jié) 論

有人認(rèn)為“直接地、毫無疑義地確定”的嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)存在弊端，即導(dǎo)致審查周期延長。例如，對于一件專利申請，審查員在“一通”中指出該申請相對于某一份X類對比文件不具備新穎性，如果申請人此后修改權(quán)利要求書，在確保不超范圍的前提下增加該份X類對比文件未明確記載的公知常識類特征，則在“二通”時，該申請所適用的條款將由新穎性變?yōu)閯?chuàng)造性，導(dǎo)致對該申請的駁回時機延后，使得審查周期延長。然而結(jié)合該案實際，從本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度出發(fā)，從準(zhǔn)確適用法律的角度考慮，應(yīng)當(dāng)采用D1和D2評述權(quán)利要求2的新穎性，而不能僅僅為了考慮結(jié)案周期而忽略了“以事實為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩”的基本審查標(biāo)準(zhǔn)。

綜上所述，本文從一個案例出發(fā)粗淺地分析了新穎性的法條理論以及在相關(guān)案例方面的應(yīng)用，在專利審查過程中，新穎性判斷中要求站位本領(lǐng)域技術(shù)人員角度考慮，是否為同樣的發(fā)明，是否為隱含公開，依法客觀公正審查，不能為了節(jié)約審查程序而選擇法律適用，此外，在通信領(lǐng)域的專利審查實踐中，經(jīng)常需要結(jié)合公知常識以評述專利申請的創(chuàng)造性，因此，建議《專利審查指南》增補有關(guān)公知常識的教導(dǎo)，為審查員正確認(rèn)定事實和適用法律提供依據(jù)。

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作河南中心。