李文娟，馬筱巖，馬博靜，范 麗

(國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心材料部，北京100190)

在審查實(shí)踐過程中，有較多的發(fā)明申請(qǐng)要求不喪失新穎性的寬限期。關(guān)于新穎性寬限期，我國(guó)專利法第二十四條規(guī)定了享受新穎性寬限期的三種情形，對(duì)于可以享受寬限期的前兩種情形在專利法、專利法實(shí)施細(xì)則和審查指南中有明確而細(xì)致的規(guī)定，其處理方式也很明確，而與前兩種情形相比，第三種情形的規(guī)定就比較籠統(tǒng)，其處理方式不是很明確，在遇到第三種情形時(shí)，很難判斷申請(qǐng)人要求的新穎性寬限期是否接受。在審查過程中，對(duì)于申請(qǐng)人提出的寬限期聲明，如何審核其程序或證據(jù)是否符合要求，本文通過實(shí)際案例對(duì)其進(jìn)行探討。

一、新穎性寬限期的規(guī)定

專利法第二十四條第(三)項(xiàng)規(guī)定，申請(qǐng)專利的發(fā)明創(chuàng)造在申請(qǐng)日之前六個(gè)月內(nèi)，他人未經(jīng)申請(qǐng)人同意而泄露其內(nèi)容的，不喪失新穎性，即這種情況不構(gòu)成影響該申請(qǐng)的現(xiàn)有技術(shù)。所說的六個(gè)月期限，稱為寬限期。寬限期的效力僅僅是把申請(qǐng)人(包括發(fā)明人)的某些公開，或者第三人從申請(qǐng)人或發(fā)明人那里以合法手段或者不合法手段得來的發(fā)明創(chuàng)造的某些公開，認(rèn)為是不損害該專利申請(qǐng)新穎性和創(chuàng)造性的公開。

專利法實(shí)施細(xì)則第三十條第四款規(guī)定，專利申請(qǐng)有專利法第二十四條第(三)項(xiàng)所說情形的，專利局在必要時(shí)可以要求申請(qǐng)人提出證明文件，證實(shí)其發(fā)生所說情形的日期及實(shí)質(zhì)內(nèi)容。專利法實(shí)施細(xì)則第三十條第五款規(guī)定，申請(qǐng)人未按照專利法實(shí)施細(xì)則第三十條第四款的規(guī)定在指定期限內(nèi)提交證明文件的，其申請(qǐng)不能享受專利法第二十四條規(guī)定的新穎性寬限期。

寬限期避免了申請(qǐng)人在提出專利申請(qǐng)之前六個(gè)月內(nèi)無意公開發(fā)明的行為而喪失申請(qǐng)專利的權(quán)利，它給予了申請(qǐng)人一種優(yōu)惠，但享有該優(yōu)惠必須符合上述法律、法規(guī)的規(guī)定。

二、案例

發(fā)明名稱為“一種燒結(jié)煙氣脫硫凈化方法及設(shè)備”，申請(qǐng)日為2010年9月3日，申請(qǐng)人為A公司，發(fā)明人為B等11人。

審查員于2013年4月19日發(fā)出第一次審查意見通知書，通知書中引用的對(duì)比文件1為發(fā)表在2010年5月的《2010年全國(guó)煉鐵生產(chǎn)技術(shù)會(huì)議暨煉鐵學(xué)術(shù)年會(huì)文集(下)》上的論文“旋轉(zhuǎn)噴霧干燥法在大型燒結(jié)煙氣脫硫中的應(yīng)用”，該文章的作者為C，其所在單位為D。

申請(qǐng)人于2013年8月6日提交了意見陳述書和經(jīng)修改的權(quán)利要求第1-4項(xiàng)，僅陳述了權(quán)利要求具有創(chuàng)造性的理由，并未要求新穎性寬限期。審查員發(fā)出第二次審查意見通知書后，申請(qǐng)人于2013年10月17日提交了意見陳述書、修改的申請(qǐng)文件和相關(guān)證據(jù)，申請(qǐng)人陳述了對(duì)比文件1中作者的單位D是本申請(qǐng)所要求保護(hù)的裝置的第一個(gè)應(yīng)用單位，作者C作為該單位的環(huán)保管理人員，掌握了本發(fā)明的一些相關(guān)內(nèi)容，在未經(jīng)申請(qǐng)人允許的情況下發(fā)表了論文(即對(duì)比文件1)，公開日期在申請(qǐng)日以前六個(gè)月內(nèi)，論文的作者證明其是在申請(qǐng)人不知情的情況下發(fā)表該論文，故申請(qǐng)人認(rèn)為對(duì)比文件1的公開屬于專利法第二十四條第(三)項(xiàng)的規(guī)定，并要求新穎性寬限期。

審查員在第三次意見通知書中指出，按照專利法實(shí)施細(xì)則第四條第3款規(guī)定，申請(qǐng)人于2013年5月4日(即發(fā)出第一次審查意見通知書后的第15日)得知該情況后，應(yīng)當(dāng)于2013年7月4日前提出聲明，而本申請(qǐng)的提出日為2013年10月17日，超出了時(shí)間界限。故不滿足不喪失新穎性寬限期的要求，因此，申請(qǐng)人不能享有寬限期。

三、案例分析

(一)提交的文件是否符合程序

審查指南第一部分第一章第6.3.3節(jié)中規(guī)定，申請(qǐng)專利的發(fā)明創(chuàng)造在申請(qǐng)日以前六個(gè)月內(nèi)他人未經(jīng)申請(qǐng)人同意而泄露了其內(nèi)容，若申請(qǐng)人在申請(qǐng)日前已獲知，應(yīng)當(dāng)在提出專利申請(qǐng)時(shí)在請(qǐng)求書中聲明，并在自申請(qǐng)日起兩個(gè)月內(nèi)提交證明材料。若申請(qǐng)人在申請(qǐng)日以后得知的，應(yīng)當(dāng)在得知情況后兩個(gè)月內(nèi)提出要求不喪失新穎性寬限期的聲明，并附具證明材料。

在本案中，第一次審查意見通知書的發(fā)出日為2013年4月19日，按照專利法實(shí)施細(xì)則第四條第三款規(guī)定，推定申請(qǐng)人收到第一次審查意見通知書的時(shí)間為2013年5月4日，并且在該日得知該存在“他人未經(jīng)申請(qǐng)人同意而泄露其內(nèi)容”的情形，應(yīng)當(dāng)于2013年7月4日前提出聲明，而申請(qǐng)人在答復(fù)第一次審查意見通知書的2013年8月6日并未提出聲明，而是在第二次審查意見通知書時(shí)提出聲明，其已超過兩個(gè)月的期限。因此，申請(qǐng)人不能享有新穎性寬限期。

(二)提交的文件是否符合“他人”的情形

審查指南第一部分第一章第6.3.3節(jié)中規(guī)定，他人未經(jīng)申請(qǐng)人同意而泄露其內(nèi)容所造成的公開，包括他人未遵守明示或者默示的保密信約而將發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容公開，也包括他人用威脅、欺詐或者間諜活動(dòng)等手段從發(fā)明人或者申請(qǐng)人那里得知發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容而后造成的公開?！八恕钡母拍钤趯＠ā?shí)施細(xì)則和審查指南中并沒有明確的規(guī)定。這也使得在運(yùn)用第(三)項(xiàng)的情形時(shí)，導(dǎo)致“他人”出現(xiàn)不同的理解。目前，主流觀點(diǎn)認(rèn)為，“他人”是指申請(qǐng)人之外的其他單位和個(gè)人，申請(qǐng)人為單位的，“他人”也包括本單位的人員，例如做出發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人。

在本案中，申請(qǐng)人是公司(即單位)，而對(duì)比文件1的作者既不是申請(qǐng)人，也不是發(fā)明人，故對(duì)比文件1的作者屬于“他人”的范圍。

(三)提交的證明文件是否接受

審查指南第一部分第一章第6.3.3節(jié)中規(guī)定，申請(qǐng)人提交的關(guān)于他人泄露申請(qǐng)內(nèi)容的證明材料，應(yīng)當(dāng)注明泄露日期、泄露方式、泄露的內(nèi)容，并由證明人簽字或者蓋章。對(duì)于證明文件的審查，一般地，在無相反證據(jù)的情況下，接受該證明文件。

在本案中，鑒于申請(qǐng)人現(xiàn)已提交的證明材料是否可以接受，存在兩種觀點(diǎn)。第一種觀點(diǎn):接受申請(qǐng)人的證明材料。申請(qǐng)人提交的證明材料中，對(duì)比文件1的作者證明其隸屬于D單位，其所在單位是本申請(qǐng)技術(shù)內(nèi)容的一個(gè)應(yīng)用單位，兩個(gè)作者未經(jīng)申請(qǐng)人的允許，在2010年5月發(fā)表了文章(即對(duì)比文件1)，并附有證明人的簽字。由于提交的證明材料中注明了泄露日期、泄露方式、泄露的內(nèi)容，而且證明人已簽字，其符合審查指南中的相關(guān)規(guī)定，故接受該證明材料。第二種觀點(diǎn):不接受申請(qǐng)人的證明材料，這是由于文章的作者并非是申請(qǐng)人的員工，其不具有默示的保密義務(wù)，且申請(qǐng)人也沒有與作者所在單位簽署保密合同約定其具有明示的保密義務(wù)，也沒有證據(jù)表明對(duì)比文件1公開的內(nèi)容是未經(jīng)申請(qǐng)人同意而泄露的，申請(qǐng)人僅僅在要求新穎性寬限期的聲明中其是未經(jīng)申請(qǐng)人同意而泄漏的是不能接受的。對(duì)比文件1的作者在發(fā)表文章時(shí)，是否經(jīng)過申請(qǐng)人同意是不得而知的，其存在了未經(jīng)申請(qǐng)人同意和經(jīng)過申請(qǐng)人同意的可能性。若該文章是未經(jīng)申請(qǐng)人同意而公開發(fā)表的，接受證明材料可以更好地保護(hù)申請(qǐng)人的合法權(quán)益，不接受證明材料會(huì)損害到申請(qǐng)人的利益，打擊申請(qǐng)人申請(qǐng)發(fā)明創(chuàng)造的積極性，也不利于科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步。若該文章是經(jīng)申請(qǐng)人同意而公開發(fā)表的，接受證明材料損害了公眾的合法權(quán)益，使得申請(qǐng)人借助寬限期沒有對(duì)證明材料的嚴(yán)格限制，抓住漏洞以獲得更大的利益，這也可能會(huì)促使之后的申請(qǐng)人運(yùn)用寬限期來牟取非法利益，不接受證明材料可以更好地平衡專利權(quán)人和公眾的利益。為了避免上述情況的發(fā)生，申請(qǐng)人在與他人共同開發(fā)或設(shè)計(jì)技術(shù)時(shí)，可以提前簽訂保密合同，防止他人公開技術(shù)內(nèi)容，還可以盡早提交專利申請(qǐng)，減少他人公開其技術(shù)內(nèi)容的機(jī)會(huì)。

(四)關(guān)于本案的延伸思考

如今，高校的專利申請(qǐng)?jiān)谖覈?guó)專利申請(qǐng)中占有一定的比例。對(duì)于高校和科研院所作為申請(qǐng)人的，當(dāng)其發(fā)明人發(fā)表的文章在申請(qǐng)日以前6個(gè)月內(nèi)公開，申請(qǐng)人在符合規(guī)定的期限要求第(三)項(xiàng)情形的新穎性寬限期，并給出證明材料。對(duì)于高校和科研院所而言，在申請(qǐng)專利時(shí)，通常以教師和學(xué)生為發(fā)明人，以單位為申請(qǐng)人。發(fā)明人最清楚其專利申請(qǐng)的技術(shù)內(nèi)容，其具有自由發(fā)表文章的權(quán)利，這種權(quán)利與以公司為申請(qǐng)人的發(fā)明人性質(zhì)不同，其沒有默示的保密義務(wù)，盡管其迫于發(fā)表文章的壓力將文章提前發(fā)出，但這是發(fā)明人有意愿地提前公開技術(shù)內(nèi)容，而且文章的投稿和發(fā)表之間也有一段時(shí)間，如果其需要專利保護(hù)其利益，其可以在此時(shí)提出，而不是在文章發(fā)表后再提出新穎性寬限期的聲明，利用對(duì)“他人”的理解和規(guī)定而實(shí)現(xiàn)自身利益的最大化。在這種情形下給予寬限期確實(shí)保護(hù)了一部分申請(qǐng)人，但這種做法會(huì)使一部分申請(qǐng)人取得投機(jī)取巧的機(jī)會(huì)。像本案中的申請(qǐng)人，審查員發(fā)出兩次不具備創(chuàng)造性的通知書，申請(qǐng)人的意見答復(fù)不具有說服力，在此之后，申請(qǐng)人才提出寬限期的聲明和證明材料，申請(qǐng)人這樣的行為是否存在反駁創(chuàng)造性的理由得不到認(rèn)可后，所采取的一種投機(jī)行為。

四、結(jié)語

審查指南中僅僅明確規(guī)定了對(duì)新穎性寬限期中第(三)項(xiàng)情形的時(shí)間期限，并沒有對(duì)其他要素(如他人、所提交的證明材料等)進(jìn)行更具體的規(guī)定，使得審查過程中出現(xiàn)了不同的處理情形，為了更加明確對(duì)該情形的處理方式，在以后修改專利法和實(shí)施細(xì)則時(shí)，應(yīng)對(duì)新穎性寬限期中第(三)項(xiàng)情形進(jìn)行更具體的限定。隨著法律的不斷完善，人們專利意識(shí)的不斷加強(qiáng)，單位和高校的申請(qǐng)人最好能先申請(qǐng)專利，再發(fā)表文章，以保證其科研成果不會(huì)因?yàn)樽约喊l(fā)表的文章而不能獲得專利權(quán)。假設(shè)申請(qǐng)人知道他人公開的文件與其申請(qǐng)的技術(shù)方案相同或相近，應(yīng)及時(shí)提交享有新穎性寬限期的證明文件，為申請(qǐng)人能夠享有寬限期提供有利的保障。

［1］中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010［M］.北京:知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2010.

［2］尹新天.中國(guó)專利法詳解［M］.北京:知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2011.