顧 赟

（100088 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局 北京）

一、引言

《專利審查指南》[1]第二部分第七章“檢索”中指出“每一件發(fā)明專利申請在被授予專利權(quán)前都應當進行檢索。檢索是發(fā)明專利申請實質(zhì)審查程序中的一個關鍵步驟，其目的在于找出與申請的主題密切相關或者相關的現(xiàn)有技術中的對比文件，或者找出抵觸申請文件和防止重復授權(quán)的文件，以確定申請的主題是否具備專利法第二十二條第二款和第三款規(guī)定的新穎性和創(chuàng)造性，或者是否符合專利法第九條第一款的規(guī)定”。

筆者發(fā)現(xiàn)，對于待審新案，審查員進行首次檢索時往往花費較多時間，檢索結(jié)果也較為完備，而出現(xiàn)需要補充檢索的情況時，會存在重視不足、操作不當?shù)膯栴}。筆者通過研究，對“補充檢索”的幾個重要時機進行具體分析。

二、補檢重要時機

1.當申請人答復通知書僅作意見陳述時

部分審查員收到申請人答復通知書時提交的意見陳述，首先考慮申請人未對申請文件做實質(zhì)性修改，符合駁回時機，尤其在多通后，這一主觀立場表現(xiàn)的較為明顯，審查員在閱讀意見陳述之前已作出了傾向性意見；此外，中通和駁回審查意見中“無視”申請人意見的情況十分普遍，“形式上”通知書中一般都會對申請人的意見陳述進行答復，但“實質(zhì)上”并未回應申請人的質(zhì)疑。簡而言之，部分審查員過于想當然地依靠說理而不愿意花時間檢索實際證據(jù)來確認觀點。

然而，申請人在答復審查意見通知書時無論作何回應都是為了獲得專利權(quán)，其不作修改尤其是多次答復都僅作意見陳述往往是十分不同意審查員的意見，一般申請人作為在相關領域多年學習工作的技術人員、作為對自己撰寫申請十分熟悉的權(quán)利人，審查員需慎重考慮申請人的意見陳述，勿盲目堅持原對比文件和審查意見，應重視是否需要補充檢索，尋找更優(yōu)證據(jù)，即使未找到更優(yōu)證據(jù)，在針對申請人的觀點進行補充檢索的過程中，也可進一步了解申請人的觀點，加深對技術方案的理解，提高新穎性、創(chuàng)造性判斷的準確性。

2.當需要補充公知常識性證據(jù)時

部分審查員認為，為證明公知常識而補充“公知常識性證據(jù)”需花費一定時間且對該證據(jù)的要求較高，審查員容易獲取的專利文獻一般無法作為直接證據(jù)，而“公知常識”是客觀事實，即使不引入證據(jù)僅進行說理，只要站在本領域技術人員的角度，如申請人、復審合議組人員，都必然能夠得出同樣的是否公知的結(jié)論。

然而，《專利審查指南》第四部分第二章中指出原審查部門在前置審查意見中可以“對駁回決定和前置審查意見中主張的公知常識補充相應的技術詞典、技術手冊、教科書等所屬技術領域中的公知常識性證據(jù)”、“在合議審查中，合議組可以引入所屬技術領域的公知常識，或者補充相應的技術詞典、技術手冊、教科書等所屬技術領域中的公知常識性證據(jù)”，在缺乏證據(jù)的情況下，僅靠思維判斷，每一審查員到達“本領域技術人員”的程度有所不同，主觀準繩難以保持一致。通過補充檢索加入公知常識性證據(jù)無疑會對審查結(jié)論產(chǎn)生正面積極的影響。

3.當復審作出撤駁決定二次進審時

復審撤駁決定是針對駁回時或前審已采用的對比文件，判斷當前權(quán)利要求具備新穎性和創(chuàng)造性，而不是相比于現(xiàn)有技術所有文獻都一定具備新穎性和創(chuàng)造性，審查員收到復審回案時，客觀上該案距首次結(jié)案已經(jīng)過了一段時間，審查員不會花費與首次處理新案相同的精力去處理回案，往往想當然認為，既然復審都認為該案具備新穎性創(chuàng)造性，那么只需審查其它缺陷，將其授權(quán)就與復審意見保持一致。

然而，對于審查員個人，處理被復審撤駁的案件，不僅僅建議審查員，而且審查員應當主動進行補充檢索，因為這些撤駁案件，大部分情況是審查員之前對技術方案理解有誤，或者對對比文件公開的內(nèi)容判斷有誤從而影響了終止檢索的時機，都導致了原先的檢索不完整、不準確，此時，屬于審查指南規(guī)定的審查員“應當”對申請進行補充檢索的情形。并且，可加強前后審交流機制，由于復審程序的特殊性，除了公知常識性證據(jù)，合議組難以引入其他證據(jù)，即使發(fā)明創(chuàng)造性高度有限，在駁回證據(jù)不是最優(yōu)證據(jù)的情況下，合議組也可能做出撤銷駁回決定，此時，復審可提醒前審注意該申請的創(chuàng)造性，甚至可提供相關文獻供前審參考，以提高整個審查階段結(jié)論的準確性。

三、結(jié)語

證據(jù)是審查之根本，并且，證據(jù)的獲取和使用應貫穿于整個審查過程。對于新審查員來說，若一通存在一定的缺陷，特別是技術方案理解上深度不夠的問題，在收到申請人答復一通的意見時，部分審查員無視申請人的意見、部分審查員不知如何反駁申請人的意見就直接進行授權(quán)、部分審查員不知如何反駁申請人的意見就堅持自己的意見盲目走向駁回，一通的缺陷通過中通處理失當?shù)姆糯笞兂闪俗罱K結(jié)案的錯誤。當審查員經(jīng)首次檢索無法到達“本領域技術人員”的高度時，經(jīng)過與申請人的溝通交流，通后再次檢索學習，提高審查的準確性。具體來說，管理層面可統(tǒng)一采取以下措施：①提供補充檢索時機和方式的體系培訓，針對申請人的意見答復如何提取重點，彌補首次檢索的不足，針對性找到對比文件或者補充技術知識；②加強申請人——審查員角色模擬，通過親身體驗與討論，正視、準確理解申請人的意見陳述，針對意見陳述作補充答復，預期申請人的回復以驗證補充答復的準確性；③加強中通的各級質(zhì)檢，重點檢查中通是否對申請人意見做出了正面回應，是否屬于應補充檢索的情形，是否引導了正確的結(jié)案走向。通過上述措施，提高實審審查的完整性、準確性，減少申請人、審查部門的資源浪費，也為公眾提供更為可靠的專利指導。