杜衡

一、問題的引出

在對技術(shù)方案的創(chuàng)造性評述中，當(dāng)審查員認(rèn)定某技術(shù)手段是本領(lǐng)域的公知常識時，申請人往往爭辯其并不是公知常識并要求對公知常識的認(rèn)定進(jìn)行舉證，而如果要求審查員對所認(rèn)定的所有公知常識進(jìn)行舉證，勢必嚴(yán)重影響行政效率，因此公知常識的舉證責(zé)任的分配成為專利審查中的重要問題。

在民事訴訟中，存在一些主張者無需舉證的認(rèn)定?？梢詺w納為兩大類：一是相對客觀的事實(shí)，如自然規(guī)律和定理；一是依法推定的事實(shí)。1顯然專利審查中所謂的公知常識與第一類密切相關(guān)，但是對該公知常識不能簡單地套用民事訴訟中的規(guī)則判斷相關(guān)的舉證責(zé)任。因?yàn)閷＠暾垥鳛橐环N專業(yè)技術(shù)文獻(xiàn)不同于日常生活，在權(quán)利要求書中很少會出現(xiàn)包括法官在內(nèi)的多數(shù)人所共知的生活常識：如“太陽東升西落”這種自然規(guī)律，或者“嬰兒不會騎車”這種眾所周知的事實(shí)。專利申請中的公知常識是某一技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)常識，有時候只對本領(lǐng)域技術(shù)人員這種特殊人群而言是“眾所周知”的，而普羅大眾并不了解。如果機(jī)械地套用民事訴訟中的司法解釋，會不當(dāng)?shù)奶岣邔彶閱T的舉證責(zé)任。

對于公知常識審查的難度在于：首先，認(rèn)定具有一定的主觀性，難以達(dá)成共識，不容易說服申請人；其次，舉證具有一定的困難。舉證的難度在于：第一，有時由于比較公知，專門論述的文字材料反而較少，往往是口口相傳的經(jīng)驗(yàn)或者實(shí)際操作中顯而易見的常規(guī)選擇；第二，不僅要證明這是現(xiàn)有技術(shù)，而且要證明在本領(lǐng)域“眾所周知”，所以公知常識性證據(jù)一般只限于教科書或者工具書，對舉證的實(shí)際要求更高。這些都導(dǎo)致有時公知常識本身雖然很公知，但公知常識性證據(jù)常常并不容易檢索獲得。退一步說，如果可以輕而易舉地檢索獲取，那么審查員完全可以將此證據(jù)作為對比文件使用。

因此，比認(rèn)定某一技術(shù)特征是否公知更有意義的是，對有無必要舉證達(dá)成共識。本文嘗試從說明書中推斷發(fā)明人賦予各項(xiàng)權(quán)利要求的“技術(shù)意義”，來研究解決這一問題。

二、技術(shù)意義

本文討論的“技術(shù)意義”是指發(fā)明人在申請日為每一個技術(shù)特征所賦予的技術(shù)價值，體現(xiàn)的是發(fā)明人在申請日的技術(shù)水平和主觀意圖，不同種類的從屬權(quán)利要求往往用于承載不同等級的“技術(shù)意義”。

（一）對于累加限定

從屬權(quán)利要求（以下簡稱從權(quán)）中的累加限定2，不是對獨(dú)立權(quán)利要求（以下簡稱獨(dú)權(quán)）中發(fā)明點(diǎn)的進(jìn)一步限定，而是對獨(dú)權(quán)主題名稱的附加限定，常常表現(xiàn)為外圍公知技術(shù)的附加，不具有獨(dú)立的技術(shù)意義。

但若附加特征不是公知常識，則可以構(gòu)造出另一個有別于獨(dú)權(quán)的發(fā)明點(diǎn)。就具有新的技術(shù)意義，即使被引用的獨(dú)權(quán)不具備創(chuàng)造性，也不能簡單地和該獨(dú)權(quán)一并否認(rèn)創(chuàng)造性。

值得一提的是，雖然從形式上說，累加限定的從權(quán)不會與引用的獨(dú)權(quán)產(chǎn)生單一性的問題；但從本質(zhì)上說，在一件申請中同時保護(hù)兩種發(fā)明構(gòu)思，就會使本發(fā)明不屬于一個總的發(fā)明構(gòu)思，從而實(shí)際違背單一性的基本原則3。

（二）對于遞進(jìn)限定

遞進(jìn)限定是對被限定特征的具體化，能夠承載進(jìn)一步的“技術(shù)意義”。

如果遞進(jìn)限定利用的是附加特征的個性，實(shí)現(xiàn)了除原有上位特征的共性特點(diǎn)之外的個性效果，那么就具備進(jìn)一步的技術(shù)意義。例如，為解決傳輸電能的問題，利用金屬的導(dǎo)電性能發(fā)明了金屬導(dǎo)線，在獨(dú)權(quán)中限定一種金屬導(dǎo)線。同時又發(fā)現(xiàn)銅導(dǎo)線相對于鋁導(dǎo)線、鐵導(dǎo)線而言不容易被氧化腐蝕，于是又在從權(quán)中進(jìn)一步限定金屬導(dǎo)線是銅導(dǎo)線。此處的銅導(dǎo)線除了利用金屬導(dǎo)電這一共性之外，還利用了銅的不易被腐蝕的個性能提高使用壽命，因此進(jìn)一步凸顯了發(fā)明的核心價值。這種遞進(jìn)限定具有獨(dú)立的技術(shù)意義，如“寶刀之刃”，即使獨(dú)權(quán)不具備創(chuàng)造性，也不能簡單地連帶否定從權(quán)的創(chuàng)造性。

但如果遞進(jìn)限定沒有利用本身的個性，只是作為簡單的示例列舉，就談不上有進(jìn)一步的技術(shù)意義。例如僅僅為了解決傳輸電能的問題，而沒有意識到各種金屬不同的抗氧化性能，那么銅導(dǎo)線和鋁導(dǎo)線、鐵導(dǎo)線一樣只體現(xiàn)了金屬導(dǎo)電的共性，并無特殊性。這種遞進(jìn)限定并不產(chǎn)生獨(dú)立的技術(shù)意義，只是“強(qiáng)弩之末”。如果獨(dú)權(quán)不具備創(chuàng)造性，那么從權(quán)也可以一并被否定。

三、斷路器案例中技術(shù)意義的分析

有經(jīng)驗(yàn)的申請人或代理人往往在獨(dú)權(quán)中只撰寫必要技術(shù)特征，而在一系列從權(quán)中撰寫附加特征，以備修改，兼顧確權(quán)和維權(quán)。但縮小保護(hù)范圍的權(quán)利要求是否必然比縮小前的權(quán)利要求體現(xiàn)更多的技術(shù)意義？從上面的分析可知，不能一概而論。下面以一個實(shí)際案例，分析附加特征的技術(shù)意義。

2009年最高院公布的中國法院知識產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)十大案件中有一件專利侵權(quán)案：正泰訴施耐德“小型斷路器”實(shí)用新型專利侵權(quán)案。施耐德公司曾多次向?qū)＠麖?fù)審委提出無效請求，舉證現(xiàn)有技術(shù)以否定授權(quán)專利權(quán)利要求的創(chuàng)造性，但經(jīng)過專利權(quán)人的修改，復(fù)審維持了專利有效。此后一審勝訴，二審達(dá)成調(diào)解協(xié)議，獲賠1.575億元，開創(chuàng)了當(dāng)時專利侵權(quán)賠償額度之最。

涉案專利為正泰股份公司的“一種高分?jǐn)嘈⌒蛿嗦菲鳌睂?shí)用新型專利（ZL97248479.5），該斷路器能夠使動觸頭快速閉合而不受手動速度快慢的影響，避免引起拉弧。

授權(quán)的權(quán)利要求摘錄如下：

1.一種高分?jǐn)嘈⌒蛿嗦菲?，包括由手柄?）和心軸（2）組成的操作機(jī)構(gòu)、接線裝置、包括動鐵芯（14）和與動鐵芯（14） 相連的頂桿（15）的瞬時動作電流脫扣裝置和由靜觸頭（19）、動觸頭（20）、杠桿（5）、軸（6）、鎖扣（7）、心軸（8）、跳扣（9）、心軸（10）、傳動連桿（11）以及觸頭支持（4）組成的觸頭連動裝置，其特征在于所述的操作機(jī)構(gòu)還設(shè)有套嵌于心軸（2）和手柄（1）之間的搖臂（3）。

2.如權(quán)利要求1所述的高分?jǐn)嘈⌒蛿嗦菲?，其特征在于所述的搖臂（3）一端設(shè)有安裝套孔（21），另一端頂部為圓弧面（22），其旁側(cè)設(shè)有曲形限位器（23），觸頭支持（4）與圓弧面（22）對應(yīng)處亦為相應(yīng)的圓弧面。

3.如權(quán)利要求1所述的高分?jǐn)嘈⌒蛿嗦菲?，其特征在于所述的接線裝置是由U字形接線板（16）和套裝于該接線板的底板內(nèi)的筒形接線座（17）組成，接線板（16）和接線座（17）的頂部 對應(yīng)處分別設(shè)有安裝孔（26）和安裝螺孔（27）。

……

權(quán)利要求1從整體上描述了該斷路器的結(jié)構(gòu)，撰寫得十分清晰規(guī)范，前序部分描述的是現(xiàn)有技術(shù)中斷路器的常規(guī)結(jié)構(gòu)，特征部分描述的是區(qū)別于背景技術(shù)的發(fā)明貢獻(xiàn)。對應(yīng)的結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。

圖1 斷路器的整體結(jié)構(gòu)圖 圖2 搖臂的結(jié)構(gòu)圖

權(quán)利要求2進(jìn)一步描述了獨(dú)權(quán)1特征部分搖臂的結(jié)構(gòu)，其結(jié)構(gòu)如圖2所示。

說明書的背景技術(shù)中明確記載了一個技術(shù)問題：“現(xiàn)有的小型斷路器在手動復(fù)位時，動觸頭閉合速度隨手動速度的快慢而變化，容易引起拉弧，從而影響觸頭使用壽命”，相應(yīng)記載了“本實(shí)用新型的目的”是“使動觸頭能快速閉合而不受手動速度快慢的影響”。

在收到無效請求的理由和舉證的對比文件（CN88107136、CN88103427）后，專利權(quán)人正泰公司將權(quán)利要求2的附加特征并入權(quán)利要求1作為新的權(quán)利要求1。新增特征“曲形限位器”和“圓弧面”是對發(fā)明點(diǎn)“搖臂”的遞進(jìn)限定，說明書中記載通過這些結(jié)構(gòu)能夠“帶動動觸頭快速閉合”，并用兩幅附圖展示了動觸頭閉合過程中各關(guān)鍵部件的位置變化。

從說明書原始記載的技術(shù)問題和發(fā)明目的可以推斷：發(fā)明人在申請日的發(fā)明意圖是改造已有的斷路器來實(shí)現(xiàn)快速閉合防止拉弧，因此，現(xiàn)有斷路器中的基本必要結(jié)構(gòu)對發(fā)明人來說是公知常識。而有助于快速閉合的帶曲形限位器和圓弧面的搖臂結(jié)構(gòu)是發(fā)明人的改進(jìn)之處，被發(fā)明人賦予了特殊的技術(shù)意義。在與證據(jù)的比對中，該細(xì)節(jié)結(jié)構(gòu)也是對比文件所沒有的。雖然無效請求人施耐德公司宣稱該結(jié)構(gòu)是公知常識，但沒有給出有效的公知常識性證據(jù)。因此修改后權(quán)利要求1的創(chuàng)造性得到復(fù)審委的認(rèn)可，維持了整個專利的有效性。

在侵權(quán)判斷中，法院一審過程也重點(diǎn)圍繞該特征展開論述。

從該案例中可以看出：原獨(dú)權(quán)1中所述的“搖臂”雖然是發(fā)明點(diǎn)所在，但表述比較上位，并不能體現(xiàn)產(chǎn)生“某一極限位置”的特殊結(jié)構(gòu)，因此可以認(rèn)定被對比文件公開，不具備創(chuàng)造性。但將“搖臂”進(jìn)一步限定為具有“圓弧面”“曲形限位器”等結(jié)構(gòu)之后，就可以認(rèn)定是通過“曲形限位器”產(chǎn)生“極限位置”，通過“曲形面”使“觸頭支架快速推進(jìn)”，從而不能再簡單認(rèn)定被對比文件公開，也不能不加舉證地認(rèn)為是公知常識。該遞進(jìn)限定對本發(fā)明的專利權(quán)維持起到了至關(guān)重要的作用。該附加特征重要的技術(shù)意義是各方的共識。

反觀從權(quán)3，同樣是以遞進(jìn)限定的方式限定了獨(dú)權(quán)1，但僅是對前序部分中接線裝置具體組成的限定。而無論是“U字形接線板（16）”還是“筒形接線座（17）”，都與本發(fā)明所要解決的快速閉合的問題無關(guān)，也沒有記載特殊的效果，因此沒有進(jìn)一步的技術(shù)意義?？梢酝茢?，這并不是發(fā)明人所認(rèn)定的改進(jìn)所在。

這大概也是專利權(quán)人為什么沒有選擇將從權(quán)3并入獨(dú)權(quán)1，以維持專利有效的主要原因。沒有獨(dú)立技術(shù)意義的特征，由于較為公知，如果加入獨(dú)權(quán)不僅不能增強(qiáng)本專利的創(chuàng)造性，還會在后續(xù)維權(quán)中被侵權(quán)人規(guī)避，導(dǎo)致侵權(quán)不成立。4

由此可見，附加限定并不必然體現(xiàn)技術(shù)核心，能否體現(xiàn)取決于它和所要解決的技術(shù)問題的關(guān)聯(lián)度，即技術(shù)意義的大小。

四、技術(shù)意義與舉證責(zé)任分配

對于舉證責(zé)任的分配，可以借助于分析附加技術(shù)特征的技術(shù)意義確定，具體如下。

（一）對于累加限定

如果在原說明書中并未體現(xiàn)累加限定是用于解決另一個獨(dú)立的技術(shù)問題，也沒有專門陳述該特征非同一般的技術(shù)效果，那么可以推斷發(fā)明人在申請日并沒有賦予該特征獨(dú)立的技術(shù)意義，如果審查員認(rèn)定為公知常識，可以不加舉證。

如果在原說明書中明確體現(xiàn)累加限定用于解決另一個獨(dú)立的技術(shù)問題，或者專門陳述了該特征非同一般的技術(shù)效果，那么該特征實(shí)際上構(gòu)造了第二發(fā)明點(diǎn)，有獨(dú)立的技術(shù)意義。那么基于單一性的原則，如果被引用的獨(dú)權(quán)不具備創(chuàng)造性，則該從權(quán)與其他從權(quán)之間并不解決同一個技術(shù)問題，不屬于一個總的發(fā)明構(gòu)思，審查員有權(quán)要求申請人另行分案，不再審查該從權(quán)的創(chuàng)造性，也就不再涉及公知常識的舉證問題。但如果審查員放棄要求分案的權(quán)力，一般來說就應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證義務(wù)。

（二）對于遞進(jìn)限定

如果從原說明書記載判斷，該遞進(jìn)式限定利用了附加特征的個性特點(diǎn)，進(jìn)一步優(yōu)化了本發(fā)明核心問題的解決，那么即使審查員認(rèn)為該特征是公知常識，也應(yīng)盡量給出公知常識的證據(jù)，從而尊重發(fā)明本意。

如果從原說明書記載判斷，該遞進(jìn)式限定與所要解決的核心問題無關(guān)，或者雖然有關(guān)但僅利用了附加特征的技術(shù)共性，那么也可以推斷發(fā)明人在申請日使用這種遞進(jìn)限定，無非是對被限定特征的簡單舉例，并沒有獨(dú)立的技術(shù)意義。在此情形下，當(dāng)引用的權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性時，通過簡單的演繹推理就可以一并否定從權(quán)的創(chuàng)造性，無需公知常識舉證。

（三）判斷流程小結(jié)

對公知常識舉證責(zé)任的判斷流程概括為圖3所示。

圖3 公知舉證責(zé)任判斷流程圖

圖3雖然是以從權(quán)的附件技術(shù)特征作為研究對象，但也基本適用于獨(dú)權(quán)的判斷。獨(dú)權(quán)中的各項(xiàng)特征之間也存在主次或者并列的邏輯關(guān)系。因此，對于獨(dú)權(quán)中被審查員認(rèn)定為公知的特征是否需要公知舉證，其判斷方法基本上可以套用本流程。唯一的區(qū)別在于：一個獨(dú)權(quán)在形式上一般不存在單一性的問題，除了對“馬庫什權(quán)利要求”5，也極少有審查實(shí)踐會指出一個獨(dú)權(quán)內(nèi)部的單一性問題。若遇到一個獨(dú)權(quán)中同時存在兩個以上的發(fā)明構(gòu)思，一般不會要求分案，也就無法回避舉證責(zé)任。

五、結(jié)論

發(fā)明是發(fā)明人根據(jù)自己的主觀意愿，利用客觀條件創(chuàng)造出來的技術(shù)成果。理解發(fā)明中的技術(shù)特征，不僅要符合一般的技術(shù)常識，也要符合發(fā)明人的主觀意圖。對于該主觀意圖的推斷，應(yīng)當(dāng)主要以原始說明書中對技術(shù)問題的描述和對技術(shù)特征的效果介紹為根本依據(jù)，而不能僅以申請人在后的意見陳述為準(zhǔn)。

技術(shù)特征并不必然都能給權(quán)利要求帶來技術(shù)意義。確定技術(shù)意義既不能以審查員的個人技術(shù)水平為準(zhǔn)，也不能以本領(lǐng)域技術(shù)人員的普遍認(rèn)識為準(zhǔn)，而要側(cè)重于發(fā)明人的主觀意圖。這樣才能客觀把握發(fā)明人在申請日為每一項(xiàng)權(quán)利要求賦予的技術(shù)意義，既不歪曲本發(fā)明的原始意圖，也不盲從申請人的在后爭辯，更容易達(dá)成各方的理性共識。

在客觀還原發(fā)明人在申請日的主觀意圖后，才能進(jìn)一步確定公知常識的舉證責(zé)任分配。若推斷出發(fā)明人在申請日沒有賦予技術(shù)特征特別的技術(shù)意義，那么如果認(rèn)定是公知常識，無論是累加限定還是遞進(jìn)限定，均可考慮不加舉證。若推斷出發(fā)明人賦予了特別的技術(shù)意義，對于累加限定，如果符合條件可用單一性的規(guī)定要求申請人刪除，回避舉證責(zé)任糾紛的產(chǎn)生；對于遞進(jìn)限定，則一般應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證責(zé)任。

上述處理流程和判斷思路，可以較好地兼顧審查過程中各方當(dāng)事人的主觀感受；同時更客觀地解決對舉證責(zé)任的認(rèn)識分歧，既能避免審查員“事后諸葛亮”，又能防止申請人對事實(shí)認(rèn)定的前后不一。最終將有限的審查資源集中在更有價值的公知舉證上。