李曉娜 孫 毅 王 榮 張 鑫

專利復審程序中公知常識的舉證和公知常識說理的輔證

李曉娜*孫 毅*王 榮*張 鑫**

本文通過梳理專利實質審查、專利復審審查中有關創(chuàng)造性判斷時公知常識的相關規(guī)定、對公知常識有爭議時的處理方式，分析公知常識性證據(jù)的特殊性；并基于復審程序中引用證據(jù)評述公知常識的兩個問題和相關典型案例，對復審程序中公知常識的舉證和公知常識說理的輔證進行探討。

創(chuàng)造性 公知常識 舉證 說理 輔證

專利復審程序是行政授權審批程序的最后一道關口，在復審審查實踐中，如何有效、穩(wěn)妥地處理復審請求人對公知常識的爭議，以在提高審查效率和審查質量的同時，使得復審請求人信服審查意見，進而提升社會滿意度，是審查中的難點之一。本文通過梳理專利實質審查、復審審查中有關創(chuàng)造性判斷中公知常識的相關規(guī)定和典型案例，分析公知常識性證據(jù)的特殊性，對復審程序中公知常識的舉證和公知常識說理的輔證進行探討，提出了思考和一些建議。

一、公知常識的概念

《專利審查指南》（2010版）第二部分有關創(chuàng)造性的審查，記載了在判斷要求保護的發(fā)明對所屬技術領域的技術人員來說是否顯而易見時現(xiàn)有技術中存在技術啟示的一種情況，即：“所述區(qū)別特征為公知常識，例如，本領域中解決該重新確定的技術問題的慣用手段，或教科書或者工具書等中披露的解決該重新確定的技術問題的技術手段?！雹賲⒁姟秾＠麑彶橹改稀罚?010版）第二部分第四章第3．2．1．1節(jié)。

由此得知判定公知常識時的關注點，具體為：（1）誰是公知常識的判定主體？所屬技術領域的技術人員。（2）公知常識是否有時間界限？公知常識是達到“公知化”程度的現(xiàn)有技術常識，應以涉案申請的申請日或優(yōu)先權日作為時間界點。（3）公知常識的必要考慮因素，即相關技術手段與重新確定的技術問題必然關聯(lián)。需要站位所屬技術領域的技術人員，利用專業(yè)技術知識，結合自身理論知識和經(jīng)驗，針對具體的技術問題，判斷某特征是否屬于公知常識。（4）公知常識的載體形式？教科書或者工具書為具體的載體形式；本領域中解決該重新確定的技術問題的慣用手段相關的公知常識并無確定的載體形式。可以確定，公知常識是在本領域廣泛使用進而被本領域技術人員普遍知曉的現(xiàn)有技術常識。

《專利審查指南》（2010版）中對于公知常識采用“例如”式的有限列舉，也引發(fā)我們的思考，是否還有其他情況屬于該書中未規(guī)定的情況，但屬于公知常識的情形？

專利復審程序作為一種行政審批程序，其后續(xù)程序為司法訴訟程序。

2002年《最高人民法院關于行政訴訟證據(jù)若干問題的規(guī)定》第68條規(guī)定：“下列事實法庭可以直接認定：（一）眾所周知的事實；（二）自然規(guī)律及定理；（三）按照法律規(guī)定推定的事實；（四）已經(jīng)依法證明的事實；（五）根據(jù)日常生活經(jīng)驗法則推定的事實。前款（一）、（三）、（四）、（五）項，當事人有相反證據(jù)足以推翻的除外?！?/p>

由此可見，以上五點內(nèi)容通?？芍苯诱J定。其中眾所周知的事實屬于免證事實，提出該主張的人僅在必要時負有解釋說明的義務，沒有舉證責任。②所屬技術領域技術人員的知識和能力［N］． 馬文霞． 中國知識產(chǎn)權報． 2013-12-25（011）．眾所周知的事實屬于專利審查中有關“公知常識”的范疇。

在理想狀態(tài)下，公知常識是“所屬技術領域的技術人員”所廣泛熟知的，如果參與案件的各方當事人都能站位“所屬技術領域的技術人員”來審視案件，那么公知常識是否成立就是毋庸置疑、不言自明的。但是“所屬技術領域的技術人員”并非現(xiàn)實中存在的人，事實上每一個審查員、法官、涉案當事人的技術水平和能力都和“所屬技術領域的技術人員”的標準有一定的偏差，難免對公知常識有不同的理解。而且出于從申請人利益的角度和專利代理人的執(zhí)業(yè)要求考慮，申請人或專利代理人也可能會不認同審查員對有關公知常識的認定。實踐中，各方對審查中涉及的某技術特征是否是公知常識也會存在爭議和分歧。

二、公知常識在審查中的爭議及相應的處理

1.《專利審查指南》（2010版）中有關實質審查程序的規(guī)定

《專利審查指南》（2010版）第二部分中規(guī)定：“審查員在審查意見通知書中引用的本領域的公知常識應當是確鑿的，如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議，審查員應當能夠說明理由或提供相應的證據(jù)予以證明?！雹蹍⒁姟秾＠麑彶橹改稀罚?010版）第二部分第八章第4．10．2．2節(jié)。

可見，要消除申請人對公知常識的爭議，就需要審查員在審查意見通知書中進行充分的說理或證據(jù)的支持。

在實際審查中，一方面，并不要求所有公知常識的認定都舉證。筆者理解，可能是出于以下兩方面的原因：（1）都舉證做不到。并非所有的公知常識都能夠找到相關的書面證據(jù)，有的公知常識是本領域口口相傳的慣用手段或生活常識，審查員很難甚至找不到書面的證據(jù)。（2）都舉證不必要。公知常識性證據(jù)是證明本領域技術人員的水平，其水平并非必須依靠舉證才能證明。如《專利審查指南》（2010版）中所述，所屬技術領域的技術人員，是指一種假設的“人”，假定他知曉申請日或者優(yōu)先權日之前發(fā)明所屬技術領域所有的普通技術知識，能夠獲知該領域中所有的現(xiàn)有技術，并且具有應用該日期之前常規(guī)實驗手段的能力，但他不具有創(chuàng)造能力。如果所要解決的技術問題能夠促使所屬技術領域的技術人員在其他技術領域尋找技術手段，他也應具有從該其他技術領域中獲知該申請日或優(yōu)先權日之前的相關現(xiàn)有技術、普通技術知識和常規(guī)實驗手段的能力。④參見《專利審查指南》（2010版）第二部分第四章第2．4節(jié)。

另一方面，對審查員的約束是，對于公知常識的認定即使不用舉證，但也應當盡量詳盡地說理和推導，防止公知常識被濫用，妨害申請人的利益。

2.復審程序中依職權引入公知常識性證據(jù)

復審程序作為實質審查程序的延續(xù)，當申請人對公知常識有爭議時，合議組也應當能夠說明理由或提供相應的證據(jù)予以證明。

但是，與實質審查程序不同的是，復審程序的程序屬性主要是救濟性的，除了實質審查程序中所引用過的對比文件，通常不能引入新的對比文件。但例外情形如下：

《專利審查指南》（2010版）中規(guī)定：“在合議審查中，合議組可以引入所屬技術領域的公知常識，或者補充相應的技術詞典、技術手冊、教科書等所屬技術領域中的公知常識性證據(jù)。”⑤參見《專利審查指南》（2010版）第四部分第二章第4．1節(jié)。

由此可見，復審程序中可以依職權補充公知常識性證據(jù)。

3.關于公知常識舉證時機的學者觀點

眾所周知的事實屬于證據(jù)法學上司法認知的內(nèi)容。法庭可以在訴訟中的任何程序或者階段主動或者應當事人的請求采取司法認知認定案件所涉眾所周知的事實，不受舉證時限限制。

有相反證據(jù)足以推翻司法認知的事實的，主張該事實的當事人仍需舉證。⑥專利復審與司法審查［N］．中國知識產(chǎn)權報． 2006-03-22（007）．

從學者觀點可以確定，公知常識屬于認知的范疇，公知常識性證據(jù)與常規(guī)的專利申請新穎性和創(chuàng)造性審查中所用X、Y類對比文件不同，法庭可以在訴訟的任何程序或階段主動或應當事人的請求而引入，并不必然受“誰主張，誰舉證”的約束。

在復審審查實踐中，為了使得審查意見更易使得復審請求人信服，合議組也會通過檢索以尋求證據(jù)來增強通知書中的審查意見說服力。然而，在尋求證據(jù)的過程中，遇到了以下問題。

三、復審程序中引用證據(jù)評述公知常識的相關問題

1.可否廣義地理解“教科書”“工具書”，以在復審通知書和復審決定中引用書籍作為公知常識的舉證

某案，駁回決定指出，權利要求1相對于對比文件1、對比文件2和公知常識的結合不具備創(chuàng)造性。提出復審請求時，未修改申請文件。復審理由指出，即使結合對比文件1和2，所獲得的產(chǎn)品相比該申請的技術方案依然不環(huán)保，出于環(huán)?？紤]所述區(qū)別特征不是本領域技術人員的公知常識。前置審查意見認為，對比文件2中給出了采用保護環(huán)氧樹脂層作為外層保護層的技術啟示，鋁層外鍍環(huán)氧樹脂作為保護層是非常成熟的工藝，在各領域具有廣泛的應用，屬于常用技術手段。合議組發(fā)出的復審通知書指出，權利要求1相對于對比文件1的區(qū)別在于：（1）保護外膜為環(huán)氧樹脂保護外膜；（2）環(huán)氧樹脂保護外膜通過熱熔到金屬鋁層表面上，該環(huán)氧樹脂保護外膜為膠膜薄層。區(qū)別特征均為公知常識，其中引用兩冊書籍說明區(qū)別特征1為公知常識。參考文獻1：《環(huán)氧樹脂及其應用》，陳平、王德中，第310、340頁，化學工業(yè)出版社材料科學與工程出版中心，2004年2月；參考文獻2：《環(huán)氧樹脂應用原理與技術》，孫曼靈，第4、5和11頁，機械工業(yè)出版社，2002年9月。答復復審通知書時，復審請求人認為：參考文獻1、參考文獻2雖然公開了環(huán)氧樹脂的一些性能，但這并不會促使所屬技術領域的技術人員在面臨該申請權利要求1的技術問題時，能夠想到將對比文件1和參考文獻1、參考文獻2等公知常識結合起來。最后合議組作出了維持駁回決定的復審決定，其案由和理由部分記載了上述兩篇參考文獻，在針對答復復審通知書時復審請求人意見的回應中指出，由于環(huán)氧樹脂的性質及用途均是本領域所公知的，且參考文獻1、2能夠證明環(huán)氧樹脂能夠很好地與金屬附著并且是環(huán)保的，是經(jīng)常使用的保護用涂層材料。因而本領域技術人員在對比文件1的基礎上，在面臨將玻璃鏡應用于家用或其他有環(huán)保需要的場合的技術問題時，有動機采用環(huán)氧樹脂作為玻璃鏡的保護外膜。因此，復審請求人的主張不成立。

其中，參考文獻1屬于“合成樹脂及應用叢書”的一本、“新華書店北京發(fā)行所經(jīng)銷”，該文獻1的前言頁中載明：“進入21世紀，合成樹脂和塑料行業(yè)的科研開發(fā)人員、技術工人、管理人員和應用領域的科研工作者，都迫切希望提高自己的專業(yè)知識水平，為滿足廣大讀者的愿望，我社組織國內(nèi)有關專家、學者編寫了《合成樹脂及應用叢書》?！眳⒖嘉墨I2的版權頁中載明“對大專院校相關專業(yè)的師生也是一本極有用的教學和科研參考書”“新華書店北京發(fā)行所發(fā)行”。

該案涉及的問題為，當復審請求人要求合議組對某特征屬于公知常識進行舉證時，合議組如何判斷某一書籍是否屬于“教科書”或“工具書”，進而可否在復審通知書和復審決定中作為公知常識的舉證？

筆者認為，在復審程序中，可以廣義理解“教科書”“工具書”以引用書籍作為公知常識的舉證。本文所述“作為公知常識的舉證”的含義為提供公知常識性證據(jù)作為舉證，表述方式例如為“……，根據(jù)《××××××》一書記載的上述內(nèi)容可知，該區(qū)別特征屬于公知常識”。

在復審請求人要求舉證而僅有未明確標注“教科書”“工具書”字樣的書籍可用的情況下，鑒于通常在書籍這一載體形式中找到相同的為解決某技術問題的技術手段已屬不易，且相較于其他載體，書籍作為廣泛公開出版物的載體形式更易于使得復審請求人接受，因此可以對書籍的舉證要求適當放寬，對“教科書”和“工具書”進行廣義的理解。

判斷某一書籍能否作為公知常識性證據(jù)時，應綜合考慮該書籍的受眾范圍、出版社大小、書中前言部分或版權頁記載內(nèi)容等，以確認是否屬于教科書、工具書的范疇。較大的行業(yè)出版社（如化學工業(yè)出版社、機械工業(yè)出版社等）出版的書籍通?？烧J定為該行業(yè)的“工具書”。例如，綜合考慮參考文獻1的出版社、受眾范圍，可以將該書認定為工具書。又如，依據(jù)參考文獻2一書版權頁中載明的“對大專院校相關專業(yè)的師生也是一本極有用的教學和科研參考書”，可以確定該書為教科書。

在復審通知書中引用書籍作為公知常識的舉證情況下，維持駁回的審查決定也可以繼續(xù)堅持用所述書籍作為公知常識的舉證。

綜上可知，在復審程序中，可以廣義地理解《專利審查指南》（2010版）中明確規(guī)定的“教科書、工具書”，以在復審通知書和復審決定中引用書籍作為公知常識的舉證。進而在判定公知常識時，鼓勵審查員或合議組有書證時盡量舉證，以平息對公知常識的爭議。

2.復審通知書和復審決定中能否引用科技期刊或專利文獻作為公知常識說理的輔證

值得說明的是，“公知常識說理的輔證”是嘗試提出的一個新術語，該術語未在《專利審查指南》（2010版）中有明文規(guī)定。顧名思義，“輔證”是輔助證據(jù)，其不同于《專利審查指南》（2010版）中規(guī)定的公知常識性證據(jù)，是用來進行公知常識說理的輔助證據(jù)。引入該輔證的目的是進一步與復審請求人進行溝通和交流，使其知曉對公知常識的說理是有依據(jù)的。

某案，駁回決定指出，權利要求1相對于對比文件1和2的結合不具備創(chuàng)造性。復審請求人提出復審請求時，修改權利要求書，將權利要求1中的技術特征“所述觸針安裝在所述表面檢測裝置中用于進行縱向位移；并且設置有用于測量安裝在所述表面檢測裝置中的所述安裝部的所述縱向位移的設備”修改為“所述觸針通過僅可縱向移動的托架安裝在所述表面檢測裝置中用于進行縱向位移，并且所述觸針在縱向方向上是剛硬的；并且設置有用于通過檢測所述托架的垂直位置來測量所述觸針的所述縱向位移的設備”。前置審查意見認為，在權利要求1中修改增加的特征屬于本領域的常規(guī)技術手段，仍不具備創(chuàng)造性。隨后發(fā)出的復審通知書，認為相對于對比文件1，對比文件2的檢測裝置的類型和結構在與該申請更接近的情況下，將最接近的現(xiàn)有技術變更為對比文件2，并指出，權利要求1相對于對比文件2及本領域常規(guī)技術手段的結合不具備創(chuàng)造性。對于常規(guī)技術手段，引用專利文獻CN1051786A和CN1457422A作為輔證。復審請求人答復復審通知書：未修改申請文件，關于常規(guī)技術手段，“持有不同意見”。隨后作出的維持駁回決定的復審決定，其案由部分的復審通知書概述、答復復審通知書都載明了上述專利文獻，理由部分評述權利要求1相對于對比文件2與常規(guī)技術手段的結合不具備創(chuàng)造性時引用了專利文獻來說理常規(guī)技術手段，答復復審請求人意見時也指出：“將觸針通過可縱向移動的托架安裝在表面檢測裝置中用于進行縱向位移，通過檢測托架的垂直位置來測量觸針的縱向位移是本領域的常規(guī)技術手段，例如專利文獻CN1051786A和CN1457422A就分別都公開了這樣的技術手段?！?/p>

某案，駁回決定指出，權利要求1相對于對比文件1及常用技術手段的結合不具備創(chuàng)造性。復審請求人提出復審請求時，在權利要求1中增加了技術特征，并將所增加的技術特征認定為區(qū)別技術特征，復審理由中主張：“申請人認為修改后的權利要求1與對比文件1的上述區(qū)別技術特征并不是本領域的慣用技術手段。如果審查員認為修改后的權利要求1與對比文件1的上述區(qū)別技術特征是本領域的慣用技術手段，申請人希望審查員能夠提供相應的證據(jù)?！鼻爸脤彶橐庖娭赋?，所增加的技術特征屬于本領域的公知常識，權利要求1仍不具備創(chuàng)造性。發(fā)出的復審通知書，對上述意見回應時，引用了三份期刊說明區(qū)別技術特征屬于公知常識。答復復審通知書時認為，期刊不屬于《專利審查指南》（2010版）規(guī)定的公知常識性證據(jù)，仍認為區(qū)別技術特征并非為公知常識。合議組隨后作出維持駁回的復審決定，理由部分中也記載了三份期刊，用來認定公知常識。

本案涉及的問題為，科技期刊、專利文獻并非屬于《專利審查指南》（2010版）中明確規(guī)定的“公知常識性證據(jù)”。當復審請求人不同意對公知常識的認定，主張如果合議組仍堅持認為是公知常識，請合議組提供相應的證據(jù)，合議組經(jīng)審查認為該特征屬于公知常識，但沒有合適的教科書或者技術詞典、技術手冊等工具書可用，此時如何處理？

存在以下觀點：

觀點一認為，對于證據(jù)，有勝于無，復審通知書和復審決定均可以采用兩份及以上來源不同的科技期刊、專利文獻作為公知常識的舉證或公知常識說理的輔證，以通過提供證據(jù)使得復審請求人信服。

觀點二認為，復審通知書在與復審請求人進行溝通、交流中，應在權利要求不具備創(chuàng)造性的認定過程中對區(qū)別特征進行充分說理，在回應復審請求人相關意見的部分給出采用兩份及以上來源不同的科技期刊、專利文獻作為公知常識說理的輔證，以使復審請求人明了合議組認定公知常識有據(jù)可依；如果答復復審通知書時復審請求人爭辯科技期刊、專利文獻這樣的載體形式不屬于《專利審查指南》（2010版）明確規(guī)定的教科書、工具書，則鑒于復審決定的公開出版性、《專利審查指南》（2010版）未明確規(guī)定以科技期刊或專利文獻作為公知常識性證據(jù)的局限性，且依《專利審查指南》（2010版）對公知常識可充分說理而非必然舉證的合理性，不宜在復審決定中明確科技期刊、專利文獻作為公知常識的舉證或公知常識說理的輔證，仍以充分說理的內(nèi)容維持駁回決定。

觀點三認為，在《專利審查指南》（2010版）規(guī)定的框架下，復審請求人可能不認同科技期刊、專利文獻作為公知常識的舉證形式，一旦在答復復審通知書時對科技期刊、專利文獻的載體形式和公開內(nèi)容提出爭議，合議組很難依據(jù)《專利審查指南》（2010版）的規(guī)定回應復審請求人，維持駁回決定中記載科技期刊、專利文獻作為公知常識的舉證或輔證的內(nèi)容在后續(xù)司法程序中也存在一定的風險。因此復審通知書中可以利用至少兩份來源不同的科技期刊、專利文獻中的共性內(nèi)容來提升、達到本領域技術人員的水平以進行充分說理，而在復審決定中不宜引入這些證據(jù)。

筆者認為，復審通知書和復審決定，采用兩份及以上科技期刊（非同一作者）或專利文獻（非同一申請人）可以作為公知常識說理的輔證。

目前業(yè)界對公知常識范圍的界定為：眾所周知的事實；本領域的慣用手段；記載于本領域的教科書、工具書等中的知識；在新技術領域，為本領域技術人員廣泛知曉，記載于科學文獻、專利文獻等中的知識。⑦由此可知，公知常識是本領域技術人員應當已經(jīng)廣泛知曉的常識，其載體通常是教科書，或者諸如技術手冊、技術詞典的工具書，在特定情況下，可以是科學文獻、專利文獻等。

可見，《專利審查指南》（2010版）規(guī)定以舉例的方式給出公知常識的范圍，以上規(guī)定“教科書或者工具書等”中的“等”字并不排除教科書或工具書之外的其他載體中披露的內(nèi)容屬于公知常識。鑒于科技期刊、專利文獻也是公開現(xiàn)有技術的常見載體，其記載的內(nèi)容也有可能是常識，至少兩份來源不同的科技期刊、專利文獻能夠說明其中記載的共性內(nèi)容具有本領域的普遍性和廣泛性。而當復審請求人在復審理由中主張某區(qū)別不屬于公知常識而要求舉證時，鑒于公知常識屬于本領域技術人員應當知道的常識，判斷是否屬于公知常識與認定主體所知曉或掌握的知識有關，提供證據(jù)有利于使得認定主體的水平更加貼近本領域技術人員。因此在合議組內(nèi)心確認區(qū)別技術特征為本領域的公知常識，復審請求人要求舉證而合議組無教科書、工具書的情況下，復審通知書中引入科技期刊、專利文獻作為公知常識說理的輔證，比純粹的說理更易使得復審請求人信服。

復審通知書引入公知常識說理的輔證以評述創(chuàng)造性時，可以首先對區(qū)別特征屬于本領域為解決某技術問題的公知常識進行充分的說理，隨后，引用兩份及以上科技期刊（非同一作者）或專利文獻（非同一申請人）作為公知常識說理的輔證，撰寫方式為“……，由此上述區(qū)別特征屬于本領域為解決某技術問題的公知常識。例如，CN××××××A（申請人為YYY，參見其說明書第X頁第X-Y行等的ZZZ內(nèi)容）和US××××××A（申請人為ZZZ公司，參見其說明書第X段等的ZZZ內(nèi)容）中也公開了采用上述區(qū)別特征相關的技術手段來解決上述技術問題”（其中的專利文獻的公開號可以由期刊信息來代替）。

綜上可知，答復復審通知書時，如果復審請求人對上述區(qū)別特征屬于公知常識仍有異議，但并未提出有說服力的意見，則合議組的意見也應當前后一致，作出維持駁回的審查決定，在決定理由部分，仍然可以引用復審通知書所述及的兩篇及以上科技期刊（非同一作者）或專利文獻（非同一申請人）作為公知常識說理的輔證。

四、結論和建議

公知常識是所屬技術領域的技術人員所廣泛知曉的現(xiàn)有技術中的常識。公知常識性證據(jù)是記載的內(nèi)容屬于所屬技術領域的技術人員所廣泛知曉的技術常識的證據(jù)。顯然所屬技術領域的技術人員所廣泛知曉的技術常識并不拘泥于其存在的載體，并不是僅僅記載在技術詞典、技術手冊、教科書這三種形式中的證據(jù)是公知常識性證據(jù)的最常見的證據(jù)。

在其他的證據(jù)中，如果其中記載的內(nèi)容屬于所屬技術領域的技術人員應當知曉的技術常識，該證據(jù)可以作為公知常識說理的輔證。

國家知識產(chǎn)權專利局光電技術發(fā)明審查部。

**作者單位：國家知識產(chǎn)權專利復審委員會。