■ 劉 平

侵犯商標專用權(quán)的行政處罰問題研究＊
——一起商標行政執(zhí)法案件引發(fā)的法律思考

■ 劉 平＊＊

《商標法》不加區(qū)別地規(guī)定一切侵權(quán)行為均需承擔行政責任,這既不利于執(zhí)法機關集中力量打擊性質(zhì)惡劣的侵權(quán)行為,同時也易使部分執(zhí)法機關不適當?shù)貜娀陨虡说男姓Ｗo。國家行政處罰權(quán)介入私權(quán)領域的實質(zhì)根據(jù)是維護公共利益。國家沒有必要對一切商標侵權(quán)行為都給予行政處罰。第三次修改后的《商標法》應將承擔行政責任的侵權(quán)行為局限于假冒注冊商標行為,同時應將嚴重誤導相關公眾作為侵權(quán)人承擔行政責任的要件予以明確規(guī)定。

商標專用權(quán) 侵權(quán) 行政責任 行政處罰 行政執(zhí)法

一、一起商標行政執(zhí)法案件

H出版社出版的《初中生新概念作文》一書因吸收了初中生作文教學的新理念和新的教學研究成果而在部分地區(qū)頗受初中師生的青睞。

M雜志社是“新概念作文”商標的注冊人,該商標于 2008年 2月被商標局核準注冊,核定使用的商品為期刊、雜志。此外,M雜志社還曾將“新概念作文”作為書籍類商品的商標申請注冊,但被商標局以不具有顯著性為由予以駁回。

2008年 6月,Y縣工商行政管理部門以 H出版社將與“新概念作文”商標近似的標志作為書籍的名稱使用,侵犯了M雜志社的商標專用權(quán)為由,對該出版社作出了罰款的處罰決定。

其實,M雜志社并沒有指控該出版社侵犯其商標專用權(quán),那么,Y縣工商行政管理部門是怎樣知道該出版社“侵權(quán)”事實的呢?原來,在重點打擊書籍類商品的商標侵權(quán)的執(zhí)法活動中,該縣工商行政管理部門安排了專人跟蹤“中國商標網(wǎng)”上的商標注冊信息以及該縣轄區(qū)內(nèi)的圖書銷售信息,一旦發(fā)現(xiàn)某種書籍的名稱或其封面設計中的局部圖案與他人針對期刊、雜志、書籍類商品申請注冊的商標近似,就會對出版該書籍的出版社進行處罰1我國的廣大讀者主要是根據(jù)書籍的內(nèi)容以及作者和出版社在業(yè)內(nèi)的影響力選購書籍,與書籍上是否使用商標以及使用何種商標沒有多大的關系。Y縣工商行政管理機關開展“重點打擊書籍類商品的商標侵權(quán)的執(zhí)法活動”,其動機和效果令人質(zhì)疑。。至于商標注冊人是否指控出版社侵權(quán),該縣工商行政管理部門通常不予考慮。

Y縣工商行政管理部門在認定出版社“侵權(quán)”時之所以通常不考慮商標注冊人的意見,是因為該執(zhí)法機關認為:其一,商標專用權(quán)以核準注冊的商標和核定使用的商品為限,故商標注冊人無權(quán)許可,并且通常也不會許可他人使用與其注冊商標相近似的標志;其二,未經(jīng)商標注冊人許可,在同一種或者類似商品上使用與其注冊商標相近似的商標或其他標志的行為屬于商標侵權(quán)行為;其三,工商行政管理部門既可根據(jù)商標專用權(quán)人的投訴查處侵權(quán)行為,也可依職權(quán)主動查處侵權(quán)行為。應當說,就《商標法》及其實施條例字面上的規(guī)定而言,Y縣工商行政管理部門的上述認識并未錯,然而,該執(zhí)法機關忽略了“混淆”這一商標侵權(quán)的實質(zhì)要件2參見張玉敏:《涉外“定牌加工”商標侵權(quán)糾紛的法律適用》,載《知識產(chǎn)權(quán)》2008年第 4期。。

本來,H出版社出版可以通過行政復議或者行政訴訟的途徑請求行政復議機關或者人民法院依法撤銷 Y縣工商行政管理部門的處罰決定,但因種種原因,尤其是受到“民告官難以勝訴”思維定式的約束,最終違心地接受了 Y縣工商行政管理部門的處罰。

二、對本案的評析

客觀地說,H出版社出版《初中生新概念作文》的行為并未侵犯M雜志社的“新概念作文”商標專用權(quán),理由如下:

第一,《初中生新概念作文》是一種書籍,書籍在國家工商行政管理總局商標局公布的《類似商品和服務區(qū)分表》中屬于 1606類似群的第(一)部分。M雜志社的“新概念作文”商標核定使用的商品為期刊、雜志,在《類似商品和服務區(qū)分表》中,期刊、雜志屬于 1606類似群的第 (二)部分。根據(jù)《類似商品和服務區(qū)分表》的規(guī)定,屬于 1606類似群第 (二)部分的期刊、雜志與屬于1606類似群的第 (一)部分的書籍不構(gòu)成類似商品3參見國家工商行政管理總局商標局:《類似商品和服務區(qū)分表 (基于尼斯分類第九版)》,2007年版,第 113頁。。

第二,從具體的發(fā)行渠道看,書籍的發(fā)行渠道是新華書店,而期刊、雜志的發(fā)行渠道是郵局,兩者的發(fā)行渠道不同,而發(fā)行渠道的不同則是書籍與期刊、雜志不構(gòu)成類似商品的實質(zhì)根據(jù)。

第三,退一步說,即便書籍與期刊、雜志構(gòu)成類似商品,也不意味著 H出版社侵犯了M雜志社的“新概念作文”商標專用權(quán)。這是因為廣大讀者是基于《初中生新概念作文》這本書的內(nèi)容,以及作者和 H出版社在業(yè)內(nèi)的影響力而選購這本書,其購書行為與M雜志社的“新概念作文”商標之間沒有任何關系。其實,作為書名的組成部分的“新概念作文”是對《初中生新概念作文》這本書的內(nèi)容和特點的客觀描述,而不是仿冒別人的商標。質(zhì)言之,這本書的內(nèi)容是有關“作文”的,書名中必然出現(xiàn)“作文”二字,此外,這本書的內(nèi)容體現(xiàn)了新的教學理念,吸收了新的教學研究成果,故在“作文”之前加上“新概念”三字并無不妥。根據(jù)《商標法實施條例》第四十九條的規(guī)定,注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號,或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點,或者含有地名,注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當使用。很明顯,H出版社在書名中使用“新概念作文”這幾個字的行為完全是一種正當使用行為。

第四,M雜志社曾將“新概念作文”作為書籍類商品的商標申請注冊,但被商標局以不具有顯著性為由予以駁回,這一事實也說明,對于書籍類商品來說,只要內(nèi)容與名稱相符,任何出版社均可在其出版的書籍上使用“新概念作文”,而不存在所謂的侵犯商標專用權(quán)的問題。

三、執(zhí)法機關不適當?shù)卣J定和處罰商標“侵權(quán)”行為的原因

總之,H出版社出版《初中生新概念作文》一書的行為并未侵犯M雜志社的商標專用權(quán),而 Y縣工商行政管理部門的處罰決定顯然是不恰當?shù)?。值得注意的?在我國的商標行政執(zhí)法活動中,其他部分地區(qū)的工商行政管理部門也存在類似的問題4參見劉振剛:《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略》,北京教育出版社 2007年版,第 99頁。。一些地區(qū)的工商行政管理部門為什么會不適當?shù)卣J定和處罰商標“侵權(quán)”行為呢?本文認為主要有以下三個方面的原因:

第一,部分地區(qū)的工商行政管理部門沒有正確理解《商標法》及其實施條例的規(guī)定,尤其是在商標的近似 (包括其他商業(yè)標識與商標的近似)和商品的類似的判斷問題上出了偏差。仍以 Y縣工商行政管理部門為例,該執(zhí)法機關的工作人員并不了解最高人民法院有關判斷商標近似與商品類似的司法解釋,甚至連《類似商品與服務區(qū)分表》中的一些例外的規(guī)定也沒有弄清楚,以致在商標執(zhí)法行動中脫離混淆去機械地判斷商標的近似和商品的類似。

第二,對于部分地區(qū)工商行政管理部門作出的不適當?shù)奶幜P決定,行政相對人缺乏有效的行政救濟手段來予以糾正,這也在一定程度上導致這些地區(qū)的工商行政管理部門接二連三地作出不適當?shù)奶幜P決定。雖然行政相對人可以通過行政復議或者行政訴訟撤銷執(zhí)法機關作出的不適當處罰決定,但是,由于這些地區(qū)的行政復議機關對《商標法》的理解往往也存在同樣的偏差,而基層人民法院也缺乏在知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)方面訓練有素的法官,以致行政相對人事實上難以通過行政復議或者行政訴訟撤銷工商行政管理部門作出的不適當?shù)奶幜P決定。雖然行政相對人還享有上訴,甚至申訴等程序性權(quán)利,但是,基于多方面的考慮,行政相對人通常不會行使這些權(quán)利。

第三,《商標法》在商標專用權(quán)的行政保護的制度設計方面存在缺陷。質(zhì)言之,與《著作權(quán)法》用兩個條文分別規(guī)定僅承擔民事責任的侵權(quán)行為與既承擔民事責任又承擔行政責任的侵權(quán)行為,并且將“侵權(quán)的同時損害公共利益”作為承擔行政責任的侵權(quán)行為的構(gòu)成要件予以明確規(guī)定的立法模式不同5參見《著作權(quán)法》第四十六條和第四十七條之規(guī)定。,《商標法》既沒有區(qū)分僅承擔民事責任的侵權(quán)行為與既承擔民事責任又承擔行政責任的侵權(quán)行為,也沒有對承擔行政責任的侵權(quán)行為的構(gòu)成要件作出規(guī)定。從《商標法》第五十三條、第五十四條以及《商標法實施條例》的相關規(guī)定看,一切侵犯商標專用權(quán)的行為均需承擔行政責任。很明顯,這種規(guī)定容易使商標行政執(zhí)法機關在執(zhí)法活動中產(chǎn)生不適當?shù)卣J定和處罰商標“侵權(quán)”行為的偏差。這是因為侵犯商標專用權(quán)的行為有多種表現(xiàn)形式,除了未經(jīng)商標注冊人許可在同一種商品上使用相同商標的侵權(quán)行為相對容易作出正確的認定外,從總體上說,商標侵權(quán)行為的認定具有較強的專業(yè)性。事實上,正是因為商標侵權(quán)行為的認定具有較強的專業(yè)性,《最高人民法院關于審理商標案件有關管轄和法律適用范圍問題的解釋》第二條規(guī)定商標侵權(quán)的民事案件由中級以上人民法院管轄,而基層人民法院,則除了少數(shù)經(jīng)最高人民法院批準的以外,一般不享有商標侵權(quán)的民事案件的管轄權(quán)。然而,由于《商標法》不加區(qū)分地規(guī)定一切侵犯商標專用權(quán)的行為均需承擔行政責任,而有關部門也未對商標行政執(zhí)法的級別管轄作出規(guī)定,以致全國各地的縣級工商行政管理部門均有權(quán)管轄各種形式的商標侵權(quán)案件,從而難以避免出現(xiàn)上述偏差。

四、國家行政處罰權(quán)介入商標專用權(quán)領域的實質(zhì)根據(jù)

綜上,《商標法》不加區(qū)別地規(guī)定一切侵犯商標專用權(quán)的行為均需承擔行政責任易使部分執(zhí)法機關不適當?shù)貜娀陨虡说男姓Ｗo。那么,《商標法》為什么會不加區(qū)別地規(guī)定一切侵犯商標專用權(quán)的行為均需承擔行政責任呢?這個問題涉及國家行政處罰權(quán)介入商標專用權(quán)領域的實質(zhì)根據(jù)。

關于國家行政處罰權(quán)介入商標專用權(quán)領域的實質(zhì)根據(jù)問題,《商標法》及其實施條列未作明確規(guī)定。不過,《著作權(quán)法》第四十七條從著作權(quán)的角度回答了這個問題,那就是國家行政處罰權(quán)介入著作權(quán)領域的實質(zhì)根據(jù)是維護公共利益。其實,從行政法的一般原理看,行政的合法性和裁量空間在于維護公共利益6參見[德 ]漢斯·J·沃爾夫,奧托·巴霍夫,羅爾夫·斯托貝爾著:《行政法》,高家偉譯,商務印書館 2002年版,第 323-324頁。。或者說行政所追求的目標就是公共利益7參見[法 ]讓·里維羅,讓·瓦利納著:《法國行政法》,魯仁譯,商務印書館 2008年版,第 2-3頁。。對此,行政法學界的認識是高度一致的。因此,根據(jù)行政法的一般原理,可以邏輯地得出一個結(jié)論,那就是國家行政處罰權(quán)介入一切私權(quán)領域的實質(zhì)根據(jù)都是為了維護公共利益。具體到商標領域,國家對商標侵權(quán)行為給予行政處罰的實質(zhì)根據(jù)也是為了維護公共利益。

公共利益是相對于特定主體的利益而言的,具體到商標領域,公共利益就是相關公眾的利益。那么,是不是一切商標侵權(quán)行為,都需要國家行政處罰權(quán)的介入才能使公共利益得到維護呢?當然不是,理由如下:

不同的注冊商標在識別商品來源的能力和市場聲譽方面相差迥異,而侵犯商標專用權(quán)的具體行為方式更是千差萬別,因此,并非所有的商標侵權(quán)行為都會對公共利益有明顯的損害。例如,同樣是注冊商標,有的商標具有較強的識別商品來源的能力和較高的市場信譽,而有的商標識別商品來源的能力弱,并且沒有多少市場信譽,有的商標甚至在注冊后從未使用,已完全符合因連續(xù)三年不使用而可以被撤銷的法定條件,只是沒有人請求商標局撤銷而已。又如,同樣是侵犯商標專用權(quán)的行為,有的侵權(quán)行為不僅假冒他人的注冊商標,而且連同商標注冊人的企業(yè)名稱,商品特有的包裝、裝潢,乃至產(chǎn)地名稱、防偽標記一起假冒,其誤導公眾的作用特別強烈,而有的侵權(quán)行為則是在類似的商品上使用了與他人的注冊商標相近似的標識,并且被控侵權(quán)人還同時在商品上突出使用了自己的知名度更高的注冊商標,其誤導公眾的作用很弱8例如,在“藍色風暴”商標注冊人訴上海百事可樂公司商標侵權(quán)一案中,人民法院的終審判決認定上海百事可樂公司在其生產(chǎn)的“百事可樂”碳酸飲料的包裝上使用“藍色風暴”的行為侵犯了原告的商標專用權(quán)。不過,就本案的事實而言,被告對相關公眾的誤導作用微不足道,這是因為被告在其生產(chǎn)的商品上還同時突出地使用了“百事可樂”這一享譽全球的商標,消費者在購買被告生產(chǎn)的商品時,要的就是“百事可樂”,而不是什么“藍色風暴”。另外,被告的行為也不存在所謂的“反向混淆”,這是因為原告從未生產(chǎn)過碳酸飲料,根本不存在使相關公眾誤以為原告的商品來源于被告或者與被告有關聯(lián)的前提。至于原告提交的一份某縣技術監(jiān)督局曾查處其生產(chǎn)的“藍色風暴”啤酒的“證據(jù)”,想以此證明“反向混淆”的存在,本文認為,該“證據(jù)”的真實性是大可質(zhì)疑的,這是因為技術監(jiān)督局不享有商標侵權(quán)的行政執(zhí)法權(quán)。。上述兩方面的差別意味著同樣是侵犯商標專用權(quán)的行為,有的侵權(quán)行為明顯誤導相關公眾,嚴重損害公共利益,而有的侵權(quán)行為則對相關公眾的誤導不明顯,其對公共利益的損害顯著輕微,甚至可以忽略不計。因此,國家沒有必要對一切侵犯商標專用權(quán)的行為都給予行政處罰。

尚需說明的是,對一切侵犯商標專用權(quán)的行為都給予行政處罰不僅沒有必要,而且也不利于行政執(zhí)法機關集中力量打擊“全方位”的假冒注冊商標等性質(zhì)惡劣的侵權(quán)行為。所謂“全方位”的假冒注冊商標,是指侵權(quán)者不僅假冒他人的注冊商標,而且連同商標注冊人的企業(yè)名稱,甚至商品特有的包裝、裝潢,乃至防偽標記一起假冒。由于侵權(quán)者沒有在侵權(quán)商品上標注自己的身份,在遭遇“全方位”的假冒注冊商標行為侵害的情況下,商標專用權(quán)人難以通過民事訴訟的途徑獲得民事保護,這是因為提起民事訴訟的前提之一是有明確的被告,而商標注冊人卻不知道該告誰。然而,恰恰是在這種特別需要國家行政權(quán)力積極介入的情況下,商標行政執(zhí)法力度卻非常弱。工商行政管理部門為什么對“全方位”的假冒注冊商標行為查處不力呢?其原因是:一方面,商標注冊人不能提供造假者的身份和造假地點,而要查清造假者的身份和造假地點需要執(zhí)法機關投入大量的人力、物力,另一方面,隨著商標注冊量的激增和商標注冊人維權(quán)意識的提高,近年來,投訴到工商行政管理部門的商標糾紛數(shù)量呈迅速增長的趨勢,而工商行政管理部門的人力、物力增長有限,這就使得執(zhí)法機關難以投入足夠的人力、物力去查清造假者的身份和造假地點。

五、完善商標行政執(zhí)法的立法建議

綜上所述,我國的商標行政執(zhí)法存在不適當?shù)貜娀虡藢Ｓ脵?quán)的行政保護問題。問題的產(chǎn)生固然是因為部分地區(qū)的工商行政管理部門沒有正確適用法律,但《商標法》不加區(qū)分地規(guī)定一切侵犯商標專用權(quán)的行為均需承擔行政責任無疑是產(chǎn)生上述問題的一個重要原因。事實上,不加區(qū)分地規(guī)定一切侵犯商標專用權(quán)的行為均需承擔行政責任,不利于工商行政管理部門集中力量打擊性質(zhì)惡劣的侵權(quán)行為。為此,本文建議立法機關在第三次修改《商標法》時,明確區(qū)分僅承擔民事責任的侵權(quán)行為與既承擔民事責任又承擔行政責任的侵權(quán)行為,此外,對既承擔民事責任又承擔行政責任的侵權(quán)行為,還應明確規(guī)定承擔行政責任的侵權(quán)行為的構(gòu)成要件。

綜合考慮我國各級工商行政管理部門的執(zhí)法水平和執(zhí)法能力。商標專用權(quán)人的維權(quán)手段以及商標侵權(quán)行為對公共利益的損害等因素,本文建議,第三次修改后的《商標法》應將承擔行政責任的侵權(quán)行為局限于假冒注冊商標行為,至于其他的商標侵權(quán)行為,諸如未經(jīng)商標注冊人許可在同一種或類似商品上使用近似商標的行為,將與他人注冊商標近似的文字作為商品名稱或字號使用的行為等,則由商標專用權(quán)人或其他利害關系人通過民事訴訟的途徑解決。與此同時,《商標法》還應將嚴重誤導相關公眾作為承擔行政責任的侵權(quán)行為的構(gòu)成要件予以明確規(guī)定。假冒注冊商標行為是否會嚴重誤導公眾,這是一個與注冊商標的知名度和市場聲譽密切相關的問題,一般說來,只有當注冊商標具有較高的知名度和良好的市場聲譽時,假冒注冊商標行為才會嚴重誤導相關公眾,而那些知名度低或者市場聲譽差的注冊商標,尤其是注冊后未使用的注冊商標,他人即使實施了假冒行為,其對公眾的誤導作用也不嚴重,這是因為注冊商標的知名度低或者市場聲譽差本身就說明相關公眾不大可能根據(jù)該商標去選購商品,在這種情況下,假冒注冊商標行為自然不可能嚴重誤導相關公眾。

將承擔行政責任的侵權(quán)行為局限于假冒注冊商標行為,同時將嚴重誤導相關公眾作為侵權(quán)人承擔行政責任的構(gòu)成要件予以明確規(guī)定,其意義在于:第一,有助于工商行政管理部門在商標行政執(zhí)法活動中最大限度地減少錯案的發(fā)生。一般說來,只要注冊商標本身合法有效,亦即不存在被撤銷的理由,假冒注冊商標行為是比較容易判定的,事實上,那些具有較高知名度和良好商業(yè)信譽的注冊商標通常都是合法有效的商標9雖然商標局在核準商標注冊時要進行嚴格審查,但并不能保證每一件注冊商標都具有不可撤銷的法律效力。因此,工商行政管理部門在保護注冊商標的行政執(zhí)法活動中,必須充分考慮注冊商標本身的合法性,不能簡單地認為商標局核準注冊的商標都是合法有效地商標。當然,那些知名度較高、聲譽良好的注冊商標通常也是合法有效的商標。這是因為知名度較高、聲譽良好的注冊商標受到人們的普遍關注,一般說來,如果這樣的商標存在問題,早就被人申請商標評審委員會撤銷了。。第二,有助于工商行政管理部門集中力量打擊性質(zhì)惡劣的侵權(quán)行為,從而更好地維護公共利益,并從質(zhì)的方面提高商標專用權(quán)的行政保護水平。目前,我國的商標糾紛呈逐年增長的趨勢,其中,對相當一部分商標糾紛在被控侵權(quán)行為是否構(gòu)成侵權(quán)的問題上,不容易作出正確的判斷,并且即便被控侵權(quán)行為最終被認定為侵權(quán)行為,其對公共利益的損害也不明顯,因此,如果一切商標侵權(quán)行為都需要工商行政管理部門介入的話,就會無謂地消耗國家的商標行政執(zhí)法資源,反而不利于打擊性質(zhì)惡劣的侵權(quán)行為。

六、結(jié)語

我國正在實施國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略,“降低維權(quán)成本,提高侵權(quán)代價,有效遏制侵權(quán)行為”已成為一項國家政策10參見國務院文件:《國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要》(國發(fā)[2008]18號)。。然而,國家在加強知識產(chǎn)權(quán)保護——包括民事保護、行政保護和刑事保護的同時,也不能忽視權(quán)利人與侵權(quán)人之間的利益平衡,尤其不能忽視行政權(quán)力過度介入到知識產(chǎn)權(quán)領域后可能產(chǎn)生的危害性。知識產(chǎn)權(quán)是一種私權(quán),知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)糾紛主要是一種財產(chǎn)糾紛,而“現(xiàn)代社會解決財產(chǎn)關系應當遵循法治的原則,力戒用行政辦法解決財產(chǎn)糾紛”11劉春田:《民法原則與商標立法》,載《知識產(chǎn)權(quán)》2010年第 1期。。具體到商標侵權(quán)糾紛而言,國家應當對行政權(quán)力的介入持格外慎重的態(tài)度,為此,本文建議立法機關第三次修改《商標法》時,廓清僅承擔民事責任的侵權(quán)行為與需要承擔行政責任的侵權(quán)行為之間的界線。至于承擔行政責任的侵權(quán)行為與承擔刑事責任的侵權(quán)行為之間的界線,筆者將另行討論?！?/p>

＊本文系 2008年司法部國家法治與法學理論研究專項任務項目“知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的民事責任、行政責任與刑事責任協(xié)調(diào)研究”的階段性成果 (項目編號:08SFB5022)。

＊＊ 作者系廣東商學院法學院副教授。