劉輝

摘 要：當一項發(fā)明不具有新穎性和創(chuàng)造性時，是否可以判斷單一性存在爭議。本文借鑒了歐洲局和國際局的判斷思路，嘗試給出了另外一種判斷的方法。

關鍵詞：單一性;特定技術特征

專利法第三十一條第一款規(guī)定：一件發(fā)明或者實用新型專利申請應當限于一項發(fā)明或者實用新型。屬于一個總的發(fā)明構思的兩項以上的發(fā)明或者實用新型，可以作為一件申請?zhí)岢?。專利申請應當符合單一性的主要原因是?jīng)濟方面和技術方面，防止申請人只支付一件專利費用而獲得多項保護，另外也便于檢索和審查。但是筆者認為，技術方面是主要的，因為如果一件申請包含了兩項以上的發(fā)明，審查員就需要進行兩次或多次檢索和相應的審查，審查成本大大提高，工作量也就與申請人繳納的費用不匹配。本文的討論也是從檢索和審查的角度帶來的一點思考。為簡明起見，下文均以兩項獨立權利要求的專利申請為例。

《專利審查指南》給出的判斷單一性的方法是：①將第一項發(fā)明主題與相關現(xiàn)有技術進行比較，確定發(fā)明對現(xiàn)有技術作出貢獻的特定技術特征;②判斷第二項發(fā)明中是否存在與之相同或相應的特定技術特征，存在則具有單一性，不存在則不具有單一性。

那么就有一個問題，當一項發(fā)明不具有新穎性和創(chuàng)造性的時候，是否可以評價它和另一項發(fā)明的單一性問題？

很多人認為不能，理由一是單一性問題針對的是兩項以上的“發(fā)明”，“發(fā)明”就意味著必須要有新穎性和創(chuàng)造性，理由二是根據(jù)《專利審查指南》的判斷方法，一項發(fā)明如果不具有新穎性和創(chuàng)造性，那么就不存在特定技術特征，就不存在與第二項發(fā)明比較的基礎，也就不存在單一性問題。

但筆者對此問題卻有些不同看法。對于理由一，根據(jù)專利法第二條，發(fā)明是指對產(chǎn)品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。這里雖然有“新的”這樣的表述，但此處的“新的”顯然不應理解為新穎性和創(chuàng)造性，審查實踐中也不會因為發(fā)明不是“新的”而判斷它不符合專利法第二條。實際上，無論發(fā)明有無新穎性和創(chuàng)造性，只要它是技術方案，就可以稱為“發(fā)明”，專利局的審查給它的只是一個權利“專利權”，但無論結局是授權還是駁回，都不能影響“發(fā)明”的性質(zhì)，即使一個專利申請因為沒有新穎性和創(chuàng)造性被駁回，它也仍然可以算作一項“發(fā)明”，因而理由一并不能成立。

對于理由二，涉及到單一性判斷方法的問題?？梢越梃b一下歐洲局和國際局的判斷思路，用以下方法來判斷單一性（下文簡稱為方法二）：首先找出兩項發(fā)明之間相同或相應的技術特征，判斷該相同或相應的技術特征是否對現(xiàn)有技術作出貢獻，如果作出貢獻則構成特定技術特征，兩項發(fā)明具有單一性，如果不作出貢獻則不構成特定技術特征，兩項發(fā)明不具有單一性。

【案例1】

權利要求1：一種制造方法，包括步驟A、B、C、D。

權利要求2：一種制造方法，包括步驟A、B、C、E。

假設審查員經(jīng)過檢索得到一篇對比文件，其中公開了一種制造方法，包括步驟A、B、C、D，那么權利要求1相對于該對比文件就不具有新穎性。在此基礎上，權利要求1與2有沒有單一性呢？

按照《專利審查指南》的判斷方法，權利要求1的技術方案已經(jīng)被公開，就不存在特定技術特征，也就沒有比較的基礎，不存在單一性問題。而如果按照上述方法二，權利要求1與2之間相同的技術特征是步驟A、B、C，該特征已經(jīng)不是特定技術特征，因而權利要求1與2之間不具備單一性。在這種情況下，哪種判斷方式更合理呢？

筆者認為方法二的判斷更為合理。對于本案例，審查員首先對權利要求1的技術方案進行檢索，并得到了對比文件，如果因為權利要求1不具有新穎性和創(chuàng)造性，就不能評價兩項權利要求的單一性，那么審查員就只能繼續(xù)檢索權利要求2的技術方案，這就相當于申請人繳納了一件專利申請的費用，審查員卻進行了兩項發(fā)明的檢索和審查。然而如果可以認定權利要求1與2之間不具備單一性，則屬于《專利審查指南》第二部分第八章4.4節(jié)的“檢索后再通知申請人修改”的情況，即可以只針對第一獨立權利要求提出審查意見，同時要求申請人刪除與之缺乏單一性的第二獨立權利要求，從而克服單一性缺陷。筆者認為這種方式更為合理。

可能有人會說，兩項權利要求之間有三個相同的技術特征，而只有一個技術特征不同，即使對兩項發(fā)明都進行檢索，可能也不會花費很大的工作量，又何必指出單一性問題呢？那么假設有下面這樣的案例。

【案例2】

權利要求1：一種制造方法，包括步驟A、B、C、D、E。

權利要求2：一種制造方法，包括步驟A、B、F、G、H。

兩項發(fā)明之間，只有少數(shù)技術特征相同，而多數(shù)技術特征都不同。

如果A、B的步驟顯然是現(xiàn)有技術，則屬于檢索前就能判斷不具有單一性的情況，自然可以直接要求申請人分案。如果按照上述方法二的方法，指出權利要求1不具有新穎性和創(chuàng)造性，同時指出兩項發(fā)明相同的技術特征A、B已經(jīng)被對比文件公開，兩項權利要求不具有單一性，要求申請人刪除第二項發(fā)明即權利要求2，筆者認為這種方式更為合理。從法理上來看也是一樣，本案例中A、B步驟是相同的發(fā)明構思，可以理解為能夠達到基本的技術效果，而后面的步驟則是從兩個不同方面的改進的技術方案，當相同部分的基本技術效果已經(jīng)是現(xiàn)有技術的情況下，兩個不同改進的技術方案也就不應視為一個發(fā)明構思，從而就不具有單一性。

綜上所述，筆者提出另外一種判斷兩項獨立權利要求單一性的思路：①判斷是否一項獨立權利要求包含了另一項獨立權利要求的所有技術特征，如果是則具有單一性;②找出兩項獨立權利要求之間相同或相應的技術特征;③將上述相同或相應的技術特征與現(xiàn)有技術進行對比，如果具有新穎性和創(chuàng)造性，則構成特定技術特征，具有單一性;不具有新穎性和創(chuàng)造性，則不構成特定技術特征，不具有單一性。

參考文獻：

[1]國家知識產(chǎn)權局：專利審查指南[M].知識產(chǎn)權出版社，2010年出版

[2]尹新天：中國專利法詳解[M].知識產(chǎn)權出版社，2011年出版