李 揚(yáng)

國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局實(shí)用新型審查部，北京 100088

德國實(shí)用新型于1891年創(chuàng)立，其最初的目的是保護(hù)“日常生活中的小發(fā)明”。那時(shí)，會(huì)要求實(shí)用新型的申請人把所要求保護(hù)的產(chǎn)品模型寄存在德國專利局。從那時(shí)起，實(shí)用新型保護(hù)的特點(diǎn)已經(jīng)發(fā)生了很大改變，實(shí)用新型專利權(quán)人不僅享有和發(fā)明專利權(quán)人同樣的權(quán)利，還具有一定的戰(zhàn)略優(yōu)勢。

一般來說，一項(xiàng)發(fā)明需要經(jīng)過長達(dá)數(shù)年的審查過程才能獲得專利權(quán)的保護(hù)，而通過德國專利商標(biāo)局(GPTO)注冊實(shí)用新型，從申請到獲得權(quán)利僅需2-3個(gè)月(在提交的申請文件符合實(shí)用新型法規(guī)定的情況下)，并且對(duì)所要求保護(hù)的主題進(jìn)行新穎性、創(chuàng)造性和工業(yè)實(shí)用性的實(shí)質(zhì)審查。實(shí)用新型申請費(fèi)為30歐，包括了注冊及前三年的年費(fèi)。此外，在第3，6，8年后繳納維持費(fèi)，可以使其的保護(hù)延長至10年。

實(shí)用新型保護(hù)不僅限于小發(fā)明或特定的技術(shù)領(lǐng)域，而是涵蓋了除以下內(nèi)容外的所有技術(shù)發(fā)明：(1)發(fā)現(xiàn)，科學(xué)理論，數(shù)學(xué)方法；(2)美學(xué)創(chuàng)作；(3)用于智力活動(dòng)、娛樂或商業(yè)活動(dòng)的圖表、規(guī)則和方法；(4)信息的表述；(5)發(fā)明的公開或使用違反公共秩序或善良風(fēng)俗；(6)植物或動(dòng)物種類；(7)方法。德國實(shí)用新型保護(hù)客體除了方法之外，保護(hù)一切有形的產(chǎn)品。①

盡管不做審查，注冊的實(shí)用新型也只有在滿足了新穎性、創(chuàng)造性和工業(yè)實(shí)用性的要求后才是合法有效的。但是，與發(fā)明申請必須滿足絕對(duì)新穎性要求相比，實(shí)用新型對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的要求是：在實(shí)用新型申請日和/或優(yōu)先權(quán)日之前，世界范圍內(nèi)公開的印刷品或在德國范圍內(nèi)公開使用的產(chǎn)品。也就是說，任何口頭描述、在除德國外的其他國家或地區(qū)在先使用、或在實(shí)用新型申請日前提交，在之后公開的專利申請都不能成為該實(shí)用新型的現(xiàn)有技術(shù)。因此，如果申請人無法受到發(fā)明專利的保護(hù)，他也有可能通過實(shí)用新型申請的方式對(duì)其發(fā)明創(chuàng)造進(jìn)行保護(hù)。

實(shí)用新型法和專利法對(duì)其所保護(hù)的客體的發(fā)明創(chuàng)造性的定義不同，實(shí)用新型稱之為“創(chuàng)造性步伐”(”erfinderischer Schritt”)，發(fā)明則為創(chuàng)造性活動(dòng)(”erfinderische Tatigkeit”)，在創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)方面，發(fā)明的創(chuàng)造性歸結(jié)為“對(duì)所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，無法依據(jù)現(xiàn)有技術(shù)顯而易見地獲得”②，而實(shí)用新型的創(chuàng)造性判斷在現(xiàn)有技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)、所屬領(lǐng)域技術(shù)人員的范圍等方面也與發(fā)明的標(biāo)準(zhǔn)有一定的差異。

在德國，有以下幾種途徑獲得實(shí)用新型保護(hù)。申請人可以直接向GPTO提交德國實(shí)用新型申請。申請人也可以通過國際申請(PCT)進(jìn)行專利申請，從而獲得德國實(shí)用新型注冊。如果申請人針對(duì)實(shí)用新型而不是發(fā)明進(jìn)行國際申請，其進(jìn)入德國國家階段的要求與發(fā)明相同。

第三種方法是通過“岔路申請”的形式獲得實(shí)用新型注冊③。與分案申請相同的是，這種權(quán)利使得申請人可以為實(shí)用新型申請獲得在先進(jìn)行的專利申請的申請日。與分案申請不同的是，這種岔路申請實(shí)用新型可以很快獲得注冊，這樣在專利申請?zhí)峤簧暾埡瞳@得授權(quán)之間的未保護(hù)階段，申請人就可以利用實(shí)用新型來對(duì)抗競爭者。這種方法尤其適合在專利申請的申請人在獲得專利權(quán)之前就開始意識(shí)到侵權(quán)產(chǎn)品的出現(xiàn)時(shí)使用。這樣，申請人就有機(jī)會(huì)專門針對(duì)侵權(quán)產(chǎn)品調(diào)整岔路申請實(shí)用新型的權(quán)利要求，從而在實(shí)用新型注冊上獲得法律救濟(jì)。如果市場上同時(shí)存在好幾種侵權(quán)產(chǎn)品，申請人可以從正在進(jìn)行的專利申請中提取出多個(gè)實(shí)用新型進(jìn)行注冊。

只要在申請實(shí)用新型時(shí)提交岔路申請聲明，任何有效的在先德國專利申請(包括德國專利申請，指定德國的歐洲專利申請或指定德國的PCT申請)都可以分離出實(shí)用新型申請。專利申請未結(jié)案，或已結(jié)案(授權(quán)或駁回)當(dāng)月起兩個(gè)月內(nèi)可以提出岔路申請。值得注意的是，岔路申請也適用于復(fù)審階段。雖然德國專利法不允許專利在復(fù)審階段提出分案申請，但提出岔路申請則是允許的，因此申請人可以在最后階段，整個(gè)專利申請都已經(jīng)公開的情況下獲得實(shí)用新型注冊，而該申請不僅限于獲得授權(quán)的專利。

一項(xiàng)岔路申請構(gòu)成一項(xiàng)獨(dú)立的實(shí)用新型申請，無論在先的專利申請結(jié)果如何(之后撤回或駁回)，該實(shí)用新型所要求的在先申請的申請日/優(yōu)先權(quán)日都是有效的。

同專利自申請日有效一樣，實(shí)用新型自注冊之日起獲得與專利同樣的權(quán)利。具體來說，第三方在未經(jīng)實(shí)用新型權(quán)利人授權(quán)的情況下，不得制造、提供、出售或使用該實(shí)用新型產(chǎn)品，也不得進(jìn)口或出于上述目的擁有該產(chǎn)品。實(shí)用新型權(quán)利人有權(quán)要求解除禁令，侵權(quán)行為的損害賠償，侵權(quán)產(chǎn)品的召回或銷毀，有權(quán)獲得侵權(quán)產(chǎn)品的來源信息和銷售渠道信息。該權(quán)利必須在有決定權(quán)的地區(qū)法院提出。

在專利訴訟程序中，判決專利是否侵權(quán)的地區(qū)法院無權(quán)決定實(shí)用新型是否有效。與其相比，在實(shí)用新

型訴訟程序中，侵權(quán)人可以提出無效辯護(hù)，這樣法院需要同時(shí)裁決實(shí)用新型是否有效及侵權(quán)人是否侵權(quán)。

由于沒有復(fù)審程序，撤銷實(shí)用新型的唯一途徑是另外向GPTO提交申請?？沙蜂N實(shí)用新型的理由是非專利性(如非技術(shù)性，無新穎性，無創(chuàng)造性，無實(shí)用性)，完全相同，原有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)(不予受理的雙重保護(hù))及超范圍。與專利不同，實(shí)用新型注冊不能因公開不充分受到質(zhì)疑。實(shí)用新型也可以部分撤銷。

由GPTO的實(shí)用新型部門對(duì)撤銷實(shí)用新型的申請作出初審裁決。對(duì)初審裁決的上訴由德國聯(lián)邦專利法院實(shí)用新型理事會(huì)負(fù)責(zé)。實(shí)用新型撤銷程序必須包括口頭審理程序。

由于敗訴方承擔(dān)訴訟或撤銷程序的費(fèi)用，因此建議在針對(duì)第三方采取行動(dòng)前先進(jìn)行新穎性檢索或向德國專利局提出檢索請求，以避免由于沒有提前對(duì)要求保護(hù)的主題進(jìn)行審查而遭到反訴。申請人可以在遞交申請時(shí)提出檢索請求，實(shí)用新型申請注冊后，任何第三人均可就其提出檢索請求。對(duì)于岔路申請，申請人應(yīng)當(dāng)關(guān)注其針對(duì)的專利申請檢索報(bào)告中所提到的現(xiàn)有技術(shù)。

實(shí)用新型申請?jiān)谧院蟛坏眯薷?，其保護(hù)范圍已經(jīng)確定。然而，當(dāng)實(shí)用新型權(quán)利人在注冊后發(fā)現(xiàn)該實(shí)用新型與現(xiàn)有技術(shù)高度相關(guān)時(shí)，他可以在原始保護(hù)范圍內(nèi)對(duì)權(quán)利要求提出修改，從而與現(xiàn)有技術(shù)劃清界限。實(shí)用新型權(quán)利人在提出修改申請的同時(shí)即視為已宣告放棄了注冊時(shí)的權(quán)利要求保護(hù)范圍，其將僅享有修改后的權(quán)利要求保護(hù)范圍。需要注意的是，該限定后的權(quán)利要求不會(huì)出版。

一項(xiàng)德國實(shí)用新型與專利相比，具有以下顯著的優(yōu)勢：不需審查即可注冊，授權(quán)快速，成本低廉；與專利相比，對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的認(rèn)定受到限制；有6個(gè)月的新穎性寬限期，可以通過岔路申請的形式獲得權(quán)利④。

實(shí)用新型的主要劣勢是其保護(hù)期限僅有10年。但是在許多技術(shù)領(lǐng)域，發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)展非常迅速，一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造可能在獲得專利權(quán)幾年后，甚至未獲得專利權(quán)前就已經(jīng)過時(shí)。在這種情況下，能夠及時(shí)地獲得知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)是非常重要的。

[ 注 釋 ]

①<實(shí)用新型法>德國，1990.

②<實(shí)用新型與發(fā)明創(chuàng)造性評(píng)判的區(qū)別研究>[Z].實(shí)用新型審查部，2016.

③<中外主要實(shí)用新型制度的對(duì)比研究>[Z].實(shí)用新型部，2006.

④German Utility Model-An underestimated IP right Michael Wieser，2015.