蘇吉英

上海發(fā)電設備成套設計研究院有限責任公司，上海 200240

《專利法》第九條第一款規(guī)定：“同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)?！蓖丈暾埌l(fā)明專利和實用新型專利制度是我國《專利法》有別于其他國家、組織的獨有法條，本條款立法本意是使發(fā)明創(chuàng)造盡快獲得保護，并避免重復授權(quán)。

自2008年同日申請制度增加到《專利法》第九條以來，隨著實踐的增加，同日申請的條款不斷完善，但因為同日申請的情況復雜，在實際的操作過程中尚存在很多不清楚和可爭議的問題。俞可嘉研究了同日申請的實用新型專利處于等待恢復等年費滯納金等不同法律狀態(tài)下，對發(fā)明專利是否能獲得授權(quán)的影響，認為因年費未繳納或年費繳納不足而處于等待滯納金狀態(tài)、恢復期狀態(tài)時，可分別通過及時繳納滯納金、請求權(quán)利恢復實現(xiàn)實用新型專利的有效狀態(tài)，然后根據(jù)《專利法》第九條第一款的規(guī)定對實用新型專利提出主動放棄從而獲得發(fā)明專利的授權(quán)［1］；胡琳萍等人研究了在后發(fā)明專利要求在先發(fā)明專利的優(yōu)先權(quán)，因與在先申請發(fā)明專利同日申請的實用新型專利已經(jīng)授權(quán)，從而在后發(fā)明專利只能通過縮小保護范圍來獲得授權(quán)的案例，并提出了兩種解決方案：一是在后發(fā)明申請同時要求在先申請的發(fā)明專利和實用新型專利的優(yōu)先權(quán)，二是在后發(fā)明和在后實用新型申請同日提交，并均同時要求在先發(fā)明和在先實用新型的優(yōu)先權(quán)［2］；趙曉東等人通過研究同日申請專利的數(shù)量和比例，發(fā)現(xiàn)同日申請呈逐年遞增趨勢；通過研究同日申請企業(yè)申請占比及專利運營情況、授權(quán)維持率等指標，認為同日申請專利的以上指標均領(lǐng)先于非同日申請專利，進一步確認了同日申請的活躍度及對企業(yè)激勵創(chuàng)新的作用［3］；林清源針對同日申請任意一份請求書遺漏同日聲明或者任意一份專利申請文件出現(xiàn)缺陷，將導致申請人的專利權(quán)保護范圍受到影響甚至無法獲得授權(quán)的問題，提出了針對紙質(zhì)申請只提交一份請求書，針對電子申請以“同日發(fā)明和實用新型申請”的特定類型填寫請求書的系統(tǒng)和流程優(yōu)化建議［4］；陳祎通過分析同日申請的發(fā)明專利和實用新型專利授權(quán)的兩個案例，一是同日申請的發(fā)明專利早于實用新型專利而先獲得授權(quán)的情形，二是同日提交申請的發(fā)明專利和實用新型專利的授權(quán)日期非常接近，那么就可能存在發(fā)明專利授權(quán)通知發(fā)出時間早于實用新型專利授權(quán)日的情形，導致不適用《專利法》第九條第一款的情形，提出了完善審查標準，加強同時申請專利的信息關(guān)聯(lián)，完善審查標準，在實用新型專利審查時需同時注意“禁止重復授權(quán)原則”，對可能重復授權(quán)實用新型專利做出駁回決定，以及適時取消禁止重復授權(quán)原則的例外情況的建議［5］。

本文闡述了對同樣的發(fā)明創(chuàng)造同日提出發(fā)明專利申請和實用新型專利申請（以下也稱“同日申請”）的意義，并通過對同日申請的實用新型專利期限屆滿是否影響發(fā)明專利的授權(quán)，以及發(fā)明專利被宣告無效后實用新型專利能否繼續(xù)維持兩種情況的分析，對同日申請制度提出了完善建議。

一、同日申請的意義

專利申請人自專利授權(quán)后獲得專利權(quán)，即授權(quán)公告日后，發(fā)明創(chuàng)造可以獲得完全的專利保護。而發(fā)明專利從申請到授權(quán)要經(jīng)過實質(zhì)審查，大約需要3年的時間。發(fā)明專利在申請日至公開日這段時間，發(fā)明創(chuàng)造處于保密狀態(tài)，他人無法獲知專利技術(shù)，此階段若有人實施同樣的技術(shù)，專利申請人只能待授權(quán)后禁止他人使用。發(fā)明專利在申請日后18個月公開，申請專利的技術(shù)方案公開后，公眾皆可在專利查詢網(wǎng)站上獲得專利技術(shù)內(nèi)容，此階段若有人實施專利的技術(shù)方案，按照《專利法》第十三條規(guī)定，專利申請人可以要求實施其發(fā)明的單位或者個人支付適當?shù)馁M用，但是2020年發(fā)明專利平均授權(quán)率在40%左右，因此存在極大概率的駁回可能。若申請的專利技術(shù)不能獲得授權(quán)，則意味著專利技術(shù)方案為現(xiàn)有技術(shù)，使用現(xiàn)有技術(shù)無需支付費用。因此，在發(fā)明專利公開至授權(quán)的這一階段，也被稱為專利的臨時保護期，保護效力比較弱。

而同時申請發(fā)明和實用新型就能很好彌補這一缺陷，按照實用新型專利授權(quán)周期1年，發(fā)明專利授權(quán)周期3年計算，見下圖1。

圖1 發(fā)明專利與實用新型專利的授權(quán)時間圖

按照圖1所示，同樣的技術(shù)方案同一天提交發(fā)明專利申請和實用新型專利申請，實用新型專利通常12個月內(nèi)可獲得授權(quán)。發(fā)明專利自申請日起18個月公開，在發(fā)明專利公開時，同日申請的實用新型專利已經(jīng)獲得授權(quán)，技術(shù)方案已經(jīng)得到了實用新型專利權(quán)的完全保護。因此如果他人在發(fā)明專利臨時保護期內(nèi)實施專利技術(shù)，專利權(quán)人可通過授權(quán)的實用新型專利進行維權(quán)。而在發(fā)明專利通過實審具備授權(quán)條件時，可通過主動放棄實用新型專利權(quán)而獲得發(fā)明專利授權(quán)，從而使發(fā)明創(chuàng)造獲得20年的保護期。因此，通過同日申請的方式可以很好地保護專利技術(shù)。

二、案例分析

（一）同日申請的實用新型專利期限屆滿后，發(fā)明專利是否可以獲得授權(quán)？

根據(jù)《專利法》第九條規(guī)定“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利的，可以授予發(fā)明專利權(quán)”。法條的引申含義即為：對于同日申請的發(fā)明專利和實用新型專利，如果在發(fā)明專利授權(quán)前，實用新型專利權(quán)已經(jīng)終止，則不能授予發(fā)明專利權(quán)，否則即為重復授權(quán)。實用新型常見的終止方式有兩種，一種為主動放棄，另一種便是期限屆滿。實用新型專利保護期為10年，10年的時間發(fā)明專利尚不能授權(quán)雖是小概率事件，卻是不無可能發(fā)生的事情。尤其近幾年同日申請受到越來越多專利申請人的青睞，同日申請的專利數(shù)量急劇增長，與此同時審查員的業(yè)務量急劇增加，按照當前的審查原則，同日申請的發(fā)明專利延期審查，那么就有可能存在發(fā)明專利授權(quán)時實用新型已經(jīng)期限屆滿的情況。那么這種情況下的發(fā)明專利能否授權(quán)？如果授權(quán)，就是在沒有放棄實用新型專利權(quán)的前提下而授予發(fā)明專利權(quán)，那么便是同樣的發(fā)明創(chuàng)造被授予兩項專利權(quán)，與法違背。如果不授權(quán)，即實用新型期限屆滿之日發(fā)明專利申請即視為撤回，這樣做也不合理，本來申請人可以通過發(fā)明專利授權(quán)獲得20年的保護期，因為審查周期長的原因縮減為10年，申請人權(quán)益受到影響；但如果不這樣做，對于公眾來說，通過檢索發(fā)現(xiàn)實用新型專利權(quán)已經(jīng)屆滿，那么當然就可以自由實施實用新型專利技術(shù)，但這么做的話，就侵犯了發(fā)明專利權(quán)或者落入了發(fā)明專利臨時保護期內(nèi)。因此，不論是授權(quán)還是不授權(quán)，都存在不合理的地方。

針對以上問題，建議《專利法》在修訂時進一步完善，例如，可以考慮第九條第一款增加“同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，發(fā)明專利須在實用新型專利的有效期內(nèi)完成結(jié)案；對于在發(fā)明專利結(jié)案前放棄實用新型專利權(quán)的，發(fā)明專利申請視為同步撤回”的相關(guān)規(guī)定。

（二）同日申請的發(fā)明專利被駁回后，實用新型專利繼續(xù)維持有效是否合適？

實用新型專利因不經(jīng)實質(zhì)審查相對容易授權(quán)。同日申請的發(fā)明專利申請因不具備專利性而被駁回，那么實用新型專利的存在是否還有必要呢？這個問題是很多人爭議的焦點，實際上，發(fā)明專利和實用新型專利不只是保護時間不同的區(qū)別，在創(chuàng)造性的判斷上也有明顯的不同。以無效宣告為例，在無效宣告程序中，實用新型專利與發(fā)明專利創(chuàng)造性的判斷在技術(shù)領(lǐng)域和引用的對比文件數(shù)量上都有所不同。根據(jù)審查指南關(guān)于實用新型專利創(chuàng)造性審查的規(guī)定，實用新型專利的創(chuàng)造性標準應當?shù)陀诎l(fā)明專利的創(chuàng)造性標準，主要體現(xiàn)在技術(shù)領(lǐng)域和現(xiàn)有技術(shù)引用數(shù)量的不同。技術(shù)領(lǐng)域上的區(qū)別在于，實用新型專利傾向于僅考慮該實用新型所屬的技術(shù)領(lǐng)域，而發(fā)明專利不僅要考慮該發(fā)明所屬的技術(shù)領(lǐng)域，還要考慮與此相近或相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域，甚至還要考慮因為解決該技術(shù)問題可能促使技術(shù)人員去尋找技術(shù)解決手段的其他領(lǐng)域?，F(xiàn)有技術(shù)引用數(shù)量上的區(qū)別在于，在評價專利的創(chuàng)造性時，實用新型專利通常只要求引用一兩項現(xiàn)有技術(shù)，而發(fā)明專利則可引用多項現(xiàn)有技術(shù)。

在“孫某訴安徽某園林綠化公司侵害其實用新型專利權(quán)案”中，安徽某園林綠化公司提出孫某曾就相同的技術(shù)方案同時申請發(fā)明專利和實用新型專利，發(fā)明專利因為不符合授權(quán)條件被駁回，因此認為同日申請的實用新型專利也不具有專利性，因而主張不侵權(quán)。最高法沒有因為發(fā)明專利被駁回而直接認定同日申請的實用新型專利不具備專利性，而是認為孫某就同一技術(shù)方案同日申請發(fā)明專利和實用新型專利，發(fā)明專利申請因不具備創(chuàng)造性而未獲授權(quán)且其法律狀態(tài)已經(jīng)確定，需要考慮審查員對發(fā)明專利創(chuàng)造性的審查標準是否超越同案實用新型專利授權(quán)條件的審查標準，如果未超越，則實用新型專利不應受法律保護；如果超越，則不能據(jù)此直接認定同案實用新型專利權(quán)不應受法律保護。

由此可見，發(fā)明專利的審查標準要遠高于實用新型專利。同日提出申請的發(fā)明專利和實用新型專利，如果發(fā)明專利被駁回是因為被引用的對比文件是相近或相關(guān)的技術(shù)，或者引用了3篇以上的對比文件評述其創(chuàng)造性，那么實用新型專利因為創(chuàng)造性要求相對較低，還是有可能繼續(xù)維持有效的。那么結(jié)果就是同日申請的發(fā)明創(chuàng)造雖然失去了發(fā)明專利權(quán)的保護，卻可依然獲得實用新型專利權(quán)的有力保護。

從這一角度來看，發(fā)明專利和實用新型專利對于一項發(fā)明創(chuàng)造的保護各有其優(yōu)缺點，發(fā)明專利保護時間長，而且經(jīng)過實質(zhì)審查，權(quán)利也更加穩(wěn)定；而實用新型專利雖然保護時間短，但是在授權(quán)及無效階段的創(chuàng)造性判斷標準上均明顯低于發(fā)明專利，所以其更容易獲得保護。因此對于同日申請的發(fā)明專利和實用新型專利，不能簡單認為發(fā)明專利因不具專利性被駁回，則實用新型專利也失去了保護意義。

三、結(jié)論

（一）發(fā)明專利保護時間長、實用新型專利授權(quán)速度快，同日申請可充分利用兩種專利類型的各自優(yōu)勢，對專利技術(shù)可以進行更為完善的保護。

（二）考慮到同日申請的發(fā)明專利延期審查可能發(fā)生發(fā)明專利尚在審查中但實用新型專利已經(jīng)期限屆滿的情況，鑒于此，建議《專利法》未來修改時可完善第九條的現(xiàn)有規(guī)定，考慮增加“同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利的，發(fā)明專利需在實用新型專利的有效期內(nèi)完成結(jié)案；對于在發(fā)明專利結(jié)案前放棄實用新型專利權(quán)的，發(fā)明專利申請視為同步撤回”的相關(guān)規(guī)定。

（三）因為發(fā)明專利創(chuàng)造性判斷的標準要高于實用新型專利，因此可能存在同日申請的發(fā)明專利被駁回，而實用新型專利卻能在無效宣告程序中依舊維持有效的情況，一項發(fā)明創(chuàng)造選擇發(fā)明專利還是實用新型專利來進行保護，需要根據(jù)技術(shù)的具體創(chuàng)新情況來判斷。