鄭天松

對對比文件研讀的一點感悟

鄭天松?

本文結合一個案例探討了對對比文件的精準理解對于案件創(chuàng)造性認定產生的深刻影響。在該案例中，審查員以不具有創(chuàng)造性為由駁回了該案例申請的創(chuàng)造性，重要依據之一便是對比文件中的一句教導。對比文件中的該句教導從表面上看，的確非常不利于該申請的創(chuàng)造性的建立。但專利代理人注意到，該教導并非該對比文件的原創(chuàng)，而是摘自另一篇專利文獻，通過仔細閱讀該篇專利文獻后發(fā)現(xiàn)，不僅上述教導本身有歧義，而且該篇專利文獻所反映出的對比文件中的該句教導的真實含義其實并不有害于該申請具備創(chuàng)造性。于是專利代理人基于上述事實進行爭辯，并由此說服審查員撤銷了駁回決定。

對比文件創(chuàng)造性反向教導

一、引 言

研讀對比文件是所有專利工作者（尤其是審查員和專利代理人）的基本功，因為一項發(fā)明是否被認為具備新穎性或創(chuàng)造性就取決于對比文件中到底公開了多少內容，給出了多少啟示。當然，對于對比文件的準確理解往往也是專利相關工作的難點所在，除了由于其極強的專業(yè)性而所記載的技術內容本身就不太容易讓人完全理解之外，也由于存在會在意想不到的位置出現(xiàn)意想不到的反向教導的可能性，讓對比文件的閱讀者不得不對對比文件的每一個相關細節(jié)加以關注。這無疑加重了對比文件閱讀者的負擔，對于技術較難、篇幅較長的對比文件而言更是如此，但專利工作的價值也往往也體現(xiàn)于此。

本文結合一個具體案例，初步探討對對比文件的精準理解對于案件新穎性或創(chuàng)造性認定到底會有什么樣的影響。

二、案例介紹

此案例的授權權利要求的權利要求1如下:

一種用于獲得目標DNA質粒的方法，其包括步驟:

（a）可能培養(yǎng)包含一種或多種目標DNA質粒的細胞并收獲所述細胞；

（b）將所述含有目標DNA質粒的細胞引入通道中，并且通過將所述收獲的細胞與堿性裂解溶液混合來連續(xù)地分解它們以形成裂解的細胞，并且使用中和溶液進行裂解細胞的中和步驟，所述中和溶液由醋酸/醋酸鹽組合物組成，以形成第一種混合物；

（c）經由引發(fā)文丘里效應的部件通過將含有一種或多種鹽的溶液加入步驟（b）的第一種混合物中以形成第二種混合物，其中所述引發(fā)文丘里效應的部件使得粘性流體混合并形成適當?shù)木|液體，在通道中連續(xù)進行多核苷酸序列污染物的連續(xù)沉淀，其中所述鹽選自CaCl2、MgCl2、ZnCl2、SrCl2和BaCl2或其混合物，其中所述鹽以2M至6M之間的濃度添加；

（d）收集第二種混合物并且使沉淀物從第二種混合物的溶液中分離出來；和

（e）從第二種混合物的溶液中收集包含目標DNA質粒的可溶性材料，同時排除收集第二種混合物的沉淀物。

上述授權權利要求1與被駁回（以不具備創(chuàng)造性為由）的權利要求1（即答復“第四次審查意見通知書”時提交的權利要求書中的權利要求1）的差別僅在于步驟（c）中的“經由文丘里效應……所述文丘里效應使得……”被改為“經由引發(fā)文丘里效應的部件……所述引發(fā)文丘里效應的部件使得……”，即僅是表述上的調整。換言之，此案是在未對權利要求1進行實質性修改的情況下，僅依靠意見陳述就實現(xiàn)了從“被駁回”到“被授權”的大逆轉。何以發(fā)生如此巨大的變化呢？請看以下介紹。

1.何至駁回？

在專利審查過程中，審查員堅持認為該案權利要求相對于對比文件1沒有創(chuàng)造性。在針對第一次至第四次“審查意見通知書”的答復中，申請人/專利代理人一直在爭辯，發(fā)明人面對高黏性DNA溶液不易混勻，且由于強剪切力會破壞DNA而也不宜粗暴混合所述高黏性DNA溶液的技術問題，通過利用“文丘里效應”混合所述高黏性DNA溶液而達到了既充分混勻高黏性DNA溶液，又有效避免DNA被剪切力破壞的預料不到的技術效果。其中，所謂“文丘里效應”是指流體通過“文丘里管”時產生的“隨著管徑縮小而流速增大、壓強降低”的效應。而所謂“文丘里管”，在《科技名人詞典》（上冊），（曾少潛編，中國青年出版社，1988年7月北京第一版）的第127頁中給出的解釋是:“……文丘里主要從事流體橫向運動的研究。重要的貢獻是發(fā)明了‘喉形管’。一段截面不同的管子，由兩端向中部逐漸縮小，最小處叫‘喉頸’。流體流過時，由于管子截面縮小，流速增大而壓強降低。喉頸截面最小，所以流速最大而壓強最小。這種管子被稱為‘文丘里管’，簡稱‘文氏管’。”

圖1 文丘里管示意圖

但是，上述爭辯直至該案被駁回，審查員始終認為:“對比文件1中公開了本發(fā)明的絕大多數(shù)特征，雖然沒有記載‘文丘里效應’這幾個字，但其連續(xù)系統(tǒng)的結構客觀上產生了此效應，因為對比文件1公開了通過使用管狀原件和T-接頭/Y-接頭（參見對比文件1的圖λ），并且控制管狀原件的內徑及長度在一定范圍內，可以很好地幫助溶液混合均勻，而不受剪切力的影響（對比文件1的第δ段）。因此，文丘里效應是對比文件1隱含公開的內容。”

審查員還特別指出:“對比文件1的第ε段對于這種能夠實現(xiàn)上述文丘里效應并最終帶來不受剪切力影響的效果的連續(xù)系統(tǒng)的結構也有詳細描述”。而對比文件1的第ε段也的確記載著:“… To facilitate rapid homogenization,the inner diameter of the tubing has to be reduced (2-8 mm) (Reference 1) …（為了輔助快速混勻，管內徑需要縮減（2～8mm）（引文1））?！?/p>

審查員還基于“百度百科”中對于“文丘里效應”的定義（“……是指在高速流動的流體附近會產生低壓，從而產生吸附作用”），說到:“只要有低壓產生吸附作用就會呈現(xiàn)文氏效應，并非一定要求管道直徑減小后再變回原來的直徑（因為在之前的意見陳述書中曾爭辯‘單純的管徑縮小不能產生文丘里效應’）。另外，只要有吸附作用，即使不是文丘里效應，也會實現(xiàn)本申請最終的技術效果?！?/p>

顯然，當在駁回決定中看到上述這樣的意見時，對于絕大多數(shù)發(fā)明專利申請而言，其授權前景已然非常堪憂，因為至少從表面上看，對比文件1的確公開了太多此發(fā)明的特征。但是，這并非意味著此發(fā)明已真的窮途末路。

2.絕地反擊

首先，對比文件1的第ε段關于“管徑縮小”的教導是一個似是而非的教導。

具體而言，讓我們回頭再來仔細看看對比文件1的第ε段提到的:“… To facilitate rapid homogenization, the inner diameter of the tubing has to be reduced (2-8 mm) (Reference 1)…（為了輔助快速混勻，管內徑需要縮減（2～8mm）（引文1））”。需要格外注意的是，這句看似是最不利于此專利申請的教導其實并非對比文件1的原創(chuàng)，而是摘自對比文件1的“引文1”。

另外，引文1的第Y段還說到:“好ましくは、管は小さい內徑を有し（管具有小的內徑）、そのため、混合物はほとんど即座に、分離した液體の割れ目を生成せずに均質液を生成する?！话悚?、1cm又は好ましくはそれ未満のオーダーの直徑が該定義を満たし、2～8mmの直徑が好ましい?！?/p>

而且，從引文1的表1（見表1）中給出的數(shù)據來看，也不存在同一管中的管徑變化。

表1 引文1中的表1

引文1中的表1顯示通過堿裂解技術得到均質細菌裂解物的實驗條件。

顯然，對比文件1中的該摘自引文1的句子:“…the inner diameter of the tubing has to be reduced（2-8 mm）”并非是指在一個連續(xù)管內直徑從原先的更大尺寸減小到2～8mm而形成喉管，而僅是指從之前采用粗管改用2～8mm的細管，但管全長無管徑變化。

不僅如此，引文1的第Z段還教導了引文1的圖1（見圖2）中公開的設備中管3、管5和管7的內徑，其中管3是2.06mm，管5是3.17mm，管7是7mm。

圖2 引文1中的圖1

引文1中的圖1顯示用于實施引文1中公開的方法的裝置的概略圖。

從引文1的圖1中可以看出，管3和管5匯合成管7。而從引文1的摘要中可知，管7正是用于混合細胞和裂解劑的管。但問題在于，無論是管3的內徑2.06mm、管5的內徑3.17mm，還是管3和管5的內徑之和5.23mm，均小于管7的內徑7mm。顯然，內徑不僅沒縮小，反而增大。

但是，只有管徑縮小而形成喉管才能產生文丘里效應，而像引文1中一樣管徑全長不變或增大是不可能產生文丘里效應的。

其次，對比文件1中采用的混合方式也與此發(fā)明中采用的混合方式不相同。

圖3是對比文件1的圖λ的局部放大圖。

圖3 對比文件1的圖λ的局部放大圖

對比文件1的圖λ顯示將堿裂解、中和及澄清反應器連續(xù)組合的裝置。

根據對比文件1的第ζ段的說明，細胞懸浮液和裂解溶液的混合液與中和溶液在上圖中的匯點④混合，并在之后的螺旋管⑤中進行中和反應。

結合圖3及對比文件1的第ζ段的上述說明，再看對比文件1的第δ段中的教導:“It was found that after connecting the streams of the pumped lysed cell solution with the stream of the pumped neutralization solution by a conventional T-connector, an especially designed tubing results in satisfactory mixing of the solutions and formation of compact voluminous flocks, which are not influenced by strong shear forces.”不難看出，對比文件1的第δ段中所說的“conventional T-connector（常規(guī)T接頭）”應是指對比文件1的圖λ中的匯點④，而其中的“especially designed tubing（特殊設計的管）”應是指對比文件1的圖λ中的螺旋管⑤。

審查員一直都將對比文件1的第δ段中的“satisfactory mixing of the solutions and formation of compact voluminous flocks, which are not influenced by strong shear forces”的技術效果歸功于“conventional T-connecto（r常規(guī)T接頭）”（即對比文件1的圖λ中的匯點④）的采用。但是，從對比文件1的第δ段的行文上來看，對比文件1的作者真正想表達的意思似乎是，上述技術效果應歸功于“especially designed tubing（特殊設計的管）（”即對比文件1的圖λ中的螺旋管⑤）的采用。

而重要的是，無論是上述匯點④，還是上述螺旋管⑤或是它們的組合都不屬于文丘里發(fā)管，從而也都無法產生文丘里效應。

總之，對比文件1不僅沒有提到“文丘里效應”這個術語本身，也完全沒有做到對于“文丘里效應”的隱含公開，因為通過深入閱讀對比文件1的引文1及深入分析對比文件1中教導的混合裝置后發(fā)現(xiàn)，對比文件1中提到的這些管道都不具備足以產生文丘里效應的結構（喉管），從而這樣的混合方式自然也不是利用文丘里效應的混合方式。所以，本領域技術人員不可能從對比文件1的真實教導內容中得到任何關于此發(fā)明中的利用文丘里管的混合方式的教導或啟示，更無從預料文丘里效應的應用使該技術方案達到的未曾預料到的技術效果，也即完全無法達到此發(fā)明。因此，此發(fā)明具備創(chuàng)造性。

幸運的是，審查員認可了上述的爭辯，不僅撤回了駁回決定，還很快就授予此發(fā)明專利權。

三、此案例對專利實務的啟示

此案例之所以能發(fā)生如上所述的180°大逆轉，正是歸功對于對比文件的仔細研讀。筆者相信，對對比文件的精準理解對于案情走向起到決定性作用的絕對不止上述案例一個，應該還有很多很多。

仔細想來，對比文件1第ε段中的那句“…the inner diameter of the tubing has to be reduced …（……管內徑需要縮減……”本身就是有歧義的，既可理解為同一個管內的管徑從大變??；也可理解為從之前采用粗管改用細管，但管全長無管徑變化。在這種情況下，如果放任該歧義不顧，勢必會導致對對比文件教導內容的模糊甚至錯誤的理解，而這甚至就有可能將本具有備創(chuàng)造性的發(fā)明誤判為沒有創(chuàng)造性而拒絕授予專利權。這時，即使審查員有可能誤將現(xiàn)有技術和此發(fā)明之間的區(qū)別特征表面化、片面化，割裂區(qū)別特征之間的內在聯(lián)系等，但專利代理人仍然要通過深入閱讀對比文件和此發(fā)明來還原真相，避免被假象所誤導，以盡全力維護申請人/發(fā)明人的權利。

所以，此案例所給出的一個最重要的啟示便是，即使對比文件中看似記載了某個技術方案/特征，但實際情況卻未必如此，只有對于對比文件進行深入閱讀才能最終得出正確結論。

四、結 語

對于上述案例而言，無論是審查員，還是專利代理人（或是申請人/發(fā)明人），在初期并未對于對比文件1第ε段中的那句至關重要的教導給予足夠多的重視，否則此案也不會一遍遍地被認為不具備創(chuàng)造性而直至被駁回，也不會到了駁回階段才垂死掙扎般地去深究對比文件1中的該句到底是什么意思。但是，這也不正是專利實務最真實的一面嗎？因為沒有誰是先知，更沒有誰是完美無缺的。試想，如果每個審查員都能一下子就準確無誤地理解專利申請文件和對比文件中的全部技術內容，申請人只要一一遵照審查員的意見修改專利申請文件（或甚至撤回專利申請）就可以了，自己都有可能完全勝任這樣的工作而未必會委托專業(yè)的專利代理人來幫其答復審查意見；反之，專利代理人也不容易做到一下子就準確無誤地理解專利申請文件和對比文件中的全部技術內容，否則也不會有甚至多個回合的審查/答復拉鋸戰(zhàn)。但是，無論是每一個具體案例、還是整個專利行業(yè)本身，不就是在這種博弈中逐步前行的嗎？

中國國際貿易促進委員會專利商標事務所。