史立紅，魏瑩菲，焦露露

(國家知識產(chǎn)權局專利局專利審查協(xié)作北京中心，北京 100160)

根據(jù)我國專利法的規(guī)定，在專利審查、復審等程序中，為了克服申請文件中存在的不能被授予專利權的缺陷或駁回決定/復審通知書中指出的缺陷，申請人可以對其申請文件進行修改，但是，相關的修改不能超出原說明書和權利要求書記載的范圍。而在專利申請文件的修改中，“具體放棄”是一種特殊的修改方式，主要出現(xiàn)在化學領域以及涉及數(shù)值范圍的修改，通常是采用否定性詞語或排除的方式來重新確定保護范圍，以滿足專利授權的要求。在案件的實際審查過程中，該類修改的應用越來越多樣化，對于法條理解的差異引起了較多的爭議，如何判斷否定/排除式修改是否屬于“具體放棄”式的修改以及判斷該修改是否可以接受已成為難點問題?；诖?，本文將結(jié)合相關的法律規(guī)定以及實際案例來談一談對“具體放棄”式修改的理解。

1 審查指南/操作規(guī)程的相關規(guī)定以及歐專局的原則

我國《專利審查指南2010(2019年修訂)》[1](以下簡稱審查指南)第二部分第八章5.2.3.3節(jié)記載了與具體放棄相關的內(nèi)容：在涉及數(shù)值范圍的修改時，如果在原說明書和權利要求書中沒有記載原數(shù)值范圍的其他中間數(shù)值，而鑒于對比文件公開的內(nèi)容影響發(fā)明的新穎性和創(chuàng)造性，或者鑒于取原數(shù)值范圍的某部分時發(fā)明不可能實施，申請人若采用具體“放棄”的修改方式從原數(shù)值范圍中排除該部分，這樣的修改是超范圍的，因而除非申請人能夠根據(jù)原申請文件的記載證明取被“放棄”的數(shù)值時，本發(fā)明不可實施，或者取經(jīng)“放棄”后的數(shù)值時，本發(fā)明具有新穎性和創(chuàng)造性，否則這樣的修改不能被允許。

歐專局[2-3]關于可允許的“具體放棄”修改包括：排除被抵觸申請公開的技術方案而使權利要求具備新穎性、排除偶然占先(即現(xiàn)有技術內(nèi)容與要求保護的發(fā)明技術領域相差很大)的公開而使權利要求具備新穎性、出于非技術原因排除不授予專利權的主題；關于不允許采用“具體放棄”進行修改的情形，也有明確說明：具體放棄的內(nèi)容不應超出使權利要求重新具有新穎性或出于非技術原因排除不授權主題的需要、與評價創(chuàng)造性或者充分公開相關的具體放棄增加的新的主題不符合EPC條約123(2)的規(guī)定、包括了具體放棄內(nèi)容的權利要求必須符合有關清楚和簡明的規(guī)定。

可見，我國審查指南對于“具體放棄”并沒有明確的定義，僅以涉及數(shù)值范圍的修改為例進行了說明，雖然《審查操作規(guī)程·實質(zhì)審查分冊》[4](以下簡稱操作規(guī)程)第八章9.3.9節(jié)中進一步聲明“允許從權利要求中排除不授予專利權的主題、排除抵觸申請的相關內(nèi)容以使權利要求具備新穎性、排除特定情況的現(xiàn)有技術而使權利要求具備新穎性，但如果所排除的現(xiàn)有技術可以評價本申請的創(chuàng)造性或者修改是為了克服原說明書沒有充分公開的缺陷，則不允許以具體放棄的方式進行修改”，與歐專局的相關規(guī)定具有部分相同之處，但實際的操作中仍會存在一定差異，例如歐專局指出“具體放棄的修改形式不能與評價創(chuàng)造性相關”，而我國審查指南與操作規(guī)程并未明確排除該修改方式在創(chuàng)造性評價中的使用。事實上，在案件審查過程中，很多時候申請人會對數(shù)值范圍以外的其他技術內(nèi)容進行“具體放棄”式修改，且相關修改往往是為了克服創(chuàng)造性缺陷[5]，對于該類案件，目前并沒有給出統(tǒng)一的審查標準，尤其是在化學領域，除常見的涉及數(shù)值范圍、“馬庫什”權利要求的“具體放棄”以外，還會面臨其他多方面的放棄式修改，包括組合物中組分的排除、工藝流程中步驟的刪減等，使得情況更加復雜化。下面以兩件化學領域的申請為例來淺談一下涉及創(chuàng)造性的具體放棄式修改。

2 案例分析

案例1：用于制備中鏈長度脂肪酸的三酸甘油酯的方法

該案駁回時針對的權利要求1為：一種用于制備中鏈長度脂肪酸的三酸甘油酯的方法，包括以下步驟：

(1)混合甘油與3摩爾當量或過量的所述中鏈長度脂肪酸，其中每個所述中鏈長度脂肪酸含有6至12個碳的鏈；

(2)使步驟(a)的混合物與二價或三價金屬陽離子催化劑反應；

(3)在160 ℃或更高的溫度下在部分真空下加熱一段足以形成所述三酸甘油酯的時間，其中所述部分真空為1 mmHg至20 mmHg。

權利要求25為：根據(jù)權利要求1至24任一項所述的方法，其中所述方法排除柱色譜或蒸餾。

審查員以部分權利要求相對于對比文件1和2不具備創(chuàng)造性為由駁回了該申請，同時在其他說明中指出：權利要求25中以“所述方法排除柱色譜或蒸餾”這樣排除式撰寫的技術方案超出了原說明書和權利要求書記載的范圍。

進入復審階段時，復審請求人將權利要求1步驟(c)中“在160 ℃或更高的溫度下”修改為“在160～180 ℃的溫度下”，同時將權利要求25的技術特征“其中所述方法排除柱色譜或蒸餾”增加至權利要求1中。復審合議組經(jīng)審查后，認為：本申請說明書第2頁記載了“已知技術獲得的三酸甘油酯的低純度使得有必要進行脫色和層析純化/蒸餾，這使得難以進行大規(guī)模的合成。一般來講，由于不完全酯化以及在后處理和純化期間的產(chǎn)物損失，通過這些已知技術獲得的產(chǎn)率和純度不會超過75%”，說明書第9～10頁記載了“已令人驚訝地發(fā)現(xiàn)，當將甘油與中鏈脂肪酸混合并在部分真空下在存在金屬氧化物或氯化物的情況下加熱時，在通過乙醇沉淀后，以高產(chǎn)率和純度獲得了三酸甘油酯產(chǎn)物。該高產(chǎn)率和純度克服了與通過柱層析/蒸餾進行大規(guī)模純化相關的困難”?？梢姡旧暾埖哪康脑谟诳朔F(xiàn)有技術中層析純化或蒸餾等后處理方式不易大規(guī)模合成的缺陷，且說明書中的具體實施方式也未采用柱色譜或蒸餾的方式進行純化后處理，因而可以直接地、毫無疑義地確定，本申請的方法不使用“柱色譜或蒸餾”的方法進行純化。關于修改后的權利要求1中增加的“所述方法排除柱色譜或蒸餾”，其雖然使用了排除式的撰寫方式，但所排除的內(nèi)容在說明書中記載為本申請需要改進的現(xiàn)有技術手段，即其排除的部分在說明書中有相關記載，并非從權利要求范圍中刪除原申請文件未公開的內(nèi)容，因此不屬于審查指南與操作規(guī)程上提及的“具體放棄”的修改方式，更無需從修改后的權利要求是否克服了新穎性和創(chuàng)造性的角度來考慮該修改是否超范圍。

案例2：一種制備粉煤灰基脫硝催化劑的方法

原權利要求1的方法步驟包括：

(1)將粉煤灰和酸液進行混合溶解，并進行過濾得到除鐵液和除鐵粉煤灰；

(2)將所述除鐵粉煤灰和堿液進行堿溶反應，并進行過濾得到脫硅液；

(3)將所述脫硅液與聚環(huán)氧乙烷-聚環(huán)氧丙烷-聚環(huán)氧乙烷三嵌段共聚物進行混合配制，并進行pH調(diào)節(jié)為酸性得到合成母液；

(4)將所述合成母液放入高壓釜內(nèi)，在加熱、加壓條件下進行水熱晶化反應，得到SBA-15介孔分子篩；

(5)用硝酸鈷溶液和所述除鐵液浸漬所述SBA-15介孔分子篩，并經(jīng)乙醇旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)得到脫硝催化劑。

該案的發(fā)明構思是通過堿溶反應和水熱晶化反應相結(jié)合，制得具有微孔、介孔雙孔結(jié)構的SBA-15介孔分子篩，進一步負載活性組分獲得脫硝催化劑。

審查員采用對比文件1和2結(jié)合評述了權利要求1不具備創(chuàng)造性，其中對比文件2教導了可通過堿溶反應、水熱晶化并老化制備介孔SBA-15。申請人對權利要求進行修改，將特征“所述水熱晶化反應結(jié)束后，不進行老化”增加至權利要求1的步驟(4)中。

而事實上，本申請原權利要求書及說明書實施例的具體技術方案并未記載步驟(4)的水熱晶化后是否進行了“老化”，說明書中包括背景技術在內(nèi)的其它部分也未提及水熱晶化后進行“老化”可能存在的缺陷或不進行“老化”會帶來的改進效果，即：從解決的技術問題、獲得的技術效果上同樣無法排除“老化”這一步驟的存在。對于化學領域而言，在產(chǎn)品的合成過程中，可能包含多個復雜繁瑣的操作工藝，例如試劑的稱量、溶液的配制、物料的轉(zhuǎn)移、反應物的混合、靜置/老化、產(chǎn)物的分離、洗滌、晾置、加熱、冷卻等等步驟，申請人在撰寫專利申請文件時，根據(jù)撰寫經(jīng)驗以及書寫習慣的不同，可能只會將與技術問題/技術效果相關的主要步驟涵蓋其中，而省略一些常規(guī)的操作手段，即使是方案較為詳細的說明書實施例，也并非都會詳細記載實驗操作的每一個步驟。即：對于涉及工藝方法的技術方案而言，某操作步驟未明確記載于其中并不意味著該步驟必然能夠排除掉，這需要從發(fā)明的整體構思出發(fā)判斷。具體到該案例，原權利要求書、說明書發(fā)明內(nèi)容及實施例的技術方案并未記載是否包含“老化”步驟，結(jié)合說明書的背景技術/技術問題/技術效果等內(nèi)容，也無法直接地、毫無疑義地排除該步驟的存在，在權利要求1中增加“所述水熱晶化反應結(jié)束后，不進行老化”相當于排除了原申請文件未記載的內(nèi)容，屬于“具體放棄”式修改。

很明顯，包含了被“放棄”部分的原技術方案并不存在不能實施的問題，即申請人所進行的具體放棄式修改并不是用于克服公開不充分的缺陷，此時，需要結(jié)合創(chuàng)造性的評價標準來判斷該修改是否可允許。申請人認為：由本申請表2中實施例與對比例的測試數(shù)據(jù)可見，包含有“靜置老化”步驟的對比例2合成的介孔分子篩無微孔，不具有本申請的雙孔結(jié)構，與本申請對比例2類似，對比文件2的技術方案中也進行了“老化”操作，因此，對比文件2沒有教導在制備分子篩時水熱晶化后省略老化操作可以得到具有微孔、介孔雙孔結(jié)構的SBA-15分子篩。然而，經(jīng)過分析對比可知，雖然本申請對比例2中采用了“老化”手段，但其整體方案與實施例/對比文件2相比并不僅在于增加了“老化”步驟，更重要的區(qū)別在于未采用實施例及對比文件2中“堿溶反應+水熱晶化”的組合，對比例2僅是通過“堿溶反應+烘箱中靜置老化”來制得產(chǎn)物，該產(chǎn)物中微孔的缺失主因在于缺少“水熱晶化”這一關鍵步驟，并非是因為進行了“老化”所導致?！袄匣笔潜绢I域進行該類實驗時常用的操作步驟，它具有去除產(chǎn)品中包藏的雜質(zhì)、使晶粒長大、獲得所需晶型等多方面作用，本領域技術人員可根據(jù)實際需要決定是否省略“老化”步驟。因此，修改后的權利要求1中限定“水熱晶化后不進行老化”也并未給該技術方案帶來創(chuàng)造性，這樣的“具體放棄”修改方式是不能允許的，屬于修改超范圍。

3 結(jié) 語

對于權利要求中以排除/否定等撰寫方式進行的修改，需要先判斷其是否屬于審查指南及操作規(guī)程中規(guī)定的“具體放棄”式修改，如果該排除/否定的內(nèi)容已明確記載在原申請文件中，或者可由原申請文件記載的內(nèi)容直接地、毫無意義地確定出來，則該修改是可以接受的，不應再從新穎性/創(chuàng)造性的角度來判斷其是否修改超范圍。

為克服創(chuàng)造性缺陷而進行的“具體放棄”修改，雖然不屬于我國審查指南明確認定不允許的情形，但實際的操作中，該方式往往是難以接受的，原因在于，它需要滿足“修改后的技術方案克服了創(chuàng)造性缺陷”這一條件。然而，不同于“偶然占先”破壞新穎性的情形，對于創(chuàng)造性的評價，審查員通常會選擇技術領域、發(fā)明構思等與本申請相近的文獻作為對比文件，“具體放棄”修改后的技術方案與原始請求保護的技術方案必然都包含了原申請文件記載的主要構思，兩者技術方案一般不會存在實質(zhì)性的差異，這種情況下，因?qū)Ρ任募呀?jīng)公開或啟示了原申請文件中認定為作出技術貢獻的內(nèi)容，放棄式修改后的方案應當也能在該對比文件的啟示下獲得，依然不具備創(chuàng)造性，除非能夠證明修改后的技術方案相對于現(xiàn)有技術產(chǎn)生了預料不到的技術效果，而這顯然更加具有難度。

最后，本文認為，當對于權利要求的修改不僅包括“具體放棄”式修改，還同時涉及普通方式的修改時，即使修改后的權利要求整體上相對于對比文件具備創(chuàng)造性，也需要進一步判斷該創(chuàng)造性缺陷的克服是否與“具體放棄”式修改密切相關，如果該技術方案是因進行了其它內(nèi)容的修改而具有了非顯而易見性或取得了預料不到的技術效果，進而具備了創(chuàng)造性，則未作出技術貢獻的“具體放棄”式修改仍然是不能被接受的。