張小號

(西安外國語大學 高級翻譯學院，陜西 西安 710128)

一、問題的提出

知識產(chǎn)權(quán)訴訟威脅，或曰知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)警告，是指知識產(chǎn)權(quán)人通過向潛在侵權(quán)人和/或利害關(guān)系人(如零售商、供貨商、客戶)寄送警告函、律師函或發(fā)布公告等方式，通告權(quán)利內(nèi)容、侵權(quán)事實與起訴意愿，以期查明和制止侵權(quán)的行為。知識產(chǎn)權(quán)訴訟威脅是一把雙刃劍，作為一種自力糾紛解決機制，它在應(yīng)對知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)方面有著無與倫比的優(yōu)勢：不僅效率高、成本低[1]，有利于減輕審判部門的壓力，而且注重“和為貴”的精神，傳承了和諧的傳統(tǒng)人文價值理念[2]。但惡意發(fā)送訴訟威脅有四宗罪：侵害了相對人與利害關(guān)系人的合法權(quán)益[3]，危害了交易安全[4]，悖逆了知識產(chǎn)權(quán)制度激勵創(chuàng)新的初衷，由此引發(fā)的訴訟吞噬著寶貴的司法資源。

實踐中，一些知識產(chǎn)權(quán)人在發(fā)現(xiàn)侵權(quán)后無視訴訟威脅這一自力糾紛解決機制，避簡就繁，動輒到法院起訴維權(quán)，一些法官對此類做法雖有著明顯的厭惡，但也無可奈何，惡意發(fā)送訴訟威脅現(xiàn)象頻發(fā)。究其根源，在于立法對知識產(chǎn)權(quán)訴訟威脅這個復(fù)雜新問題的規(guī)制的不足。以英國和澳大利亞為代表的英美法國家經(jīng)過近一個半世紀的探索后，在立法規(guī)制知識產(chǎn)權(quán)訴訟威脅的宏觀體例和具體措施方面取得了令人矚目的成就。

我國一貫重視域外先進立法經(jīng)驗?！秶抑R產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要》提出要“加強國際和區(qū)域知識產(chǎn)權(quán)信息資源及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與利用的交流合作”。中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳在2019年11月《關(guān)于強化知識產(chǎn)權(quán)保護的意見》中，要求“建立國外知識產(chǎn)權(quán)法律修改變化動態(tài)跟蹤機制”?！吨R產(chǎn)權(quán)強國建設(shè)綱要(2021—2035年)》中“完善知識產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)規(guī)章”目標的實現(xiàn)，也離不開對域外先進經(jīng)驗的批判借鑒。與此同時，我國提出要深入推進和完善矛盾糾紛多元化解決機制，這“是實現(xiàn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重要內(nèi)容，是促進社會公平正義、維護社會和諧穩(wěn)定的必然要求”[5]。習近平總書記在2019年年初中央政法工作會議上還要求“把非訴訟糾紛解決機制挺在前面”，這一指示回答了如何推進社會治理現(xiàn)代化、如何定位司法功能和各類糾紛解決組織功能等重大問題[6]。我國目前的知識產(chǎn)權(quán)案件數(shù)量急劇增長、人案矛盾日益加劇、疑難案件增多，并且消耗的時間驚人[7]。在此背景下，建設(shè)訴訟威脅或者侵權(quán)警告這類非訴訟的知識產(chǎn)權(quán)糾紛解決機制至關(guān)重要[8]。因此，跟蹤相關(guān)國家本主題立法現(xiàn)狀與修改變化的動態(tài)，具有重要的理論和現(xiàn)實意義。

二、立法規(guī)制訴訟威脅的進路：由反不正當競爭法轉(zhuǎn)向知識產(chǎn)權(quán)法

1.《巴黎公約》中的反不正當競爭義務(wù)

《巴黎公約》于1900年修訂時新加了第10條之2和之3，要求聯(lián)盟各成員國打擊不正當競爭行為，并將“不正當競爭行為”定義為“工商業(yè)事務(wù)中違反誠實習慣做法的競爭行為”。為進一步明晰“不正當競爭行為”的含義，第10條之2第(3)款列舉了三項具體行為，包括“在商業(yè)經(jīng)營過程中，損害競爭者的企業(yè)、商品或工商業(yè)活動信譽的虛假指控”。顯然，惡意訴訟威脅中對相對人的產(chǎn)品或服務(wù)侵犯知識產(chǎn)權(quán)的虛假指控會損害競爭對手的商業(yè)信譽，當屬于《巴黎公約》第10條之2所稱之不正當競爭行為。

第10條之3要求各成員國確保聯(lián)盟其他國家國民獲得有效制止第10條之2所述行為的適當?shù)姆删葷?。根?jù)《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約實施指南》，保障成員國國民的法律救濟是指成員國在國內(nèi)立法上的作為。因此，對于《巴黎公約》成員國而言，在立法中規(guī)制知識產(chǎn)權(quán)訴訟威脅，是為了切實履行《巴黎公約》施加的義務(wù)[9]12。相對人認為訴訟威脅是惡意訴訟威脅、侵犯自身合法權(quán)益的，可以依據(jù)反不正當競爭法，追究訴訟威脅方諸如商業(yè)詆毀的責任。

2.反不正當競爭法應(yīng)對惡意知識產(chǎn)權(quán)訴訟威脅的局限性

依賴反不正當競爭法規(guī)制知識產(chǎn)權(quán)訴訟威脅有其固有的局限性。

首先，在反不正當競爭法對正當利用訴訟威脅處理知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)糾紛缺乏引導(dǎo)作用。畢竟，正如我國《反不正當競爭法》第1條規(guī)定的，反不正當競爭法的直接立法目的是通過“制止不正當競爭行為”來“保護經(jīng)營者和消費者的合法權(quán)益”。就知識產(chǎn)權(quán)訴訟威脅而言，反不正當競爭法只能做到在一定程度上防范訴訟威脅演變成知識產(chǎn)權(quán)人實施不正當競爭行為的工具，并未設(shè)計任何鼓勵和規(guī)范知識產(chǎn)權(quán)人通過訴訟威脅處理侵權(quán)糾紛的條款。之所以說是“在一定程度上”，是因為實現(xiàn)這一立法目的的前提是相對人或利害關(guān)系人收到訴訟威脅后沒有退縮就范，而且站出來，以不正當競爭為由起訴訴訟威脅方。

其次，就惡意訴訟威脅而言，反不正當競爭法既無力威懾惡意威脅方，也不能為相對人提供充分的救濟。由于反不正當競爭法缺乏認定惡意訴訟威脅的標準，同時又由于多數(shù)相對人畏懼知識產(chǎn)權(quán)訴訟的時間、經(jīng)濟成本以及可能喪失掉的商業(yè)機會，因此惡意威脅方并無多少忌憚[10]。畏懼知識產(chǎn)權(quán)訴訟的相對人往往選擇委曲求全，與惡意威脅方達成有利于后者的和解方案。即便是相對人提起了反不正當競爭訴訟并勝訴，在損失賠償方面，由于舉證難度大，損失難以獲得充分補償。即便是相對人挺身而出，所引發(fā)的訴訟也會進一步加重法院的負擔。

最后，反不正當競爭法雖然可以為知識產(chǎn)權(quán)制度提供兜底性的保護與救濟，但就規(guī)制知識產(chǎn)權(quán)訴訟威脅而言，缺乏對不同客體的細致認識，所提供的保護與救濟多為粗線條設(shè)計，與具體的知識產(chǎn)權(quán)客體貼合度不夠。

3.在知識產(chǎn)權(quán)法中構(gòu)建規(guī)制訴訟威脅的生態(tài)系統(tǒng)

鑒于反不正當競爭法規(guī)制知識產(chǎn)權(quán)訴訟威脅的不足，一些英美法國家除了在反不正當競爭法中執(zhí)行《巴黎公約》規(guī)定的義務(wù)，還嘗試在知識產(chǎn)權(quán)法案中開辟規(guī)制訴訟威脅的新戰(zhàn)場，大幅提升了相關(guān)規(guī)制措施的針對性。表1對比展示了代表性國家在知識產(chǎn)權(quán)法案中規(guī)制訴訟威脅的立法現(xiàn)狀。

表1 代表性國家規(guī)制訴訟威脅的知識產(chǎn)權(quán)法案現(xiàn)狀

不過，由于《巴黎公約》第10條之2和之3偏原則性規(guī)定，加之知識產(chǎn)權(quán)訴訟威脅問題本身的復(fù)雜性，并且由于各國對立法規(guī)制該問題的重視程度各不相同，導(dǎo)致代表性國家規(guī)制該行為立法的成熟程度也不相同，梯隊差異明顯。澳大利亞是當之無愧的第一梯隊成員，該國聯(lián)邦議會頒布的知識產(chǎn)權(quán)法案中有六部包含了訴訟威脅條款或章節(jié)，分別為1968年《版權(quán)法案》、1990年《專利法案》、1995年《商標法案》、2003年《外觀設(shè)計法案》、1994年《植物品種培育者權(quán)利法案》和1989年《集成電路布圖設(shè)計法案》。盡管在英國只有《專利法案》《版權(quán)、外觀設(shè)計和專利法案》和《商標法案》等知識產(chǎn)權(quán)法案(不包含《版權(quán)法案》)規(guī)定了訴訟威脅相關(guān)內(nèi)容，但在立法進路上的創(chuàng)新以及具體規(guī)制措施的系統(tǒng)性，也使得英國躋身第一梯隊。

三、由分散型規(guī)制模式趨向統(tǒng)一的立法進路

1.傳統(tǒng)的分散型立法模式

如何針對不同知識產(chǎn)權(quán)客體解決相同的問題，這是立法者在知識產(chǎn)權(quán)法案中規(guī)制訴訟威脅面臨的第一大難題，畢竟“知識產(chǎn)權(quán)法只是松散的法律集群”[11]，不同客體在權(quán)利獲取門檻、權(quán)利內(nèi)容、價值與利用方式、尤其是被用作發(fā)起惡意訴訟威脅工具的概率等方面差異巨大。也正是這一客觀原因，代表性國家無一例外是從一部知識產(chǎn)權(quán)法案開始嘗試規(guī)制針對一類客體發(fā)出的訴訟威脅，積攢經(jīng)驗后推廣至其他知識產(chǎn)權(quán)法，然后再積攢經(jīng)驗反哺、完善較早立法。這就是所謂的分散型立法模式。例如，英國最早是從專利法開始，澳大利亞最早規(guī)制訴訟威脅的知識產(chǎn)權(quán)法案是《版權(quán)法案》?！栋鏅?quán)法案》所確立的訴訟威脅定義、惡意訴訟威脅維權(quán)渠道與救濟方式、訴訟威脅方免責和專業(yè)服務(wù)提供者保護等規(guī)則，已成為澳大利亞六部涉及訴訟威脅的知識產(chǎn)權(quán)法案的標配。

分散型立法模式有其優(yōu)點：是一種穩(wěn)中求進的立法模式，整個過程不會出現(xiàn)大的風險。但它是立法規(guī)制訴訟威脅的初始和主流模式，其缺點也非常突出。缺點一：單部法案修訂進度緩慢，完成修訂全部知識產(chǎn)權(quán)法案的戰(zhàn)線太長。澳大利亞《版權(quán)法案》的最后一次修訂發(fā)生在2006年，距今已十幾年之久?？紤]到所有知識產(chǎn)權(quán)法案都面臨著類似的修訂需求，可以想象在每部知識產(chǎn)權(quán)法案中重復(fù)解決相同問題的成本有多驚人。缺點二：由于不同法案修訂步伐不統(tǒng)一，難免會出現(xiàn)不同知識產(chǎn)權(quán)法案就同一問題是否有規(guī)制措施，以及規(guī)制措施成熟程度不統(tǒng)一的現(xiàn)象[12]33。一個典型事例是，由于澳大利亞目前只有《植物品種培育者權(quán)利法案》和《外觀設(shè)計法案》確立了惡意訴訟威脅的懲罰性賠償規(guī)則，這意味著，如果有人以專利權(quán)被侵犯為由、惡意發(fā)出訴訟威脅的，受損害方只能期待法院支持其補償損失的主張，無法期待法院對惡意威脅方進行懲罰，因為懲罰性賠償規(guī)則在澳大利亞專利法中是缺失的。問題更突出的是愛爾蘭：一方面，愛爾蘭只有《商標法案》《專利法案》和《工業(yè)品外觀設(shè)計法案》涉及訴訟威脅；另一方面，三部知識產(chǎn)權(quán)法案規(guī)則差異化現(xiàn)象嚴重。例如，關(guān)于不可起訴的訴訟威脅，愛爾蘭《專利法案》在修訂后擴大到兩類，但另兩部知識產(chǎn)權(quán)法案因為沒有及時修訂，依然只規(guī)定了一類。

2.立法進路的新趨勢——統(tǒng)一修訂模式

統(tǒng)一修訂模式代表國家是英國，確切地說，是2017年之后的英國。英國雖然比澳大利亞更早嘗試在知識產(chǎn)權(quán)法案中規(guī)制訴訟威脅，重視程度相比澳大利亞也是有過之而無不及，但在本質(zhì)上，2017年之前的英國與澳大利亞并無差異，都采用了分散型立法規(guī)制模式。

以英國為唯一代表的統(tǒng)一修訂模式是立法規(guī)制訴訟威脅進路的全新嘗試。英國法律委員會在評估已有應(yīng)對專利、商標和外觀設(shè)計惡意訴訟威脅的立法后，既沒有選擇制定全新的專門法案，也放棄了逐個修訂已有知識產(chǎn)權(quán)法案的傳統(tǒng)，而是在2017年頒布《知識產(chǎn)權(quán)(惡意威脅)法案》，實現(xiàn)對《專利法》《版權(quán)、外觀設(shè)計和專利法案》和《商標法案》等法案的統(tǒng)一修訂。新法案針對專利、商標和工業(yè)品外觀設(shè)計一次性、統(tǒng)一確立了訴訟威脅的概念、可起訴的訴訟威脅、允許的通告、救濟措施與抗辯事由及專業(yè)服務(wù)提供者免責五方面內(nèi)容。

統(tǒng)一修訂模式的顯著優(yōu)點有：一是效率高。一次統(tǒng)一修訂便可以完成澳大利亞分散型立法模式幾十年無法完成的任務(wù)。二是統(tǒng)一性得到了充分保障?！吨R產(chǎn)權(quán)(惡意威脅)法案》在體例上是針對多部知識產(chǎn)權(quán)法案的統(tǒng)一修訂，在內(nèi)容上為不同客體確立了五個方面的統(tǒng)一規(guī)則。這次統(tǒng)一修訂是以一部完整法案的形式呈現(xiàn)，但具體到特定客體的內(nèi)容又以不同的條款編號同時出現(xiàn)在《知識產(chǎn)權(quán)(惡意威脅)法案》和被修訂的知識產(chǎn)權(quán)法案中。例如，《知識產(chǎn)權(quán)(惡意威脅)法案》第1條為“專利”，相關(guān)內(nèi)容成為現(xiàn)行專利法(1977年《專利法案》)的第70條、第70A條至第70F條共七條內(nèi)容，在《知識產(chǎn)權(quán)(惡意威脅)法案》第1條之下也是按照70條、第70A條至第70F條進行編號。三是去繁就簡，優(yōu)化了規(guī)制措施。在頒布《知識產(chǎn)權(quán)(惡意威脅)法案》之前，英國在很多知識產(chǎn)權(quán)法案、尤其是《專利法案》中反復(fù)對同一個規(guī)則進行修訂，修訂的過程一般是增加款項的過程，結(jié)果導(dǎo)致相關(guān)條款異常臃腫?！秾＠ò浮吩诟鶕?jù)《知識產(chǎn)權(quán)(惡意威脅)法案》修訂前，第70條“惡意威脅的救濟”長達575個單詞，內(nèi)容繁瑣異常，并且不同款、項間的邏輯關(guān)系非常隱晦。經(jīng)《知識產(chǎn)權(quán)(惡意威脅)法案》修訂后，《專利法案》對應(yīng)的救濟條款縮減至115個單詞，三種救濟方式清晰明了，且與《版權(quán)、外觀設(shè)計和專利法案》和《商標法案》中的救濟規(guī)則完全相同。四是相比較制定一部全新的專門法案而言，統(tǒng)一修訂模式最大化地降低了法官、專業(yè)服務(wù)提供者和普通民眾接受和遵從的成本。英國法律委員會在論證為什么要出臺一部統(tǒng)一修訂法案而非全新的專門法案時，如是解釋道：沿用現(xiàn)有做法對于那些不熟悉知識產(chǎn)權(quán)法和惡意訴訟威脅法的人來說更容易。而如果要制定新的專門法案，很可能專門法案會被這一群體忽略。對于那些熟悉本領(lǐng)域的人來說，延續(xù)現(xiàn)有做法也是有意義的。專利、商標和外觀設(shè)計相關(guān)的法案，已經(jīng)就與惡意訴訟威脅相關(guān)的權(quán)利提供了一攬子方案。我們并不想制定一部全新法案來擾亂這一秩序[12]。

四、具體規(guī)制措施上的守正與出新

立法規(guī)制知識產(chǎn)權(quán)訴訟威脅是一個復(fù)雜的系統(tǒng)工程。這不僅是因為要顧及多類客體，在內(nèi)容上同時牽涉到知識產(chǎn)權(quán)、反不正當競爭和民事訴訟，而且還需要服務(wù)引導(dǎo)知識產(chǎn)權(quán)人利用訴訟威脅和遏制惡意發(fā)送訴訟威脅的雙重目的。經(jīng)過長期摸索后，代表性國家的立法者在辯證認識訴訟威脅功能與風險的基礎(chǔ)上，遵循利益平衡原則，秉承雙重價值目標，不但構(gòu)建了穩(wěn)定的立法生態(tài)系統(tǒng)，而且在堅持守正的基礎(chǔ)上力求出新。

1.穩(wěn)定立法生態(tài)系統(tǒng)的形成

從英國1883年頒布《專利、外觀設(shè)計和商標法案》(作為對Halsey v Brotherhood (1881)案的回應(yīng))開始至今，代表性國家已經(jīng)就如何在知識產(chǎn)權(quán)法案中規(guī)制訴訟威脅進行了近一個半世紀的探索。目前，代表性國家已經(jīng)形成了經(jīng)得起實踐檢驗的立法生態(tài)系統(tǒng)，共包含六個主要方面的內(nèi)容(圖1)。

圖1 規(guī)制知識產(chǎn)權(quán)訴訟威脅的立法生態(tài)系統(tǒng)

(1)通告：訴訟威脅與權(quán)利告知行為。立法者首先將知識產(chǎn)權(quán)人向潛在侵權(quán)人或利害關(guān)系人發(fā)出的通告溝通行為區(qū)分識別為兩大類：訴訟威脅與正當?shù)臋?quán)利告知(英國法稱之為“允許的通告”，澳大利亞法稱之為“權(quán)利告知聲明”)。正當?shù)臋?quán)利告知沒有威脅起訴之意，也就不可能構(gòu)成惡意訴訟威脅。澳大利亞《專利法案》第131條規(guī)定：“僅僅是告知存在一項專利權(quán)或已提出一項專利申請的聲明，不構(gòu)成本法第128條所稱之訴訟威脅。”

至于哪些通告構(gòu)成訴訟威脅，英國《專利法案》提供了最清晰的答案。該法案第70條第1款規(guī)定，在相對人看來，如果通告中同時包含下述信息，可認定為訴訟威脅：(a)通告存在一項專利；(b)告知對方專利權(quán)人欲在聯(lián)合王國或境外就以下行為提起專利侵權(quán)訴訟的意愿：已在聯(lián)合王國實施的行為；或準備在聯(lián)合王國實施的行為。

“訴訟威脅”應(yīng)同時具備的這兩個要件是否成就，均是站在相對人的立場上來判定。具體來說，如果作為理性人的“相對人”認識到訴訟威脅方有意起訴專利侵權(quán)，便可認定收到了訴訟威脅[13]。

(2)訴訟威脅：可起訴與不可起訴。即便是收到訴訟威脅，相對人也并非總是可以起訴反擊。代表性國家的立法嚴格區(qū)分“可起訴的訴訟威脅”和“不可起訴的訴訟威脅”——訴訟威脅必須首先是“可起訴的訴訟威脅”，相對人與利害關(guān)系人方可起訴。

英國《專利法案》第70A條規(guī)定了以下不可起訴情形：(a)指責實施或準備實施制造、進口專利產(chǎn)品或使用專利方法等行為的訴訟威脅；(b)針對首要實施者發(fā)出的訴訟威脅。

專利的“首要實施者”是指以制造或進口等方式直接實施專利者。實踐中，有些首要實施者除了制造、進口專利產(chǎn)品或使用專利方法，還可能實施了其他行為。例如，在CavityTraysLtdvRMCPanelProductsLtd(1996)案中，首要實施者除涉嫌制造專利侵權(quán)產(chǎn)品外，還實施了許諾銷售(在本案中為促銷商品)和銷售侵權(quán)產(chǎn)品等行為。明確發(fā)送給首要實施者的訴訟威脅也不可訴，進一步擴大了不可起訴情形的外延。

規(guī)定上述兩類訴訟威脅不可起訴的原因是英美法國家視訴權(quán)高于自由競爭權(quán)，繼而將訴權(quán)列為法律優(yōu)先保護的對象。訴訟威脅沒有達到預(yù)期效果的，立法又禁止相對人起訴訴訟威脅方，那么知識產(chǎn)權(quán)人就可以不受干擾地提起侵權(quán)訴訟[14]，通過司法途徑追究侵權(quán)人的責任。

(3)當然惡意與潛在惡意的訴訟威脅。與英國法區(qū)分訴訟威脅可否起訴同具新意的是澳大利亞知識產(chǎn)權(quán)法案規(guī)定了幾種當然惡意的訴訟威脅。

澳大利亞《專利法案》將專利分為“標準專利”和“創(chuàng)新專利”。創(chuàng)新專利與我國的實用新型專利頗有些相似。就訴訟威脅而言，創(chuàng)新專利與標準專利最大的區(qū)別有兩點：一是授權(quán)門檻低；二是授權(quán)周期短，創(chuàng)新專利申請?zhí)岢龊笠粋€月內(nèi)便可獲得授權(quán)，而標準專利可能需要等待長達六個月至數(shù)年之久[15]。這就注定了創(chuàng)新專利質(zhì)量普遍較差，本身的價值并不高，易成為發(fā)動惡意訴訟威脅的工具。為此，《專利法案》第129A條規(guī)定，“某些訴訟威脅總是不具有正當性”：(a)已提出創(chuàng)新專利申請，但尚未獲得授權(quán)的；(b)創(chuàng)新專利已獲授權(quán)，但尚未進行實質(zhì)審查的。

在這些情況下，創(chuàng)新專利申請人或?qū)＠麢?quán)人發(fā)出訴訟威脅的，法院一律定性為惡意訴訟威脅，然后應(yīng)受害人請求直接頒布救濟。

類似規(guī)定還出現(xiàn)在澳大利亞《外觀設(shè)計法案》中。根據(jù)該法案第77條：外觀設(shè)計權(quán)人未取得審查證書便發(fā)出侵權(quán)訴訟或類似程序威脅的，將直接認定為惡意訴訟威脅。

圈定幾類當然惡意的訴訟威脅，降低了相對人維權(quán)的難度，也減輕了法院處理因訴訟威脅所引發(fā)糾紛的工作負擔。除了當然惡意的訴訟威脅，其他均為潛在的惡意訴訟威脅。

(4)惡意訴訟威脅的救濟渠道和救濟措施。代表性國家一致將惡意訴訟威脅定性為一種侵權(quán)行為。對于非當然惡意的訴訟威脅，將由法院根據(jù)侵權(quán)法的一般規(guī)則判斷決定是否提供救濟。

在救濟措施上，代表性國家的立法也具有高度統(tǒng)一性。除不可起訴的訴訟威脅外，相對人認為利益受損的，可以以侵權(quán)為由將訴訟威脅方起訴到法院，并期待獲得三種救濟措施：(1)禁令——禁止再次向相對人發(fā)出訴訟威脅，禁令可以是臨時性救濟，也可以是最終救濟；(2)關(guān)于訴訟威脅為惡意訴訟威脅、不具有正當性的宣告；(3)損失賠償，賠償額需符合侵權(quán)法中關(guān)于賠償范圍的合理預(yù)見標準。

(5)訴訟威脅方的安全港保護。如果訴訟威脅方確有初步證據(jù)證明其訴訟威脅針對的行為侵犯了知識產(chǎn)權(quán)，或準備實施的行為一旦實施將侵犯知識產(chǎn)權(quán)，那么，訴訟威脅方不應(yīng)被追究責任。代表性國家的知識產(chǎn)權(quán)法案中普遍確立了正當性抗辯作為訴訟威脅方的安全港。根據(jù)澳大利亞《版權(quán)法案》第202條第1款：“……訴訟威脅方能證明其針對的行為侵犯了(或一旦實施將侵犯)版權(quán)的，不承擔責任?！卑踩郾Ｗo的價值在于降低了知識產(chǎn)權(quán)人通過訴訟威脅處理知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)糾紛的門檻和風險——知識產(chǎn)權(quán)人只要有初步證據(jù)證明相對人實施了或可能實施侵權(quán)行為便可以發(fā)出訴訟威脅，無需擔心因侵權(quán)事實未經(jīng)法院確認而被要求承擔責任。事實上，如果立法要求必須要在完全確認侵權(quán)事實后才能發(fā)出訴訟威脅(例如CQMS Pty Ltd v Bradken Resources Pty Limited(2016)案法官的主張)，訴訟威脅作為自力糾紛解決機制的價值必然將大打折扣。

除了正當性抗辯，英國《專利法案》第70C條還規(guī)定了合理措施抗辯——向從屬實施者(如產(chǎn)品的零售商、供貨商和客戶等)發(fā)出訴訟威脅者，如能證明在其采取合理措施后依然無法找到首要實施者，且在發(fā)出訴訟威脅之前或同時向從屬實施者通告了其為尋找首要實施者所已采取的措施，訴訟威脅方可以免責?？紤]到發(fā)送給零售商等從屬實施者的訴訟威脅要比發(fā)送給首要實施者的訴訟威脅更有效[16]202，合理措施抗辯進一步強化了對知識產(chǎn)權(quán)人的保護。

(6)專業(yè)服務(wù)提供者免責。由律師、專利代理人、商標代理人等專業(yè)服務(wù)提供者代表知識產(chǎn)權(quán)人發(fā)出訴訟威脅，有利于提高糾紛解決概率和效率，降低引發(fā)訴訟的風險。也正是基于這些考慮，澳大利亞《民事糾紛解決法案》第9條給律師強加了建議當事人采取包括訴訟威脅在內(nèi)的訴前真誠措施的義務(wù)。否則，律師將被要求承擔部分訴訟費用。

在知識產(chǎn)權(quán)訴訟威脅攻守過程中，專業(yè)服務(wù)提供者屬于高危群體：一方面，由于知識產(chǎn)權(quán)人常委托專業(yè)服務(wù)提供者發(fā)出訴訟威脅，后者因此經(jīng)常成為相對人起訴的對象；另一方面，相對人也常采用起訴專業(yè)服務(wù)提供者的策略，離間后者與知識產(chǎn)權(quán)人的關(guān)系[17]。鑒于此，有必要在立法中明確對專業(yè)服務(wù)提供者的執(zhí)業(yè)保護，打消執(zhí)業(yè)顧慮。英國《知識產(chǎn)權(quán)(惡意威脅)法案》改變了英國以往知識產(chǎn)權(quán)法案不保護專業(yè)服務(wù)提供者的狀況[18]，明確規(guī)定，滿足以下條件，專業(yè)服務(wù)提供者可免于承擔個人責任：以專業(yè)服務(wù)提供者身份提供服務(wù)，受監(jiān)管部門規(guī)范約束，系受人之托，并指明委托人身份。

以上六個方面構(gòu)成了代表性國家知識產(chǎn)權(quán)法案規(guī)制訴訟威脅的穩(wěn)定生態(tài)系統(tǒng)，其穩(wěn)定性源于知識產(chǎn)權(quán)法案中的訴訟威脅條款巧妙地處理了知識產(chǎn)權(quán)人、潛在侵權(quán)人和專業(yè)服務(wù)提供者三方之間的關(guān)系。對三方中的每一方而言，訴訟威脅條款既是權(quán)益的保障，又有對權(quán)益的限制。自2018年至今，由GOWLING WLG律師事務(wù)所發(fā)布的《英國年度專利案件報告》僅跟蹤錄得兩例因?qū)＠V訟威脅引發(fā)的訴訟(分別是Icescape v Ice-World案[19]與Warner-Lambert v Dr Reddy’s案[20])，直接印證了這一生態(tài)系統(tǒng)應(yīng)對訴訟威脅的有效性。與此同時，代表性國家還不斷出新，引領(lǐng)著規(guī)制知識產(chǎn)權(quán)訴訟威脅立法的新動向。

2.出新：創(chuàng)新性舉措

(1)引入懲罰性賠償規(guī)則。打擊惡意訴訟威脅的懲罰性賠償規(guī)定首次出現(xiàn)在加拿大的《商標法案》中。該法案第53.2條第(1)款禁止“做出旨在破壞競爭對手商譽、產(chǎn)品或服務(wù)的虛假或誤導(dǎo)性陳述”，并為受損害方提供“禁令、損害賠償或退還收益、懲罰性賠償”等救濟。不過，首次明確懲罰性賠償適用情形的法案卻是澳大利亞的《植物品種培育者權(quán)利法案》和《外觀設(shè)計法案》，懲罰性賠償條款是兩部法案于2018年修訂時新增加的內(nèi)容。具體而言，法院可以根據(jù)訴訟威脅的惡劣程度、阻止類似訴訟威脅的必要性、訴訟威脅方在發(fā)出訴訟威脅后實施的行為、訴訟威脅方因惡意訴訟威脅獲益等情況，決定是否增加惡意威脅方向受損害方支付的賠償金額。懲罰性賠償對于預(yù)防和制止極為惡劣的訴訟威脅來說非常有現(xiàn)實意義。

(2)確立行政程序先行規(guī)則。所謂行政程序先行規(guī)則，是指某些客體的知識產(chǎn)權(quán)人在運用訴訟威脅這一自力糾紛解決手段前，必須先按照要求前往知識產(chǎn)權(quán)行政部門辦理登記注冊或?qū)彶槭掷m(xù)，否則，所發(fā)出的訴訟威脅將被立法直接定性為惡意訴訟威脅。

前面分析的澳大利亞創(chuàng)新專利和外觀設(shè)計的審查要求，均是踐行行政程序先行規(guī)則的典型事例。類似的還有商標的注冊要求。與很多國家一樣，澳大利亞并不要求商標必須經(jīng)注冊才能使用。澳大利亞《商標法案》第124條“相同商標的在先使用”規(guī)定：如果在商標注冊申請?zhí)岢銮?，有人在相同和類似的商品或服?wù)上使用相同或者近似的未注冊商標，該種在先使用不構(gòu)成對在后注冊商標的侵犯。不過，澳大利亞立法對未注冊商標的保護明顯弱于注冊商標。就訴訟威脅而言，《商標法案》第129條第4款規(guī)定，如果商標為注冊商標，且相對人的行為構(gòu)成商標侵權(quán)，則法院不會支持相對人的主張。這表明，商標注冊要求是發(fā)出訴訟威脅的在先程序，否則知識產(chǎn)權(quán)人無法享有安全港保護，所發(fā)出的訴訟威脅將被定性為當然惡意的訴訟威脅。

登記注冊或?qū)彶榈刃姓绦虻淖饔檬窍蛏鐣娦舅綑?quán)的存在，劃定權(quán)利邊界，行政程序本身一定程度上也能避免部分侵權(quán)行為。另一方面，對于智力投入不高的成果，知識產(chǎn)權(quán)人不愿意辦理登記注冊或?qū)彶榈仁掷m(xù)便發(fā)出訴訟威脅的，法院將推定知識產(chǎn)權(quán)人發(fā)出訴訟威脅時具有主觀惡意，故而行政程序先行規(guī)則還可在一定程度上避免層次較低的智力成果淪為惡意訴訟威脅的工具。

(3)民事程序規(guī)則助力知識產(chǎn)權(quán)法案。除了被動期盼知識產(chǎn)權(quán)人通過訴訟威脅化解侵權(quán)糾紛外，少數(shù)國家在民事程序規(guī)則中開始嘗試將訴訟威脅作為提起包括知識產(chǎn)權(quán)在內(nèi)的侵權(quán)訴訟前置程序，以過濾和分流糾紛[21]，進一步強化了訴訟威脅作為自力糾紛解決機制的地位。德國《著作權(quán)與相關(guān)權(quán)法》第97A條要求，提起侵權(quán)訴訟前，知識產(chǎn)權(quán)人應(yīng)先向相對人發(fā)出警告，并給予相對人協(xié)商解決爭議的機會。英國《訴前行為與協(xié)議指南》(Practice Direction on Pre-action Conduct，PDPACP)，第3條指出，在啟動訴訟程序前，法院期待當事人已就“通過非訴訟途徑解決爭議”充分交換了意見，步驟包括“原告”向“被告”發(fā)函披露詳細的權(quán)利主張，具體有：主張權(quán)利的基礎(chǔ)、事實概要、原告期待從被告處獲得的救濟等。澳大利亞《民事糾紛解決法案》第6條要求原告起訴時提交“真誠措施聲明”，也從程序上確立了訴訟威脅作為知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟前置程序的規(guī)則。

三國明確訴訟威脅先于知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟的規(guī)則有異曲同工之妙，區(qū)別在于，德國在且僅在《著作權(quán)與相關(guān)權(quán)法》中明確這一程序，英國在最高法院頒布的民事程序規(guī)則中規(guī)定類似程序，而澳大利亞則在民事程序一般法中統(tǒng)一確立該規(guī)則。

五、結(jié) 語

在認識到反不正當競爭法規(guī)制知識產(chǎn)權(quán)訴訟威脅的固有缺陷后，代表性國家選擇在知識產(chǎn)權(quán)法案中有針對性地規(guī)制訴訟威脅。在經(jīng)歷分散型立法模式的陣痛后，統(tǒng)一修訂模式躍上舞臺，并將引領(lǐng)潮流?，F(xiàn)有規(guī)制措施的生態(tài)中，對知識產(chǎn)權(quán)人與專業(yè)服務(wù)提供者的保護，催生了利用訴訟威脅解決知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)糾紛的意愿；惡意訴訟威脅的侵權(quán)救濟渠道及救濟措施遏制了惡意發(fā)送訴訟威脅行為。隨著立法者對訴訟威脅功能和風險認識的提升，創(chuàng)新性立法措施不斷出臺：行政程序先行規(guī)則和訴訟威脅先于訴訟規(guī)則，進一步強化訴訟威脅作為自力糾紛解決機制的地位，而懲罰性賠償規(guī)則的推出對于惡意訴訟威脅方而言，無疑是一記棒喝。

英國、澳大利亞等國家和地區(qū)在立法規(guī)制知識產(chǎn)權(quán)訴訟威脅方面近一個半世紀的經(jīng)驗積累，可以為我國提供直接的立法借鑒，面臨的問題和走過的彎路對我國也具有直接的警示意義。我國應(yīng)在認清規(guī)制知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)警告法律和司法實踐現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，借鑒域外代表國家和地區(qū)立法規(guī)制知識產(chǎn)權(quán)訴訟威脅的經(jīng)驗，盡快集中修訂主要知識產(chǎn)權(quán)法案并加緊研究制定知識產(chǎn)權(quán)訴訟特別審理法，以加入有關(guān)程序性和實體性內(nèi)容，構(gòu)建我國規(guī)制知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)警告的立法生態(tài)體系。