閆 策

一、引言

馬庫什權(quán)利要求（Markush claim）是一種特殊的權(quán)利要求撰寫方式。1923 年，美國化學(xué)家尤金·馬庫什（Eugene Markush）采用“選自由……構(gòu)成的組”的方式撰寫權(quán)利要求，對(duì)一組性質(zhì)相似的化合物進(jìn)行概括，向美國專利商標(biāo)局提交了專利申請(qǐng)，之后該專利申請(qǐng)被授予發(fā)明專利權(quán)（US1506316），之后這類撰寫方式的權(quán)利要求被稱為馬庫什權(quán)利要求。馬庫什權(quán)利要求采用列舉的方式對(duì)沒有共同上位概念的多個(gè)選項(xiàng)進(jìn)行概括，已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于化學(xué)、醫(yī)藥、生物領(lǐng)域的發(fā)明申請(qǐng)中。通過對(duì)不同變量的可選要素分別列舉示例，馬庫什通式化合物可以涵蓋大量的具體化合物。

我國《專利審查指南（2010）》第二部分第十章第8.1.1 小節(jié)中對(duì)“馬庫什權(quán)利要求”做出如下定義①中華人民共和國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010[M].北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社,2010:215.：“如果一項(xiàng)申請(qǐng)?jiān)谝粋€(gè)權(quán)利要求中限定多個(gè)并列的可選擇要素，則構(gòu)成馬庫什權(quán)利要求?！@種可選擇要素稱為馬庫什要素?！瘪R庫什權(quán)利要求通常采用封閉式撰寫形式，美國《專利審查程序手冊(cè)（MPEP）》中給出了馬庫什權(quán)利要求的經(jīng)典表述示例：“一種選自由A、B 和C 構(gòu)成的組之材料（a material selected from the group consisting of A,B,and C）”或者“其中所述材料是A、B 或C（wherein the material is A,B,or C）”②USPTO.Manual of Patent Examining Procedure,2117 Markush Claims (R-10.2019).。

馬庫什權(quán)利要求因其極強(qiáng)的概括能力而被廣泛采用，但也正是由于其可能涵蓋成千上萬的具體化合物，圍繞馬庫什權(quán)利要求的法律屬性、修改方式、新穎性、優(yōu)先權(quán)、創(chuàng)造性、說明書支持等方面一直存在較大爭議。最高人民法院在（2016）最高法行再41 號(hào)行政判決中，明確了馬庫什權(quán)利要求的性質(zhì)、無效程序中的修改原則及創(chuàng)造性的判斷方法等問題，對(duì)化學(xué)和醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)的撰寫與審查產(chǎn)生了重要的指導(dǎo)意義，該案例被評(píng)為2017 年中國法院十大知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件③參見最高人民法院.(2016)最高法行再第41 號(hào)判決書.。盡管如此，關(guān)于馬庫什權(quán)利要求的創(chuàng)造性④韓鐳.淺談藥物化合物馬庫什通式公開內(nèi)容與創(chuàng)造性評(píng)判[J].中國發(fā)明與專利,2018,15(11):76-79.⑤陳文平,毛琎,張占江.馬庫什權(quán)利要求創(chuàng)造性判斷中對(duì)技術(shù)效果的考量[J].中國發(fā)明與專利,2018,15(5):106-111.⑥杜國順,李越.三步法在化合物創(chuàng)造性評(píng)判中的應(yīng)用——由替格瑞洛專利無效案說起[J].電子知識(shí)產(chǎn)權(quán),2019(3):88-98.、支持性、單一性⑦呂德軍.專利申請(qǐng)單一性規(guī)則協(xié)同初探[A].國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局條法司.專利法研究(2015)[C].:國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局條法司,2018:13.、優(yōu)先權(quán)⑧張占江.馬庫什權(quán)利要求的優(yōu)先權(quán)判斷規(guī)則[J].中國發(fā)明與專利,2020,17(10):98-103.⑨柳冀.馬庫什權(quán)利要求的修改和部分優(yōu)先權(quán)問題探討[J].知識(shí)產(chǎn)權(quán),2018(01):92-96.等問題仍是業(yè)界難點(diǎn)，本文將圍繞馬庫什權(quán)利要求的支持性問題展開討論。

二、馬庫什權(quán)利要求的支持性問題與審查標(biāo)準(zhǔn)

最高人民法院指出，馬庫什方式撰寫的化合物權(quán)利要求一直被視為結(jié)構(gòu)式的表達(dá)方式，而非功能性的表達(dá)方式；馬庫什權(quán)利要求限定的是并列的可選要素而非權(quán)利要求，馬庫什權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)被視為馬庫什要素的集合，而不是眾多化合物的集合，應(yīng)當(dāng)理解為具有共同性能和作用的一類化合物；馬庫什權(quán)利要求不管包含多少變量和組合，都應(yīng)該視為一種概括性的組合方案。本文中也將馬庫什權(quán)利要求定義的通式化合物稱為“馬庫什化合物”。

馬庫什權(quán)利要求的支持性，指的是權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)?shù)玫秸f明書支持，也即《專利法》第26 條第4 款中所述“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)”。

關(guān)于《專利法》第26 條第4 款的釋義，我國《專利審查指南（2010）》第二部分第二章第3.2.1 小節(jié)中規(guī)定⑩中華人民共和國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010[M].北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2010:125.：“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，是指權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)?shù)玫秸f明書的支持。權(quán)利要求書中的每一項(xiàng)權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從說明書充分公開的內(nèi)容中得到或概括得出的技術(shù)方案，并且不得超出說明書公開的范圍。”在化學(xué)、生物醫(yī)藥等技術(shù)領(lǐng)域，根據(jù)說明書充分公開的內(nèi)容概括得出的權(quán)利要求，一般需要實(shí)施例的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)提供支持。《專利審查指南（2010）》第二部分第二章第2.2.6 小節(jié)中規(guī)定，實(shí)施例的數(shù)量應(yīng)當(dāng)根據(jù)發(fā)明或者實(shí)用新型的性質(zhì)、所屬技術(shù)領(lǐng)域、現(xiàn)有技術(shù)狀況以及要求保護(hù)的范圍來確定?中華人民共和國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010[M].北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2010:121.。

那么，對(duì)于馬庫什化合物權(quán)利要求而言，判斷權(quán)利要求是否得到說明書的支持時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮哪些因素呢？

對(duì)于上述問題，筆者認(rèn)為可以參考以下兩個(gè)無效案例給出的指引。第45996 號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定指出，對(duì)于馬庫什化合物權(quán)利要求而言，判斷該權(quán)利要求是否得到說明書的支持時(shí)，應(yīng)當(dāng)基于說明書公開的整體內(nèi)容，尤其是效果實(shí)施例的分布，考慮權(quán)利要求保護(hù)的化合物是否能夠解決發(fā)明要解決的技術(shù)問題并達(dá)到相應(yīng)的技術(shù)效果。如果說明書公開的內(nèi)容，既無全面的實(shí)驗(yàn)范圍覆蓋，也不能根據(jù)本領(lǐng)域普通技術(shù)知識(shí)確定符合通式的所有化合物均可以解決發(fā)明要解決的技術(shù)問題，達(dá)到預(yù)期的技術(shù)效果，則認(rèn)為所述權(quán)利要求未得到說明書的支持?參見專利復(fù)審與無效審理部.第45996 號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定,2020.；第38388 號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定則針對(duì)相反情形指出，如果根據(jù)說明書充分公開的內(nèi)容，不能否定權(quán)利要求保護(hù)的化合物可以解決發(fā)明要解決的技術(shù)問題，且無相反證據(jù)證明權(quán)利要求保護(hù)的化合物不能達(dá)到所述技術(shù)效果，則不能斷言所述權(quán)利要求未得到說明書的支持?參見專利復(fù)審委員會(huì).第38388 號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定,2018.，也即針對(duì)否定權(quán)利要求得到說明書支持的主張應(yīng)當(dāng)承擔(dān)一定的舉證責(zé)任。

三、與馬庫什權(quán)利要求的支持性相關(guān)的幾個(gè)典型問題

（一）馬庫什權(quán)利要求的支持性與單一性、創(chuàng)造性

馬庫什權(quán)利要求也應(yīng)當(dāng)滿足單一性要求，我國《專利審查指南（2010）》中規(guī)定，當(dāng)馬庫什要素是化合物時(shí)，單一性的要求包括：(1)所有可選擇化合物具有共同的性能或作用；和(2)所有可選擇化合物具有共同的結(jié)構(gòu)，該共同結(jié)構(gòu)能夠構(gòu)成它與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別特征，并對(duì)通式化合物的共同性能或作用是必不可少的；或者在不能有共同結(jié)構(gòu)的情況下，所有的可選擇要素應(yīng)屬于該發(fā)明所屬領(lǐng)域中公認(rèn)的同一化合物類別①。復(fù)審與無效審理部（其前身為專利復(fù)審委員會(huì)）在復(fù)審程序中也始終秉承該審查標(biāo)準(zhǔn)?參見專利復(fù)審與無效審理部.第203178 號(hào)復(fù)審請(qǐng)求審查決定,2020.?參見專利復(fù)審委員會(huì).第120280 號(hào)復(fù)審請(qǐng)求審查決定,2017.。

在滿足單一性要求的情況下，所有可選擇化合物應(yīng)當(dāng)具有共同性能或作用。但反過來不一定成立。比如，采用現(xiàn)有技術(shù)中的馬庫什化合物評(píng)價(jià)發(fā)明申請(qǐng)時(shí)，并不能僅基于實(shí)施例中公開的具體實(shí)施例的性能和技術(shù)效果，就認(rèn)定僅僅公開了結(jié)構(gòu)的所有表格化合物都具有相同的性能，并預(yù)期產(chǎn)生相應(yīng)的技術(shù)效果。除了僅僅以表格形式列示出結(jié)構(gòu)而未在說明書中進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證的表格化合物外，僅以名稱或研發(fā)代號(hào)表示的化合物也適用相同的考量。美國《專利審查程序手冊(cè)（MPEP）》中也持類似的觀點(diǎn)，認(rèn)為僅依據(jù)馬庫什權(quán)利要求的表述方式，不足以在馬庫什集合的化合物成員之間建立起等同性（The mere fact that components are claimed as members of a Markush group cannot be relied upon to establish the equivalency of these components）?USPTO.Manual of Patent Examining Procedure,2144.06 Art Recognized Equivalence for the Same Purpose (R-08.2012).。

雖然馬庫什權(quán)利要求是一種概括性的撰寫方式，并不會(huì)因?yàn)椴捎昧诉@種表述方式而賦予可選擇化合物結(jié)構(gòu)或性能上的共性。但是，這并不影響采用馬庫什權(quán)利要求的撰寫方式能夠在可選擇化合物之間成立技術(shù)啟示，教導(dǎo)所屬領(lǐng)域技術(shù)人員為了獲得預(yù)期的技術(shù)效果而選擇其他的具體化合物，用以評(píng)判創(chuàng)造性。針對(duì)上述觀點(diǎn)，專利復(fù)審會(huì)委員會(huì)在第40724 號(hào)復(fù)審請(qǐng)求審查決定中指明?參見專利復(fù)審委員會(huì).第40724 號(hào)復(fù)審請(qǐng)求審查決定,2012.：“在評(píng)述馬庫什通式化合物的創(chuàng)造性時(shí)，如果對(duì)比文件也涉及含多個(gè)取代基變量且各取代基變量具有多個(gè)并列選擇項(xiàng)的馬庫什通式化合物，則在認(rèn)定區(qū)別技術(shù)特征時(shí)，除非該對(duì)比文件的馬庫什通式化合物因得到了說明書具體公開的化合物的充分支持而具有代表性，否則不宜基于對(duì)比文件通式定義范圍的取代基變量中涉及到某個(gè)具體選擇項(xiàng)而直接認(rèn)定要求保護(hù)的馬庫什通式化合物的相應(yīng)取代基變量中的該個(gè)特定選擇項(xiàng)被公開，但可認(rèn)為該對(duì)比文件給出了所要求保護(hù)的馬庫什通式化合物的某個(gè)取代基變量可為某個(gè)特定選擇項(xiàng)的教導(dǎo)或啟示?！?/p>

（二）馬庫什權(quán)利要求的支持性與等同侵權(quán)

專利權(quán)本質(zhì)上是專利權(quán)人和社會(huì)公眾之間的契約，專利權(quán)人通過公開自己的新技術(shù)換取一定期限內(nèi)的合法壟斷權(quán)。不管是專利授權(quán)后的專利權(quán)行使過程中，還是授權(quán)前的申請(qǐng)過程中，專利權(quán)人/專利申請(qǐng)人都應(yīng)當(dāng)本著誠實(shí)信用的原則規(guī)范自己的行為。為了獲得利益最大化，專利申請(qǐng)人在撰寫權(quán)利要求書時(shí)，往往在說明書公開的實(shí)施例化合物基礎(chǔ)上或多或少地進(jìn)行上位概括，從而將一些表格化合物、未公開具體結(jié)構(gòu)的化合物納入到權(quán)利要求的保護(hù)范圍中，以避免競爭對(duì)手在不付出創(chuàng)造性努力的情形下、僅僅通過簡單的結(jié)構(gòu)變換就輕易地規(guī)避侵權(quán)。但是，對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行過度上位概括，反而可能過猶不及，產(chǎn)生適得其反的不利后果。一方面，其中一些因?yàn)榈貌坏秸f明書支持而不得不放棄的技術(shù)方案，在維權(quán)階段會(huì)受到捐獻(xiàn)原則或/和禁止反悔原則的限制，導(dǎo)致無法適用等同原則。另一方面，受制于實(shí)質(zhì)審查、復(fù)審、無效宣告階段中對(duì)權(quán)利要求書修改方式的不同限制，甚至有可能出現(xiàn)無法進(jìn)行被允許的修改而導(dǎo)致無法獲得專利權(quán)的情形。

我國關(guān)于等同侵權(quán)的規(guī)定最早出現(xiàn)在司法解釋文件《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》（法釋〔2001〕21 號(hào)文件）?參見法釋〔2001〕21 號(hào)文件《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》.中的第十七條。2009 年，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2009〕21 號(hào)文件）?參見法釋〔2009〕21 號(hào)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》.指出適用全面覆蓋原則進(jìn)行判定時(shí)，既應(yīng)當(dāng)考慮相同侵權(quán)，也應(yīng)當(dāng)考慮等同侵權(quán)。北京市高級(jí)人民法院在《專利侵權(quán)判定指南（2017）》中則對(duì)等同原則及其適用的限制進(jìn)行了系統(tǒng)的歸納?參見北京市高級(jí)人民法院.專利侵權(quán)判定指南(2017),第44-64 條.。2020 年最高人民法院對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)類司法解釋文件進(jìn)行了系統(tǒng)性更新，在法釋〔2020〕19 號(hào)文件?? 參見法釋〔2020〕19 號(hào).《最高人民法院關(guān)于修改〈最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）〉等十八件知識(shí)產(chǎn)權(quán)類司法解釋的決定》.? 參見北京市高級(jí)人民法院.《北京市高級(jí)人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事訴訟證據(jù)規(guī)則指引》.中再次對(duì)等同侵權(quán)的概念及若干適用問題進(jìn)行了規(guī)定。在專利侵權(quán)判定中，允許利用等同原則對(duì)權(quán)利要求的保護(hù)范圍進(jìn)行擴(kuò)張解釋，既包括從技術(shù)特征字面含義所確定的范圍，也包括等同特征所確定的范圍。等同特征是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到的特征。但是，對(duì)等同原則的適用會(huì)受到捐獻(xiàn)原則、禁止反悔原則等方面的限制，2021 年4 月出臺(tái)的《北京市高級(jí)人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事訴訟證據(jù)規(guī)則指引》?? 參見法釋〔2020〕19 號(hào).《最高人民法院關(guān)于修改〈最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）〉等十八件知識(shí)產(chǎn)權(quán)類司法解釋的決定》.? 參見北京市高級(jí)人民法院.《北京市高級(jí)人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事訴訟證據(jù)規(guī)則指引》.在第二部分第2.26 條給出四種否認(rèn)等同侵權(quán)成立的抗辯方式，其中第一種抗辯方式“（一）被訴侵權(quán)技術(shù)方案不能解決涉案專利的技術(shù)問題或?qū)崿F(xiàn)涉案專利的技術(shù)效果”即針對(duì)申請(qǐng)文件存在得不到說明書支持的缺陷。

（三）馬庫什權(quán)利要求涵蓋了不可實(shí)現(xiàn)（nonworking）化合物的理解

根據(jù)《專利法》第26 條第4 款，權(quán)利要求中的所有技術(shù)方案都應(yīng)當(dāng)能夠解決相應(yīng)的技術(shù)問題，取得預(yù)期的技術(shù)效果。專利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)為：對(duì)于化學(xué)領(lǐng)域的馬庫什權(quán)利要求，如果其涵蓋了根據(jù)說明書難于預(yù)見其能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明專利申請(qǐng)的用途和/或技術(shù)效果的并列方案，同時(shí)，說明書中也沒有給出作用機(jī)理致使所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員確信所述方案能夠?qū)崿F(xiàn)所述用途和/或技術(shù)效果，則所述方案得不到說明書的支持，不符合《專利法》第26 條第4 款的規(guī)定?? 參見專利復(fù)審委員會(huì).第FS29057 號(hào)復(fù)審請(qǐng)求審查決定,2010.? EPO.Guidelines for Examination in the European Patent Offi ce.Part F,Chapter III,5.Cases of partially insuffi cient disclosure (2019).。

馬庫什權(quán)利要求具有高度的概括能力，其概括范圍內(nèi)可以涵蓋海量的具體化合物，對(duì)其中每個(gè)可選擇的具體化合物均公開實(shí)施例是不大現(xiàn)實(shí)的，而化學(xué)和醫(yī)藥領(lǐng)域的專利申請(qǐng)又極度依賴實(shí)驗(yàn)結(jié)果的驗(yàn)證。這就導(dǎo)致實(shí)施例的數(shù)量和馬庫什化合物的可選擇具體化合物數(shù)量之間存在不平衡性，說明書中僅能提供有限數(shù)量的具體化合物的實(shí)施例，而馬庫什化合物卻涵蓋遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過實(shí)施例數(shù)量的可選擇具體化合物。鑒于此，部分具體化合物可能在理論上并不存在或者不能滿足發(fā)明的目的，這就可能引發(fā)潛在的不滿足支持性的風(fēng)險(xiǎn)。本文中，將這些理論上并不存在或者不能滿足發(fā)明的目的的具體化合物稱之為“不可實(shí)現(xiàn)化合物（non-working compounds）”。

根據(jù)現(xiàn)行的專利法律法規(guī)規(guī)定，如果在馬庫什權(quán)利要求中涵蓋了不可實(shí)現(xiàn)化合物，在授權(quán)階段會(huì)導(dǎo)致無法取得專利權(quán)，在確權(quán)階段會(huì)導(dǎo)致不符合《專利法》第26 條第4 款規(guī)定的無效宣告請(qǐng)求的理由，在侵權(quán)訴訟時(shí)被訴侵權(quán)方則可以主張涉案侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)方案不落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍。對(duì)此，筆者建議借鑒歐洲審查經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)專利權(quán)人在說明書中給出充足的信息教導(dǎo)本領(lǐng)域技術(shù)人員識(shí)別并排除這些不可實(shí)現(xiàn)化合物的情況下，建議允許專利權(quán)人在《專利法》第26條第4 款規(guī)定下保留專利權(quán)的有效性。歐洲專利局在《審查指南》第III 章第5 小節(jié)“充分公開”中指出?? 參見專利復(fù)審委員會(huì).第FS29057 號(hào)復(fù)審請(qǐng)求審查決定,2010.? EPO.Guidelines for Examination in the European Patent Offi ce.Part F,Chapter III,5.Cases of partially insuffi cient disclosure (2019).：“在一些特殊案件中，比如涉及范圍組合的權(quán)利要求或馬庫什權(quán)利要求，權(quán)利要求的范圍可能涵蓋了大量的可選項(xiàng)，其中一些可選項(xiàng)不可實(shí)現(xiàn)。在這種情況下，如果說明書中包括了從權(quán)利要求限定的可選項(xiàng)中識(shí)別可實(shí)現(xiàn)（working）實(shí)施方式的相關(guān)判斷標(biāo)準(zhǔn)的足夠信息，權(quán)利要求中不可實(shí)現(xiàn)實(shí)施方式的存在則是無害的?！?/p>

上述建議有利于更好地保護(hù)專利權(quán)人的技術(shù)貢獻(xiàn)，更能激發(fā)企業(yè)的創(chuàng)新活力和研發(fā)動(dòng)力，符合專利法鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造的立法宗旨。尤其在醫(yī)藥行業(yè)，一個(gè)藥品的成功需要經(jīng)歷大量嘗試和大浪淘沙，藥品上市需花費(fèi)漫長的時(shí)間和巨額研發(fā)成本，醫(yī)藥企業(yè)對(duì)利益的回收強(qiáng)烈依賴于專利權(quán)所形成的市場獨(dú)占優(yōu)勢。如果因?yàn)轳R庫什權(quán)利要求撰寫方式的固有缺陷，比如在極端情況下存在極個(gè)別不可實(shí)現(xiàn)化合物，又因?yàn)轳R庫什權(quán)利要求的修改方式存在諸多限制導(dǎo)致無法通過修正授權(quán)文本維持專利權(quán)，因此全盤否定專利權(quán)人的所有技術(shù)貢獻(xiàn)，全面剝奪其獲取經(jīng)濟(jì)利益的財(cái)產(chǎn)權(quán)利，筆者認(rèn)為對(duì)專利權(quán)人稍顯不公，也會(huì)對(duì)相關(guān)醫(yī)藥企業(yè)的研發(fā)熱情造成打擊，不利于鼓勵(lì)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新。

另一方面，從法理學(xué)上講，在專利權(quán)人已盡公示義務(wù)的前提下，對(duì)含有可識(shí)別的不可實(shí)現(xiàn)實(shí)施方式的權(quán)利要求繼續(xù)維持其有效性，是發(fā)揮說明書對(duì)權(quán)利要求書的解釋作用的體現(xiàn)，既沒有把不能實(shí)現(xiàn)的技術(shù)方案納入到權(quán)利要求的保護(hù)范圍，符合北京市高級(jí)人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》第4 條符合發(fā)明目的原則，也不會(huì)損害社會(huì)公眾對(duì)權(quán)利邊界合理預(yù)期的穩(wěn)定性，不會(huì)對(duì)維護(hù)社會(huì)公眾信賴?yán)婧蛯＠_權(quán)制度穩(wěn)定產(chǎn)生不利影響。美中不足的是，社會(huì)公眾的合理預(yù)期需要結(jié)合權(quán)利要求書和說明書的內(nèi)容，增加了社會(huì)公眾履行不侵權(quán)義務(wù)的負(fù)擔(dān)，社會(huì)公眾有可能在沒有識(shí)別出權(quán)利要求書“不可實(shí)現(xiàn)”方案的情況下，基于對(duì)權(quán)利要求書公示效力的合理信賴做出超出其義務(wù)的規(guī)避行為。

因此，筆者認(rèn)為還需要在鼓勵(lì)創(chuàng)新與完善公示制度之間尋找到合適的銜接點(diǎn)，合理地平衡專利權(quán)人和社會(huì)公眾之間的利益。

四、如何克服及應(yīng)對(duì)支持性缺陷

鑒于馬庫什權(quán)利要求的高度概括性，專利權(quán)人難以放棄這樣的撰寫方式，盡管這樣的撰寫方式往往存在不符合專利法第26 條第4 款規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致專利權(quán)的穩(wěn)定性不足。這就很有必要探尋對(duì)支持性風(fēng)險(xiǎn)的克服方法和應(yīng)對(duì)方式。

（一）探討支持性缺陷的克服方法

在實(shí)質(zhì)審查程序、復(fù)審程序、無效宣告程序中遭遇支持性缺陷時(shí)，往往只能通過縮小權(quán)利要求的保護(hù)范圍來克服，而且應(yīng)當(dāng)縮小到說明書的公開內(nèi)容能夠支持的合理范圍。這就需要修改權(quán)利要求書，然而，權(quán)利要求書的修改在不同的階段具有不同的限制，并且還需要考慮專利權(quán)人和社會(huì)公眾之間的利益平衡。

關(guān)于馬庫什權(quán)利要求修改方式的爭議焦點(diǎn)主要在于是否允許刪除部分馬庫什要素的修改方式。

對(duì)于無效階段，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局第74 號(hào)公告對(duì)《專利審查指南》進(jìn)行的修改中，在第四部分第三章第4.6.2 小節(jié)中規(guī)定了無效宣告程序中允許的新修改方式?? 參見國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.關(guān)于修改〈專利審查指南〉的決定(第74 號(hào)公告).2017.? 參見北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院.(2018)京73 行初9342 號(hào)行政判決書.? 同注釋③。? 參見專利復(fù)審委員會(huì).第4W00423 號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定,2002.：“修改權(quán)利要求書的具體方式一般限于權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除、權(quán)利要求的進(jìn)一步限定、明顯錯(cuò)誤的修正?！痹冢?016）最高法行再41 號(hào)行政判決之后，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)為?? 參見國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.關(guān)于修改〈專利審查指南〉的決定(第74 號(hào)公告).2017.? 參見北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院.(2018)京73 行初9342 號(hào)行政判決書.? 同注釋③。? 參見專利復(fù)審委員會(huì).第4W00423 號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定,2002.，即便無效階段的修改不應(yīng)絕對(duì)地限于上述四種方式，也并不當(dāng)然意味著刪除部分馬庫什要素的修改方式可以被接受，而是需從修改制度的利益基礎(chǔ)角度進(jìn)行分析。最高人民法院認(rèn)為?? 參見國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.關(guān)于修改〈專利審查指南〉的決定(第74 號(hào)公告).2017.? 參見北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院.(2018)京73 行初9342 號(hào)行政判決書.? 同注釋③。? 參見專利復(fù)審委員會(huì).第4W00423 號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定,2002.，在無效階段對(duì)馬庫什權(quán)利要求進(jìn)行修改必須給予嚴(yán)格限制，并確立了無效宣告程序中馬庫什權(quán)利要求的修改原則：“在無效階段對(duì)馬庫什權(quán)利要求的修改原則應(yīng)當(dāng)是不能因?yàn)樾薷亩a(chǎn)生具有新性能和作用 的一類或單個(gè)化合物，但是同時(shí)也要充分考量個(gè)案因素。”根據(jù)該案例的裁判要旨，原則上不允許對(duì)馬庫什要素進(jìn)行任意地刪除，但可接受附條件地刪除。

此外，在（2016）最高法行再41 號(hào)行政判決中，最高人民法院采納了“整體技術(shù)方案論”，明確了馬庫什權(quán)利要求的性質(zhì)為概括性而非化合物集合性質(zhì)的技術(shù)方案，應(yīng)當(dāng)理解為具有共同性能和作用的一類化合物。由于馬庫什權(quán)利要求的整體性，刪除部分變量的部分馬庫什要素，導(dǎo)致產(chǎn)生新組合方式的技術(shù)方案，如果這個(gè)新組合方式的技術(shù)方案在原申請(qǐng)文件中沒有記載，就會(huì)導(dǎo)致不符合《專利法》第33 條的修改規(guī)定。從這個(gè)角度來講，也不允許對(duì)馬庫什要素進(jìn)行任意的刪除。不過，最高人民法院確立的修改原則并沒有絕對(duì)地要求刪除部分馬庫什要素后形成的新馬庫什權(quán)利要求必須在原申請(qǐng)文件中有記載。而早期2002年的第4W00423 號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定?? 參見國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.關(guān)于修改〈專利審查指南〉的決定(第74 號(hào)公告).2017.? 參見北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院.(2018)京73 行初9342 號(hào)行政判決書.? 同注釋③。? 參見專利復(fù)審委員會(huì).第4W00423 號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定,2002.對(duì)馬庫什權(quán)利要求的修改采用了嚴(yán)格的“整體技術(shù)方案論”與《專利法》第33 條相結(jié)合的判斷標(biāo)準(zhǔn)：“對(duì)說明書中以馬庫什通式表示的化合物的取代基范圍進(jìn)行修改時(shí)，如果修改后的取代基范圍在原說明書中沒有相應(yīng)的文字記載，本領(lǐng)域技術(shù)人員也不能從原說明書公開的相應(yīng)化合物的具體實(shí)施例直接地、毫無疑義地推導(dǎo)出，則該修改屬于不符合《專利法》第33 條所規(guī)定的修改?！?/p>

對(duì)于實(shí)質(zhì)審查階段和復(fù)審階段，專利權(quán)尚未產(chǎn)生，還不存在公示效力，在這兩個(gè)階段可以對(duì)專利申請(qǐng)人的利益提供更多的保障，在滿足《專利法》第33 條、《專利法實(shí)施細(xì)則》第51 條第3 款、《專利法實(shí)施細(xì)則》第61 條第1 款相關(guān)條款規(guī)定的前提下，可以給予專利申請(qǐng)人更大的修改空間。在國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局制訂的《專利審查操作規(guī)程(2011 版)——實(shí)審分冊(cè)》?? 參見專利審查操作規(guī)程(2011 版)——實(shí)審分冊(cè)[M].2011:276.? 中華人民共和國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010[M].北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社,2010:270.? 專利復(fù)審委員會(huì).第161544 號(hào)復(fù)審請(qǐng)求審查決定,2018.中指出允許在實(shí)質(zhì)審查階段刪除馬庫什權(quán)利要求的可選要素：“刪除權(quán)利要求中通式化合物各取代基定義中的一個(gè)或多個(gè)選項(xiàng)為克服審查員提出的馬庫什化合物權(quán)利要求不能得到說明書支持等缺陷，申請(qǐng)人可能會(huì)刪除通式化合物各取代基定義中一個(gè)或多個(gè)選項(xiàng)。這種刪除實(shí)質(zhì)上是在原申請(qǐng)文件記載的多個(gè)并列選擇的技術(shù)方案中刪除某些技術(shù)方案，一般不會(huì)導(dǎo)入原申請(qǐng)文件中未曾記載的新的內(nèi)容，原則上應(yīng)當(dāng)允許。但是，如果這種刪除的修改方式使得權(quán)利要求請(qǐng)求保護(hù)的通式化合物相當(dāng)于數(shù)個(gè)具體化合物，而這些化合物中有的是原申請(qǐng)文件中并未明確記載的，則不能允許?！眲h除馬庫什權(quán)利要求可選要素的修改方式，并不違背《專利審查指南(2010)》第四部分第二章第4.2 節(jié)中復(fù)審程序中的修改規(guī)定?? 參見專利審查操作規(guī)程(2011 版)——實(shí)審分冊(cè)[M].2011:276.? 中華人民共和國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010[M].北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社,2010:270.? 專利復(fù)審委員會(huì).第161544 號(hào)復(fù)審請(qǐng)求審查決定,2018.，因此，復(fù)審程序中原則上也允許刪除馬庫什權(quán)利要求可選要素的修改方式。專利復(fù)審委員會(huì)第161544 號(hào)復(fù)審請(qǐng)求審查決定中采納了這種觀點(diǎn)?? 參見專利審查操作規(guī)程(2011 版)——實(shí)審分冊(cè)[M].2011:276.? 中華人民共和國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010[M].北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社,2010:270.? 專利復(fù)審委員會(huì).第161544 號(hào)復(fù)審請(qǐng)求審查決定,2018.：“對(duì)于馬庫什權(quán)利要求來說，如果修改后的技術(shù)方案可以通過對(duì)原權(quán)利要求各取代基并列的選項(xiàng)進(jìn)行刪除而獲得，則修改后的權(quán)利要求符合《專利法》第33 條的規(guī)定?！?/p>

（二）探討支持性風(fēng)險(xiǎn)的提前應(yīng)對(duì)

實(shí)質(zhì)審查程序、復(fù)審程序、無效宣告程序中的修改方式都受到不同程度的修改限制，導(dǎo)致可能無法將權(quán)利要求的范圍修改至專利權(quán)人所滿意的程度。為了適應(yīng)不同程序中的修改限制，避免因無法進(jìn)行允許的修改而被迫放棄一部分保護(hù)范圍，有必要在專利申請(qǐng)文件撰寫之初，就不僅要充分考慮授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)的支持性要求，還應(yīng)當(dāng)預(yù)先設(shè)置備用的權(quán)利要求以便應(yīng)對(duì)不同階段中的支持性風(fēng)險(xiǎn)?？梢詮囊韵聨讉€(gè)角度控制專利申請(qǐng)的質(zhì)量。

第一方面：在實(shí)施例中公開足夠種類和數(shù)量的具體化合物及其效果驗(yàn)證，并注意合理的分布，使本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)本領(lǐng)域普通技術(shù)知識(shí)足以確定符合通式的所有化合物均可以解決發(fā)明要解決的技術(shù)問題，達(dá)到預(yù)期的技術(shù)效果。不考慮新穎性、創(chuàng)造性等其他缺陷的情況下，從圖1 的馬庫什權(quán)利要求的布局示意圖中可以直觀地理解，(A)方式的布局存在較大的得不到說明書支持的風(fēng)險(xiǎn)，而(B)方式的布局輔以必要的邏輯推理會(huì)把支持性風(fēng)險(xiǎn)大大降低。

圖1 馬庫什權(quán)利要求的布局示意圖

第二方面：以實(shí)施例中經(jīng)過效果驗(yàn)證的具體化合物（以下簡稱“實(shí)施例化合物”）為基礎(chǔ)和起點(diǎn)，從不同變量的角度設(shè)置多個(gè)中間層級(jí)的權(quán)利要求范圍，如圖1(B)布局方式所示，最低層級(jí)的權(quán)利要求應(yīng)該包括實(shí)施例化合物。通過層層嵌套的不同中間級(jí)別的權(quán)利要求范圍，使得能夠靈活地選擇權(quán)利要求的限縮方案，最大程度地避免保護(hù)范圍的損失，而且也為克服新穎性、創(chuàng)造性缺陷提供充分的修改依據(jù)。需要注意的是，應(yīng)當(dāng)在說明書中充分闡述概括出這些中間層級(jí)權(quán)利要求的依據(jù)，特別是需要描述清楚單個(gè)層級(jí)內(nèi)可選擇化合物之間的技術(shù)共性與相應(yīng)的技術(shù)效果之間的關(guān)聯(lián)性（比如借助于作用機(jī)理）。

第三方面：對(duì)不同變量各自獨(dú)立地描述其可選方式，并盡可能多地提供不同變量之間的組合方式，并充分公開不同組合方式對(duì)技術(shù)效果的影響。

第四方面：合理概括最大范圍的獨(dú)立權(quán)利要求，確保所有的待保護(hù)實(shí)施例化合物都被納入到獨(dú)立權(quán)利要求的范圍之中，還要結(jié)合申請(qǐng)目的調(diào)整獨(dú)立權(quán)利要求的最大范圍。對(duì)于未提供實(shí)施例效果驗(yàn)證的可選擇化合物，有必要通過適當(dāng)數(shù)量的表格化合物公開結(jié)構(gòu)，并輔以必要的邏輯推理，說明這些表格化合物與實(shí)施例化合物之間的關(guān)聯(lián)性，為合理預(yù)期這些表格化合物的技術(shù)效果提供合理依據(jù)。不論是僅僅公開了結(jié)構(gòu)的表格化合物，還是未公開結(jié)構(gòu)的其他具體化合物，都應(yīng)當(dāng)結(jié)合研發(fā)情況確定在本申請(qǐng)中的保護(hù)目的和公開策略，包括是否需要公開、公開到何種程度、是否有要求優(yōu)先權(quán)的后續(xù)安排、是否允許形成保護(hù)性公開等等。尤其避免對(duì)后續(xù)的改進(jìn)申請(qǐng)、等同侵權(quán)的適用產(chǎn)生不利影響。

第五方面：對(duì)于可能存在的不可實(shí)現(xiàn)化合物，盡量排除在不同層級(jí)權(quán)利要求的保護(hù)范圍之外，并在說明書中提供足夠的信息使本領(lǐng)域技術(shù)人員足以區(qū)分可實(shí)現(xiàn)化合物和不可實(shí)現(xiàn)化合物。

五、結(jié)語

馬庫什權(quán)利要求的特殊性導(dǎo)致了存在支持性缺陷的潛在風(fēng)險(xiǎn)，從而給專利權(quán)的穩(wěn)定性帶來不利影響。對(duì)于馬庫什化合物權(quán)利要求而言，在判斷該權(quán)利要求是否得到說明書的支持時(shí)，應(yīng)當(dāng)基于說明書公開的整體內(nèi)容，尤其是效果實(shí)施例的分布，考慮權(quán)利要求保護(hù)的化合物是否能夠解決發(fā)明要解決的技術(shù)問題并達(dá)到相應(yīng)的技術(shù)效果。馬庫什權(quán)利要求的支持性，還與單一性、等同侵權(quán)、新穎性、創(chuàng)造性等問題存在關(guān)聯(lián)。為了盡量避免支持性問題，并且能夠靈活應(yīng)對(duì)實(shí)質(zhì)審查程序、復(fù)審程序、無效宣告程序中的不同修改限制，本文特別建議從不同變量的角度設(shè)置多個(gè)中間層級(jí)的權(quán)利要求范圍，形成嵌套的權(quán)利要求布局體系，最大程度地避免保護(hù)范圍的損失，也為克服新穎性、創(chuàng)造性缺陷提供修改依據(jù)。此外，筆者還建議借鑒歐洲的專利審查經(jīng)驗(yàn)，提供一種合理的機(jī)制，當(dāng)專利權(quán)人在說明書中給出足夠的信息，足以使本領(lǐng)域技術(shù)人員識(shí)別并排除這些不可實(shí)現(xiàn)化合物時(shí)，建議允許專利權(quán)人在《專利法》第26 條第4 款規(guī)定下有機(jī)會(huì)維持其專利權(quán)有效性。