吳慧 趙中英

摘 要：審查意見是基于申請人提交的專利申請文件發(fā)出的中間文件之一。通過對審查意見的解讀，有助于專利代理師認(rèn)識到撰寫的專利申請文件存在的不足，有助于引導(dǎo)專利代理師以后撰寫專利申請文件時對專利技術(shù)交底書進(jìn)行深入的挖掘?；趯彶橐庖娨暯?，對審查意見中提出的問題進(jìn)行研究，可反向指導(dǎo)專利代理師提高專利申請文件撰寫質(zhì)量。

關(guān)鍵詞：專利三性;技術(shù)特征;獨(dú)立權(quán)利要求;公開充分

中圖分類號：G306 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1671-2064（2019）13-0223-02

隨著“提高知識產(chǎn)權(quán)審查質(zhì)量和審查效率”工作的開展，國家知識產(chǎn)權(quán)局以營造更好的營商環(huán)境和創(chuàng)新環(huán)境為導(dǎo)向，采取多項(xiàng)措施推動專利審查工作深入發(fā)展。在這樣的背景下，專利代理工作也面臨著全新的形勢。因此，全面、準(zhǔn)確、深入理解審查員針對專利案件發(fā)出的審查意見通知書，是配合專利提質(zhì)增效工作、提高專利代理水平的重要措施。

筆者在從事專利代理工作中，通過對審查員發(fā)出的審查意見通知書中提出的問題進(jìn)行總結(jié)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前審查意見通知書中針對專利案件提出的問題主要集中在以下三個方面：（1）專利“三性”對專利案件的影響;（2）必要技術(shù)特征對專利案件的影響;（3）說明書公開的充分性對專利案件的影響。

《專利法》等法律法規(guī)對權(quán)利要求書和說明書的撰寫提出了相當(dāng)具體的要求。在專利代理工作過程中，筆者深刻體會到，申請文件撰寫質(zhì)量的好壞，在很大程度上決定了專利案件是否能夠被授予專利權(quán)，申請人利益是否能夠得到真正保護(hù)。本文將從以下三個方面論述如何利用審查意見反向指導(dǎo)專利代理師提高申請文件撰寫質(zhì)量，為專利代理工作貢獻(xiàn)綿薄之力。

1 專利“三性”對專利案件的影響

專利“三性”是指：新穎性、創(chuàng)造性、實(shí)用性。專利申請能夠獲得授權(quán)的核心條件是要求保護(hù)的技術(shù)方案必須具備新穎性和創(chuàng)造性。與此同時，由于專利屬于工業(yè)產(chǎn)權(quán)，也就要求其必須具備實(shí)用性?！秾＠ā穼＠叭浴庇忻鞔_規(guī)定，專利的新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性是授予專利權(quán)的核心實(shí)質(zhì)性條件，至關(guān)重要。

專利代理師在撰寫申請文件之前，應(yīng)對案件“三性”進(jìn)行分析把握。

1.1 對專利技術(shù)交底書技術(shù)方案進(jìn)行深入理解

專利代理師通過專利技術(shù)交底書確定專利申請內(nèi)容及與專利申請技術(shù)方案最接近的現(xiàn)有技術(shù)。首先，專利代理師應(yīng)根據(jù)技術(shù)交底書明確專利申請所要解決的技術(shù)問題;其次，根據(jù)技術(shù)交底書中記載的內(nèi)容判斷專利申請的技術(shù)方案是否能夠解決其技術(shù)問題，羅列出技術(shù)交底書中為解決技術(shù)問題所需的所有技術(shù)方案并與現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案進(jìn)行比較;然后，找出現(xiàn)有技術(shù)方案與專利申請?zhí)岢龅募夹g(shù)方案之間的各項(xiàng)技術(shù)特征（區(qū)別技術(shù)特征、必要技術(shù)特征、特定技術(shù)特征和非必要技術(shù)特征），并找出與現(xiàn)有技術(shù)無關(guān)的技術(shù)特征，并進(jìn)行對比。

針對專利申請的技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案，對于各項(xiàng)技術(shù)特征之間存在的主要差別和次要差別進(jìn)行分析。專利代理師在判斷各項(xiàng)技術(shù)特征之間存在的相關(guān)性時，應(yīng)立足于本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度，從整體上對各技術(shù)特征進(jìn)行分析，判斷其相關(guān)性?；谒鉀Q的技術(shù)問題找出現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明技術(shù)區(qū)別點(diǎn)，以便確定發(fā)明點(diǎn)和創(chuàng)新點(diǎn)。

1.2 判斷專利申請產(chǎn)生的有益效果

專利技術(shù)交底書中記載的技術(shù)方案為克服現(xiàn)有技術(shù)中存在的不足所產(chǎn)生的技術(shù)效果即為專利申請發(fā)明點(diǎn)和創(chuàng)新點(diǎn)產(chǎn)生的有益效果，應(yīng)當(dāng)注意的是：技術(shù)方案也可能產(chǎn)生多種相關(guān)的技術(shù)效果，專利代理師要從整體出發(fā)全方位考慮。因此，專利代理師應(yīng)利用現(xiàn)有技術(shù)存在的技術(shù)問題，理解、分析、核查專利技術(shù)交底書中所描述的技術(shù)問題、技術(shù)方案、技術(shù)效果，并合理的修正、更正、補(bǔ)齊相應(yīng)的技術(shù)效果，確保技術(shù)效果必須與技術(shù)問題、技術(shù)方案相對應(yīng)。

1.3 對現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行檢索

在充分理解技術(shù)交底書中記載的技術(shù)方案的基礎(chǔ)上，專利代理師需要對現(xiàn)有技術(shù)文件進(jìn)行檢索并與專利申請中的技術(shù)方案進(jìn)行對比。根據(jù)專利申請所解決的技術(shù)問題、提供的技術(shù)方案確定檢索的范圍、技術(shù)領(lǐng)和關(guān)鍵詞，依次對專利文獻(xiàn)、各類論文、文獻(xiàn)、發(fā)行期刊、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)等進(jìn)行檢索。專利代理師檢索找出最接近的對比文件，對專利申請中技術(shù)方案的新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性進(jìn)行分析，依據(jù)專業(yè)知識和執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)判斷是否滿足專利申請的基本條件。

1.4 專利“三性”判斷

在對專利的“三性”進(jìn)行判斷時，一般按照以下思路進(jìn)行：首先確定技術(shù)方案的實(shí)用性，通過分析專利申請的技術(shù)方案是否能夠制造、實(shí)現(xiàn)，是否具有積極的、有益的技術(shù)效果來判斷。其次確定技術(shù)方案的新穎性，關(guān)于新穎性從兩個方面進(jìn)行考慮：（1）結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)判斷專利申請的技術(shù)方案是否存在抵觸申請，若存在抵觸申請，則影響專利的新穎性導(dǎo)致無法申請;（2）若不存在抵觸申請，通過將技術(shù)方案中的所有技術(shù)特征與現(xiàn)有技術(shù)、對比文件、公知常識中的相關(guān)技術(shù)特征進(jìn)行對比分析來判斷技術(shù)方案的新穎性。最后判斷技術(shù)方案的創(chuàng)造性以確定專利申報類型，專利交底材料能否申請專利的前提是技術(shù)方案是否具有創(chuàng)造性;這就要求專利代理師要明確技術(shù)方案所屬技術(shù)領(lǐng)域，并站在所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員的角度，將專利交底書的技術(shù)方案與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比較，確定專利交底書的技術(shù)方案能夠產(chǎn)生的有益技術(shù)效果，判斷專利交底書的技術(shù)方案與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比是否具有（突出的）實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和（顯著的）進(jìn)步，并初步判斷專利交底書中技術(shù)方案的授權(quán)前景，判斷技術(shù)方案是否滿足新穎性和創(chuàng)造性的要求，評估其創(chuàng)造性程度，專利代理師根據(jù)執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)給出專利申報類型的建議。

2 必要技術(shù)特征對專利案件的影響

必要技術(shù)特征是指：發(fā)明或者實(shí)用新型為解決其技術(shù)問題所不可缺少的技術(shù)特征，其總和足以構(gòu)成發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，使之區(qū)別于背景技術(shù)中所述的其他技術(shù)方案。必要技術(shù)特征包括兩部分：（1）使獨(dú)立權(quán)利要求相對于現(xiàn)有技術(shù)做出貢獻(xiàn)的區(qū)別技術(shù)特征;（2）與現(xiàn)有技術(shù)共有的技術(shù)特征，這兩部分特征構(gòu)成解決基本問題的完整技術(shù)方案。

2.1 必要技術(shù)特征未寫進(jìn)獨(dú)立權(quán)利要求

判斷某一技術(shù)特征是否為必要技術(shù)特征，應(yīng)從所要解決的技術(shù)問題出發(fā)并考慮說明書描述的整體內(nèi)容，不應(yīng)簡單地將具體實(shí)施方式中的技術(shù)特征直接認(rèn)定為必要技術(shù)特征，要對具體實(shí)施方式中的技術(shù)特征進(jìn)行適當(dāng)?shù)纳衔桓爬?。在?shí)際操作中，不宜為追求過大的保護(hù)范圍而對獨(dú)立權(quán)利要求做過分上位概括;專利代理師撰寫完權(quán)利要求書后，應(yīng)換位思考，從審查視角自查所寫的獨(dú)立權(quán)利要求能否解決現(xiàn)有技術(shù)存在的技術(shù)問題，即專利代理師應(yīng)將自己獨(dú)立于專利申請之外對獨(dú)立權(quán)利要求中涉及的各個技術(shù)方案進(jìn)行分析，在不考慮其它從屬權(quán)利要求的情況下只考察獨(dú)立權(quán)利要求中的技術(shù)特征是否能夠獨(dú)自構(gòu)成一個完整的技術(shù)方案、構(gòu)成的技術(shù)方案是否能夠解決技術(shù)問題;此外，還要著重分析獨(dú)立權(quán)利要求在解決技術(shù)問題的前提下是否還存在其它多余技術(shù)特征，多個技術(shù)特征之間是否有相同特征、相關(guān)技術(shù)效果能否進(jìn)行上位概括。

2.2 非必要技術(shù)特征被寫進(jìn)了獨(dú)立權(quán)利要求

一般存在以下兩種狀況：（1）由于專利代理師未能根據(jù)專利技術(shù)交底書中給出的技術(shù)內(nèi)容準(zhǔn)確地找到本申請的真正改進(jìn)點(diǎn)，即專利申請的發(fā)明點(diǎn);專利代理師在撰寫權(quán)利要求時應(yīng)找準(zhǔn)本申請所要解決的技術(shù)問題，然后根據(jù)所要解決的技術(shù)問題去選擇對本申請來講必要的技術(shù)特征，獨(dú)立權(quán)利要求撰寫的原則是在確保獨(dú)立權(quán)利要求滿足新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性的條件下做減法。（2）在保證獨(dú)立權(quán)利要求具備專利三性的條件下，沒有將多個具體實(shí)施方式進(jìn)行上位概括，或者采用的上位詞不合適，無法對發(fā)明點(diǎn)進(jìn)行有效的保護(hù)。

因此，專利代理師在撰寫專利申請文件時應(yīng)當(dāng)從以下幾個方面布局：（1）以專利申請所要解決的技術(shù)問題為主線撰寫權(quán)利要求書，適當(dāng)確定獨(dú)立權(quán)利要求的保護(hù)范圍，確保解決每一個技術(shù)問題對應(yīng)的技術(shù)方案的完整性和清楚性。（2）從屬權(quán)利要求中應(yīng)當(dāng)包含所有改進(jìn)、優(yōu)化技術(shù)，其涉及的技術(shù)特征是對獨(dú)立權(quán)利要求的層層細(xì)化，且保護(hù)范圍小于獨(dú)立權(quán)利要求的保護(hù)范圍。（3）如果審查員提出權(quán)利要求存在缺少必要技術(shù)特征的理由，應(yīng)仔細(xì)核實(shí)并與專利申請人進(jìn)行交流和確認(rèn)，若獨(dú)立權(quán)利要求確實(shí)存在缺少必要技術(shù)特征的缺陷，專利代理師應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)提交相應(yīng)的修改文本。

3 說明書公開的充分性對專利案件的影響

《專利法》規(guī)定：“說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)”?！秾彶橹改稀分嘘P(guān)于清楚的解釋是：說明書的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)清楚，關(guān)于完整的解釋是完整的說明書應(yīng)包括有關(guān)理解、實(shí)現(xiàn)發(fā)明或?qū)嵱眯滦退璧娜考夹g(shù)內(nèi)容。

3.1 專利代理師撰寫專利申請文件時的自我定位

說明書應(yīng)當(dāng)對權(quán)利要求書中的每條權(quán)利要求均進(jìn)行充分地展開式說明，即對于每條權(quán)利要求盡可能多地去列舉多個實(shí)施例，以滿足充分公開的要求，并解決相應(yīng)的技術(shù)問題。因此，專利代理師在撰寫說明書時，（1）需要將自己看成是產(chǎn)品設(shè)計人員，將撰寫說明書的過程作為對應(yīng)產(chǎn)品的設(shè)計過程，需要清楚該產(chǎn)品為解決其聲稱的技術(shù)問題需要哪些部件，以及各個部件的組合方式。（2）需要將自己看成是一名產(chǎn)品的測試人員，將撰寫說明書的過程作為對應(yīng)產(chǎn)品的測試過程，需要清楚該產(chǎn)品在解決其聲稱要解決的技術(shù)問題的過程中各個部件的工作方式。（3）技術(shù)交底書不屬于法律文件，專利代理師是將發(fā)明人的發(fā)明構(gòu)思轉(zhuǎn)化成法律文件的中間樞紐，專利代理師對專利技術(shù)交底書中技術(shù)方案的理解和挖掘，對于撰寫專利申請文件和專利申請質(zhì)量影響重大。

3.2 專利代理師與發(fā)明人進(jìn)行技術(shù)溝通

對于專利代理師而言，在撰寫專利申請文件前，需要做好充分的準(zhǔn)備，認(rèn)真閱讀專利技術(shù)交底書，根據(jù)其記載的內(nèi)容準(zhǔn)確地找出創(chuàng)新點(diǎn)。對于疑惑或是不理解的內(nèi)容，需要帶著問題和發(fā)明人溝通。在溝通過程中，（1）需要和發(fā)明人確認(rèn)本申請所要解決的技術(shù)問題是什么，主要用于驗(yàn)證代理師是否準(zhǔn)確找到了本申請的核心技術(shù)點(diǎn);（2）專利代理師經(jīng)過和發(fā)明人溝通，相較之前能夠更加準(zhǔn)確、透徹地理解技術(shù)方案，這時，專利代理師應(yīng)該給出更多、更好的等同替代的技術(shù)方案，無形中相當(dāng)于拓展了專利技術(shù)交底書中的內(nèi)容。因此，在撰寫專利申請文件前與發(fā)明人溝通非常必要，溝通過程就是對技術(shù)內(nèi)容進(jìn)行挖掘、進(jìn)行再次理解的過程，也是對權(quán)利要求進(jìn)行合理構(gòu)架的過程。

4 結(jié)語

本文基于筆者從事專利代理工作的經(jīng)驗(yàn)，從審查意見視角出發(fā)，從“三性對專利案件的影響”、“必要技術(shù)特征對專利案件的影響”、“說明書公開的充分性對專利案件的影響”三個方面闡述了專利代理師在撰寫專利申請文件時的注意事項(xiàng)，望對于提高專利申請文件撰寫質(zhì)量有所幫助。由于筆者水平有限，如有不當(dāng)之處，還望方家不吝指正。

參考文獻(xiàn)

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