吳配全

一、引言

由我國《專利法》第9 條第1 款在前半部分規(guī)定了同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)這一禁止重復(fù)授權(quán)原則的同時(shí)，又在該條款的后半部分及《專利法實(shí)施細(xì)則》第41 條規(guī)定了該原則適用時(shí)的一種例外情況，即同一申請(qǐng)人同日對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請(qǐng)實(shí)用新型專利又申請(qǐng)發(fā)明專利，先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止，且申請(qǐng)人在申請(qǐng)時(shí)分別說明對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請(qǐng)了另一專利的，可通過放棄實(shí)用新型專利權(quán)而獲得發(fā)明專利授權(quán)的情形（以下簡稱例外情況）。雖然我國《專利法》、《專利法實(shí)施細(xì)則》和《專利審查指南》（2010 版）從不同的層次對(duì)上述例外情況作了較為詳細(xì)的規(guī)定，然而由于現(xiàn)實(shí)中涉及重復(fù)授權(quán)的情況往往紛繁復(fù)雜，導(dǎo)致上述例外情況的準(zhǔn)確適用存在一定難度，特別在“同一申請(qǐng)人”、“同日”和“分別說明”等條件的判斷上，有時(shí)無法僅根據(jù)已有的明確規(guī)定作出準(zhǔn)確判斷。鑒于此，為了能準(zhǔn)確適用《專利法》第9 條的上述例外情況，除了需要知道《專利法》、《專利法實(shí)施細(xì)則》和《專利審查指南》（2010版）有關(guān)上述例外情況的明確規(guī)定外，還需了解該例外情況產(chǎn)生的歷史背景及制定相關(guān)法條的立法本意，從而加深對(duì)相關(guān)法條、法規(guī)的理解并在出現(xiàn)無法僅根據(jù)已有明確規(guī)定進(jìn)行判斷的疑難情形時(shí)，可結(jié)合立法本意作出更全面、更準(zhǔn)確的考量。

二、例外情況規(guī)定的歷史由來及立法本意

我國實(shí)用新型專利申請(qǐng)和發(fā)明專利申請(qǐng)的審查制度不同，前者實(shí)行初步審查制，因此，從申請(qǐng)到授權(quán)所需的時(shí)間較短，后者則實(shí)行實(shí)質(zhì)審查制，從申請(qǐng)到授權(quán)所需時(shí)間較長。由于部分申請(qǐng)人既希望能夠較快地獲得專利保護(hù)，又希望能夠獲得保護(hù)期限更長的發(fā)明專利權(quán)，于是便對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造既提交實(shí)用新型專利申請(qǐng)又提交發(fā)明專利申請(qǐng)，由此而對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造獲得兩項(xiàng)專利權(quán)。然而，我國1992 年修改的《專利法實(shí)施細(xì)則》增加了有關(guān)“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)”這一禁止重復(fù)授權(quán)原則的規(guī)定。自此，申請(qǐng)人便不能再采取上述做法。

到了20 世紀(jì)90 年代中期，我國的專利申請(qǐng)數(shù)量快速增加，而審查員嚴(yán)重不足，導(dǎo)致發(fā)明專利申請(qǐng)的積壓情況較為嚴(yán)重，引起了申請(qǐng)人和社會(huì)公眾的不滿?；诖藝抑R(shí)產(chǎn)權(quán)局出臺(tái)了一項(xiàng)臨時(shí)規(guī)定，即允許同一申請(qǐng)人同日或先后就同樣的發(fā)明創(chuàng)造既提交發(fā)明專利申請(qǐng)又提交實(shí)用新型專利申請(qǐng)，在實(shí)用新型專利獲得授權(quán)后，若發(fā)明專利經(jīng)實(shí)質(zhì)審查被認(rèn)定可以授予專利權(quán)的，申請(qǐng)人可通過聲明放棄已經(jīng)獲得的實(shí)用新型專利權(quán)而獲得發(fā)明專利的授權(quán)。這一臨時(shí)規(guī)定便是上述例外情況的原型。

進(jìn)入21 世紀(jì)以后，我國發(fā)明專利申請(qǐng)積壓的問題已經(jīng)得到了很大緩解，但大多數(shù)人認(rèn)為上述臨時(shí)規(guī)定為申請(qǐng)人提供了更多的選擇，符合我國的國情，因此，在2008 年修改《專利法》時(shí)予以了保留，但對(duì)上述臨時(shí)規(guī)定的做法進(jìn)行了修改完善以克服其不合理之處。其中，為了避免原先臨時(shí)規(guī)定允許申請(qǐng)人先、后分別提交實(shí)用新型專利申請(qǐng)和發(fā)明專利申請(qǐng)可能導(dǎo)致的專利保護(hù)最長期限超過自申請(qǐng)日起的20 年，繼而對(duì)其他發(fā)明專利權(quán)人有失公平的缺陷，修改后的相關(guān)法條明確了兩件申請(qǐng)必須滿足由同一申請(qǐng)人在“同日”提出。此外，由于先授予的實(shí)用新型專利權(quán)因被放棄或保護(hù)期限屆滿而終止會(huì)由國務(wù)院專利行政部門予以登記和公告，公眾在得知上述情況后認(rèn)為實(shí)用新型專利請(qǐng)求保護(hù)的發(fā)明創(chuàng)造已經(jīng)進(jìn)入公有領(lǐng)域而自由實(shí)施應(yīng)用的，又可能侵犯隨后授予的發(fā)明專利權(quán)，這有損公眾的信賴和利益，因此，為了更好地維護(hù)公眾利益，修改后的法條還明確了須滿足“先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止”，方可通過聲明放棄實(shí)用新型專利權(quán)以獲得發(fā)明專利申請(qǐng)的授權(quán)。

2010 年修改的《專利法實(shí)施細(xì)則》第41 條第2款又規(guī)定了對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請(qǐng)實(shí)用新型專利又申請(qǐng)發(fā)明專利的，應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)時(shí)予以“分別說明”。其中，要求提交實(shí)用新型專利申請(qǐng)時(shí)進(jìn)行“說明”的意義在于讓公眾通過實(shí)用新型專利的授權(quán)公告知曉相同的發(fā)明創(chuàng)造還提交了發(fā)明專利申請(qǐng)，避免誤導(dǎo)公眾。而要求提交發(fā)明專利申請(qǐng)時(shí)進(jìn)行“說明”的意義在于讓國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在對(duì)發(fā)明專利進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查時(shí)知曉相關(guān)情況并予以注意，確保發(fā)明專利授權(quán)符合相關(guān)規(guī)定。至此，禁止重復(fù)授權(quán)原則中的上述例外情況規(guī)定便正式形成。

從以上描述可看出，例外情況是在特定歷史背景下產(chǎn)生的，其立法本意是在禁止重復(fù)授權(quán)的大原則基礎(chǔ)上給予在中國提交專利申請(qǐng)的申請(qǐng)人一定優(yōu)惠政策，但這種優(yōu)惠政策僅適用法律明確規(guī)定的具體情形，并在施行方式上受到嚴(yán)格限制，為的是給予申請(qǐng)人優(yōu)惠的同時(shí)確保公眾利益不受損害，體現(xiàn)了權(quán)利和義務(wù)平衡的原則。

三、例外情況的適用及疑難情形

由于例外情況是中國《專利法》在禁止重復(fù)授權(quán)原則基礎(chǔ)上給予申請(qǐng)人提供的一種便利，意味著只有在規(guī)定的情形下才允許對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造授予兩項(xiàng)專利權(quán)，其他情形均不允許，這從《專利法》將例外情況緊接著寫入第9 條第1 款“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)”之后便可窺見一斑。因此，在適用上述例外情況時(shí)，需要嚴(yán)格遵守“同一申請(qǐng)人”、“同日”、“先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止”和“分別說明”等規(guī)定。而在遇到無法僅根據(jù)現(xiàn)有的明確規(guī)定作出準(zhǔn)確判斷時(shí)，則需要結(jié)合該例外情況規(guī)定的立法本意進(jìn)行判斷，確保滿足在給予申請(qǐng)人優(yōu)惠的同時(shí)不損害公眾利益，做到權(quán)利和義務(wù)的平衡。下面本文將就常見的幾種疑難情形結(jié)合具體案例進(jìn)行分析，給出傾向性建議，以期為同行從業(yè)者提供參考借鑒。當(dāng)然，針對(duì)下文所列的三種疑難情形，同一情形之下可能還有多種不同的具體情況，如涉及分案申請(qǐng)的第（二）種情形就紛繁復(fù)雜。筆者的以下觀點(diǎn)也僅是針對(duì)羅列的具體案例給出的傾向性建議，針對(duì)其他具體情形，可以參考本文的分析思路結(jié)合例外情況的立法本意等具體問題具體分析。

(一)PCT 國際申請(qǐng)與同日實(shí)用新型專利能否適用例外情況的規(guī)定

某案為進(jìn)入中國國家階段的PCT 發(fā)明申請(qǐng)，申請(qǐng)人在國際申請(qǐng)日同日向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交了實(shí)用新型專利申請(qǐng)，現(xiàn)實(shí)用新型已授權(quán)且處于有效狀態(tài)，其保護(hù)范圍與PCT 發(fā)明申請(qǐng)相同。申請(qǐng)人在收到國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)出的克服重復(fù)授權(quán)的審查意見后，欲通過放棄實(shí)用新型專利權(quán)來獲得發(fā)明專利申請(qǐng)的授權(quán)。

針對(duì)上述案例的情形能否適用例外情況的規(guī)定存在一定爭議。主張不可以適用例外情況規(guī)定的人，其理由主要在于PCT 國際申請(qǐng)并非申請(qǐng)人向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交的專利申請(qǐng)，且申請(qǐng)人在申請(qǐng)時(shí)并未進(jìn)行“分別說明”。而主張可以適用的人則認(rèn)為，PCT 國際申請(qǐng)進(jìn)入中國國家階段與普通國內(nèi)申請(qǐng)?jiān)趯?shí)質(zhì)審查時(shí)適用的法律條款和基本原則相同，且此類情形已經(jīng)滿足了例外情況規(guī)定中有關(guān)“同一申請(qǐng)人”、“同日”、“先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止”等條件，而未滿足“分別說明”的條件則是由于PCT 表格中沒有相應(yīng)的勾選項(xiàng)，屬于表格本身缺陷導(dǎo)致的結(jié)果，并非申請(qǐng)人刻意不進(jìn)行說明。從善意審查的角度考慮，應(yīng)同意其放棄實(shí)用新型專利權(quán)以獲得發(fā)明專利申請(qǐng)的授權(quán)。

針對(duì)上述爭議問題，筆者傾向于前一個(gè)觀點(diǎn)，即PCT 國際申請(qǐng)與同日實(shí)用新型專利不能適用例外情況的規(guī)定。通過本文第二部分對(duì)例外情況歷史由來及立法本意的分析我們可以看出，例外情況規(guī)定適用是極其嚴(yán)格的，一般不宜擴(kuò)大適用，必須要考慮權(quán)利和義務(wù)的平衡，不能損害公眾利益。由于PCT 國際申請(qǐng)與其同日實(shí)用新型在申請(qǐng)時(shí)無法進(jìn)行“分別說明”，因此，若讓申請(qǐng)人通過放棄實(shí)用新型專利權(quán)以獲得發(fā)明專利申請(qǐng)的授權(quán)，就會(huì)存在前述所說的可能誤導(dǎo)公眾、有損公眾的信賴和利益等問題，其與2010 年修改的《專利法實(shí)施細(xì)則》第41 條第2 款的立法本意相悖。因此，第二種觀點(diǎn)所說的“善意”實(shí)則只是對(duì)申請(qǐng)人單方面的善意，并非“公平的善意”。而“PCT表格中沒有相應(yīng)的勾選項(xiàng)導(dǎo)致申請(qǐng)人無法分別說明”的情況也只是表明我國《專利法》給予在我國提交專利申請(qǐng)的申請(qǐng)人相應(yīng)優(yōu)惠時(shí)并未將該例外開口擴(kuò)大到PCT 國際申請(qǐng)。因此，所謂的“表格本身缺陷”并不是PCT 申請(qǐng)可以適用例外情況規(guī)定的理由。

實(shí)際上，《專利法實(shí)施細(xì)則》第三次修改導(dǎo)讀中對(duì)本案上述情形也做出過明確說明：“關(guān)于申請(qǐng)人同日就同樣的發(fā)明創(chuàng)造分別提交一件實(shí)用新型專利申請(qǐng)和一件PCT 國際申請(qǐng)是否適用《專利法》第9 條的例外規(guī)定的問題，我們認(rèn)為答案是否定的”。具體理由有三點(diǎn)：一是《專利法》第9 條規(guī)定的例外指的是在申請(qǐng)日向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局實(shí)際提交了兩件申請(qǐng)，而國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局受理PCT 國際申請(qǐng)是依據(jù)《專利合作條約》及其實(shí)施細(xì)則，并不依據(jù)我國《專利法》，盡管按照《專利合作條約》已確定國際申請(qǐng)日并指定中國的國際申請(qǐng)，視為向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出的專利申請(qǐng)，其國際申請(qǐng)日也被視為《專利法》第28 條所規(guī)定的申請(qǐng)日，但這種“視為”的結(jié)果只有國際申請(qǐng)進(jìn)入中國國家階段后才能確定；二是PCT 國際申請(qǐng)?jiān)趪H階段時(shí)并無類型上的區(qū)分，究竟是實(shí)用新型還是發(fā)明專利申請(qǐng)，需要等到申請(qǐng)人辦理進(jìn)入中國國家階段的手續(xù)時(shí)才能確定；三是申請(qǐng)人在提出國際申請(qǐng)時(shí)無法“分別說明對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造已經(jīng)申請(qǐng)了另一專利”。因此，綜合考慮申請(qǐng)日、專利申請(qǐng)的類型以及申請(qǐng)時(shí)分別說明等因素，同日提交一件實(shí)用新型專利申請(qǐng)和一件PCT 國際申請(qǐng)不能適用《專利法》第9條的例外情況規(guī)定。

(二)發(fā)明分案申請(qǐng)與母案的同日實(shí)用新型專利能否適用例外情況的規(guī)定

某發(fā)明分案申請(qǐng)?jiān)跀M授權(quán)時(shí)被發(fā)現(xiàn)與其母案同日的實(shí)用新型構(gòu)成重復(fù)授權(quán)，該授權(quán)的實(shí)用新型專利目前仍處于有效狀態(tài)，發(fā)明的母案與同日實(shí)用新型在申請(qǐng)時(shí)也進(jìn)行了分別說明。

針對(duì)上述情形中申請(qǐng)人能否通過放棄實(shí)用新型專利權(quán)以獲得分案專利申請(qǐng)的授權(quán)也存在正反兩種觀點(diǎn)。存在爭議的原因主要有兩點(diǎn)：一是分案申請(qǐng)的申請(qǐng)文件遞交日與實(shí)用新型并不相同，因此，其是否滿足“同日”的要求存在疑惑；二是分案申請(qǐng)?jiān)谶f交時(shí)，未就同日存在相同的發(fā)明創(chuàng)造作出過說明，因此，其不滿足例外情況規(guī)定中“分別說明”這一條。

筆者認(rèn)為上述案例的情形應(yīng)該可以適用例外情況的規(guī)定，理由如下：首先，分案申請(qǐng)的申請(qǐng)文件遞交日期雖然與母案不同，但這一文件遞交日期并非用于確定《專利法》第28 條規(guī)定的申請(qǐng)日，分案申請(qǐng)的申請(qǐng)日與其母案相同，這完全符合例外情況規(guī)定中有關(guān)“同日”是指“申請(qǐng)日”的規(guī)定（參見《專利法實(shí)施細(xì)則》第41 條第2 款）；其次，例外情況規(guī)定要求“分別說明”主要是讓社會(huì)公眾和專利審批人員知曉相關(guān)情況，避免誤導(dǎo)社會(huì)公眾也便于專利審查。由于申請(qǐng)人在母案及其同日實(shí)用新型專利申請(qǐng)?zhí)峤粫r(shí)已經(jīng)就相關(guān)情況進(jìn)行了“分別說明”，授權(quán)的實(shí)用新型專利也已經(jīng)公告了存在相同的發(fā)明專利申請(qǐng)，因此，此類情形并不會(huì)損害公眾利益，也不會(huì)對(duì)專利審查帶來額外負(fù)擔(dān)，并不違背例外情況規(guī)定的立法本意。此外，由于分案申請(qǐng)的內(nèi)容并未超出母案記載的范圍，且很多時(shí)候分案是根據(jù)不具備單一性的審查意見“被迫”做出的補(bǔ)救措施，允許其放棄實(shí)用新型專利以獲得分案的發(fā)明專利申請(qǐng)授權(quán)理論上并未擴(kuò)大《專利法》第9 條例外情況給予申請(qǐng)人的好處，在不損害公眾利益的情況下也滿足“權(quán)利和義務(wù)平衡的原則”。綜上，從善意審查的角度出發(fā)，此類情形可以允許申請(qǐng)人適用該例外情況，此時(shí)的“善意”與情形1 不同，不再是片面的善意。

(三)發(fā)明專利授權(quán)前申請(qǐng)人發(fā)生了變更，能否適用例外情況的規(guī)定

申請(qǐng)人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造于同日提交了發(fā)明專利申請(qǐng)和實(shí)用新型專利申請(qǐng)，并在申請(qǐng)時(shí)分別做出了說明，目前實(shí)用新型已獲得授權(quán)且處于有效狀態(tài)，但在發(fā)明專利申請(qǐng)授權(quán)前，發(fā)明申請(qǐng)人變更為他人，因而發(fā)明專利申請(qǐng)和實(shí)用新型專利的申請(qǐng)人和專利權(quán)人不同。

上述情形在現(xiàn)實(shí)中較為常見，申請(qǐng)人在獲知發(fā)明專利可能被授予專利權(quán)后，常在授權(quán)前就將申請(qǐng)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，從而導(dǎo)致發(fā)明專利申請(qǐng)的申請(qǐng)人變得與實(shí)用新型不同。此時(shí)，很多從業(yè)者會(huì)覺得發(fā)明與實(shí)用新型不再滿足“同一申請(qǐng)人”這一條件，因而對(duì)其能否適用有關(guān)例外情況的規(guī)定存在疑惑。

針對(duì)此類情形，由于在申請(qǐng)時(shí)發(fā)明和實(shí)用新型申請(qǐng)為同一申請(qǐng)人，符合《專利法》第9 條第1 款的相關(guān)規(guī)定。在發(fā)明專利申請(qǐng)的申請(qǐng)人發(fā)生表更后，該情形仍滿足例外情況有關(guān)“同日”、“先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止”和“分別說明”等的規(guī)定，即申請(qǐng)人的變更并不會(huì)損害社會(huì)公眾利益。此外，該類情形中發(fā)明專利申請(qǐng)的申請(qǐng)人與實(shí)用新型的專利權(quán)人之間為受讓人和轉(zhuǎn)讓人關(guān)系，具備協(xié)商放棄專利權(quán)的基礎(chǔ)。因此，若雙方在協(xié)商后，轉(zhuǎn)讓人（即實(shí)用新型專利權(quán)人）愿意放棄實(shí)用新型專利權(quán)以讓發(fā)明專利申請(qǐng)獲得授權(quán)，應(yīng)予以準(zhǔn)許。該情形與上述情形（二）一樣，適用例外情況規(guī)定，因其不會(huì)損害公眾利益，也不會(huì)對(duì)專利審查帶來額外負(fù)擔(dān)，符合例外情況規(guī)定的立法本意。

四、結(jié) 語

例外情況適用的疑難情形無法一一窮舉，因此，為做到準(zhǔn)確判斷，除牢記《專利法》、《專利法實(shí)施細(xì)則》和《專利審查指南》（2010 版）的相關(guān)規(guī)定外，我們還需在了解該例外情況產(chǎn)生的特殊歷史背景下準(zhǔn)確把握其立法本意，以便在出現(xiàn)疑惑，無法簡單根據(jù)已有規(guī)定作出準(zhǔn)確判斷時(shí)能依據(jù)立法本意作出更合理的抉擇，從而在惠及申請(qǐng)人的同時(shí)也確保公眾利益不受損害。