武廣濤

分案申請(qǐng)是一類(lèi)特殊的專(zhuān)利申請(qǐng)，《專(zhuān)利審查指南》規(guī)定：“一件專(zhuān)利申請(qǐng)包括兩項(xiàng)以上發(fā)明的，申請(qǐng)人可以主動(dòng)提出或者依據(jù)審查員的審查意見(jiàn)提出分案申請(qǐng)。”該規(guī)定沒(méi)有明確可以分案的原申請(qǐng)是否存在單一性缺陷，也沒(méi)有進(jìn)一步明確兩項(xiàng)發(fā)明的具體含義。在審查實(shí)踐中存在原申請(qǐng)不存在單一性缺陷的分案申請(qǐng)，針對(duì)此類(lèi)申請(qǐng)審查員的處理方式存在不同，本文對(duì)該類(lèi)分案申請(qǐng)的審查從不同的角度進(jìn)行探討，并給出了審查建議。

一、分案申請(qǐng)的由來(lái)

分案申請(qǐng)是從原申請(qǐng)中分割出來(lái)的一部分，其形式上雖然是一個(gè)新申請(qǐng)，但實(shí)際上和原申請(qǐng)具有同等地位，即申請(qǐng)日仍是原申請(qǐng)的申請(qǐng)日，如果原申請(qǐng)享有優(yōu)先權(quán)，則可繼承原申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)日。

分案申請(qǐng)的法律規(guī)定來(lái)自《專(zhuān)利法實(shí)施細(xì)則》第四十二條第一款，為什么要規(guī)定分案申請(qǐng)則要追溯到《專(zhuān)利法》。我國(guó)《專(zhuān)利法》第三十一條規(guī)定，專(zhuān)利申請(qǐng)需要符合單一性要求，對(duì)于不符合單一性要求時(shí)應(yīng)當(dāng)如何處理由《專(zhuān)利法實(shí)施細(xì)則》第四十二條第一款作出規(guī)定。因此，探討分案申請(qǐng)必然不能脫離開(kāi)單一性，拋開(kāi)單一性的分案申請(qǐng)必然背離了分案申請(qǐng)的立法本意。

在一件專(zhuān)利申請(qǐng)中，申請(qǐng)人實(shí)際公開(kāi)了多項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造，并表達(dá)了希望就這些發(fā)明創(chuàng)造獲得專(zhuān)利保護(hù)的意愿，由于該申請(qǐng)不符合單一性的要求，也就不能在一件申請(qǐng)中得到保護(hù)。如果僅因?yàn)檫@一原因就迫使申請(qǐng)人僅僅保留其中一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造，對(duì)其他發(fā)明創(chuàng)造只能隨后重新提出一件新的專(zhuān)利申請(qǐng)，以隨后的提交日作為其申請(qǐng)日，則申請(qǐng)人的利益就會(huì)受到損害?；谶@一理由，《專(zhuān)利法實(shí)施細(xì)則》規(guī)定申請(qǐng)人可以隨后針對(duì)上述其他的發(fā)明創(chuàng)造提出一件特殊的專(zhuān)利申請(qǐng)，這就是所謂的“分案申請(qǐng)”。分案申請(qǐng)可以保留其原申請(qǐng)日或優(yōu)先權(quán)日，這樣就保證了專(zhuān)利申請(qǐng)人的正當(dāng)利益不受損害，這是我國(guó)分案申請(qǐng)制度的立法宗旨。

二、原申請(qǐng)不存在單一性缺陷的分案申請(qǐng)

目前存在一些分案申請(qǐng)，其本身并不存在單一性缺陷，符合授權(quán)條件，申請(qǐng)人在收到授予專(zhuān)利權(quán)通知書(shū)以后，辦理登記手續(xù)前，將原申請(qǐng)權(quán)利要求進(jìn)行調(diào)整組合，或重新概括形成新的權(quán)利要求，提交分案申請(qǐng)。

審查過(guò)程中，針對(duì)此類(lèi)分案申請(qǐng)是否成立存在兩種不同觀點(diǎn)。一種觀點(diǎn)認(rèn)為：此類(lèi)分案申請(qǐng)?zhí)岢龅臅r(shí)機(jī)符合規(guī)定，《專(zhuān)利法》《專(zhuān)利法實(shí)施細(xì)則》《專(zhuān)利審查指南》中均沒(méi)有明文規(guī)定類(lèi)似情況不能提出分案申請(qǐng)，因此分案成立；另一種觀點(diǎn)認(rèn)為：此類(lèi)分案申請(qǐng)并不是為了克服單一性缺陷而提出的，與分案申請(qǐng)的立法本意相悖，分案不成立。

下文將針對(duì)上述兩種觀點(diǎn)嘗試從申請(qǐng)人、代理師、社會(huì)公眾和審查部門(mén)的角度分別進(jìn)行討論。

第一，從申請(qǐng)人的角度。申請(qǐng)人在原申請(qǐng)收到授予專(zhuān)利權(quán)通知書(shū)和辦理登記手續(xù)通知書(shū)后，可以得知其原申請(qǐng)技術(shù)方案符合授權(quán)條件，此時(shí)提交分案申請(qǐng)，提交時(shí)機(jī)符合規(guī)定，分案申請(qǐng)與原申請(qǐng)雖然不存在單一性缺陷，但《專(zhuān)利法》《專(zhuān)利法實(shí)施細(xì)則》《專(zhuān)利審查指南》均沒(méi)有明文規(guī)定不能提交不存在單一性缺陷的分案申請(qǐng)。分案申請(qǐng)的權(quán)利要求與原申請(qǐng)的權(quán)利要求保護(hù)范圍不同，屬于不同的發(fā)明創(chuàng)造，由于原申請(qǐng)技術(shù)方案符合授權(quán)條件，分案申請(qǐng)的技術(shù)方案同樣很容易獲得授權(quán)，可以通過(guò)分案申請(qǐng)?jiān)佾@得多件專(zhuān)利權(quán)。

第二，從代理師的角度。很多代理師存在這樣一個(gè)概念，并非僅限于出現(xiàn)有單一性問(wèn)題時(shí)才能提出分案申請(qǐng)。特別是由于在發(fā)明實(shí)質(zhì)審查中，審查員一般不允許超出原權(quán)利要求范圍的修改（即使這種修改沒(méi)有超出《專(zhuān)利法》第三十三條規(guī)定的范圍），為了對(duì)原權(quán)利要求進(jìn)行修改，改變?cè)瓩?quán)利要求保護(hù)的范圍，代理師只好通過(guò)提交分案申請(qǐng)的形式對(duì)原申請(qǐng)進(jìn)行修改。另外，對(duì)于涉外代理的代理師，由于受到美國(guó)分案申請(qǐng)的影響和委托人（申請(qǐng)人）的要求，也會(huì)在收到授權(quán)通知書(shū)后提交分案申請(qǐng)。

第三，從社會(huì)公眾的角度。此類(lèi)分案申請(qǐng)對(duì)社會(huì)公眾是不利的。原申請(qǐng)辦理登記手續(xù)并公告后，社會(huì)公眾對(duì)其專(zhuān)利保護(hù)范圍有了明確了解，但是社會(huì)公眾在分案申請(qǐng)被公開(kāi)或公告前并不能得知申請(qǐng)人還提交了分案申請(qǐng)，保護(hù)了一個(gè)類(lèi)似的技術(shù)方案或者在原申請(qǐng)中已經(jīng)公開(kāi)但是未要求保護(hù)的技術(shù)方案。社會(huì)公眾在實(shí)施該類(lèi)似技術(shù)方案或者原申請(qǐng)中未要求保護(hù)的技術(shù)方案時(shí)可能并不侵犯專(zhuān)利權(quán)人的權(quán)利，但是在分案申請(qǐng)授權(quán)后則侵犯了專(zhuān)利人的權(quán)利。這種是否侵權(quán)的不確定性導(dǎo)致社會(huì)公眾無(wú)所適從，不利于社會(huì)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定性和繼續(xù)創(chuàng)新的積極性。

第四，從專(zhuān)利審查部門(mén)的角度。原申請(qǐng)和分案申請(qǐng)實(shí)際上對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)沒(méi)有實(shí)質(zhì)區(qū)別，審查部門(mén)在審查原申請(qǐng)時(shí)已經(jīng)分配審查員進(jìn)行審查，如果對(duì)同樣技術(shù)內(nèi)容的分案申請(qǐng)重新分配審查員再次進(jìn)行審查，則多個(gè)審查員針對(duì)多個(gè)技術(shù)方案無(wú)實(shí)質(zhì)區(qū)別的分案進(jìn)行審查，浪費(fèi)了審查資源。這種審查資源的浪費(fèi)對(duì)其他申請(qǐng)人和社會(huì)公眾是不公平的，同時(shí)不同審查員進(jìn)行審查也存在審查結(jié)論不一致的可能性。

三、法院對(duì)類(lèi)似分案申請(qǐng)的判例

2020 年北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院就上述情形的分案申請(qǐng)?jiān)趯彶殡A段作出的分案不成立的審查決定提出的行政訴訟所作出的行政判決，支持了分案不成立的作法。

北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院(2020)京73 行初3088 號(hào)行政判決書(shū)涉及某公司不服國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出的分案視為未提出的行政復(fù)議決定。

該行政復(fù)議決定涉及該公司的一件分案申請(qǐng)，該分案申請(qǐng)的原申請(qǐng)被授予專(zhuān)利權(quán)，其限定的保護(hù)范圍確定，且符合單一性的要求。該公司在收到原申請(qǐng)授予專(zhuān)利權(quán)通知書(shū)和辦理手續(xù)登記通知書(shū)后，將原申請(qǐng)的權(quán)利要求簡(jiǎn)單修改后，提出分案申請(qǐng)。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局根據(jù)《專(zhuān)利法實(shí)施細(xì)則》第四十二條第一款的規(guī)定作出分案申請(qǐng)視為未提出通知書(shū)。該公司針對(duì)分案申請(qǐng)視為未提出通知書(shū)提出行政復(fù)議，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局維持了分案視為未提出通知書(shū)。該公司不服該行政復(fù)議決定，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟。

北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院在行政判決書(shū)中認(rèn)為：《專(zhuān)利法實(shí)施細(xì)則》中的“兩項(xiàng)以上發(fā)明、實(shí)用新型或者外觀設(shè)計(jì)”值得是兩項(xiàng)或者兩項(xiàng)以上彼此獨(dú)立、不同的發(fā)明創(chuàng)造，并不表示申請(qǐng)人可以隨意將原申請(qǐng)權(quán)利要求的技術(shù)特征簡(jiǎn)單修改或組合后，另行作為分案申請(qǐng)?zhí)岢觥?/p>

原申請(qǐng)權(quán)利要求與分案申請(qǐng)權(quán)利要求存在的差異較小，不足以構(gòu)成兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上彼此獨(dú)立、不同的發(fā)明創(chuàng)造，則原申請(qǐng)并未包括兩項(xiàng)以上實(shí)用新型，不符合分案條件。

四、此類(lèi)分案申請(qǐng)的審查處理建議

對(duì)于此類(lèi)分案申請(qǐng)，如何處理，主要從以下幾個(gè)方面考慮：

第一，分案申請(qǐng)的立法本意就是保護(hù)因原申請(qǐng)存在單一性缺陷而不能在原申請(qǐng)中得到保護(hù)的技術(shù)方案，避免申請(qǐng)人的利益損失。在原申請(qǐng)中，申請(qǐng)人做出的技術(shù)貢獻(xiàn)已經(jīng)明確記載，申請(qǐng)人也已經(jīng)明確了其請(qǐng)求保護(hù)的范圍，并且在原申請(qǐng)的審查過(guò)程中申請(qǐng)人有權(quán)利調(diào)整其保護(hù)范圍，申請(qǐng)人的利益可以在原申請(qǐng)中得到保護(hù)，不會(huì)造成損失。此類(lèi)分案申請(qǐng)，其做出的技術(shù)貢獻(xiàn)沒(méi)有實(shí)質(zhì)變化，原申請(qǐng)完全能夠保護(hù)，不需要通過(guò)分案申請(qǐng)的方式再次要求保護(hù)。

第二，專(zhuān)利審查不僅涉及申請(qǐng)人與審查員雙方，還需要考慮社會(huì)公眾的利益，以及審查資源等問(wèn)題。此類(lèi)分案申請(qǐng)對(duì)社會(huì)公眾的不確定性和審查資源的浪費(fèi)是不言而喻的。

第三，退而言之，此類(lèi)分案申請(qǐng)請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案多是對(duì)技術(shù)特征進(jìn)行了調(diào)整組合或重新概括，這些調(diào)整組合或重新概括的技術(shù)方案大多在原申請(qǐng)中沒(méi)有完全一樣的記載，存在分案申請(qǐng)超范圍的可能。即使分案成立，由于分案申請(qǐng)的技術(shù)方案超范圍仍需要修改，且修改后的技術(shù)方案很可能與原申請(qǐng)的技術(shù)方案相同而出現(xiàn)重復(fù)授權(quán)的問(wèn)題，所以此類(lèi)分案申請(qǐng)大多沒(méi)有授權(quán)前景。

綜上，如果原申請(qǐng)符合單一性要求，且分案申請(qǐng)的權(quán)利要求與原申請(qǐng)的權(quán)利要求屬于同一發(fā)明構(gòu)思，僅是將原申請(qǐng)權(quán)利要求的技術(shù)特征簡(jiǎn)單修改或者組合后提出的分案申請(qǐng)，審查實(shí)踐中應(yīng)當(dāng)直接根據(jù)《專(zhuān)利法實(shí)施細(xì)則》第四十二條第一款作出分案視為未提出的審查決定。