李海霞 沈敬亭

一、引 言

根據(jù)《專利法實施細(xì)則》（以下簡稱《實施細(xì)則》）及《專利審查指南》（2010版）的規(guī)定，一件專利申請包括兩項以上發(fā)明、實用新型或者外觀設(shè)計的，申請人可以主動提出或者依據(jù)審查員的審查意見提出分案申請。但是，申請人并非在任何時候都可以提出分案申請，分案申請的提出時間是受限的。

由于分案申請的遞交期限很難簡單地用三兩句法律語言概括出來，所以專利代理行業(yè)的從業(yè)者常常會將其簡化為通俗的語言，即“只要母案還活著，就可以提交分案申請”。但實際上，這句通俗化的語言并不嚴(yán)謹(jǐn)，可能會對專利界同人或申請人造成誤解。

本文中，筆者希望通過自己的實踐經(jīng)驗和一些實例，把各種情況下的分案期限解釋清楚。

二、分案期限的相關(guān)規(guī)定

在分析不同情況下的分案期限之前，先來看看《專利審查指南》（2010版）對于分案申請的遞交時間是如何規(guī)定的?！秾＠麑彶橹改稀罚?010版）第一部分第一章第5.1.1節(jié)（3）規(guī)定：申請人最遲應(yīng)當(dāng)在收到專利局對原申請作出授予專利權(quán)通知書之日起2個月期限（即辦理登記手續(xù)的期限）屆滿之前提出分案申請。上述期限屆滿后，或者原申請已被駁回，或者原申請已撤回，或者原申請被視為撤回且未被恢復(fù)權(quán)利的，一般不得再提出分案申請。對于審查員已發(fā)出駁回決定的原申請，自申請人收到駁回決定之日起3個月內(nèi)，不論申請人是否提出復(fù)審請求，均可以提出分案申請；在提出復(fù)審請求以后以及對復(fù)審決定不服提起行政訴訟期間，申請人也可以提出分案申請。

《專利審查指南》（2010版）該部分還規(guī)定：對于已提出過分案申請，申請人需要針對該分案申請再次提出分案申請的，再次提出的分案申請的遞交時間仍應(yīng)當(dāng)根據(jù)原申請審核。再次分案的遞交日不符合上述規(guī)定的，不得分案。但是，因分案申請存在單一性的缺陷，申請人按照審查員的審查意見再次提出分案申請的情況除外。對于此種除外情況，申請人再次提出分案申請的同時，應(yīng)當(dāng)提交審查員發(fā)出的指明了單一性缺陷的審查意見通知書或者分案通知書的復(fù)印件。

《專利審查指南》（2010版）試圖用少量的文字對分案遞交的時間作出清楚的規(guī)定，但在現(xiàn)實操作中，專利從業(yè)者會遇到各種各樣的相對復(fù)雜的情形，盡管《專利審查指南》（2010版）沒有具體針對這些情形作出詳細(xì)的解釋說明，但上述規(guī)定對于這些情形的理解和處理卻給出了明確的指引。

三、不同情況分案期限的分析

在下文中，筆者給出了分案申請遞交時間的五種情況，并分別對這五種情況進(jìn)行具體說明與分析。

（一）第一種情況：母案申請已收到授予專利權(quán)的通知書

《專利審查指南》（2010版）規(guī)定：“申請人最遲應(yīng)當(dāng)在收到專利局對原申請作出授予專利權(quán)通知書之日起兩個月期限（即辦理登記手續(xù)的期限）屆滿之前提出分案申請?！睂Υ丝梢赃@樣理解：如果母案申請已收到授予專利權(quán)的通知書，那么申請人應(yīng)當(dāng)在收到該授權(quán)通知書之日起的2個月內(nèi)提出分案申請。盡管分案申請遞交的期限屆滿日與辦理登記手續(xù)的期限屆滿日是同一天，但這并不意味著分案申請必須在母案申請辦理登記手續(xù)之前遞交。關(guān)于這一點，雖然《專利審查指南》（2010版）沒有給出明確的解釋，但在實踐中已經(jīng)存在諸多案例能夠印證上述理解的正確性。

最具代表性的實例是申請?zhí)枮?01520758768.5的實用新型專利申請的行政復(fù)議案。

申請?zhí)枮?01520758768.5的實用新型專利申請（以下簡稱“分案申請Y”）是基于申請?zhí)枮?01520095428.9的實用新型專利申請（以下簡稱“母案申請X”）而提出的分案申請。針對母案申請X，專利審查部門于2015年7月13日下發(fā)“授予實用新型專利權(quán)通知書”，因此提出分案申請和辦理登記手續(xù)的期限屆滿日均為2015年9月28日?；诖?，申請人先于2015年9月24日辦理登記手續(xù)，后于2015年9月28日提出分案申請Y。

專利審查部門針對該分案申請Y發(fā)出“分案申請視為未提出通知書”，指出該分案申請的提出時間晚于母案辦理登記手續(xù)的時間，該分案申請不符合《實施細(xì)則》第42條第1款的規(guī)定，因此該分案申請視為未提出。

專利代理人根據(jù)申請人的委托提出復(fù)議申請，詳細(xì)論述了該分案申請并未違反《實施細(xì)則》第42條第1款的規(guī)定的具體原因和法律根據(jù)，最終，原審查部門作出的分案申請視為未提出的處理決定被撤銷。

《實施細(xì)則》第42條第1款中有關(guān)分案期限的規(guī)定與上述《專利審查指南》的規(guī)定并無二致。為了節(jié)省篇幅，這里我們不再對此進(jìn)行贅述及展開討論。對于此案例而言，按照法律規(guī)定，提出分案申請的期限屆滿日應(yīng)為2015年9月28日，無論申請人是否已經(jīng)辦理登記手續(xù)，該分案申請的期限屆滿日都是明確且固定不變的。

上述行政復(fù)議案的最終結(jié)果使我們更加確信：申請人可以在收到授權(quán)通知書之日起2個月內(nèi)提出分案申請，提交分案申請的期限屆滿日與申請人辦理登記手續(xù)的具體時間無關(guān)，該期限屆滿日不會因為申請人已經(jīng)辦理登記手續(xù)而受到影響。

（二）第二種情況：母案申請?zhí)幱趯彶槌绦蛑?/h3>

母案申請尚未授權(quán)、也未駁回，仍處于初步審查或?qū)嵸|(zhì)審查程序中時，申請人可以提出分案申請。例如，申請人可以在收到“發(fā)明專利申請初步審查合格通知書”之前或之后提出分案申請，可以在收到“進(jìn)入實質(zhì)審查階段通知書”之前或之后提出分案申請，還可以在審查員已經(jīng)下發(fā)“審查意見通知書”之后提出分案申請。比如，針對一件發(fā)明專利申請，審查員下發(fā)了“第二次審查意見通知書”，申請人在2個月的期限內(nèi)提交了答復(fù)意見，在提交該答復(fù)意見之前或之后，申請人都可以提出分案申請。

需要注意的是，這里所談及的情形不包括母案申請在初步審查或?qū)嵸|(zhì)審查程序中被撤回或被視為撤回的情形（有關(guān)這些情形，在下文“第三種情況”中詳述）。

許多申請人在指示專利代理人提交母案申請之時就會問及分案申請的遞交期限。那么，是否只要已經(jīng)提交了母案申請，就可以立即提出分案申請呢？答案是否定的。

根據(jù)筆者的理解，只有在母案申請已經(jīng)被專利局受理、被賦予申請?zhí)柕那闆r下，申請人才可以提交分案申請?！秾＠麑彶橹改稀罚?010版）第五部分第三章第2.3.2節(jié)對分案申請的受理程序作出了規(guī)定：“除按照一般專利申請的受理條件對分案申請進(jìn)行受理審查外，還應(yīng)當(dāng)對分案申請請求書中是否填寫了原申請的申請?zhí)柡驮暾埖纳暾埲者M(jìn)行審查。分案申請請求書中未填寫原申請的申請?zhí)柣蛘咛顚懙脑暾埖纳暾執(zhí)栍姓`的，按照一般專利申請受理”。因此，只有在母案申請已有申請?zhí)柕那闆r下，申請人才可以提出分案申請；如果在分案申請遞交時，母案申請尚未得到申請?zhí)?，那么申請人將無法在請求書中正確填寫原申請（即母案申請）的申請?zhí)枺岢龅纳暾堉荒馨凑找话愕膶＠暾埵芾?，無法享有原申請的申請日。

因此，這里我們所提到的“處于審查程序中”的母案申請，指的是已經(jīng)被受理的、處于初步審查或?qū)嵸|(zhì)審查程序中的母案申請。當(dāng)母案申請已經(jīng)被受理、且尚處于初步審查或?qū)嵸|(zhì)審查程序中，申請人可以隨時提出分案申請。

（三）第三種情況：母案申請被撤回或被視為撤回

《專利審查指南》對于該情況的規(guī)定是：原申請已撤回，或者原申請被視為撤回且未被恢復(fù)權(quán)利的，一般不得再提出分案申請。我們可以將該規(guī)定解讀為：當(dāng)母案申請被撤回時，申請人不再有機(jī)會提出分案申請；當(dāng)母案申請被視為撤回時，如果申請人希望提出分案申請，需要對母案申請?zhí)岢龌謴?fù)權(quán)利請求，并且在該恢復(fù)權(quán)利請求被審批通過之后才可以提出分案申請。

例如，專利局針對某專利申請（以下簡稱“申請A”）于2016年5月24日下發(fā)“視為撤回通知書”，申請人于2016年8月8日提出恢復(fù)權(quán)利請求，專利局于2016年8月16日下發(fā)“同意恢復(fù)權(quán)利的恢復(fù)權(quán)利請求審批通知書”。在此情形下，申請人在2016年5月24日至2016年8月16日之間不得提出分案申請，申請人自2016年8月16日起可以提交分案申請。也就是說，一旦母案申請已下發(fā)“視為撤回通知書”，那么申請人能夠提交分案申請的時間起點應(yīng)當(dāng)是專利局下發(fā)同意恢復(fù)權(quán)利的“恢復(fù)權(quán)利請求審批通知書”當(dāng)日，在此之前不得提出分案申請。

在專利代理實踐中，我們常常遇到專利申請被視為撤回的情形。例如，針對一件專利申請，申請人已經(jīng)多次收到審查意見，在授權(quán)前景不樂觀的情形下，申請人出于策略考慮決定不再答復(fù)審查意見。這樣，當(dāng)答復(fù)審查意見的期限屆滿后，專利局會下發(fā)專利申請“視為撤回通知書”。對于這類案件，如果該專利申請涉及的發(fā)明創(chuàng)造對于申請人而言比較重要，申請人通常會選擇基于重新撰寫的權(quán)利要求書遞交分案申請。

對于放棄答復(fù)審查意見、原申請將被視為撤回的情形，為了保險起見，也為了時限監(jiān)控的便利性，專利代理人通常建議在答復(fù)審查意見的期限屆滿前提出分案申請。例如，上述申請A答復(fù)第二次審查意見的期限屆滿日為2016年3月17日，如果申請人在此之前已經(jīng)決定不答復(fù)該審查意見、并希望提出分案申請，那么專利代理人可以建議申請人在2016年3月17日之前提出分案申請。

但是，這是否意味著，申請人必須在答復(fù)審查意見的期限屆滿（針對申請A，屆滿日期為2016年3月7日）前提出分案申請呢？

事實上，針對審查意見未在規(guī)定期限內(nèi)答復(fù)的情形，專利局下發(fā)“視為撤回通知書”是在答復(fù)期限屆滿之后大約2個月的時間（針對申請A，為2016年5月24日）。對于這大約2個月的“空白期”，即從答復(fù)審查意見的期限屆滿直至專利局下發(fā)“視為撤回通知書”的這段時間，《專利審查指南》沒有指明是否可以提出分案申請。但根據(jù)筆者的理解，既然《專利審查指南》規(guī)定了“原申請被視為撤回且未被恢復(fù)權(quán)利的，一般不得再提出分案申請”，那么應(yīng)該認(rèn)為，在原申請被視為撤回之前仍可以提出分案申請，即當(dāng)原申請?zhí)幱谏鲜觥翱瞻灼凇睍r，申請人可以提出分案申請。具體到申請A，在2016年3月7日至2016年5月24日之前，申請人可以提出分案申請（筆者尚未找到代表性案例來確證上述有關(guān)“空白期”的理解，上述理解僅代表筆者的個人觀點）。

盡管如此，筆者仍然建議專利代理從業(yè)者在答復(fù)審查意見的期限屆滿前提出分案申請。原因有二：首先，專利局究竟何時會下發(fā)“視為撤回通知書”，這是無法準(zhǔn)確預(yù)測的；其次，一旦該“視為撤回通知書”被下發(fā)，申請人則必須在權(quán)利恢復(fù)之后才能提出分案申請，而權(quán)利恢復(fù)會產(chǎn)生相應(yīng)的官方費用。因此，筆者認(rèn)為，如果申請人意欲放棄答復(fù)原申請的審查意見并準(zhǔn)備提交分案申請，不妨將答復(fù)審查意見的期限作為提交分案申請的期限，在條件允許的情況下，盡量選擇在答復(fù)審查意見的期限屆滿前提交分案申請。

（四）第四種情況：母案申請收到駁回決定

針對母案申請已被駁回的情況，《專利審查指南》（2010版）是這樣規(guī)定的：對于審查員已發(fā)出駁回決定的原申請，自申請人收到駁回決定之日起3個月內(nèi)，不論申請人是否提出復(fù)審請求，均可以提出分案申請；在提出復(fù)審請求以后以及對復(fù)審決定不服提起行政訴訟期間，申請人也可以提出分案申請。

我們知道，一件申請收到了駁回決定，申請人不服駁回決定的，可以在收到駁回決定3個月內(nèi)向?qū)＠麖?fù)審委員會提出復(fù)審請求；如果專利復(fù)審委員會作出維持駁回決定的復(fù)審決定，申請人不服復(fù)審決定的，還可以在收到復(fù)審決定3個月內(nèi)向法院提起行政訴訟。相應(yīng)地，如果申請人在收到駁回決定3個月期限內(nèi)沒有提出復(fù)審請求，那么該駁回決定正式生效；如果申請人在收到復(fù)審決定3個月期限內(nèi)沒有提起行政訴訟，那么該復(fù)審決定以及該駁回決定正式生效。

因此，我們可以將《專利審查指南》（2010版）的上述規(guī)定解讀為：在母案申請的駁回決定正式生效之前，申請人可以提出分案申請。具體來說，如果一件申請收到駁回決定，無論申請人是否提出復(fù)審請求，在收到駁回決定的3個月內(nèi)，申請人都可以遞交分案申請。這是因為，在此3個月的時間內(nèi)，駁回決定尚未正式生效。如果申請人提出了復(fù)審請求，那么在整個復(fù)審過程中，申請人都可以遞交分案申請；而即使專利復(fù)審委員會最終下發(fā)了維持駁回決定的復(fù)審決定，申請人仍可以在收到該復(fù)審決定的3個月時間內(nèi)遞交分案申請，且無論申請人是否將提起行政訴訟。

在實踐中，當(dāng)一件專利申請收到駁回決定時，申請人可能會考慮基于原申請中記載的技術(shù)方案，提交分案申請。在此情形下，申請人常常會擔(dān)心，在復(fù)審階段或者在專利復(fù)審委員會下發(fā)復(fù)審決定之后，申請人不再有機(jī)會遞交分案申請。作為專利代理人，應(yīng)當(dāng)將分案期限向申請人解釋清楚，明確告知在收到復(fù)審決定后仍有機(jī)會提交分案申請，方便申請人對遞交時間進(jìn)行選擇。

（五）第五種情況：針對分案申請再次提出分案申請

以上四種情況幾乎涵蓋了可以提出分案的各種情形，然而，在專利實踐中，還有一種重要的特殊情況。

根據(jù)《專利審查指南》（2010版）的規(guī)定，對于已提出過分案申請，申請人需要針對該分案申請再次提出分案申請的，再次提出的分案申請的遞交時間仍應(yīng)當(dāng)根據(jù)原申請審核。也就是說，通常情況下，應(yīng)當(dāng)根據(jù)原始母案申請的狀態(tài)（而不是已經(jīng)提出的分案申請的狀態(tài)）來確定再次分案申請的遞交時間。例如，母案申請（申請1）已經(jīng)授權(quán)，針對其分案申請（申請2）再次提出的分案申請（申請3），也應(yīng)當(dāng)在該母案申請（申請1）收到授權(quán)通知書的2個月內(nèi)提交。所以，在現(xiàn)實操作中，當(dāng)申請人指示專利代理人基于當(dāng)前申請?zhí)岢龇职干暾垥r，專利代理人應(yīng)當(dāng)首先判斷該當(dāng)前申請是否已經(jīng)是一個分案申請，如果確實如此，則應(yīng)當(dāng)依據(jù)原始母案申請的狀態(tài)來確定分案申請的遞交時間。這一點我們必須明確。

但是，根據(jù)《專利審查指南》（2010版）的規(guī)定，有一種例外情況（也就是我們上文提到的“特殊情況”），即因分案申請存在單一性的缺陷，申請人按照審查員的審查意見再次提出分案申請的情況。這種情況的特殊之處在于：再次提出的分案申請其所基于的分案申請存在著單一性缺陷。對于這種特殊情況，依據(jù)該存在單一性缺陷的分案申請的狀態(tài)來確定再次分案申請的遞交時間。并且，申請人再次提出分案申請的同時，應(yīng)當(dāng)提交審查員發(fā)出的指明了單一性缺陷的審查意見通知書或者分案通知書的復(fù)印件。

例如，母案申請（申請1）于2016年10月2日下發(fā)授予專利權(quán)的通知書，其分案申請（申請2）于2017年5月5日下發(fā)授予專利權(quán)的通知書，由于分案申請（申請2）收到過涉及單一性缺陷的審查意見，因此申請人可以在申請2收到授予專利權(quán)通知書兩個月內(nèi)（2017年7月20日以前）再次提出分案申請（申請3），但需同時提交涉及該單一性缺陷的審查意見通知書復(fù)印件。

筆者認(rèn)為，按照審查員的審查意見再次提出分案申請的情形，在一定程度上使分案申請的提交期限得以延后，這對于申請人來說是有利的。正如上面所舉的例子，如果申請2沒有收到過涉及單一性缺陷的審查意見，那么申請人如若想要再次提出分案申請，則必須在申請1收到授予專利權(quán)的通知書2個月內(nèi)（期限屆滿日為2016年12月17日）提交。相反地，由于申請2收到了涉及單一性缺陷的審查意見，申請人在2016年12月17日之后、2017年7月20日以前仍然有機(jī)會再次提交分案申請。

這里需要注意的是，如果僅僅是申請人自己認(rèn)為分案申請存在單一性缺陷，審查員并未下發(fā)涉及單一性缺陷的審查意見通知書或分案通知書，仍然應(yīng)當(dāng)依據(jù)原始母案申請的狀態(tài)來確定分案申請的遞交時間。只有在審查員針對分案申請下發(fā)了涉及單一性缺陷的審查意見通知書或分案通知書，申請人才可以基于該分案申請再次提出分案申請。

關(guān)于上述第五種情況，還需要注意的是，按照審查員的審查意見再次提出分案申請，并不意味著再次提出的分案申請必須基于審查員所反對的缺乏單一性的權(quán)利要求。換句話說，審查員發(fā)出的涉及單一性缺陷的審查意見通知書為申請人創(chuàng)造了再次提出分案申請的機(jī)會，但申請人是否再次提出分案申請、再次提出的分案申請的權(quán)利要求究竟如何撰寫，仍然取決于申請人自己。

以上是筆者基于從業(yè)經(jīng)歷對五種情況下的分案期限進(jìn)行的總結(jié)和分析，希望給出有關(guān)分案期限的較為全面的理解，并能夠為專利界同人和申請人提供一些參考與幫助。