吳蔚+陳林

摘 要：在對(duì)一項(xiàng)技術(shù)方案進(jìn)行新穎性的判斷中，抵觸申請(qǐng)公開(kāi)的技術(shù)解決方案與在后申請(qǐng)專(zhuān)利保護(hù)的技術(shù)解決方案是否相同，是應(yīng)該由所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員作出判斷的。對(duì)于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，不僅是將本申請(qǐng)的權(quán)利要求與作為對(duì)比文件的專(zhuān)利文件的權(quán)利要求進(jìn)行比對(duì)，而且要判斷本申請(qǐng)所請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案是否被對(duì)比文件的全文所公開(kāi)，即根據(jù)其全文（權(quán)利要求書(shū)，說(shuō)明書(shū)，附圖）來(lái)判斷在先申請(qǐng)是否是在后申請(qǐng)的抵觸申請(qǐng)[1]。

關(guān)鍵詞：現(xiàn)有技術(shù)；新穎性；抵觸申請(qǐng)

1 有關(guān)法條

《中國(guó)專(zhuān)利法》第二十二條第一款規(guī)定：“授予專(zhuān)利權(quán)的發(fā)明和實(shí)用新型，應(yīng)當(dāng)具備新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性?！薄吨袊?guó)專(zhuān)利法》第二十二條第二款規(guī)定：“新穎性，是指在申請(qǐng)日以前沒(méi)有同樣的發(fā)明或?qū)嵱眯滦驮趪?guó)內(nèi)外出版物上公開(kāi)發(fā)表過(guò)，在國(guó)內(nèi)公開(kāi)使用過(guò)或者以其他方式為公眾所知，也沒(méi)有同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型由他人向國(guó)務(wù)院專(zhuān)利行政部門(mén)提出過(guò)申請(qǐng)并且記載在申請(qǐng)日以后公布的專(zhuān)利申請(qǐng)文件中。” [2]

2 新穎性的判斷與評(píng)價(jià)

2.1案例介紹

權(quán)利要求：一種油壓剎車(chē)的剎車(chē)片結(jié)構(gòu)，其特征在于，它包括：1背板，具有第一熱傳系數(shù)，該背板包含第一表面與第二表面，該第二表面供油壓缸作動(dòng)推抵；2摩擦材，該摩擦材與剎車(chē)碟盤(pán)相互作動(dòng)摩擦；3散熱裝置，包括結(jié)合部與散熱部，該散熱裝置的結(jié)合部設(shè)于背板與摩擦材之間定位，該散熱部顯露于外部。在剎車(chē)片結(jié)構(gòu)中，該散熱裝置具有第二熱傳系數(shù)，該第二熱傳系數(shù)大于第一熱傳系數(shù)。

通過(guò)檢索，找到對(duì)比文件1（CN203272545U），這是一件個(gè)人向?qū)＠痔岢龅膶?zhuān)利申請(qǐng)，享有其向我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)專(zhuān)利局提交的在先專(zhuān)利申請(qǐng)（其申請(qǐng)日為2012.11.09，申請(qǐng)?zhí)枮?01141801）的優(yōu)先權(quán)，經(jīng)核實(shí)，優(yōu)先權(quán)成立，對(duì)比文件1的優(yōu)先權(quán)日2012年11月09日早于本申請(qǐng)的申請(qǐng)日2012年11月16日，并且其公開(kāi)日為2013年11月06日，晚于本申請(qǐng)的申請(qǐng)日。該對(duì)比文件公開(kāi)了一種油壓剎車(chē)的剎車(chē)片結(jié)構(gòu)，并具體公開(kāi)了以下技術(shù)特征（參見(jiàn)該對(duì)比文件權(quán)利要求1，說(shuō)明書(shū)37-49段，附圖1-8）：背板，具有第一熱傳系數(shù)，該背板包含第一表面與第二表面，該第二表面供油壓缸作動(dòng)推抵；摩擦材，該摩擦材與剎車(chē)碟盤(pán)相互作動(dòng)摩擦；散熱裝置，包括結(jié)合部與散熱部，該散熱裝置的結(jié)合部設(shè)于背板與摩擦材之間定位，該散熱部顯露于外部；其中，該散熱裝置具有第二熱傳系數(shù)，該第二熱傳系數(shù)大于第一熱傳系數(shù)。由此可見(jiàn)，該權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案與該對(duì)比文件所公開(kāi)的技術(shù)方案相同，且兩者都屬于相同的技術(shù)領(lǐng)域，所解決的技術(shù)問(wèn)題相同，并能產(chǎn)生相同的技術(shù)效果，因此該對(duì)比文件構(gòu)成了本申請(qǐng)權(quán)利要求的抵觸申請(qǐng)，從而使該權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案不具備新穎性。

對(duì)此，申請(qǐng)人修改了權(quán)利要求，在權(quán)利要求中新增加了技術(shù)特征“所述散熱部包含一散熱器，該散熱器設(shè)于所述散熱板，該散熱器的頂面具有復(fù)數(shù)垂直于該散熱板的溝槽，該散熱器的側(cè)面具有復(fù)數(shù)垂直于該散熱板的鰭片，該散熱器面對(duì)該散熱板的一側(cè)形成有一矩形凹槽，該散熱板的上端嵌設(shè)于該矩形凹槽中，該散熱板的中間部分形成有一貫孔，該背板的上端形成有一貫孔，該散熱板的貫孔與該背板的貫孔對(duì)應(yīng)，且由一插銷(xiāo)穿過(guò)而結(jié)合該散熱板與該背板”。申請(qǐng)人認(rèn)為：修改后的權(quán)利要求與原申請(qǐng)權(quán)利要求不同，同時(shí)，權(quán)利要求增加的內(nèi)容沒(méi)有記載在對(duì)比文件1的說(shuō)明書(shū)中，同時(shí)說(shuō)明書(shū)也沒(méi)有記載相應(yīng)的技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)效果。因此對(duì)比文件1不能構(gòu)成本申請(qǐng)權(quán)利要求的抵觸申請(qǐng)，本申請(qǐng)權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案具有新穎性。

2.2 關(guān)于抵觸申請(qǐng)公開(kāi)內(nèi)容的界定

根據(jù)《專(zhuān)利法》第二十二條第二款的規(guī)定，在發(fā)明或者實(shí)用新型新穎性的判斷中，由任何單位或個(gè)人就同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型在申請(qǐng)日以前向?qū)＠痔岢霾⑶以谏暾?qǐng)日以后（含申請(qǐng)日）公布的專(zhuān)利申請(qǐng)文件或者公告的專(zhuān)利文件損害該申請(qǐng)日提出的專(zhuān)利申請(qǐng)的新穎性。而在確定是否存在抵觸申請(qǐng)時(shí)，不僅要查閱在先專(zhuān)利或?qū)＠暾?qǐng)的權(quán)利要求書(shū)，而且要查閱其說(shuō)明書(shū)（包括附圖），應(yīng)當(dāng)以其全文內(nèi)容為準(zhǔn)。因此在對(duì)某申請(qǐng)進(jìn)行新穎性判斷的時(shí)候，是將該申請(qǐng)的權(quán)利要求與對(duì)比文件的技術(shù)內(nèi)容相對(duì)比，而不是該申請(qǐng)的權(quán)利要求和對(duì)比文件的權(quán)利要求的作對(duì)比，而上述申請(qǐng)權(quán)利要求新增加的技術(shù)特征已被對(duì)比文件1的說(shuō)明書(shū)附圖1-8公開(kāi)，增加的技術(shù)特征屬于說(shuō)明書(shū)附圖毫無(wú)疑義確定的技術(shù)內(nèi)容，因此對(duì)比文件1還是構(gòu)成上述申請(qǐng)權(quán)利要求的抵觸申請(qǐng)，上述申請(qǐng)權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案仍然不具有新穎性。

3 總結(jié)

在對(duì)一項(xiàng)技術(shù)方案進(jìn)行新穎性的判斷時(shí)，由抵觸申請(qǐng)公開(kāi)的技術(shù)解決方案與在后申請(qǐng)請(qǐng)求專(zhuān)利保護(hù)的技術(shù)解決方案是否相同，是應(yīng)該由所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員作出判斷的，如果根據(jù)在先申請(qǐng)的權(quán)利要求限定的技術(shù)方案或者從該在先申請(qǐng)的說(shuō)明書(shū)或附圖中就可以直接看出是與申請(qǐng)的實(shí)用新型的技術(shù)方案相同，該抵觸申請(qǐng)便構(gòu)成了在后申請(qǐng)新穎性評(píng)價(jià)的對(duì)比文件。此外，如果從該在先申請(qǐng)的權(quán)利要求書(shū)以及說(shuō)明書(shū)或附圖中不能直接作出判斷，但是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員已經(jīng)能夠從抵觸申請(qǐng)所給出的技術(shù)教導(dǎo)中，獲得與在后申請(qǐng)請(qǐng)求專(zhuān)利保護(hù)的技術(shù)解決方案相同的技術(shù)解決方案，就應(yīng)該認(rèn)為該技術(shù)解決方案已經(jīng)被抵觸申請(qǐng)所披露，而不是由在后申請(qǐng)首次披露的。因?yàn)閷?duì)于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，在抵觸申請(qǐng)中隱含的、且可無(wú)歧義地推斷出的技術(shù)內(nèi)容同樣屬于已經(jīng)被抵觸申請(qǐng)公開(kāi)的內(nèi)容，相對(duì)于抵觸申請(qǐng)，在后申請(qǐng)實(shí)質(zhì)上并沒(méi)有給出新的技術(shù)解決方案，沒(méi)有對(duì)該領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)，其他社會(huì)公眾也不能從該在后申請(qǐng)?zhí)岢龅脑摷夹g(shù)解決方案中獲得任何技術(shù)上的新收益。

參考文獻(xiàn)：

[1] 中國(guó)專(zhuān)利局審查指南第二部分第三章第2.2 節(jié)（2001 版）

[2] 中國(guó)專(zhuān)利法（2000）endprint