◎北京動力機械研究所 柴曉莉

淺談專利侵權法律風險防范

◎北京動力機械研究所 柴曉莉

市場經(jīng)濟是法治經(jīng)濟，隨著市場競爭的日趨激烈，航天企事業(yè)單位面臨的法律風險越來越大。正確認識和了解法律風險的形成原因與特點，有針對性地研究不同領域法律風險的防范措施，建立健全單位的法律風險防范機制十分必要。在各類法律風險中，專利侵權風險是專利權使用過程中最大的法律風險，包括專利遭到他人侵權和侵犯他人專利權。

一、專利申請文件的法律風險防范

專利權的保護范圍以其權利要求的內(nèi)容為準，而專利申請文件是確定權利人權利要求范圍的主要法律依據(jù)。專利申請文件的撰寫質(zhì)量好壞，不僅關系到專利申請能否獲得授權，還關系到在以后的侵權糾紛中能否處于優(yōu)勢位置，直接影響專利權保護范圍和穩(wěn)定性。一份撰寫得當?shù)膶＠募?，能夠為權利人取得最大的保護范圍，而一份撰寫有瑕疵的專利文件，不僅可能縮小了專利權的保護范圍，而且可能會造成整個專利權的無效。

權利要求書是最核心的專利申請文件，直接確定專利權的保護范圍，也是判定侵權的依據(jù)。2009年，最高人民法院專利侵權案件司法解釋規(guī)定：“法院判定被訴侵權技術方案是否落入專利權的保護范圍，應當審查權利人主張的權利要求所記載的全部技術特征。”可見，撰寫好權利要求書直接涉及申請人的利益。對于權利要求范圍的概括應當簡要、清楚、完整，概括的保護范圍過大或過小都不利。

由于權利要求書的技術性很強，單位在實際發(fā)生法律危機之前很難發(fā)現(xiàn)權利要求書產(chǎn)生的法律風險，多數(shù)時候往往在專利申請被駁回或發(fā)生侵權時才明白當初申請文件上存在缺陷。值得注意的是，航天企事業(yè)單位普遍存在技術人員單獨撰寫專利申請文件的現(xiàn)象，專利申請文件不同于技術報告，技術人員撰寫的申請文件往往存在因技術特征多且詳細而導致權利要求保護范圍過窄的問題。所以，航天企事業(yè)單位應重視并提高專利申請文件的撰寫質(zhì)量，請專利代理人協(xié)助撰寫，并與技術人員密切配合，從技術和法律的角度全面周到考慮，形成高質(zhì)量的申請文件，使專利權的保護范圍合理和恰當，防止因專利申請階段的瑕疵為日后留下可能出現(xiàn)糾紛的隱患。

二、專利保護布局的法律風險防范

1．專利種類的合理選擇

發(fā)明專利的審批程序采用早期公開延遲審查制，審查程序嚴格，經(jīng)過初步審查和實質(zhì)審查，權利比較穩(wěn)定；而實用新型和外觀設計的審批程序采用初步審查制，不經(jīng)實質(zhì)審查，和發(fā)明相比其權利穩(wěn)定性差。如果一項技術的創(chuàng)造性強，則申請發(fā)明較好；不強，則申請實用新型容易獲得授權。申請種類選擇不當?shù)姆娠L險有：可能不能獲得授權，或獲得專利權后被宣告無效，不能得到有效保護。

2．專利申請前作好專利保護布局

對于專利技術，尤其核心專利技術，原則上不會是一件專利能夠保護完整的，否則可能造成權益的喪失。例如，一項核心技術可能會涉及到若干技術點，如果將這些技術點統(tǒng)一放進一件專利進行保護，那么根據(jù)專利的單一性要求，即使授權，其保護的范圍將大大縮小。因此，在申請專利前，需要對其作出合理的策劃。

可以采用的避免侵犯他人專利權的方法有：一是圍繞他人已開發(fā)的核心技術或獲取的核心專利的外圍，開展外圍專利的申請，以便日后可以通過交叉許可的方式，達到規(guī)避專利侵權風險的目的。

二是專利回避設計。美國的專利制度鼓勵對專利進行回避設計，通過避開專利權人的權利要求，鼓勵創(chuàng)造和創(chuàng)新。然而，對大多數(shù)公司而言，專利回避設計的主要目的在于避免侵權訴訟。

三是使用在先技術。涵蓋在先技術的專利權利要求無效，因此使用在先技術能夠避免判定權利要求有效且被侵權。為完全避免侵權，產(chǎn)品或方法必須準確復制在先技術，否則專利所有人會利用在先技術和實際設計之間的差別，否認新設計已完全涵蓋在在先技術中。

3．做好各階段專利檢索和分析

技術研發(fā)立項初期，就應當進行全面檢索工作。檢索之前公開的出版物，包括國內(nèi)外專利文獻以及非專利文獻，由此至少可以帶來3個好處：一是通過檢索可以使技術人員全面了解該技術目前的狀況，在今后研發(fā)中可以借鑒現(xiàn)有技術，避免重復性勞動；二是對檢索出來的專利文件，分析目前依然合法有效的專利權保護范圍，在今后研發(fā)中盡量避開此類技術方案，避免今后侵權；三是通過檢索可以更加明確技術研發(fā)方向，同時可以確定真正屬于自主知識產(chǎn)權的技術內(nèi)容到底是什么。

申請前的專利檢索查新，涉及專利穩(wěn)定性。通過專利文獻和非專利文獻的檢索，判斷發(fā)明創(chuàng)造是否具備新穎性和創(chuàng)造性，在對現(xiàn)有技術檢索的基礎上對創(chuàng)造性進行判斷，確定發(fā)明創(chuàng)造與現(xiàn)有技術相比是否具有突出的實質(zhì)性特點和顯著進步，從而避免申請的盲目性。

在產(chǎn)品上市前進行防御性的侵權檢索和分析，避免他人在先的專利權。在專利許可和轉讓時，要對其許可和轉讓的標的進行詳查，特別要注意轉讓方是否為合法的專利權擁有者，同時要在相關合同或協(xié)議中明確約定轉讓方關于該專利權合法性的保證責任，降低侵權風險。

訴訟前的專利檢索非常必要。一方面，因為實用新型、外觀設計專利未經(jīng)實質(zhì)審查就授權，穩(wěn)定性差，檢索可以了解專利的穩(wěn)定性，提高訴訟勝券；另一方面，可以不中止訴訟。專利法規(guī)定，“實用新型或外觀設計專利侵權糾紛，法院或專利管理部門可以要求專利權人或者利害關系人出具國家知識產(chǎn)權局對專利進行檢索、分析和評價后作出的專利權評價報告，作為審理、處理專利侵權糾紛的證據(jù)?！睓z索、評價報告不是專利侵權訴訟立案的必要條件，2015年最高人民法院專利糾紛案件司法解釋規(guī)定，“原告無正當理由不提交檢索報告或者專利權評價報告的，人民法院可以裁定中止訴訟或者判令原告承擔可能的不利后果?！?/p>

三、專利無效的法律風險防范

專利申請不具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性的直接風險是專利申請被駁回，不能取得專利權；即使一時取得了專利權，也可能被宣告無效，為日后主張權利埋下隱患。專利是否有效對解決侵權糾紛至關重要，一旦專利無效，雙方侵權訴訟會被法院中止或終結。

按時繳納專利年費，防止專利權被終止對單位造成無法挽回的損失；單位應設專人管理，人員變更及時交接，防止專利管理的真空狀態(tài)。

四、共有專利權的法律風險防范

近年來，隨著產(chǎn)業(yè)技術的復雜化，由數(shù)個企業(yè)共同完成發(fā)明創(chuàng)造的情形越來越多，專利權作為一種財產(chǎn)權，適用民法上所有權共有的規(guī)定。但由于專利權不能實現(xiàn)事實上的占有，因此法律對共有專利權的實施、許可使用、轉讓、設定質(zhì)權等也作出了一些限制規(guī)定。在共有專利權被侵權訴訟或被他人申請宣告專利無效時，變更訴求、撤訴等請求，均需全體共有人一致同意，按復審委要求陳述意見、修改權利要求書、參加口頭審理也需全體共有人的一致行動。無論最后勝訴敗訴，維持專利權有效還是宣告專利無效，對于全體共有人具有同樣效力。因此，共有專利權的維權和保護存在一定風險，應盡量避免專利權共有?？梢栽诠餐_發(fā)合同中約定專利申請權、專利權由參與共同研究的一方當事人享有，該方當事人給予其他共同研究方合理的經(jīng)濟補償。如果不得不共有專利權，則應當通過合同約定任一共有人提起專利權侵權訴訟后，其他共有人自動加入，共同支付訴訟成本，共同承擔訴訟風險，共享訴訟收益，除非該共有人明確放棄其在訴訟中的實體權利。

五、侵權糾紛處理的法律風險防范

專利權人應對競爭對手的相關情況及市場的生產(chǎn)和銷售情況進行跟蹤和調(diào)查，搜尋可能的侵權產(chǎn)品，一旦發(fā)現(xiàn)侵犯本單位專利的行為，及時采取措施，必要時通過行政和司法途徑加以保護，不積極采取法律措施、維權方法和措施不當都會給單位造成損失。解決專利侵權糾紛不應僅僅從專利技術本身出發(fā)，而是應結合單位業(yè)務、勝負的可能性綜合考慮。除訴訟外，可以協(xié)商解決，特別是侵權事實不夠明確的情形，權利人考慮到成本與收益的關系，通?？梢越邮芎徒獾姆绞浇鉀Q。協(xié)商解決不成，可以選擇請求專利管理機關處理或者向法院起訴。

有效處理專利侵權糾紛，降低訴訟法律風險，需注意以下幾點：

1．警告函的應對和慎重使用

警告函應對。盡管單位在研發(fā)階段、權利化階段、實施階段都給予了充分注意和妥善管理，但仍有可能接到其他單位發(fā)來的警告函，稱侵犯其專利權。收到警告函后，經(jīng)單位確認確屬侵害了對方專利權，可以與對方協(xié)商以獲得權利人的許可，也可以與權利人合作。如果許可費用過高，可考慮停止侵權產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。

慎用警告函。權利人在發(fā)現(xiàn)專利被侵權后，一般會向侵權者發(fā)出警告函。2009年最高人民法院專利侵權案件司法解釋規(guī)定，被警告人受到警告之日起1個月未被起訴的可提起“確認不侵權”之訴，這個訴訟可在被警告方當?shù)胤ㄔ毫?。隨后權利人再提起侵權訴訟，也會因時間在后而移送至被警告方所在地法院審理，使權利人在管轄方面處于不利地位。

2．證據(jù)收集與提供

專利權人收集有關侵權者情況的證據(jù)，包括侵權者確切的名稱、地址、企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營范圍等情況；有關侵權事實的證據(jù)，包括侵權物品的實物、照片、產(chǎn)品名錄、銷售發(fā)票、購銷合同等，進行公證取證，加強證據(jù)效力，防止證據(jù)滅失。專利權人還需提交專利證書和專利權登記簿副本，證明專利權合法有效。起訴他人侵權時，可根據(jù)情況請求法院進行財產(chǎn)保全、證據(jù)保全以及申請訴前禁令等。

避免單位名稱不恰當使用給單位帶來的風險。航天企事業(yè)單位多存在法人名稱、軍工代號名稱、內(nèi)部名稱等多名稱現(xiàn)象，專利申請人的名稱應使用事業(yè)單位法人證書、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照確定的法人名稱，否則在行政、司法程序中需提供證據(jù)證明為同一主體，帶來不必要的障礙。

3．侵權判定和特征對比

專利權人要明確自己專利權的保護范圍，將專利的權利要求書同侵權產(chǎn)品進行對比，對侵權產(chǎn)品進行判別，看對方產(chǎn)品的技術特征是否落入專利權的保護范圍。

4．合理確定賠償數(shù)額

專利法規(guī)定侵權賠償數(shù)額按照原告損失、被告獲利、專利許可使用費等確定，難以確定的，法院根據(jù)專利權的類型、侵權行為的性質(zhì)和情節(jié)等因素判令1萬以上、100萬以下的賠償數(shù)額，包括權利人調(diào)查、制止侵權的合理開支。實踐中，合理支出沒有票據(jù)的法院酌情判定，索賠數(shù)額在100萬以上的，法官行使自由裁量權，考慮侵權的精神損害層面，在政治、政策、法律之間權衡裁量。

5．靈活運用管轄權規(guī)定

專利糾紛第一審案件由各省、自治區(qū)、直轄市人民政府所在地的中級人民法院和最高人民法院指定的中級人民法院管轄。2015年最高人民法院專利糾紛案件司法解釋規(guī)定：專利侵權訴訟由侵權行為地或被告住所地法院管轄。侵權行為地包括：被控侵犯發(fā)明、實用新型專利權的產(chǎn)品的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口等行為的實施地；專利方法使用行為的實施地，依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品的使用、許諾銷售、銷售、進口等行為的實施地；外觀設計專利產(chǎn)品的制造、許諾銷售、銷售、進口等行為的實施地；假冒他人專利的行

為實施地；上述侵權行為的侵權

結果發(fā)生地。原告僅對侵權產(chǎn)品制造者提起訴訟，未起訴銷售者，侵權產(chǎn)品制造地與銷售地不一致的，制造地人民法院有管轄權；以制造者與銷售者為共同被告起訴的，銷售地人民法院有管轄權。

為避免異地訴訟的地方保護主義、訴訟成本高等弊端，權利人應盡量爭取在本地訴訟。實踐中的做法是，如侵權產(chǎn)品的制造者及其制造行為均不在本地，在本地起訴制造者，被告通常會在答辯期內(nèi)提出管轄權異議，為避免法院移送管轄，如本地有侵權產(chǎn)品的銷售行為，則追加銷售者為共同被告，這樣本地法院取得管轄權。注意增加被告在被告提出管轄權異議之前，否則有規(guī)避法律之嫌。

6．中止訴訟應對

在專利權人提出侵權訴訟時，被告通常會向專利復審委員會請求宣告專利權無效，并以此作為反訴，請求法院中止侵權訴訟。復審委員會經(jīng)口頭審理后作出專利無效或維持專利權的決定。當事人不服，可以提起行政訴訟，另一方當事人作為第三人參加行政訴訟。宣告無效的專利權視為自始不存在。對在宣告無效前法院作出并已執(zhí)行的專利侵權判決、裁定，已經(jīng)履行或者強制執(zhí)行的專利侵權糾紛處理決定，不具有追溯力。但是因專利權人的惡意給他人造成損失的，應當給予賠償。專利權人應避免法院中止侵權訴訟，一方面向法院出具前面提到的檢索報告或專利權評價報告；另一方面認真應對專利無效審理和行政訴訟程序，維持專利有效。

專利侵權法律風險伴隨在專利產(chǎn)生、實施的全過程中，航天企事業(yè)單位應充分了解專利法律規(guī)定，掌握專利侵權法律風險的特點，結合實際加以分析，采取有效措施加以防范，既避免侵犯他人專利權，又保護和捍衛(wèi)自身合法權益，實現(xiàn)又好又快發(fā)展?！?/p>