口述/郭紀(jì)穎 （曾任Wen&Associates Law Offices高級合伙人、執(zhí)業(yè)律師，在臺灣、美國有30余年知識產(chǎn)權(quán)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)）

整理/張臻

一、國外專利權(quán)人之專利權(quán)利金追索方式

(一)、國外專利權(quán)人發(fā)送警告信函會采用以下五種方式

1.采用國際傳真方式交付專利警告信函；2.采用郵件寄送方式交付專利警告信函；3.采用國際快遞(快捷)方式交付專利警告信函；4.采用直接會面方式交付警告專利信函；5.采用研討會方式通知專利警告信函內(nèi)容。

(二)、企業(yè)對專利權(quán)人所發(fā)送專利警告信函之因應(yīng)處理方式

一種是企業(yè)對專利警告信函暫不作出回信或回應(yīng)。另一種則是企業(yè)對專利警告信函作出回信、回應(yīng)并成立專門因應(yīng)策略小組，并對于專利警告信函做出對應(yīng)因應(yīng)措施，其中包括：

1.公司代表人出國考察，而在短時(shí)間不會回國，需待代表人回國方能了解案情后再作出策略回應(yīng)；2.公司并無負(fù)責(zé)專利專責(zé)部門、專利人員或法務(wù)人員可作專利技術(shù)分析；3.公司并無法務(wù)主管及相關(guān)人員可作出對應(yīng)，故必需委任外界事務(wù)所作分析鑒定后再處理；4.公司無法了解專利權(quán)人所提外文說明書或權(quán)利范圍之專業(yè)內(nèi)容與術(shù)語，故需請專業(yè)外語翻譯公司花費(fèi)較多時(shí)間翻譯其專利說明書所有內(nèi)容；5.請專利權(quán)人指出公司何種產(chǎn)品侵權(quán)以及侵犯何項(xiàng)專利權(quán)以及何項(xiàng)專利范圍(以便能藉由專利權(quán)人書信或主張，來分析縮小日后欲分析范圍與內(nèi)容)，并可要求專利權(quán)人作出專利侵權(quán)鑒定分析報(bào)告。

二、因應(yīng)國外專利權(quán)人索取權(quán)利金之反制策略

(一)、針對專利警告信函查閱

由專利商標(biāo)律師事務(wù)所代專利權(quán)人所發(fā)出信函查閱該專利商標(biāo)律師事務(wù)所與專利權(quán)人二者關(guān)系，雙方是否有委任處理證明文件或經(jīng)專利權(quán)人同意之信函文件。

由專利權(quán)人自己所發(fā)出信函查閱該專利權(quán)人為何種國家人，并了解當(dāng)?shù)貒颐褡辶?xí)性與人民之訴訟風(fēng)格。

(二)、針對專利權(quán)人查閱部份

從國際網(wǎng)絡(luò)中或其他管道，來調(diào)查專利權(quán)人公司規(guī)模、背景、國際知名度、專利部門人員背景、規(guī)模以及該公司、相關(guān)子公司或?qū)＠麢?quán)人個人所轉(zhuǎn)讓或申請取得相關(guān)所有專利權(quán)之名稱與總數(shù)量。

從國際網(wǎng)絡(luò)中或其他管道，調(diào)查專利權(quán)人過去至今，是否具有專利訴訟經(jīng)驗(yàn)以及現(xiàn)今是否有和他人就所主張專利權(quán)，雙方訴訟案件在當(dāng)?shù)胤ㄔ哼M(jìn)行結(jié)果。

(三)、針對專利代理人查閱部份

從國際網(wǎng)絡(luò)中或業(yè)界亦或著其他管道，調(diào)查專利權(quán)人之專利代理。專利代理人之專利事務(wù)所規(guī)模大小及任職人員、背景和其事務(wù)所是否有具有國際訴訟經(jīng)驗(yàn)以及訴訟勝率之調(diào)查。

(四)、專利說明書文件查閱部份

檢視專利權(quán)之種類當(dāng)發(fā)生專利糾紛時(shí)，公司可檢視其專利權(quán)人所主張專利權(quán)之種類，而所主張之當(dāng)?shù)貙＠麢?quán)為發(fā)明專利、新型專利亦或者是設(shè)計(jì)專利。檢視專利權(quán)之類型檢視專利權(quán)人所主張當(dāng)?shù)貙＠麢?quán)系為系統(tǒng)專利、零組件專利亦或是軟件專利或電子商務(wù)專利。檢索調(diào)閱專利說明書公司可從國際網(wǎng)絡(luò)中尋找專利檢索專利數(shù)據(jù)庫或至相關(guān)政府部門(國外為專利局、大陸為知識產(chǎn)權(quán)局、臺灣為智慧財(cái)產(chǎn)局。等)調(diào)閱專利說明書亦或是可委請當(dāng)?shù)貙＠虡?biāo)法律事務(wù)所，至當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門調(diào)閱專利說明書之完整內(nèi)容。

并且，查尋調(diào)閱專利申請檔案歷史專利說明書是否有禁反言部份或已有放棄主張部份。調(diào)閱專利權(quán)之技術(shù)在國外是否有已有相同或近似之先前專利或相同之產(chǎn)品。查尋該專利權(quán)之專利技術(shù)在申請前，是否已有在報(bào)刊雜志雜志上公開刊登其專利技術(shù)。

(六)、檢視公司產(chǎn)品是否具有專利權(quán)

查尋自己產(chǎn)品技術(shù)是否已有取得國、內(nèi)外專利權(quán)(包括系統(tǒng)專利、零組件專利、軟件專利)。若主張系為零組件專利權(quán)，則查尋專利權(quán)人是否和自己產(chǎn)品所使用零組件廠商互相已有專利授權(quán)。

另外，查尋自己產(chǎn)品技術(shù)，是否已在專利權(quán)人所主張專利專利申請前，該產(chǎn)品就已于市場公開販賣或已公開使用。還有，查尋自己產(chǎn)品技術(shù)，是否有延用過去舊產(chǎn)品技術(shù)相同，而舊產(chǎn)品之技術(shù)使用日期比專利權(quán)人所主張專利權(quán)申請日早。

成立項(xiàng)目小組(專利工程師、研發(fā)部門主管、產(chǎn)品項(xiàng)目主管、法務(wù)主管、采購部門主管等)經(jīng)討論，并初步分析比對企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)與專利權(quán)人所主張專利權(quán)之專利范圍比對是否相同或近似(包括是否有直接侵權(quán)、間接侵權(quán)) ，其中包括：

1.若經(jīng)判斷公司產(chǎn)品，并無侵害其專利權(quán);則將其意見分析作成報(bào)告明確告知專利權(quán)人并無侵權(quán)；2.若無法判斷公司產(chǎn)品是否有專利侵權(quán)則將此案件送交至國外專利鑒定機(jī)構(gòu)或?qū)＠虡?biāo)事務(wù)所作再次分析比對；3.若經(jīng)判斷公司產(chǎn)品有侵害其專利侵權(quán)則開始討論如何進(jìn)行所謂專利商業(yè)授權(quán)談判。

三、專利談判前信息情報(bào)搜集

(一)、國際網(wǎng)絡(luò)情報(bào)搜集

從國際網(wǎng)絡(luò)中或其他管道調(diào)查搜集專利權(quán)人公司產(chǎn)品及最新專利動態(tài)，并尋找專利權(quán)人與他人涉訟案件國外訴最新情況與結(jié)果。

(二)、法院或同業(yè)情報(bào)搜集

知曉專利權(quán)人與其他人于當(dāng)?shù)厣嬖A案件法院訴訟主張?jiān)V訟資料，并打聽同業(yè)是否亦有接到專利權(quán)人之專利警告信函以及是否已有和專利權(quán)人接觸或談判之后商談內(nèi)容與過程。還要了解同業(yè)對專利權(quán)人所主張專利權(quán)之看法與意見，并與同業(yè)共同開會討論對專利權(quán)人于專利談判時(shí)，對專利權(quán)人所主張問題之一致性。

(三)、零組件廠商情報(bào)搜集

首先，通知零組件廠商以及零組件廠商對專利權(quán)人之專利權(quán)看法及意見。其次，探聽專利權(quán)人其已專利授權(quán)之公司或廠家，并探聽專利權(quán)人之談判代表及其成員。

四、專利糾紛產(chǎn)品的因應(yīng)策略

(一)、若企業(yè)判定產(chǎn)品并無侵權(quán)

則談判中先行了解專利權(quán)人意圖與目的，檢索專利申請前之習(xí)用技術(shù)，并執(zhí)疑專利權(quán)人所主張之專利權(quán)之合法性。然后，在談判中很明確地告知公司所制造生產(chǎn)產(chǎn)品，并無侵害專利權(quán)人所主張之專利權(quán)。并且，將公司所做出不侵害侵權(quán)報(bào)告以及相關(guān)資料交付專利權(quán)人帶回研究。再將自己產(chǎn)品所取得的專利權(quán)，明確告知專利權(quán)人。也需告知專利權(quán)人其所主張專利權(quán)之涉侵權(quán)產(chǎn)品早已停產(chǎn)。

最后，告知專利權(quán)人，公司將不惜與其打官司來證明產(chǎn)品并未侵權(quán)。而且，公司的OEM/ODM（產(chǎn)品制造商）客戶愿協(xié)助處理此侵權(quán)訴訟。

(二)、若企業(yè)無法判定產(chǎn)品是否侵權(quán)

則需在談判中了解專利權(quán)人此行目的及欲表達(dá)之看法，并請專利權(quán)人針對所主張專利技術(shù)部分作口頭以及書面上說明解釋。之后，將公司產(chǎn)品所取得專利權(quán)告知對方，并請其作再次比對分析。另外，談判中也要告知專利權(quán)人所主張專利權(quán)，是否有在其他國家申請及最新進(jìn)度與結(jié)果，將自己產(chǎn)品所取得專利權(quán)，明確告知專利權(quán)人，并請其帶回研究。

同樣的，談判中明確告知專利權(quán)人，其自行制作專利侵權(quán)鑒定并不正確和客觀，必需再透過當(dāng)?shù)氐诙覇挝辉僮鞫舞b定。并請專利權(quán)人告知所主張專利權(quán)，其已授權(quán)過廠商以及名單。此外，談判中應(yīng)該先與專利權(quán)人排除未侵權(quán)專利，而對有不清楚專利部分再作進(jìn)一步討論。

(三)、若企業(yè)判定產(chǎn)品侵權(quán)

在專利權(quán)申請專利范圍與產(chǎn)品比對性分析中，若在判定侵權(quán)之前，企業(yè)都會將專利權(quán)申請專利范圍與產(chǎn)品比對性分析之后，來判定日后在專利糾紛談中心理底限與談?wù)勚幸驊?yīng)的態(tài)度，而在專利權(quán)申請專利范圍與產(chǎn)品比對性分析中，亦應(yīng)從許多方面去觀察，例如:

專利權(quán)申請專利范圍與產(chǎn)品比對性分析(依各國專利鑒定基準(zhǔn)比)；

委請專家學(xué)者或?qū)ｉT鑒定機(jī)構(gòu)作第二次專利權(quán)申請專利范圍與產(chǎn)品比對性分析等；

若企業(yè)判定產(chǎn)品確定侵權(quán)，則可進(jìn)行下列方式進(jìn)行談判：

1.談判中了解探測專利權(quán)人談判底線與策略；2.談判中探測專利權(quán)人談判授權(quán)金降價(jià)空間；3.談判中將自己取得專利權(quán)告知專利權(quán)人以便于日后互相授權(quán)；4.談判中明確告知專利權(quán)人有意就其所主張之專利權(quán)授權(quán)。