李雷雷，施小雪

（1.天津市第二中級人民法院，天津 300210；2.中國政法大學，北京 100088）

一、專利法第九條的適用困惑

現(xiàn)行專利法第九條對專利權(quán)的重復授權(quán)進行了限定，該條第一款規(guī)定：“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)?！痹摋l立法本意是禁止重復授權(quán)，即一項發(fā)明創(chuàng)造只能被授于一項專利權(quán)，但由于發(fā)明專利審查周期較長，且目前我國發(fā)明專利審查采用先公開后審查的制度，為對發(fā)明人的發(fā)明創(chuàng)造提供更早更完善的保護，規(guī)定了發(fā)明人可以就同樣的發(fā)明創(chuàng)造同時申請發(fā)明專利和實用新型專利，由于實用新型審查期限較短，可以給發(fā)明創(chuàng)造盡早提供專利權(quán)保護，待將來發(fā)明專利授權(quán)時，申請人通過聲明放棄實用新型專利權(quán)而取得發(fā)明專利權(quán)。

然而，第九條僅對發(fā)明專利授權(quán)時實用新型專利權(quán)尚未終止進行了明確規(guī)定，若發(fā)明專利授權(quán)時，實用新型已經(jīng)終止，與實用新型同時申請的發(fā)明專利還能否授權(quán)并無直接規(guī)定。有學者認為，若發(fā)明專利權(quán)授權(quán)時，實用新型專利權(quán)已經(jīng)終止，則發(fā)明專利權(quán)不能再被授于專利權(quán)。理由在于：首先，專利法第九條首先規(guī)定，同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)。這是一個總的原則，而在第二句話則專門規(guī)定一種豁免的特例情況，除了該特例情況外，其余均不能再被授于專利權(quán)?！巴ㄟ^分析專利法的歷次修改及例外情形出臺的背景和含義可以看出，首先，該例外情形是一種特殊情形，而且僅有該種例外情形，不應理解為‘同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)’，除‘同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)的，可以授于發(fā)明專利權(quán)’之外，還存在其他能夠通過放棄實用新型專利權(quán)而獲得發(fā)明專利權(quán)的情形。根據(jù)《專利審查指南》的規(guī)定，該例外情形是唯一的‘同一申請人’、‘同日’、‘實用新型專利權(quán)尚未終止’、‘分別做出說明’等條件必須同時滿足才能放棄實用新型專利權(quán)，其他情形都不能放棄?！盵1]其次，為了保護公眾的信賴利益，實用新型專利權(quán)終止后，該發(fā)明創(chuàng)造已經(jīng)進入公眾領域，則后來再將同一個發(fā)明創(chuàng)造授予該專利權(quán)人發(fā)明專利權(quán)的行為就破壞了公眾的信賴利益，因此不能允許?！艾F(xiàn)實中出現(xiàn)過這樣的情況，即在隨后又獲得發(fā)明專利權(quán)之前，該專利權(quán)人已經(jīng)放棄了其在先獲得的實用新型專利權(quán)，或者其實用新型專利權(quán)已經(jīng)屆滿失效，此時不知道底細的公眾有理由相信原來受到實用新型專利保護的發(fā)明創(chuàng)造已經(jīng)進入公有領域，任何人都可以自由實施，卻不料該專利權(quán)人后來又獲得了一項發(fā)明專利權(quán)，其實施行為有可能被指控為侵犯發(fā)明專利權(quán)的行為，這對公眾來說顯失公平”[2]。再次，基于禁止反悔原則，很多情況下，實用新型專利權(quán)的終止是由于期限界滿前未繳年費和主動放棄。而未繳年費和主動放棄均可歸責于權(quán)利人，權(quán)利人主動選擇放棄實用新型專利權(quán)，產(chǎn)生了相應的法律效力，這一技術(shù)也被當成公知技術(shù)免費使用，再突然宣布這一發(fā)明創(chuàng)造又要被授于發(fā)明專利權(quán)，需要付給權(quán)利人一定費用，這對公眾來說不公平，對權(quán)利人來說有悖于禁止反悔原則。

上述觀點有一定的道理，但筆者認為尚有可商榷之處，專利權(quán)的終止包括未繳年費終止、期限界滿終止、主動放棄終止。若實用新型終止時，發(fā)明專利已經(jīng)被公開，按照專利法的規(guī)定，申請人在發(fā)明專利授權(quán)后，可就發(fā)明專利公開以后授權(quán)之前的實施行為要求使用人支付適當費用，此時，同日申請的實用新型專利權(quán)終止并不會導致發(fā)明創(chuàng)造完全進入公有領域，而不終止卻需要年費等支出對專利進行維護，而依據(jù)上述觀點，理性的權(quán)利人卻不能放棄該實用新型專利權(quán)，不然將來發(fā)明專利申請將不能被授權(quán)，對權(quán)利人苛以了不必要的義務。更有甚者，在期限界滿情形下，同日申請發(fā)明專利和實用新型專利，若發(fā)明專利10年之后才有審查結(jié)果，確認符合授權(quán)條件，此時，實用新型專利權(quán)已經(jīng)期限屆滿，發(fā)明不能授權(quán)，而審限過長并不是申請人的過錯，這既對申請人不公平也為專利行政部門的某些惡意不授權(quán)提供了條件。基于此，我們認為，對同時申請的發(fā)明專利和實用新型專利，不能武斷地要求實用新型專利必須尚未終止發(fā)明才可授權(quán)，而應區(qū)分不同的情況授權(quán)。

二、相關概念之厘定

為更好的對該問題進行論述，在此先對相關的概念進行厘定。

（一）發(fā)明專利的臨時保護期

發(fā)明專利的授權(quán)過程可分為三個階段，從申請日到公開日為第一階段，公開日至授權(quán)公告日為第二階段，授權(quán)后為第三階段。第一階段時，申請專利的發(fā)明創(chuàng)造尚處于保密狀態(tài)，若他人實施該發(fā)明創(chuàng)造，申請人只有待專利授權(quán)后禁止他人使用，當他人以非法手段竊取該發(fā)明創(chuàng)造時，申請人可以侵犯商業(yè)秘密提訴訟。在第三階段，該發(fā)明創(chuàng)造則以發(fā)明專利權(quán)的形式得到完全保護。對從公開日至授權(quán)公告日的第二階段，稱為臨時保護期，在此期間，他人實施相同的發(fā)明創(chuàng)造，專利法規(guī)定申請人在可待發(fā)明專利授權(quán)后要求實施人支付適當費用，但該期間的使用行為并不為專利侵權(quán)行為，如果他人在臨時保護期內(nèi)實施該發(fā)明創(chuàng)造，則專利授權(quán)后，該他人在支付適當費用后，專利權(quán)人不得禁止他人繼續(xù)就臨時保護期內(nèi)生產(chǎn)的該專利產(chǎn)品進行的使用、許諾銷售及銷售行為，可以說，臨時保護期，享受的是不完全的保護。

（二）專利權(quán)終止

專利權(quán)終止是指專利權(quán)保護期限已滿或由于某種原因?qū)е聦＠麢?quán)失去效力。專利權(quán)終止不等于專利權(quán)無效，被宣告無效的專利視為自始不存在，而終止的專利則自終止之日起喪失保護。歸納起來，專利權(quán)終止包括期限界滿終止，主動放棄（如書面聲明放棄）終止，或未繳年費終止。

此處需要特別說明的是專利權(quán)的放棄。放棄專利權(quán)是指在專利權(quán)有效期內(nèi)，權(quán)利人以積極行為或以消極行為作出的放棄該權(quán)利的意識表示。從放棄的形式區(qū)分，放棄專利權(quán)應包括積極放棄和消極放棄，積極放棄指權(quán)利人以向國家知識產(chǎn)權(quán)局遞交放棄聲明的方式對現(xiàn)存的專利權(quán)聲明放棄。消極放棄指權(quán)利人不履行維系該權(quán)利應盡的義務，使權(quán)利歸于失效的放棄，如不繳納專利年費。此外，針對一項發(fā)明創(chuàng)造同時申請發(fā)明專利和實用新型專利，之后又放棄實用新型專利權(quán)的情形，以放棄的時間點劃分，可以分為兩種情況，一種是發(fā)明專利公布前的放棄，一種是發(fā)明專利公布后的放棄。

專利權(quán)的放棄需要厘清，放棄的是該專利權(quán)，還是獲得專利權(quán)的發(fā)明創(chuàng)造，如根據(jù)專利法第九條，同日申請的發(fā)明和實用新型專利，在發(fā)明授權(quán)時，權(quán)利人聲明放棄實用新型專利權(quán)，則發(fā)明可以被授于專利權(quán)，我們認為此時所放棄的是專利權(quán)本身，而非權(quán)利所代表的發(fā)明創(chuàng)造，只有這樣，當權(quán)利人放棄實用新型專利權(quán)時，該發(fā)明創(chuàng)造才可以繼續(xù)被授于另一項發(fā)明專利權(quán)。

（三）專利權(quán)的無效

專利權(quán)的無效是指由請求人向國務院專利行政部門提起的消滅一項專利權(quán)的請求，國務院專利行政部門經(jīng)審查認為請求成立的，作出宣布被請求專利權(quán)部分或全部無效的決定。專利權(quán)的無效以請求人的無效宣告請求啟動，無效宣告請求的客體應是已經(jīng)公告授權(quán)的專利權(quán)，該專利權(quán)可以現(xiàn)行有效，亦可以已經(jīng)因某種原因而終止，但只要該專利權(quán)存在過有效的權(quán)利期間，即可提出無效宣告請求，即該專利權(quán)于無效宣告請求提出時是否處于有效狀態(tài)并非必要條件，無效成功后，該專利權(quán)自始消滅。應當指出，專利權(quán)因放棄而終止時，權(quán)利人能否選擇自申請日放棄，若自申請日放棄，該專利權(quán)還能否為專利權(quán)無效的客體，筆者認為有待商榷，此處不深入探討。

若一項發(fā)明創(chuàng)造同時申請了發(fā)明專利和實用新型專利，無效請求人對一項實用新型專利權(quán)提起無效宣告請求，其無效的客體應為實用新型專利權(quán)本身，無效后，專利權(quán)自始不存在，當然也就談不上終止。此時，發(fā)明專利的授權(quán)應不受實用新型專利權(quán)被無效本身所影響，發(fā)明專利經(jīng)過審查，符合授權(quán)條件的，此時無需放棄等行為即可直接授于發(fā)明專利權(quán)。當然，若實用新型專利權(quán)因為不清楚、公開不充分、新穎性或創(chuàng)造性等原因被宣告無效，那么發(fā)明專利申請授權(quán)的可能性亦會因為上述原因而不復存在，只是此時，發(fā)明專利申請不能被授權(quán)的原因應不是專利法第九條，而是其它條款。

（四）同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授于一項專利權(quán)的含義界定

對于專利法第九條第一款規(guī)定的同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授于一項專利權(quán)，是指一個發(fā)明創(chuàng)造只能被一次授權(quán)，還是指同樣的發(fā)明創(chuàng)造在同一時間只能有一項有效的專利權(quán)存在，理論和實務界一直頗有爭議，該兩種觀點在濟寧無壓鍋爐廠訴國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復審委員會、第三人舒學章發(fā)明專利無效糾紛案中得到了充分的揭示。該案中，專利復審委員會、①專利復審委員會2001年3月26作出的第3209號審查決定.北京市第一中級人民法院、②北京市第一中級人民法院（2001）一中知初字第195號行政判決書.最高人民法院③最高人民法院（2007）行提字第4號判決書.認為同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授于一項專利權(quán)是指一個發(fā)明創(chuàng)造同一時間只能有一項有效的專利權(quán)存在，故在實用新型專利終止后，給予同樣的發(fā)明創(chuàng)造授于發(fā)明專利權(quán)不屬于重復授權(quán)。北京市高級人民法院則認為同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授于一項專利權(quán)是指同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能被一次授權(quán)，實用新型專利權(quán)終止后，給予同樣的發(fā)明創(chuàng)造授于發(fā)明專利權(quán)相當于“相當于把已進入公有領域的技術(shù)又賦予了專利權(quán)人以專利權(quán)”，④北京市高級人民法院（2002）高民終字第33號行政判決書.并分別于二審及再審期間兩次以法律文書對該觀點予以確認，⑤北京市高級人民法院（2002）高民終字第33號行政判決書、（2003）高行監(jiān)字第8號駁回再審申請通知書.也正是基于該觀點，學界才認為專利法第九條中，除第一款后半段規(guī)定的例外情形，不應存在其它實用新型專利權(quán)終止發(fā)明又被授權(quán)的情形。

筆者認同前一種觀點，同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授于一項專利權(quán)，是指同樣的發(fā)明創(chuàng)造同一時間只能有一項有效的專利權(quán)存在。首先，專利法第九條并未就發(fā)明申請需要授權(quán)時，實用新型專利已經(jīng)終止的情形進行限制，基于民事法律行為“法無禁止皆可為”的法律原則，發(fā)明專利申請應當被授于專利權(quán)。其次，申請人同時申請發(fā)明和實用新型專利，其本意應是想獲得發(fā)明專利權(quán)，申請實用新型專利不過是相當于要求臨時的保護，所以，申請人既然對同日申請的發(fā)明和實用新型專利做出了聲明，發(fā)明授權(quán)時實用新型已經(jīng)終止的，發(fā)明應該被授權(quán)。正如最高人民法院在（2007）行提字第4號判決書中闡述：“我國法律不限制同一發(fā)明人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出實用新型和發(fā)明兩份申請，也沒有限制在不同時段上對兩份申請分別授權(quán)，但為了避免出現(xiàn)重復授權(quán)，依據(jù)《專利審查指南》的有關規(guī)定，當選擇發(fā)明專利時，應放棄已經(jīng)授權(quán)的實用新型專利權(quán)，也就是在不同時段上先后進行了兩次授權(quán)，使權(quán)利不重疊，不同時存在，這是我國的一貫作法?！雹僮罡呷嗣穹ㄔ海?007）行提字第4號判決書.筆者認為，專利法第九條第一款后半段應理解為，針對同時申請的發(fā)明創(chuàng)造，若發(fā)明授權(quán)時存在有效的實用新型專利，需要發(fā)明人放棄實用新型專利，才能被授于發(fā)明專利權(quán)。若實用新型專利權(quán)已經(jīng)終止，則無需進行放棄，而當然可被授于發(fā)明專利權(quán)。當然，即使這樣理解，筆者認為專利法第九條依然有不完善之處，需要針對具體的情形進行修正。

三、實用新型專利權(quán)終止，同日申請的發(fā)明專利應否授權(quán)的法理思辨

專利法規(guī)定，發(fā)明專利申請后，滿18個月方公布，大多數(shù)情況下，實用新型專利授權(quán)時，發(fā)明專利尚未公布。同日申請的發(fā)明專利公布前實用新型專利權(quán)終止，包括未繳年費和權(quán)利人主動放棄兩種情形，該兩種情形均可歸責于申請人，此時任一公眾使用了該發(fā)明創(chuàng)造，因沒有發(fā)明專利的臨時保護，應當認為公眾是沒有過錯的，其依賴利益應予保護。而且，不管是未繳年費還是主動放棄，因發(fā)明專利尚未公布，若此時仍對后來同日申請的發(fā)明專利授于專利權(quán)，公眾的依賴利益的確得不到保護，也的確有違禁止反悔原則。這種情形下，若將來發(fā)明申請符合授權(quán)條件后，仍可被授于發(fā)明專利權(quán)，無疑對公眾不公平，專利權(quán)實質(zhì)上講是一種技術(shù)壟斷，只是為了推動技術(shù)進步，鼓勵研發(fā)人員進行技術(shù)創(chuàng)新，而給予技術(shù)創(chuàng)新者一定時間的壟斷，并使其通過實施專利權(quán)得到物質(zhì)回報，以更有動力進行創(chuàng)新，而在專利權(quán)保護與社會公眾利益保護二者之間的平衡，是專利制度得以存續(xù)的基石。在發(fā)明專利尚未公布時，權(quán)利人選擇終止已獲得授權(quán)的實用新型專利權(quán)，并放任該發(fā)明創(chuàng)造無任何保護的進入公有領域，基于社會公眾的依賴利益保護，我們認為此時不應對未來的發(fā)明專利繼續(xù)授權(quán)。換句話說，因為該專利尚未進入臨時保護期，權(quán)利人此時的放棄應視為放棄發(fā)明創(chuàng)造所代表的技術(shù)方案，基于禁止反悔原則，我們認為，此時的放棄，應導致該發(fā)明創(chuàng)造不能在現(xiàn)在或?qū)砣〉萌魏伪Ｗo。

而發(fā)明專利公布后，該發(fā)明創(chuàng)造即進入發(fā)明臨時保護期。此時，該同樣的發(fā)明創(chuàng)造受到兩種保護，其一是實用新型專利權(quán)的保護，其二是發(fā)明專利的臨時保護。權(quán)利人此時放棄實用新型專利權(quán)，并不必然導致該發(fā)明創(chuàng)造進入公有領域，理性的社會公眾可以通過公開的途徑獲知該發(fā)明創(chuàng)造處于發(fā)明專利的公開期，其應當知曉，該發(fā)明創(chuàng)造將來可能被授于發(fā)明專利權(quán)，那么在將來發(fā)明專利授權(quán)后，權(quán)利人基于發(fā)明專利權(quán)向臨時保護期內(nèi)實施專利的人要求支付相應對價，不應視為是對社會公眾利益的忽視。換句話說，此時放棄的應僅僅是實用新型專利權(quán)本身，而非該發(fā)明創(chuàng)造，若將來發(fā)明專利申請經(jīng)過實質(zhì)審查，符合授于專利權(quán)的條件，應當被授于發(fā)明專利權(quán)。同樣的道理，若一個發(fā)明專利申請審查期限過長，導致實用新型專利權(quán)因期限界滿而終止，因為其終止于發(fā)明專利公開后，我們有理由認為此時該發(fā)明專利仍應被授于專利權(quán)，且并不會破壞公眾的依賴利益。因為發(fā)明專利公開后，該發(fā)明創(chuàng)造有了發(fā)明專利的臨時保護，哪怕是申請人主動終止該實用新型專利權(quán)，也不能認為有違禁止反悔原則，因為發(fā)明專利的公布形成了禁止反悔的阻卻事由，既然有發(fā)明專利的臨時保護，任何理智的申請人主動放棄實用新型，以減少年費等成本支出，都應是可以理解的。

需要特別指出的是，發(fā)明專利公布前的放棄，還應包括實用新型審查合格后，權(quán)利人放棄辦理授權(quán)手續(xù)，此時國家知識產(chǎn)權(quán)局向權(quán)利人發(fā)出視為放棄取得專利權(quán)通知書，權(quán)利人并未取得實用新型專利權(quán)，自然也談不上專利權(quán)的終止，然而權(quán)利人不辦理實用新型專利權(quán)的授權(quán)手續(xù)，并不會導致該發(fā)明創(chuàng)造被公開，自然也不會對將來發(fā)明的授權(quán)造成影響。因該種情形實用新型專利并未授權(quán)，不存在重復授權(quán)的空間，此處我們不作展開討論。

四、專利法第九條之修改建議

基于前述分析，筆者認為，專利法第九條有關禁止重復授權(quán)的規(guī)定，應以發(fā)明專利的公布日為節(jié)點，在發(fā)明專利公布日之前終止同日申請并獲得授權(quán)的實用新型專利，應視為終止的是發(fā)明創(chuàng)造本身，基于公眾的依賴利益保護和禁止反悔原則，該發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明專利申請將來應不能再被授于專利權(quán)。而在發(fā)明專利公布日及之后終止，不管是主動放棄、未繳年費還是期限界滿，都應視為終止的是實用新型專利權(quán)本身，該終止行為不應影響將來發(fā)明專利的授權(quán)。最后，在實用新型專利權(quán)尚未終止，而發(fā)明又需要授權(quán)時，基于一項發(fā)明創(chuàng)造只能有一項有效的專利權(quán)存在，才需要放棄實用新型專利權(quán)以獲得發(fā)明專利權(quán)。

綜上，專利法第九條第一款尚有不足之處，應進一步修改以對發(fā)明人和公眾提供更公平的保護，建議修改為：同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能有一項有效專利權(quán)存在。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，發(fā)明專利公布前實用新型專利權(quán)終止的，該發(fā)明專利不能授于專利權(quán)，發(fā)明專利公布后實用新型專利權(quán)終止的，該發(fā)明專利可授于專利權(quán)；若授權(quán)時實用新型專利權(quán)尚未終止的，須申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)，方可授予發(fā)明專利權(quán)。

參考文獻：

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