侯文靜

摘要： 實用新型專利只保護產(chǎn)品，但特征部分常常包含方法特征，文章詳細分析了權(quán)利要求中出現(xiàn)方法特征限定的各種情形，并通過案例對各種情形進行分析，從而給出實用新型專利權(quán)利要求中采用方法特征限定的正確審查和撰寫方式。

Abstract： The utility model patent only protects the product， but the characteristic part often contains the method characteristic. The article analyzes the situation of the limitation of the method characteristic in the claim， and analyzes the situation through the case， and gives the correct review and writing way of method characteristic limitation in the claim of utility model patent.

關(guān)鍵詞： 實用新型；權(quán)利要求；方法特征

Key words： utility model；claim；method characteristic

中圖分類號：G255.53 文獻標(biāo)識碼：A 文章編號：1006-4311（2017）12-0200-03

0 引言

實用新型專利只保護產(chǎn)品，一切方法不屬于實用新型專利保護的客體。由于某些產(chǎn)品權(quán)利要求是允許用方法特征來表征的，于是出現(xiàn)了要求保護的權(quán)利要求處于方法和產(chǎn)品之間的模糊地帶。

現(xiàn)行法律、法規(guī)中涉及該類問題的內(nèi)容包括：專利法第二條第三款及專利審查指南的相關(guān)規(guī)定。

權(quán)利要求中出現(xiàn)方法限定的主要表現(xiàn)形式包括：

①權(quán)利要求的主題為一種方法；

②申請人要求保護的是一種產(chǎn)品，但特征部分包含對方法的限定，不屬于實用新型專利予以保護的客體；

③申請人要求保護的是一種產(chǎn)品，特征部分使用方法特征限定產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，屬于實用新型專利予以保護的客體，但不能清楚的表述請求保護的主題，需要修改方法特征，用結(jié)構(gòu)特征描述產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)；

④申請人要求保護的是一種產(chǎn)品，特征部分使用方法特征限定產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，屬于實用新型專利予以保護的客體，能夠清楚的表述請求保護的主題，無需修改。

本文將重點討論情形②-④。

1 案例分析

1.1 案例1

案情介紹：

申請的主題名稱為“一種防弓變形的弓片”，過去人們在使用弓的弓片時，極易出現(xiàn)弓變形和損壞現(xiàn)象，特別是在暴曬的天氣下，弓出現(xiàn)變形和損壞現(xiàn)象的概率會大大增加，縮短整個弓的使用壽命。本申請所要解決的技術(shù)問題：提供一種防弓變形的弓片，該弓片可延長弓的使用壽命。如圖1，圖2所示。

權(quán)利要求①：

一種防弓變形的弓片，其特征在于：將原木切割成相同的薄木片（3），將切割好的薄木片（3），進行粘貼，將粘貼好的薄木片（3）再次切割，切割的方向與第一次切割的方向成九十度，把再次切割好的薄木片其中的兩片粘貼在一起，在粘貼好的兩片薄木片（3）的上、下兩面，設(shè)置一層玻璃鋼（1），在薄木片（3）與玻璃鋼（1）之間為膠粘劑（2）。

不同觀點：

觀點1：本申請的主題是一種防弓變形的弓片，其權(quán)利要求保護的是一種弓片的制造方法，不是對弓片的形狀、構(gòu)造進行的描述，該制造方法不屬于審查指南所述已知方法名稱限定產(chǎn)品形狀、構(gòu)造的范疇，因此不屬于實用新型專利保護的客體。

觀點2：審查指南第二部分第二章3.2.2規(guī)定：產(chǎn)品權(quán)利要求當(dāng)無法用結(jié)構(gòu)特征并且也不能用參數(shù)特征予以清楚地表征時，允許借助于方法特征表征。對于本實用新型而言，由于弓片是通過兩次不同方向的切割，使薄木片（3）兩次粘貼而形成弓片的最終結(jié)構(gòu)的，本案權(quán)利要求①體現(xiàn)了弓片完整的結(jié)構(gòu)特征，根據(jù)本案的特殊性，應(yīng)當(dāng)允許借助于方法特征表征本實用新型。

觀點3：審查指南第二部分第二章3.2.2關(guān)于產(chǎn)品權(quán)利要求允許借助于方法特征表征的規(guī)定，僅限于當(dāng)無法用結(jié)構(gòu)特征并且也不能用參數(shù)特征予以清楚地表征時，允許借助于方法特征表征。對本案而言，權(quán)利要求①能夠用結(jié)構(gòu)特征表述本實用新型，其是由兩個薄木片通過膠粘劑粘貼而成。與本產(chǎn)品如何制作的方法無關(guān)，使用方法特征表述本實用新型的結(jié)構(gòu)不是必要條件，不應(yīng)當(dāng)用制作弓片的方法限定本實用新型，應(yīng)當(dāng)采用產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)特征進行限定。

分析：

該案例的權(quán)利要求中記載了方法特征，那么是不是出現(xiàn)了方法特征就必然不屬于實用新型專利予以保護的客體呢？答案顯然是否定的。審查指南第二部分第二章3.2.2節(jié)規(guī)定，特殊情況下，當(dāng)產(chǎn)品權(quán)利要求中的一個或多個技術(shù)特征無法用結(jié)構(gòu)特征予以清楚地表征時，允許借助物理或化學(xué)參數(shù)表征；當(dāng)無法用結(jié)構(gòu)特征并且也不能用參數(shù)特征予以清楚地表征時，允許借助于方法特征表征。也就是說，使用方法特征限定產(chǎn)品在某些情形下是允許的，如果該方法特征限定的是產(chǎn)品的形狀和構(gòu)造，那么就屬于實用新型專利的保護客體。

由此得出結(jié)論：在請求保護的主題為產(chǎn)品的情形下，只要權(quán)利要求中記載的方法特征表征了產(chǎn)品的形狀或構(gòu)造，則可以進一步考慮該種表述是否需要修改。一種情況是雖然方法特征表征了產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，對產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)起到了限定作用，但如果該權(quán)利要求能夠用形狀、構(gòu)造特征來限定，則應(yīng)該要求申請人進行修改。另一種情況是是該產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造特征只能用方法特征來限定，或者用方法特征限定比用產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造特征限定更加清楚，則應(yīng)當(dāng)被允許。

對上述的處理方式，可以用下述方式進行判斷和選擇：

對于案例1，如果用單純的使用形狀、構(gòu)造特征來描述，可以改寫為“由四片薄木片粘貼在一起，其中一側(cè)的粘貼在一起的兩片薄木片與另一側(cè)的粘貼在一起的兩片薄木片相同，四片薄木片之間粘貼面相垂直，粘貼好的兩片薄木片的上、下兩面，設(shè)置一層玻璃鋼，在薄木片與玻璃鋼之間為膠粘劑”。對比這兩種撰寫方式可以發(fā)現(xiàn)修改之前的權(quán)利要求能更清楚表達申請人的發(fā)明構(gòu)思，也更利于公眾的理解，此種撰寫方式應(yīng)當(dāng)被允許。

案例結(jié)論：

本案例中的方法特征表征了產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，對產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)起到了限定的作用，因此，雖然特征部分是方法限定，實質(zhì)上保護的還是產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)。而由于該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，用結(jié)構(gòu)特征限定不如用方法特征限定更能清楚的表述產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，因此，對于案例1傾向于觀點二。

1.2 案例2

案情介紹：

權(quán)利要求①：一種鋁制加熱膜，其特征在于在絕緣體PET上涂上菲林形成鋁箔，用腐蝕油墨印刷兩端左右平行回折中間上下平行回折的連續(xù)線條所形成的電路，保護印刷的導(dǎo)電線路，用腐蝕劑通過化學(xué)反應(yīng)將未涂上腐蝕油墨的鋁箔部分去除，用氫氧化鈉溶液等清洗腐蝕用的油墨和腐蝕劑，然后在其表面印刷碳液而形成電路層，通過平行端子連接將并聯(lián)的線路連接起來的，在絕緣基體和碳液上面形成粘貼劑層附著離型紙。

不同觀點：

觀點1：權(quán)利要求①的方案是對方法本身提出的技術(shù)方案，即，權(quán)利要求①的方案是鋁制加熱膜的制造過程，屬于一種鋁制加熱膜的制造方法，它不屬于實用新型專利保護的客體。

觀點2：雖然權(quán)利要求①的特征部分用制作方法來限定，但它體現(xiàn)了產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造特征，無需修改。

觀點3：權(quán)利要求①的特征部分的內(nèi)容為方法特征，但其體現(xiàn)了產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，然而由于其能用結(jié)構(gòu)特征進行描述，因此應(yīng)當(dāng)將方法特征修改為結(jié)構(gòu)特征。

分析：

該權(quán)利要求的主題為一種產(chǎn)品，特征部分主要是包括腐蝕、清洗、印刷、形成粘貼劑層附著離型紙等步驟，是本實用新型的制作方法，但是該制作方法使得本實用新型在外形和結(jié)構(gòu)上相對現(xiàn)有技術(shù)產(chǎn)生了改進，因此，對于本申請，其符合專利法第二條第三款的規(guī)定。但是該申請的權(quán)利要求完全可以不用這種描述制作方法的方式來進行限定，也就是說完全可以改為用產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)來進行限定的方式，比如，可以修改為以下方式：

一種鋁制加熱膜，其特征在于由下至上具有絕緣體PET、在絕緣體PET上兩端左右平行回折中間上下平行回折的連續(xù)線條所形成的電路部分的菲林形成的鋁箔、碳液形成電路層、粘結(jié)劑層、離型紙，并通過平行端子將并聯(lián)的線路連接起來。

因此，對于這類權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)將權(quán)利要求修改為以產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)進行限定的形式。

案例結(jié)論：

本案例中的方法特征也體現(xiàn)了產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造起到了限定的作用，但由于其完全可以不用這種描述制作方法的方式來進行限定，也就是說完全可以改為用產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)來進行限定的方式，因此，應(yīng)當(dāng)將權(quán)利要求修改為以產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)進行限定。對于該案例傾向于觀點3。

1.3 案例3

案情介紹：

該申請的權(quán)利要求為：

①一種可拆卸刀片的刀具，包括刀座、刀柄、可分別成一角度地插入到所述刀座中的刀片及卡接片，其中所述刀片上設(shè)置有至少一個凹槽，所述卡接片上設(shè)置有與所述凹槽相對應(yīng)的至少一個突起，其特征在于：所述刀座上還設(shè)置有：銷孔，銷釘可穿過所述銷孔，所述銷釘固定連接到所述卡接片上，且所述銷孔的直徑大于所述銷釘?shù)闹睆?；以及彈簧槽，其?nèi)部容置有彈簧，所述彈簧位于所述卡接片的下方。

②根據(jù)權(quán)利要求①所述的可拆卸刀片的刀具，其特征在于，所屬刀片和卡接片相互呈90度地插入到所述刀座中。

③根據(jù)權(quán)利要求①所述的可拆卸刀片的刀具，其特征在于，所屬刀片和卡接片相互呈135度地插入到所述刀座中。

不同觀點：

觀點1：屬于實用新型保護客體，授權(quán)。

觀點2：90度和135度僅是對將刀片和卡接片插入到刀座中的過程描述，而對于本專利要求保護的刀具這種產(chǎn)品而言，當(dāng)?shù)镀涂ń悠迦氲降蹲兄?，刀片上的凹槽就會與卡接片上的突起配合，將刀片固定在刀座中，即，刀片和卡接片在產(chǎn)品中的位置關(guān)系是相對固定的。因此從屬權(quán)利要求②、③既包含形狀構(gòu)造特征，又包含對方法本身提出的技術(shù)方案，不符合專利法第二條第三款的規(guī)定。

分析：

權(quán)利要求②、③的特征看似是對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的描述，但只要稍加分析便可知，90度和135度僅是將刀片和卡接片插入到刀座中過程的描述，而對于要求保護的刀具而言，當(dāng)?shù)镀涂ń悠迦氲降蹲兄?，刀片上的凹槽就會與卡接片上的突起配合，將刀片固定在刀座中，刀片和卡接片在產(chǎn)品中的位置關(guān)系是相對固定的，插入過程的描述沒有對產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)產(chǎn)生限定作用，對于此類方法特征未表征產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、沒有對產(chǎn)品的外形或結(jié)構(gòu)產(chǎn)生改進、重點在于方法本身的權(quán)利要求，應(yīng)當(dāng)予以刪除。

案例結(jié)論：

本案例中的權(quán)利要求②、③附加技術(shù)特征是對制作過程的描述，屬于純方法的限定，應(yīng)當(dāng)予以刪除。

2 結(jié)論

如果請求保護的主題為方法，則不屬于實用新型專利保護的客體；如果請求保護的主題是一種產(chǎn)品，特征部分包含方法特征，而該特征沒有對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造產(chǎn)生限定作用，該種撰寫方式是不允許的，應(yīng)當(dāng)進行修改；如果請求保護的主題是一種產(chǎn)品，特征部分包含方法特征來限定產(chǎn)品，該特征對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造產(chǎn)生了限定作用，當(dāng)能夠用外形和結(jié)構(gòu)特征來限定時，則應(yīng)當(dāng)修改為外形和結(jié)構(gòu)特征，若只能用方法特征來限定或者方法特征來限定更加清楚，則采用該方法特征進行限定應(yīng)當(dāng)是被允許的。

參考文獻：

[1]專利審查指南[M].知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010：141-146.

[2]曹倩.On the English Translation of Chinese Patent Applications from the Perspective of Functionalist Theory[D]. 西安外國語大學(xué)，2014.

[3]朱雪忠，柳福東，陳蓉.論我國區(qū)際工業(yè)產(chǎn)權(quán)制度的沖突及其協(xié)調(diào)——兼論TRIPs協(xié)議對我國的影響[J].法商研究，2003（01）.