楊 薇陳家安丁勇杰

發(fā)明和實用新型專利同日申請的法律風(fēng)險及對策

楊 薇*陳家安**丁勇杰***

目前申請人只注重發(fā)明和實用新型專利同日申請的好處，形式化地利用這種申請形式來獲得發(fā)明專利的授權(quán)，忽視了這種形式可能給申請人帶來的法律風(fēng)險。本文從發(fā)明和實用新型專利對創(chuàng)造性要求的不同，談?wù)労唵畏艞墝嵱眯滦蛯＠麑ι暾埲藥淼臐撛诜娠L(fēng)險，并給出對于這種申請形式的相應(yīng)的解決對策，以使申請人最大程度降低不利影響，帶來更大的經(jīng)濟利益。

同日申請 創(chuàng)造性 突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步 實質(zhì)性特點和進步 先后授權(quán)

目前對于能獲得發(fā)明和實用新型專利保護的技術(shù)，不少單位選擇了同日申請發(fā)明和實用新型專利的方式，以便在發(fā)明專利申請授權(quán)之前先借助實用新型專利給予保護，而在發(fā)明專利申請授權(quán)之后，用發(fā)明專利給予保護，從而對發(fā)明創(chuàng)造的保護更充分。

一、采用發(fā)明和實用新型雙重保護的法律依據(jù)和考慮初衷

按照《專利法》第2條的規(guī)定，我國保護3種發(fā)明創(chuàng)造：發(fā)明、實用新型和外觀設(shè)計。其中，發(fā)明是指對產(chǎn)品、方法或者其改進的新的技術(shù)方案；實用新型是指對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實用的新的技術(shù)方案；外觀設(shè)計是指對產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計。就發(fā)明和實用新型的保護客體而言，兩者既有不同之處，但也有共同的保護對象：發(fā)明專利既保護產(chǎn)品又保護方法，實用新型專利不保護方法，且只保護有形狀構(gòu)造改進的產(chǎn)品。鑒于此，對于一項由形狀構(gòu)造改進的產(chǎn)品發(fā)明創(chuàng)造來說，就需要考慮選擇申請發(fā)明專利還是申請實用新型專利來取得專利保護。

對于發(fā)明和實用新型這兩種發(fā)明創(chuàng)造，其保護期限和審查授權(quán)方式是不同的。按照《專利法》第42條規(guī)定：發(fā)明專利權(quán)的保護期限為自申請日起20年；實用新型專利權(quán)的保護期限為自申請日起10年。按照《專利法》第34條至第40條的規(guī)定，對于實用新型專利申請只經(jīng)過初步審查，發(fā)現(xiàn)沒有駁回理由的，就可以授予專利權(quán)；而對于發(fā)明專利申請初步審查合格后進行早期公開，然后進行實質(zhì)審查，沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的，才授予專利權(quán)。

由上述規(guī)定可知，對實用新型專利申請僅進行初步審查（現(xiàn)增加了新穎性審查），能較早得到專利授權(quán)，現(xiàn)階段從申請到授權(quán)公告時間一般為4～6個月左右，并開始專利保護，但其保護期限短且授權(quán)后專利穩(wěn)定性不如發(fā)明專利；而對于發(fā)明專利申請，由于初步審查后還要進行實質(zhì)審查，因此要2～3年甚至?xí)r間更長才能授權(quán)，但其保護期限長，且授權(quán)后相對來說比較穩(wěn)定。

因此，對于一些近期就能上市且容易被仿制的產(chǎn)品發(fā)明創(chuàng)造，如果其更新?lián)Q代較快（即其市場壽命較短），則可以對其僅提出實用新型專利申請；相反，如果一些產(chǎn)品短期內(nèi)不會上市或者上市后不易被仿制，而其有較長時間（如10年以上）的市場效益（即其市場壽命較長），則可以僅提出發(fā)明專利申請。但是，對于一些既有短期市場效益而又有長期市場效益的產(chǎn)品發(fā)明創(chuàng)造，就可以考慮采取既申請發(fā)明專利又申請實用新型專利的策略：利用實用新型專利申請能較早授權(quán)進行早期保護，待發(fā)明專利授權(quán)后延續(xù)實用新型的保護，從而獲得較長的保護時間。

按照《專利法》立法宗旨，一件發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)，因此對于同樣的發(fā)明創(chuàng)造而言，實用新型專利申請授權(quán)后，發(fā)明專利申請就不能再授權(quán)了，為了解決上述既有短期市場效益又有長期市場效益的產(chǎn)品發(fā)明創(chuàng)造所面臨的問題，《專利法》第9條第1款在規(guī)定了“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)”之后，用但書的表述方式允許上述既有短期市場效益又有長期市場效益的產(chǎn)品在前期用實用新型專利給予保護，在后期用發(fā)明專利給予保護，不過對于這樣的兩件專利申請有條件限制，其一是兩件專利申請的申請日相同，其二是在放棄實用新型專利時該實用新型專利尚未終止。即《專利法》第9條第1款規(guī)定：“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)?！贝送猓凇秾＠▽嵤┘殑t》第41條第2款中又進一步規(guī)定：“同一申請人在同日（指申請日）對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利的，應(yīng)當在申請時分別說明對同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請了另一專利?！边@樣一來，對于同樣的產(chǎn)品發(fā)明創(chuàng)造，申請人可以在同日既提出發(fā)明專利申請又提出實用新型專利申請，只要其在兩件專利申請的請求書中寫明其對同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請了另一專利，就可以在早期獲得實用新型專利授權(quán)，而在發(fā)明專利申請實質(zhì)審查階段通過聲明放棄實用新型專利而獲得發(fā)明專利授權(quán)。

二、對上述同日申請實用新型專利的發(fā)明專利申請案在實質(zhì)審查階段的處理

由于發(fā)明和實用新型專利申請的審查流程不同，對于同日既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利的申請案，在發(fā)明專利申請進入實質(zhì)審查階段時，實用新型專利經(jīng)初步審查后已得到專利授權(quán)，且多半是在其申請文本的基礎(chǔ)上給予授權(quán)的。

發(fā)明專利申請經(jīng)實質(zhì)審查會出現(xiàn)以下3種情況：

（1）發(fā)明專利授權(quán)保護范圍與實用新型專利的授權(quán)保護范圍完全相同，發(fā)明專利權(quán)利要求書的公開文本和授權(quán)文本沒有變化，或僅有微小變化，并不影響實質(zhì)性的內(nèi)容。

（2）發(fā)明專利的授權(quán)文本與申請公開文本變化較大，發(fā)明專利申請在實質(zhì)審查過程中部分權(quán)利要求因不符合發(fā)明創(chuàng)造性的規(guī)定被刪除或修改，發(fā)明專利雖然能得到授權(quán)，但保護范圍比實用新型專利縮小。

（3）發(fā)明專利申請的全部權(quán)利要求因不具備新穎性或者因不具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步而不具備創(chuàng)造性被駁回專利申請，專利申請人只能得到實用新型專利保護。

對于第（1）種情況，審查員會要求申請人放棄實用新型專利權(quán)或撤回發(fā)明專利申請，由于發(fā)明專利申請的權(quán)利要求書的授權(quán)文本與公開文本相同，此時，申請人可以采用放棄實用新型專利來取得發(fā)明專利申請的授權(quán)，延續(xù)了專利的保護時間，且發(fā)明專利的保護范圍還最大，使申請人的利益最大化。

對于第（3）種情況，審查員僅僅對發(fā)明專利申請作出駁回決定，并不要求申請人放棄實用新型專利，因此專利申請人仍能得到實用新型專利保護，但無法通過發(fā)明專利延續(xù)專利的保護時間。由于按照《專利法》第22條第3款的規(guī)定，創(chuàng)造性是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，實用新型具有實質(zhì)性特點和進步，由此可知發(fā)明專利的創(chuàng)造性要高于實用新型專利的創(chuàng)造性，因此在這種情況下，申請人應(yīng)當用發(fā)明專利申請實質(zhì)審查意見通知書中引用的對比文件來分析一下實用新型專利是否具備創(chuàng)造性，從而對該實用新型專利授權(quán)后的穩(wěn)定性有一個初步判斷，以便確定要否利用該實用新型專利進行專利維權(quán)。

現(xiàn)在重點分析第（2）種情況，即發(fā)明專利申請的部分權(quán)利要求因不具備創(chuàng)造性或其他缺陷而被刪除和/或被修改。

審查員會通知申請人選擇放棄實用新型專利，或者選擇修改發(fā)明專利申請的權(quán)利要求書，以使兩者保護不同的發(fā)明創(chuàng)造。此時，申請人可以放棄實用新型專利而使發(fā)明專利取得授權(quán)，或者修改發(fā)明專利的權(quán)利要求書，使發(fā)明專利申請各項權(quán)利要求的保護范圍與實用新型專利各項權(quán)利要求的保護范圍均不相同，以獲得發(fā)明專利和實用新型專利的同時保護。

不少申請人在面對上述情況時會簡單地采用放棄實用新型專利以取得發(fā)明專利申請的授權(quán)，認為這樣對專利保護最有利。但是，簡單放棄實用新型專利有時會給申請人帶來潛在的法律風(fēng)險。由于實用新型專利的創(chuàng)造性標準低于發(fā)明專利創(chuàng)造性的標準，因而有的權(quán)利要求的技術(shù)方案對于發(fā)明專利來說不具備創(chuàng)造性，但對于實用新型專利來說會具備創(chuàng)造性，采用放棄實用新型專利的做法就會將可以取得專利保護的范圍縮小了，顯然這種處理方式并不是最有利的。

對于同日申請發(fā)明專利和實用新型專利兩件申請的情況，目前實用新型的專利申請文本多半與發(fā)明的專利申請文本相同，發(fā)明專利申請刪除部分權(quán)利要求或者修改權(quán)利要求書后其專利的保護范圍相對于授權(quán)的實用新型專利的保護范圍縮小了。在這種情況下，若未經(jīng)分析而采用放棄實用新型專利的做法，雖然延續(xù)了專利的保護時間，但縮小了專利權(quán)的保護范圍。正如前面分析所指出的，這對申請人并不一定最有利。此時，需要分析和研究可否通過修改發(fā)明專利申請的權(quán)利要求書，使其各項權(quán)利要求的技術(shù)方案與授權(quán)的實用新型專利權(quán)利要求書中各項權(quán)利要求的技術(shù)方案均不相同，以便在不放棄實用新型專利的情況下使發(fā)明專利申請也得到授權(quán)，這種發(fā)明和實用新型專利交叉保護有時對于專利申請人利益的最大化也會具有積極的作用。

面對上述情況，需要認真分析幾個問題。首先，分析授權(quán)的實用新型專利的各項權(quán)利要求（此處特指的是發(fā)明專利申請中因不具備創(chuàng)造性或其他缺陷而被要求刪除和/或修改的權(quán)利要求）相對于發(fā)明專利申請實質(zhì)審查時所引用的對比文件是否具備創(chuàng)造性，如果各項權(quán)利要求均不具備創(chuàng)造性，那么繼續(xù)維持實用新型專利的必要性就不大，可采用放棄授權(quán)的實用新型專利來取得發(fā)明專利權(quán)。如果授權(quán)的實用新型專利的各項權(quán)利要求中有一部分具備創(chuàng)造性，即實用新型專利保護范圍更大，則可以考慮采用修改發(fā)明專利申請使其各項權(quán)利要求與授權(quán)的實用新型專利的各項權(quán)利要求均不相同的方式來取得發(fā)明專利權(quán)；對于這種情況，如果經(jīng)過申請人的進一步市場評估認為該項專利所需要的保護期在10年左右或者更短，也可采用修改發(fā)明專利申請權(quán)利要求保護技術(shù)方案的方式，使之與實用新型專利技術(shù)方案保護范圍不同，從而保留實用新型專利的處理方式。當然，這僅是一個原則，在最后選擇處理方式時，還需要根據(jù)具體案件情況與申請人一起商量采用哪一種處理方式更為合適，此時專利代理人應(yīng)充分聽取申請人的意見，在充分向申請人作出清楚和完整的說明后，由申請人決定采用何種處理方式對申請人最有利。

以上是筆者對同樣的發(fā)明創(chuàng)造同日申請發(fā)明專利和實用新型專利的情況在發(fā)明專利申請實質(zhì)審查過程中采用放棄實用新型專利所存在的法律風(fēng)險的粗淺看法。在此基礎(chǔ)上提出如何根據(jù)案情在發(fā)明專利申請實質(zhì)審查過程中根據(jù)分析結(jié)果采用不同的處理方式，希望能夠給申請人和專利代理人一點啟示，同時希望能得到諸位同仁、尤其是專家們的指正。

長江勘測規(guī)劃設(shè)計研究有限責(zé)任公司。

**作者單位：武漢開元知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司。

***作者單位：中國電力工程顧問集團中南電力設(shè)計院有限公司。