史晶晶

淺談實驗數(shù)據(jù)對專利授權(quán)的影響

史晶晶*

本文結(jié)合具體案例，對生化領(lǐng)域?qū)嶒灁?shù)據(jù)的重要性進行了探討，從實際案情的駁回理由及答復(fù)效果分析總結(jié)了實驗數(shù)據(jù)非必要的情況以及記載實驗數(shù)據(jù)時應(yīng)注意的問題，以期為申請人或?qū)＠砣俗珜憣＠暾埼募虼饛?fù)審查意見提供一些參考和借鑒。

實驗數(shù)據(jù) 說明書公開充分 創(chuàng)造性

一、引 言

《專利法》多個法條的規(guī)定都涉及實驗數(shù)據(jù)，本文僅討論《專利法》第26條第3款和第22條第3款。

《專利法》第26條第3款規(guī)定，說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或?qū)嵱眯滦妥鞒銮宄?、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)?！秾＠麑彶橹改稀罚?010版）將“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)”進一步解釋為：所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)說明書記載的技術(shù)方案能夠解決技術(shù)問題，并產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果。①中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010［M］.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010:132.同時歸納了不符合《專利法》第26條第3款的5種情形，其中，第（5）種是：說明書中給出了具體的技術(shù)方案，但未給出實驗數(shù)據(jù)，而該方案又必須依賴實驗結(jié)果加以證實才能成立。

以上相關(guān)規(guī)定都直接說明：對某些發(fā)明專利申請而言，實驗數(shù)據(jù)的記載情況直接影響說明書是否公開充分，決定該專利申請是否因《專利法》第26條第3款而被駁回。

《專利法》第22條第3款的規(guī)定，創(chuàng)造性是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步。同時，《專利審查指南》（2010版）第二部分第四章對創(chuàng)造性的解釋體現(xiàn)了以下宗旨：突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步的基礎(chǔ)都是說明書所記載的有益效果，《專利審查指南》（2010版）對有益效果進一步解釋：有益效果可以通過對發(fā)明或者實用新型結(jié)構(gòu)特點的分析和理論說明相結(jié)合，或者通過列出實驗數(shù)據(jù)的方式予以說明，不得只斷言發(fā)明或者實用新型就有有益的效果，化學(xué)領(lǐng)域中的發(fā)明的有益效果，可能需要借助實驗數(shù)據(jù)來說明。②中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010［M］.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010:135-136.

以上相關(guān)規(guī)定都直接說明：對某些發(fā)明專利申請而言，實驗數(shù)據(jù)的記載情況直接影響權(quán)利要求所保護的技術(shù)方案是否具備創(chuàng)造性，決定該專利申請是否因《專利法》第22條第3款而被駁回。以下將結(jié)合案例進行討論。

二、案例分析

【案例1】

該申請權(quán)利要求1的內(nèi)容如下：

1.一種半導(dǎo)體聚合物，該聚合物包括在聚合物主鏈內(nèi)含通式1的第一重復(fù)單元：

其中a＝1或2；b＝0或1；和c＝0、1或2，條件是若c＝0，則b＝0；Ar1、Ar2、Ar3、Ar4、Ar5和Ar6各自獨立地表示芳環(huán)或雜芳環(huán)，或其稠合衍生物；其特征在于Ar1、Ar2、Ar4和Ar5中的至少一個是非共軛的；和條件是（a）若a＝1，則Ar1沒有通過直接的化學(xué)鍵與Ar2相連，（b）若b＝1和c＝1，則Ar4沒有通過直接的化學(xué)鍵與Ar5相連，（c）若b＝0和c＝1，則Ar2沒有通過直接的化學(xué)鍵與Ar5相連，（d）若a＝2，則Ar1基沒有通過單鍵相連，和（e）若c＝2，則Ar5基沒有通過單鍵相連。

該申請說明書的內(nèi)容要點如下：該發(fā)明的半導(dǎo)體聚合物是利用咔唑類／三芳胺與芴偶聯(lián)并聚合得到；該發(fā)明的半導(dǎo)體聚合物的通式、合成方法以及在電致發(fā)光材料中的應(yīng)用；該發(fā)明解決了三線態(tài)能級低和穩(wěn)定性差兩個技術(shù)問題。但說明書沒有記載關(guān)于該聚合物光電性能的實驗數(shù)據(jù)和制成的電致發(fā)光材料光電性能的實驗數(shù)據(jù)。

審查員以下述理由駁回了該申請：該申請要求保護一種芳胺聚合物，其為具有高的三線態(tài)能級且與此同時具有合適的HOMO和LUMO能級以供電荷有效注入的聚合物，可以用于磷光發(fā)光材料的進一步的基質(zhì)材料。說明書沒有記載有關(guān)該芳胺聚合物本身和由其制得的器件的光電性能數(shù)據(jù)，本領(lǐng)域技術(shù)人員也無法預(yù)測該芳胺聚合物是否具有上述性能，從而該申請說明書沒有對發(fā)明作出清楚、完整的說明，導(dǎo)致本領(lǐng)域技術(shù)人員不能實現(xiàn)該發(fā)明。

專利復(fù)審委員會以下述理由撤銷了駁回決定：專利復(fù)審委員會查閱了本領(lǐng)域大量的現(xiàn)有技術(shù)，證明該發(fā)明聚合物所用的單體以及所用的磷光摻雜劑都是本領(lǐng)域公知的電致發(fā)光材料，還證明該發(fā)明的聚合物制成電致發(fā)光材料所搭配的磷光摻雜劑是本領(lǐng)域公知的磷光摻雜劑，還證明說明書記載的解決三線態(tài)能級低的原理與本領(lǐng)域的公知常識一致，基于以上三點認(rèn)定，本領(lǐng)域技術(shù)人員按照說明書記載的內(nèi)容，就能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明的技術(shù)方案，解決其技術(shù)問題，并且產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果。③專利復(fù)審委員會第63757號復(fù)審決定。

與審查員所不同的是，專利復(fù)審委員會首先只確立了一個技術(shù)問題，其次從本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度出發(fā)，結(jié)合本領(lǐng)域的相關(guān)技術(shù)知識，驗證說明書中解決技術(shù)問題的機理的正確性，從而證明本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書記載的技術(shù)方案能夠解決技術(shù)問題，并產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果。

從上述涉案專利的審查過程中可以看出：

（1）站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度判斷實驗數(shù)據(jù)是否必要的重要性，相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)知識的缺乏會導(dǎo)致《專利法》第26條第3款判斷過程中知識鏈的斷裂，從而導(dǎo)致誤判的發(fā)生。因此在撰寫專利申請文件時，如果說明書中記載了技術(shù)方案所解決的技術(shù)問題以及預(yù)期的技術(shù)效果，該技術(shù)方案能否解決技術(shù)問題并達到預(yù)期的技術(shù)效果是本領(lǐng)域技術(shù)人員基于其所掌握的專業(yè)知識能夠確切推知的，該技術(shù)效果也不需要實驗數(shù)據(jù)加以驗證，則實驗數(shù)據(jù)并不是必要的。

（2）在判斷說明書公開是否充分時，如果說明書中記載了某個請求保護的技術(shù)方案要解決多個技術(shù)問題，則只要該技術(shù)方案解決其中一個技術(shù)問題即為《專利審查指南》（2010版）中所指的解決技術(shù)問題，并且確立的技術(shù)問題須為適當(dāng)?shù)?，以根?jù)說明書的記載預(yù)測該發(fā)明可以解決的為準(zhǔn)。

例如在該案中，若在答復(fù)時將“穩(wěn)定性差”確立為該發(fā)明解決的技術(shù)問題，因為說明書僅僅斷言該芳胺聚合物具有預(yù)料不到的良好的穩(wěn)定性，而沒有給出任何實驗數(shù)據(jù)，而且“預(yù)料不到”也提示審查員及本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)無法預(yù)期，那么說明書將不滿足充分公開的要求。

如果將“HOMO-LUMO能級不合理”確立為該發(fā)明解決的技術(shù)問題，因為說明書沒有記載該芳胺聚合物的HOMO-LUMO能級的任何信息，那么說明書必然不滿足充分公開的要求。

（3）說明書公開的程度會影響技術(shù)方案的創(chuàng)造性。在上述案例中，原說明書記載的程度固然滿足了公開充分的要求，但難免存在創(chuàng)造性不足的嫌疑。

【案例2】

該申請權(quán)利要求1的內(nèi)容如下：

1.一種制冷劑，其特征在于，按重量計，由以下成分組成：

67.5～90份 丙 烷、11.5～17份 異 丁 烷、15.7～24份丙烯和2.5～5.3份三氟碘甲烷。

該申請說明書的內(nèi)容要點為：制冷劑的制冷原理、多個實施例，以及其中一個實施例的制冷性能。

答復(fù)“第一次審查意見通知書”時，申請人以制冷量低作為技術(shù)問題答辯了該發(fā)明的創(chuàng)造性。

在“第二次審查意見通知書”中，審查員認(rèn)為該申請僅僅實施了一個特定范圍的組成，實驗結(jié)果是一個特定的值，本領(lǐng)域技術(shù)人員無法判斷出該特定值的實驗結(jié)果和權(quán)利要求1提高的組成范圍的對應(yīng)關(guān)系，同時由于本領(lǐng)域技術(shù)常識可知組成含量對最終的制冷量產(chǎn)生影響，在該申請僅僅提供某一特定組成的實驗效果的基礎(chǔ)上，本領(lǐng)域技術(shù)人員無法將該特定實驗結(jié)果認(rèn)定為權(quán)利要求1要求的整體范圍內(nèi)都能達到的實驗結(jié)果。因此，申請人在答復(fù)“第一次審查意見通知書”時提出的制冷量效果不能認(rèn)定為權(quán)利要求的效果，只能代表某一特定組成的效果。

說明書的缺陷，將導(dǎo)致答復(fù)“第二次審查意見通知書”時不得已將權(quán)利要求1的方案改為實施例記載的點值。雖然最終該專利授權(quán)，但是這樣的權(quán)利要求的維權(quán)難度太大，專利價值并不高。

該案說明書存在的主要問題是：實驗數(shù)據(jù)的布局不合理，僅僅記載一個實施例的制冷量，并不足以判斷在權(quán)利要求所限定的范圍內(nèi)都可以實施并取得所述的效果。如果說明書至少記載了權(quán)利要求給出的兩端值的實施例的制冷量，那么后期答復(fù)審查意見時申請人將處于有利地位，可能不必修改權(quán)利要求的范圍值。

【案例3】

參與調(diào)峰使設(shè)備運行工況大幅偏離設(shè)計值，機組低負(fù)荷工況運行過程中會出現(xiàn)兩個問題：(1)蒸汽動力循環(huán)惡化[2]，汽輪機熱耗大幅上升，機組發(fā)電效率下降，影響機組運行經(jīng)濟性，超超臨界機組高效率的優(yōu)勢無法發(fā)揮；(2)鍋爐給水溫度下降，50%THA負(fù)荷以下工況鍋爐脫硝裝置入口煙氣溫度低于催化劑允許運行溫度下限，為防止催化劑腐蝕失效[3]，采用選擇性催化還原(selective catalytic reduction， SCR)脫硝裝置退出運行，造成NOx排放超標(biāo)。

該申請權(quán)利要求1的內(nèi)容如下：

1.治療心力衰竭的藥物，其特征在于，由以下成分組成：

按重量計，生曬參2.8份，蛤蚧1.1份；

所述治療心力衰竭的藥物按照下列方法制備：

分別將生曬參和蛤蚧粉碎成粉末，混合后制成膠囊劑。

該申請說明書的內(nèi)容要點為：記載了多個實施例以及動物藥效實驗，動物藥效實驗僅籠統(tǒng)說明采用該發(fā)明的藥物。

審查員在駁回決定中指出：具體藥效實驗例均沒有明確記載是具體采用哪種比例的藥物，僅籠統(tǒng)稱為該發(fā)明的藥物，故申請人所述的效果并不能證明是修改后權(quán)利要求1中生曬參與蛤蚧以2.8∶1.2組成的藥物所帶來的，因此不能證明權(quán)1取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果，進而無法證明權(quán)1具備創(chuàng)造性。

該案說明書存在的主要問題是：實驗數(shù)據(jù)沒有針對性，技術(shù)方案和實驗數(shù)據(jù)之間沒能建立清晰的一一對應(yīng)的聯(lián)系，導(dǎo)致實審過程中有效果可以答復(fù)，卻沒有方案可以修改。

三、結(jié) 語

1.對撰寫專利申請文件的啟示

撰寫說明書時，應(yīng)當(dāng)考量技術(shù)方案解決技術(shù)問題并達到預(yù)期的技術(shù)效果需要實驗數(shù)據(jù)驗證，若采用該技術(shù)方案解決技術(shù)問題是本領(lǐng)域技術(shù)人員可以確切推知的，則可以不必記載實驗數(shù)據(jù)。而當(dāng)確定需要記載實驗數(shù)據(jù)時，則必須進行深入布局，以保證足以判斷在權(quán)利要求所限定的范圍內(nèi)都可以實施并取得所述的效果。最基本的布局原則是：實驗數(shù)據(jù)應(yīng)有指向性，以及覆蓋端點值和效果最佳值?！皩嶒灁?shù)據(jù)應(yīng)有指向性”是指實驗數(shù)據(jù)需基于確定的實施例?！案采w端點值”是指說明書至少記載了權(quán)利要求給出的兩端值的實施例的實驗數(shù)據(jù)。此外，若權(quán)利要求給出的范圍過寬，還應(yīng)當(dāng)給出兩端值之間的實施例的實驗數(shù)據(jù)，或者效果最佳值，這樣為后期修改權(quán)利要求留有余地。

2.對答復(fù)審查意見通知書的啟示

在答復(fù)有關(guān)說明書公開不充分的審查意見通知書時，通常有兩個誤區(qū)：一是忽略技術(shù)人員是本領(lǐng)域的，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員知曉申請日或者優(yōu)先權(quán)日之前發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的普通技術(shù)知識，能夠獲知該領(lǐng)域中所有的現(xiàn)有技術(shù)，并且具有應(yīng)用該日期之前常規(guī)實驗手段的能力，但他不具有創(chuàng)造力。二是技術(shù)問題確立不正確或者過多。因此答復(fù)此類審查意見時，“確立技術(shù)問題”和“充分調(diào)研”非常重要；確立的技術(shù)問題只需一個即可，且應(yīng)當(dāng)是預(yù)期該發(fā)明可以解決的；沒有實驗數(shù)據(jù)時要廣泛查閱現(xiàn)有技術(shù)，為技術(shù)方案解決技術(shù)問題提供理論支持。

北京超凡志成知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所。