張 蓉

淺析美國專利保護的特點

張 蓉*

本文介紹了在美國專利申請和獲得的過程中的一些特有的規(guī)定。從新申請階段、審查階段、授權(quán)后階段和訴訟階段4個不同階段對于美國專利的一些特點進行了總結(jié)和分析，以期為打算獲得美國專利保護的中國申請人提供更多的信息和建議。

臨時申請 繼續(xù)申請 AFCP P3 證據(jù)調(diào)查

一、引 言

隨著科學(xué)技術(shù)全球化的發(fā)展，越來越多的中國申請人開始在海外尋求專利保護。美國作為全球最大的經(jīng)濟體，必然成為各國申請人期望獲得專利保護的重中之重。然而，美國專利法和中國《專利法》之間存在程序和實體等各個方面的差異，中國申請人在尋求美國專利保護的過程中存在很多困難和困惑。

筆者嘗試從美國專利新申請階段、專利申請的審查階段、授權(quán)后階段和訴訟階段這4個階段分析美國專利法與中國《專利法》不同的一些特點，以期能夠為中國申請人和中國專利律師更好地理解美國專利法律法規(guī)并更好地獲得美國專利保護提供一些可用的信息。

二、美國的專利新申請

1.美國臨時申請

與中國不同，在美國本土提交的專利申請有兩種類型，臨時申請（Non-provisional Application）和正式申請（Provisional Application）。臨時申請是美國在烏拉圭回合談判之后產(chǎn)生的條款，旨在使得本土申請人能夠快速并以較低費用提交美國臨時專利申請，其建立了美國本土的優(yōu)先權(quán)體系，該規(guī)定在1995年6月8日生效。①USPTO，Manual of Patent Examining Procedure Original ninth Eidition.

與正式申請相比，臨時申請具有如下相對簡單的格式要求以及審查要求：（1）臨時申請中不要求具有權(quán)利要求；（2）臨時申請中不要求具有宣誓和聲明；（3）臨時申請不會被進行審查；（4）臨時申請不能要求任何外國申請或較早的美國申請的優(yōu)先權(quán)。由此可知，臨時申請僅為申請人保留了一個優(yōu)先權(quán)日，其并不能被實質(zhì)審查，也無法獲得專利，申請人必須在提出該臨時申請的12個月內(nèi)基于該臨時申請?zhí)峤灰徽缴暾?，才能夠使得該正式申請被實質(zhì)審查并且獲得專利權(quán)，否則該臨時申請將在1年后自動失效。除了作為正式申請的本國優(yōu)先權(quán)的作用之外，外國申請也可以要求臨時申請的優(yōu)先權(quán)，只要在臨時申請的提交日起一年內(nèi)遞交外國申請即可。

美國臨時申請對于發(fā)明人和申請人的國籍和經(jīng)營場所均沒有限制，臨時申請的規(guī)定給申請人帶來了時間和費用上的諸多好處。申請人可以利用臨時申請以較低的費用預(yù)先取得申請日，然后在12個月內(nèi)對專利申請在技術(shù)上和申請文件上進一步進行完善，以期達到專利授予的要求。申請人可以要求優(yōu)先權(quán)，以避免在此期間別人的公開影響到自己發(fā)明創(chuàng)造的專利性；如果申請人在12 個月內(nèi)沒有達到這些要求，還可以撤回在先申請，避免將其技術(shù)公開。

2.繼續(xù)申請

與中國的分案申請相對應(yīng)，美國的繼續(xù)申請有3種形式：分案申請（DA）、續(xù)案申請（CA）和部分續(xù)案申請（CIP）。

分案申請：如果一個申請的權(quán)利要求中包括兩個或多個獨立或有區(qū)別的發(fā)明，則審查員會發(fā)出限制通知（Restriction Requirement），分案申請通常是限制通知的產(chǎn)物。針對答復(fù)限制通知所放棄掉的權(quán)利要求可以在分案申請中進行保護。由于分案申請中保護的權(quán)利要求是與母案申請中保留的權(quán)利要求之間被認為是獨立的或有區(qū)別的，所以分案申請與母案之間不應(yīng)當(dāng)產(chǎn)生非法定的重復(fù)授權(quán)的問題。分案申請的說明書通常與母案申請相同，分案申請中不能添加超過母案公開范圍之外的內(nèi)容。

續(xù)案申請：如果申請人認為母案的權(quán)利要求沒有很好地保護發(fā)明，可以通過續(xù)案申請的方式來擴大、縮小或更改權(quán)利要求的保護范圍，但是續(xù)案申請的權(quán)利要求需要得到母案公開文本的支持。續(xù)案申請的權(quán)利要求也可以與母案重疊，例如為了盡快得到授權(quán)，申請人可以接受審查員認為可授權(quán)的權(quán)利要求，然后通過遞交續(xù)案申請的方式來爭取更大的或不同的保護范圍。

部分續(xù)案申請：部分續(xù)案申請可以在原申請的基礎(chǔ)上增加新的內(nèi)容，通常適用于在原技術(shù)方案的基礎(chǔ)上進行改進后得到的新的技術(shù)方案的保護。值得注意的是，新增加的內(nèi)容不享有母案的優(yōu)先權(quán)，但是部分續(xù)案申請的專利有效期從母案的申請日起算。

3.外國申請進入美國的形式

外國申請進入美國國家階段的方式主要有基于《巴黎公約》和基于PCT兩種。然而，與絕大多數(shù)國家不同，通過PCT途徑進入美國的申請可以采用兩種方式進入：通過美國專利法第371條規(guī)定進入美國國家階段；或通過美國專利法第111條規(guī)定進入美國國家階段。②USPTO，United States Code Title 35.

通過美國專利法第371條方式進入美國國家階段，為常規(guī)的PCT申請國際階段延伸至美國國家階段。與其他大部分國家的規(guī)定相同，進入美國國家階段時需提交PCT國際公布文本的準確譯文，但可按照PCT第28條、第41條進行修改，其修改不得超出原PCT國際申請公布的范圍。提交申請時需要同時提交所涉修改未增加新內(nèi)容的聲明。通過美國專利法第111條方式進入美國國家階段，申請人基于原PCT國際申請在美國提出“繼續(xù)申請”或“部分繼續(xù)申請”，申請人不必提交原PCT國際申請公布文本的準確譯文，可對原申請文件進行修改或增加新內(nèi)容，修改或增加的內(nèi)容可超出原PCT國際申請公布的范圍。該申請與美國本土申請采用相同的審查標準和處理方式。在一定程度上，這一方面可以彌補原PCT國際申請撰寫的不足，另一方面可將對于申請主題改進的部分寫入專利申請文件，更高效地保護申請人的權(quán)利。

三、美國專利申請的審查階段

1.限制通知

與中國單一性的審查標準“相同或相應(yīng)的特定技術(shù)特征”不同，美國申請的限制通知的發(fā)放具有兩個前提條件：（1）一件申請中存在兩個或多個獨立的或有區(qū)別的發(fā)明；和 （2）給審查員帶來了嚴重的檢索負擔(dān)。

根據(jù)筆者的經(jīng)驗，基于中國優(yōu)先權(quán)進入美國的專利申請經(jīng)常出現(xiàn)產(chǎn)品及其制造方法之間的限制通知。根據(jù)美國法律，如果權(quán)利要求中包括產(chǎn)品及其制造方法，并且產(chǎn)品可以由另一個實質(zhì)不同的方法制造或者該方法可以制造另一個實質(zhì)不同的產(chǎn)品，則產(chǎn)品及其制造方法之間不具有單一性。答復(fù)限制通知的時候必須進行選擇，同時可以進行爭辯或者不進行爭辯，如果不對審查意見進行爭辯，則默認為不進行爭辯。如果進行爭辯，可以爭辯兩組權(quán)利要求是沒有區(qū)別的或者不會引起審查員嚴重的檢索負擔(dān)，建議通常不要爭辯兩組權(quán)利要求是沒有區(qū)別的，這樣會引起其中一組權(quán)利要求因為新穎性、創(chuàng)造性不能授權(quán)，另外一組權(quán)利要求也同樣不能授權(quán)的問題。在進行選擇時，建議從發(fā)明本身出發(fā)，選擇最具授權(quán)前景的權(quán)利要求。如果發(fā)明點在于產(chǎn)品，則選擇產(chǎn)品權(quán)利要求，如果發(fā)明點在于方法，則選擇方法權(quán)利要求，以便最大可能性地獲得權(quán)利。

另一類常見的限制通知是基于附圖的種類限制。如果申請中包括多個種類并且這些種類是獨立的或有區(qū)別的，則可能收到關(guān)于種類的限制通知。關(guān)于種類的選擇，如果包括所有種類的上位權(quán)利要求被準許，則所有種類的權(quán)利要求可以被準許（包括沒有被選擇的種類），而將來對權(quán)利要求的修改也僅能基于選定的種類，而不能基于未被選擇的種類進行修改。由此撰寫保護范圍恰當(dāng)?shù)纳衔粰?quán)利要求非常重要，避免上位權(quán)利要求過于寬泛而不得不并入選定的種類的特征。在選擇種類的時候，盡量選擇最具授權(quán)前景最有產(chǎn)業(yè)價值的種類。由于權(quán)利要求的修改只能基于選擇的種類，選擇最有授權(quán)前景的種類可以避免最有價值的方案不能在本案中獲得保護，而必須提出分案申請。

2.審查流程和終審審查意見通知書（FOA）后的程序

美國的審查意見通知書的發(fā)放流程通常如下：

限制通知（如果有的話）→非終審審查意見通知書（Non-Final OA，NFOA）→ 終審審查意見通知書（Final OA，F(xiàn)OA）→請求繼續(xù)審查（Request for Continued Examination，RCE）→非終審審查意見通知書（NFOA）→終審審查意見通知書（FOA）→請求繼續(xù)審查（RCE）……

如果申請沒有滿足授權(quán)條件，通常申請人會收到審查員發(fā)放的一次NFOA和一次FOA，在少數(shù)情況下，也可能收到不止一次的NFOA或FOA，在提出RCE的情況下，可以要求美國專利商標局繼續(xù)對申請進行審查，申請人有可能收到新一輪的NFOA和FOA，RCE可以多次提出。通常，如果申請人收到FOA，進一步修改權(quán)利要求，提出RCE要求繼續(xù)審查，如果申請人認為審查員的意見不合理，也可以啟動上訴程序，但是上訴程序的費用更為昂貴。

RCE可以多次提出，但是費用比較昂貴，當(dāng)申請人為大實體的情況下，第一次提交RCE的官費為1200美元，第二次以后提交RCE的官費為1700美元。此外，近年來RCE案的待審時間逐漸拉長，待審時間的變長和重復(fù)提交RCE的費用，都對申請人相當(dāng)不利。為了解決該問題，美國專利商標局嘗試了不同的方法，最為引人關(guān)注的是2012年提出的終審后試點項目（After Final Consideration Pilot，AFCP）程序和2016年7月份新提出的審查后試點程序（Post-Prosecution Pilot Program，P3）程序，這兩個程序均沒有官費，下面對這兩個程序進行簡單的介紹。

AFCP：當(dāng)申請人收到FOA之后，如果申請人對至少一個獨立權(quán)利要求進行了修改，并且這樣的修改沒有在任何方面擴大權(quán)利要求的保護范圍，并且同意與審查員進行interview，則可以在答復(fù)的同時提交AFCP請求，AFCP程序給予審查員更多的時間（通常少于3個小時的工作時間）來檢索和/或考慮申請人提交的修改。在AFCP程序下，如果審查員認為修改不能使得申請滿足授權(quán)條件，則審查員進行會晤以討論審查員檢索和/或考慮的結(jié)果。申請人則有更多的機會和審查員進行溝通，有利于節(jié)約程序，盡早獲得授權(quán)。

P3：在2016年7月，美國專利商標局啟動了P3程序，以測試其在收到FOA之后和提起上訴之前的這段時間對于增強專利審查的影響。目前該程序的試用期為2016年7月11日到2017年1月12日，或者一共收到1600件P3申請為止，以先到為準。在P3程序內(nèi)，美國專利商標局將組成多名審查員的小組，與申請人進行會議以討論申請人對于FOA的答復(fù)。為了參與P3程序，申請人需要在FOA的兩個月內(nèi)提出請求并遞交FOA的答復(fù)，同時同意參與與審查員小組的會議。申請人可以對權(quán)利要求不進行修改或進行修改，修改不得擴大權(quán)利要求的保護范圍。P3的目的是減少上訴和RCE的次數(shù)。與AFCP相比，P3的好處是可以不對權(quán)利要求進行修改，申請人可以在不愿意修改權(quán)利要求的情況下嘗試使用P3程序，以避免昂貴的上訴程序。

四、美國專利的授權(quán)后程序

美國專利申請授權(quán)后，對于專利權(quán)人和第三人還存在多個程序，以完善或質(zhì)疑已經(jīng)授權(quán)的專利權(quán)，主要包括重新授權(quán)（Reissue）、單方重新審查（Ex Parte Reexamination）以及授權(quán)后的無效程序（如表1所示），授權(quán)后的無效程序主要包括授權(quán)后復(fù)審（PGR）、雙方復(fù)審（IPR）和商業(yè)方法的過渡程序（CBM），下面對于這些程序進行簡單的介紹。

重新授權(quán)（REISSUE）：根據(jù)美國專利法第251條，專利授權(quán)之后，如果發(fā)現(xiàn)不是因為欺騙意圖而產(chǎn)生的錯誤，美國專利商標局局長可以重新授權(quán)。其中的錯誤包括專利說明書或者附圖有誤、權(quán)利要求多于或者少于發(fā)明的內(nèi)容。由于這些錯誤，可以導(dǎo)致專利全部或者部分不可操作、全部或者部分無效。重新授權(quán)以前，專利權(quán)人應(yīng)當(dāng)交出原有專利并且支付法定的費用，重新授權(quán)以原專利申請披露的內(nèi)容為基礎(chǔ)，不得加入新的內(nèi)容。授權(quán)以后的專利保護期限，為原有專利的剩余期限。重新授權(quán)程序啟動后，專利權(quán)人可以提交修改過的專利申請文件，如果原有專利的授權(quán)已經(jīng)超過兩年，則不得擴大權(quán)利要求的保護范圍。③李明德.美國知識產(chǎn)權(quán)法［M］.2版 北京：法律出版社，2014.

單方重新審查（Ex Parte Reexamination）：只有一方參與的對已經(jīng)授權(quán)的專利的重新審查程序。單方重新審查可以由第三方、專利權(quán)人或發(fā)明人提出，美國專利商標局也可以對專利自行發(fā)起單方審查程序，第三方可以以匿名方式提出。單方重新審查可以在專利批準后，專利有效期內(nèi)的任何時間提出，其必須根據(jù)公開的專利或發(fā)表的文獻對授權(quán)專利的新穎性和創(chuàng)造性提出質(zhì)疑。單方重新審查申請必須對專利中的一項權(quán)利要求的專利性提出主要的新問題，只有滿足這一要求，該單方重新審查申請才能被批準，如果該申請被批準，美國專利商標局將指定一個審查員重新審查，類似于一個新申請的審查程序。審查員可能會發(fā)出審查意見通知書，專利權(quán)人可以答復(fù)，可以修改權(quán)利要求，可以增加新的權(quán)利要求，但是修改和增加的權(quán)利要求不能比原來的權(quán)利要求范圍更廣。單方重新審查程序結(jié)束后，審查員會頒發(fā)重新審查證書，可能是撤銷所有權(quán)利要求、確認所有權(quán)利要求或撤銷部分權(quán)利要求。④陳維國.美國專利訴訟：規(guī)則、判例與實務(wù)［M］，北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2014.

表1 授權(quán)后的3種無效程序的介紹和比對

五、美國專利訴訟

根據(jù)美國專利法第154條，專利權(quán)人就其獲得專利的發(fā)明，享有排他性的制造、使用、銷售、許諾銷售和進口的權(quán)利。在專利權(quán)的有效期內(nèi)，任何人未經(jīng)專利權(quán)人的許可而制造、使用、銷售、許諾銷售和進口專利權(quán)所覆蓋的發(fā)明，都屬于侵權(quán)。侵權(quán)分為直接侵權(quán)和共同侵權(quán)。直接侵權(quán)包括“字面侵權(quán)”和“等同侵權(quán)”，共同侵權(quán)包括“誘導(dǎo)侵權(quán)”和“幫助侵權(quán)”。

下面就美國專利訴訟過程中的一些具有特點的程序進行簡單說明，具體包括證據(jù)調(diào)查程序和陪審團制度。

證據(jù)調(diào)查（Discovery）：美國訴訟中的證據(jù)調(diào)查是指在庭審前根據(jù)程序法調(diào)查取證的訴訟階段。與其他國家法律不同的是，美國訴訟證據(jù)調(diào)查是在訴訟開始之后，在法律和法官的保護下進行的。證據(jù)調(diào)查由訴訟雙方根據(jù)程序法和證據(jù)法主導(dǎo)進行。當(dāng)雙方有爭議的時候，由法官作出裁決。專利訴訟的證據(jù)調(diào)查特別復(fù)雜，證據(jù)調(diào)查階段是專利訴訟最為昂貴、最為耗費人力的過程。尤其對于被告來說，證據(jù)調(diào)查要涉及產(chǎn)品研發(fā)的所有過程和與被告產(chǎn)品相關(guān)的財務(wù)信息，是被告非常嚴重的負擔(dān)。一些通用的證據(jù)調(diào)查手段包括：要求對方提供文件、要求承認事實、詢問、宣誓作證等。除了這些法律規(guī)定的證據(jù)調(diào)查手段外，訴訟雙方也經(jīng)常采用其他的證據(jù)調(diào)查手段，例如檢索公開的信息，如專利、技術(shù)文獻、公開的產(chǎn)品說明書等。如果一方拒絕配合證據(jù)調(diào)查，另一方可以向法院提交強迫對方配合證據(jù)調(diào)查的動議，要求法院頒布命令，迫使對方配合證據(jù)調(diào)查。

陪審團（Jury）：美國基本上是世界上唯一采用陪審團來審判專利訴訟的國家。法院選出陪審團，訴訟雙方各有機會去掉一些自己覺著可能有偏見的陪審員。選出陪審團后，原告和被告先后向陪審團證明自己的訴訟主張。此后，法官會向陪審團解釋相關(guān)的法律。然后，陪審團會集中在一個會議室，一起商討如何判決，作出最終的決定。最終的決定要全體陪審員同意才有效。如果任何一方對陪審團的判決不服，可以要求法官推翻陪審團的判決。這種要求法官推翻陪審團判決的動議稱為依法律判決動議。在訴訟中，陪審團就事實問題作出判決，法官沒有權(quán)利就事實問題判決。如果任何一方對陪審團或法官的判決不服，可以向聯(lián)邦巡回上訴法院上訴，對聯(lián)邦巡回上述法院判決不服，可以上訴至聯(lián)邦最高法院。⑤陳維國.美國專利訴訟：規(guī)則、判例與實務(wù)［M］，北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2014.

六、結(jié) 語

本文粗略探討了美國專利保護在專利新申請階段、專利審查階段、授權(quán)后階段和訴訟階段的一些特有特點。旨在通過比較與中國專利法和實踐中的一些差異，能夠使得中國申請人和代理人更好地理解美國專利法相關(guān)規(guī)定，并在運用和應(yīng)對的過程中最大化地保護中國申請人的權(quán)益。

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