關(guān)鍵詞

惡意搶注商標

法律實踐

應(yīng)用比較

由于惡意搶注商標是一個國際性的問題，本文旨在通過對比中國和其他國家（如美國、英國、日本）在處理惡意搶注商標方面適用的法律依據(jù)、程序特點、審查標準、具有代表性的案例以及其他實踐問題，分析區(qū)別點及背后的法理原因，在現(xiàn)有法律框架下對審查標準和舉證責(zé)任提出一些參考建議。

一、“惡意”的含義

善意（英文good faith，拉丁文bona fides）與惡意（英文bad faith，拉丁文mala fides）是哲學(xué)與法律中非常重要的概念。法律領(lǐng)域最早引入“惡意”及類似概念的是古羅馬《十二銅表法》，其中規(guī)定，“凡以不誠實的方法取得物的占有的，由長官委任仲裁員三人處理之，如占有人敗訴，應(yīng)返還所得孽息的雙倍”，不僅在立法中對“惡意占有”的行為予以了特別注意，還規(guī)定了相應(yīng)的懲罰性賠償。

根據(jù)Blacks法律詞典（第十版），“bad faith”的含義是：Dishonesty of belief， purpose， or motive（即“理念、目的和動機的不誠信”）。由此可見“惡意”屬于一種主觀心理意圖，該意圖具有不誠信的動機。

在惡意搶注商標的情形中，搶注人的“惡意”主要體現(xiàn)在企圖利用商標注冊制度占有他人已經(jīng)具有一定商譽的商標，從而花很小的注冊成本竊取他人商譽的價值。

有人將惡意搶注商標看作是一種“投資”，因為搶注人的投資額（注冊申請費）和賣出價（賣給品牌所有人或其它希望搭便車的經(jīng)營者的價格）間存在差額，類似于一般投資行為中的投資回報。但事實上，這一差額之所以存在，正是因為該商標承載的品牌所有人商譽的價值，而該商譽價值（無論大?。┒紤?yīng)當(dāng)歸屬于品牌所有人，搶注人意圖借此不當(dāng)獲利無疑是違背商業(yè)道德和法律基本原則的。

二、打擊惡意搶注商標的必要性

在對于商標惡意搶注的討論中，并非所有人都持反對的態(tài)度，譬如有一種觀點就認為：不論善意或惡意，搶注商標是對商標注冊制度的“合理”應(yīng)用，先注先得，在后申請者即使先行使用，也理應(yīng)為自己未及時申請法律保護的行為付出代價。

在微觀上，商標使用者盡快申請商標注冊自然是基于現(xiàn)有法律體系和審查標準獲得最大權(quán)益的合理策略，但是從法律制度設(shè)計和法理層面，究竟是否應(yīng)該打擊制約惡意搶注商標，對社會公眾應(yīng)該如何導(dǎo)向？本文將從立法精神、市場秩序和商業(yè)道德的角度簡要論述。

（一）立法精神角度

從世界各國商標法的立法目的來看，對商標保護的本質(zhì)是對經(jīng)營者商譽的保護，之所以設(shè)立商標注冊制度，一方面是為了實現(xiàn)商標保護的目的而提供證明權(quán)屬的方便，另一方面是為了給社會公眾判斷商品來源及其他經(jīng)營者評估侵權(quán)風(fēng)險提供查詢的方便。

舉一個極端的例子，如果某個國家完全不存在商標注冊制度，市場上經(jīng)營者使用商標產(chǎn)生糾紛時，法院依據(jù)雙方實際使用商標的時間、地域、程度等事實，理論上也是有可能判斷究竟是誰侵犯了誰的商譽，但是有兩個難點，一是如何證明誰擁有商譽（或更早的商譽）；二是善意的經(jīng)營者如何知道使用某個商標是否會侵犯他人權(quán)利（期待每個經(jīng)營者都耗費大量時間金錢進行市場調(diào)查是不現(xiàn)實也不合理的）。

因此商標注冊制度的產(chǎn)生，為以上兩個難點找到了解決方式，一是可以根據(jù)商標申請日和申請狀態(tài)推斷誰擁有商譽（或更早的商譽）；二是善意的經(jīng)營者可以查詢已注冊的相同近似商標，從而避免商標侵權(quán)。

但是實際上，這兩個目的并未達到理想效果。一方面，由于申請與使用的脫節(jié)、提交申請與申請公告之間的時間差，商標申請日和申請狀態(tài)不完全具有推斷商譽狀態(tài)和先后順序的作用；另一方面，經(jīng)營者查詢到的已注冊商標未必是真正商譽所有人注冊的，而未查詢到的也可能存在未注冊馳名商標。而且兩個瑕疵的嚴重程度和申請中對使用的要求程度成反比，對商標使用的要求越低，上述兩個瑕疵越嚴重，也越偏離商標保護的本質(zhì)——商標的來源識別作用，而導(dǎo)致的后果之一就是在某些情形下，商標注冊證甚至變得比經(jīng)營者實際商譽更具有法律效力和價值，惡意搶注人甚至可以憑借商標注冊證起訴真正品牌經(jīng)營者侵權(quán)并索取巨額賠償。這正是惡意搶注行為的根本推動力。

因此，惡意搶注商標的現(xiàn)象如被容忍接受，則在一定程度上反映特定法律體系和制度設(shè)計的導(dǎo)向偏差，違背商標保護的根本目的。

（二）市場秩序角度

在一個健康有序的市場中，經(jīng)營者通過提供質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品或服務(wù)逐步在其商標上積累商譽，并通過廣告宣傳等市場活動推廣其商標，從而實現(xiàn)商業(yè)發(fā)展。消費者借由商標識別商品或服務(wù)來源，而商標背后的經(jīng)營者則以技術(shù)、價格、效率、管理等企業(yè)競爭力的提升來吸引消費者，進而推動市場的健康繁榮發(fā)展。這才是法律制度設(shè)計的目標。

而惡意搶注人不僅將凝聚其他經(jīng)營者商譽的商標搶先申請注冊、竊取他人商譽，還進一步利用商標法賦予注冊人的排他權(quán)打壓在先使用者的正常商業(yè)活動，形成病態(tài)競爭。不僅使在先使用者的權(quán)益受損，同時也破壞了消費者通過商標識別商品來源的認知規(guī)律，如果得不到有效遏制，終將對市場上的其他經(jīng)營者產(chǎn)生“較之提升產(chǎn)品、服務(wù)的質(zhì)量，商標搶注可以用更小的成本和更短的時間贏得市場競爭”的負面示范效應(yīng)。

（三）商業(yè)道德角度

商業(yè)道德屬于一種意識形態(tài)，市場中經(jīng)營者普遍的商業(yè)道德水平將影響市場機制整體運行的效果。國家通過司法、行政等手段在市場中糾正不良的商業(yè)行為，樹立商業(yè)道德的典范，從而營造良好的商業(yè)道德風(fēng)氣。

反言之，如果某個制度導(dǎo)致的結(jié)果是普遍縱容甚至鼓勵了某種違反商業(yè)道德的行為，使違反商業(yè)道德的人擁有了比其他遵守道德的人更多的資源和權(quán)利，獲得更有力的競爭地位，則即便該制度具備內(nèi)在邏輯性，也應(yīng)該重新審視該制度在當(dāng)前發(fā)展階段是否應(yīng)當(dāng)進行調(diào)整或補充。

雖然不是所有違背商業(yè)道德的行為都屬于法律規(guī)范的對象，但惡意搶注行為如若得不到有效規(guī)制，勢必顛覆傳統(tǒng)誠信經(jīng)營的商業(yè)道德體系，使經(jīng)營者對通過誠實勞動獲取和積累商譽、獲取利潤喪失信心，轉(zhuǎn)而寄希望于商業(yè)投機，對市場機制產(chǎn)生根本性破壞。正如前所述，商標惡意搶注損害了他人的合法權(quán)益，影響了市場秩序，就應(yīng)當(dāng)受到法律的約束甚至制裁。

三、各國法律實踐對比

（一）中國

根據(jù)我國《商標法》、其他相關(guān)法律法規(guī)和一些有影響力的案件中體現(xiàn)的審查標準，與“惡意搶注”（假設(shè)引證商標在中國任何類別都沒有在先申請）相關(guān)的法條及適用情況如下。（為了更清晰地展現(xiàn)不同法條適用的范圍，下表從被異議/無效商標的指定商品/服務(wù)與引證商標實際使用的商品/服務(wù)是否相同/類似、引證商標在國內(nèi)外的使用及知名度情況兩個維度進行分解對比）

法條及關(guān)鍵詞 商品/服務(wù)是否相同/類似 在中國馳名 在中國不馳名，但在中國有使用和一定知名度 在中國無使用，但在國外馳名 在中國無使用，但在國外有使用和一定知名度

第7條

“誠實信用” 是 普遍認為不能單獨依據(jù)該法條，需要結(jié)合其它法條適用。有個別異議案件裁定中單獨應(yīng)用此條支持。

否

第10.1.7條

“欺騙性” 是 適用范圍有爭議：僅限絕對理由？或也可適用相對理由？適用在相對理由中的審查標準尚不明確

否

第10.1.8條

“不良影響” 是 目前法院、商評委和商標局已經(jīng)基本統(tǒng)一標準：僅適用于絕對理由，不適用于相對理由

否

第13條

“馳名商標” 是 適用 不適用 不適用 不適用

否 不適用 不適用 不適用 不適用

第15.1條

“代理人或者代表人” 是 適用 適用 適用 適用

否 適用 適用 適用 適用

第15.2條

“合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系或者其他關(guān)系” 是 適用 適用 適用 適用

否 不適用 不適用 不適用 不適用

第32條

“以不正當(dāng)手段搶先注冊” 是 適用 適用 不適用 不適用

否 不適用 不適用 不適用 不適用

第44條

“以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段” 是 適用程序有爭議：僅限無效宣告？或也可適用異議？

Facebook案：北京高院主張可在異議案件中參照此條的立法精神適用。

實體方面，構(gòu)成要件審查標準尚不明確

否

結(jié)合上表和實踐，可以總結(jié)出以下幾點：

1.現(xiàn)有法律對于“惡意”是否可以單獨作為異議無效的法律依據(jù)尚不明確。商標局、商評委和法院對第7、10.1.7和44條在適用范圍和審查標準不統(tǒng)一。

2.目前很多涉及惡意搶注的案件，除非引證標在中國馳名或者異議人/撤銷人與搶注人有商業(yè)往來關(guān)系，否則很難阻止惡意搶注的商標獲準注冊。異議人/撤銷人舉證責(zé)任過重。

3.現(xiàn)有法律框架下與“惡意搶注”最貼近的是第44條。因為第44條“已經(jīng)注冊的商標，違反本法第十條、第十一條、第十二條規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊的，由商標局宣告該注冊商標無效；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會宣告該注冊商標無效”中的“以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段”可以被解釋為包含常見的惡意搶注情形，且該條的適用要件不要求商品/服務(wù)類似或引證商標在先使用甚至馳名。

Facebook案例

2016年北京市高級人民法院對劉紅群與菲絲博克公司商標異議復(fù)審行政糾紛上訴案作出判決，認定劉紅群在第32類“果汁飲料（飲料）、冰（飲料）、蔬菜汁（飲料）”等商品上申請的第9081730號“face book”商標（被異議商標）不應(yīng)予以核準。

該案判決書中對老商標法第41條（即新法44條）的適用范圍進行的說明頗有亮點（以下引自判決書原文）：

“該項規(guī)定的立法精神在于貫徹公序良俗原則，維護良好的商標注冊、管理秩序，營造良好的商標市場環(huán)境。根據(jù)該項規(guī)定的文義，其只能適用于已注冊商標的撤銷程序，而不適用于商標申請審查及核準程序。但是，對于在商標申請審查及核準程序中發(fā)現(xiàn)的以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段申請商標注冊的行為，若不予制止，等到商標注冊程序完成后再啟動撤銷程序予以規(guī)制，顯然不利于及時制止前述不正當(dāng)注冊行為。因此，前述立法精神應(yīng)當(dāng)貫穿于商標申請審查、核準及撤銷程序的始終。商標局、商標評審委員會及法院在商標申請審查、核準及相應(yīng)訴訟程序中，若發(fā)現(xiàn)商標注冊申請人是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段申請注冊商標的，可以參照前述規(guī)定，制止不正當(dāng)?shù)纳虡松暾堊孕袨?。?dāng)然，此種情形只應(yīng)適用于無其他法律規(guī)定可用于規(guī)制前述不正當(dāng)商標注冊行為的情形?！?/p>

“本案中，劉紅群在多個商品類別上申請注冊了‘ “facebook”商標，還在第29類商品上注冊過“黑人”、“壹加壹”等商標。劉紅群的前述系列商標注冊行為具有明顯的復(fù)制、抄襲他人高知名度商標的故意，擾亂了正常的商標注冊管理秩序，有損于公平競爭的市場秩序，違反了公序良俗原則。同時，中國采取商標注冊制度，按照先申請原則對商標是否準予注冊予以審查，但是商標本身的價值應(yīng)當(dāng)是區(qū)分商品及服務(wù)來源的標志，商標的注冊應(yīng)當(dāng)是以具有使用的意圖為前提，從而才能發(fā)揮商標的本身價值。若申請人以囤積商標進而通過轉(zhuǎn)讓等方式牟取商業(yè)利益為目的，大量申請注冊他人具有較高知名度的商標，顯然違背了商標的內(nèi)在價值，亦將影響商標的正常注冊秩序，甚至有礙于商品經(jīng)濟中誠實守信的經(jīng)營者進行正常經(jīng)營，故該種旨在大量搶注、擾亂正常的商標注冊管理秩序的行為應(yīng)當(dāng)予以制止。參照商標法第四十一條第一款關(guān)于禁止以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得商標注冊的立法精抻，本案被異議商標的申請注冊不應(yīng)予以核準。”

Facebook案的最終結(jié)果是保護了在中國既無注冊也無使用但在國外馳名的商標，但是認定惡意所依據(jù)的事實是劉紅群本人還注冊過其他商標（“黑人”、“壹加壹”等）。那么如果其僅僅搶注了“facebook”這一枚商標，或者以他人的名義搶注不同商標，是否就無從適用第44條了？在釋義上似乎是如此。學(xué)界和實務(wù)界大多主張都接受本條所述的“其他不正當(dāng)手段”包括“非以使用為目的的大量或者多次注冊商標的行為”，在判斷中參考注冊商標的數(shù)量、來源及商標注冊后的行為等，但嚴格的適用條件也局限了該條的適用范圍，給惡意搶注人留下了規(guī)避余地。

近年來，惡意搶注的情形愈加嚴重，根據(jù)國家工商總局2014年的通報，2013年我國商標惡意搶注案件共1826件，同比增長127.4%，其中在關(guān)聯(lián)商品或服務(wù)上搶注他人具有一定知名度商標行為的案件占40%（這僅僅包括最終被裁定構(gòu)成惡意搶注的，其他由于“證據(jù)不充分”未被支持的案子顯然更多）。媒體屢屢曝光國外著名商標在國內(nèi)遭搶注，最終不得不花重金買回自己的商標，使得國際社會對我國知識產(chǎn)權(quán)保護的批評頗多。筆者認為，這一社會現(xiàn)象背后的原因包括：

1.惡意搶注人成本降低：商標注冊申請成本低廉，即便被提異議或無效了也不用答辯，商標異議裁定后異議人無權(quán)提交異議復(fù)審；

2.惡意搶注人勝訴率高：雖然很多商標顯而易見屬于惡意搶注，但是由于品牌所有人作為異議人或撤銷人舉證責(zé)任過重或舉證困難，經(jīng)常被裁定“證據(jù)不足”；

3.惡意搶注商標售價高：由于眾多案件的結(jié)果有利于惡意搶注人，惡意搶注人愈發(fā)有恃無恐，要求品牌所有人徹底放棄市場或支付巨額的商標許可或轉(zhuǎn)讓費用。

無怪乎，惡意搶注商標被當(dāng)作一門低成本、低風(fēng)險、高回報的“好買賣”，這使得更多人加入到搶注商標的隊伍中。更需重視的是，正是由于這種行為在法律上未得到有效阻止，一般公眾對該行為的評價也越愈發(fā)模糊，甚至誤認為這是合法合理的商業(yè)活動。

（二）美國

根據(jù)美國《商標法案》即Lanham （Trademark） Act及其它相關(guān)法律法規(guī)，阻止惡意搶注商標主要通過以下制度：

1.商標注冊以“善意使用/善意使用意圖”為前提和基礎(chǔ)

申請人在向USPTO提交商標申請時，可以選擇以下三種基礎(chǔ)：實際使用、意圖使用、外國注冊。三種基礎(chǔ)都需要申請人在商標注冊前在美國有實際使用或意圖使用。意圖使用聲明書中，申請人需要承諾：

（1）申請人有善意的意圖于商業(yè)中在指定商品上使用該商標；

（2）申請人相信其有權(quán)利于商業(yè)中在指定商品上使用該商標；

（3）據(jù)申請人所知，沒有其他個人、公司、組織或法律實體有權(quán)利于商業(yè)中在指定商品上使用與該商標相同或近似的商標。

申請人一旦簽署該聲明，如果與事實不符，則構(gòu)成偽證罪，其法律后果包括：商標可能被無效，申請人可能被罰款甚至坐牢。

在“AERONAUTICA MILITARE”商標異議案（Opp. No.91197328）中，異議人Cristiano Di Thiene S.p.A.主張存在混淆可能性，并且申請人缺乏使用意圖。法院認為，異議人僅在歐洲在先使用，但是并未在美國使用，所以關(guān)于混淆可能性的主張并未得到支持；但申請人未提供有力證據(jù)證明其使用意圖，因此該商標被判定“缺乏必要的善意使用意圖”，予以駁回。

2.將惡意作為判斷混淆可能性和淡化的考慮因素

在“LOREAL PARIS”商標異議案[102 USPQ2d 1434 （TTAB 2012）]中，異議人LOreal S.A.的引證商標“LOREAL”和“LOREAL PARIS”是注冊在化妝品等商品上的，被異議商標“LOREAL PARIS”的指定商品是蘆薈飲料。TTAB考慮到申請人Robert Victor Marcon曾多次基于“意圖使用（intent-to-use）”申請注冊與他人馳名商標相同或近似的商標，很難構(gòu)成巧合，且申請人沒有提交證明其有使用該商標的意圖和能力的證據(jù)，缺乏善意的使用意圖，判定該申請存在惡意，并認為存在混淆可能性。

3.不道德或欺騙性的商標不予注冊

根據(jù)美國《商標法案》第2（a）條（U.S.C.第15章第1052條），以下情形的商標應(yīng)予以駁回：商標包含不道德、欺騙性或誹謗性的信息；或者貶低、誤導(dǎo)與在世或已去世自然人、機構(gòu)、信仰有關(guān)聯(lián)，或使其受到蔑視或名譽受損；或者是地理標志，當(dāng)用于葡萄酒或烈酒時，表示的地域不同于產(chǎn)品來源地且申請人在葡萄酒或烈酒上首次使用該商標是在WTO在美國生效一年之后。

根據(jù)美國《商標法案》第14（3）條，撤銷商標注冊的情形包括：用欺騙性或者違反本章第1054條、第1052條（a）、（b）或（c）獲得的商標注冊。

在Persons Co. Ltd訴Christman案件中，聯(lián)邦巡回法院判決中指出：美國商標注冊人在先知曉日本公司在日本的商標使用并將該商標在美國申請，而該日本公司的商標在美國沒有使用也沒有知名度，則該美國商標注冊人不構(gòu)成惡意，因此維持該商標注冊。但是該判決在美國遭到眾多批判。James Carney法官指出Persons案件的結(jié)果沒有考慮現(xiàn)代國際市場的多元化，仍局限在以國家邊境定義地域性市場。支持這類搶注國外知名品牌的行為是與公共利益（建立公開、公平、有效的市場競爭）相違背的。Carney法官認為搶注人知曉他人商標在先在國外的使用可以作為惡意的事實駁回其搶注商標。該觀點也在Pan American Convention第七條中予以體現(xiàn)。

總的來說，對于不準備實際使用僅僅為了囤積商標的惡意搶注人來說，在美國惡意搶注商標的難度大、風(fēng)險和成本高。

（三）英國

根據(jù)英國《商標法》及其它相關(guān)法律法規(guī)，阻止惡意搶注商標主要通過以下制度：

1.商標注冊以“善意使用/善意使用意圖”為前提和基礎(chǔ)

英國《商標法》第三十二條 注冊申請：（3）申請須聲明該商標由申請人或經(jīng)申請人同意正在使用于有關(guān)的商品或服務(wù)上，或該申請人有善意使用該商標的意圖。

在實踐層面，在英國申請商標注冊對使用證據(jù)的要求雖然不及美國高，但是注冊申請同樣也是以“善意使用/善意使用意圖”為基礎(chǔ)的。

2.“惡意”作為商標駁回的絕對理由

英國《商標法》第三條 不予注冊的絕對理由

（3）下列商標不得注冊：

（a）不符合公眾政策，或有違于道德準則；（b）具有欺騙性（比如商品或服務(wù)的性質(zhì)、質(zhì)量或產(chǎn)地）。

（6）出于惡意提出申請的、或商標申請達到惡意程度的商標不得注冊。

可見，英國直接在法律中明確了“惡意”作為絕對理由駁回的獨立基礎(chǔ)，無需存在其它條件（例如：混淆或誤導(dǎo)、馳名等），只要能夠證明“惡意”，就足以駁回商標申請。當(dāng)然，證明“惡意”本身也不是一件容易的事情，需要結(jié)合眾多客觀事實綜合判斷，但是最終落腳點還是在“惡意”這一個焦點問題上。

在DEMON ALE商標異議上訴案（申請?zhí)枺?115233）的判決中，Geoffrey Hobbs法官指出：本案根據(jù)法案第三（6）條的異議是關(guān)于申請人違反了法定的要求。法案第三十二條（3）要求申請人真實地聲明其有善意的意圖將“DEMON ALE”作為商標使用（本人使用或授權(quán)他人使用）在啤酒上。其注冊申請包含了具有該效力的聲明。但是，他并沒有此意圖也無法真實地主張其曾有此意圖。在我看來，這就足以根據(jù)第三（6）條駁回被異議商標的注冊申請了。

此外，一些案例中體現(xiàn)的原則是即便當(dāng)事人沒有主張“惡意”，法官也可以依職權(quán)判定涉案商標存在惡意（或欺詐）并據(jù)此駁回或撤銷該商標。例如：Harman法官在Midland Counties Dairies Ltd訴Midland Dairies Ltd.案件判決中提到：在本案中，當(dāng)事人并未在訴求中主張欺詐的存在，原告的主要證人也并無任何將（注冊行為）歸咎于不誠實的意圖……這種情況下，我本應(yīng)當(dāng)將這方面的考慮全部排除在外。但我認為，法庭的裁決不應(yīng)當(dāng)被訴訟的形式或代表原告的免除（認定為惡意的）聲明所限制，不能因此就對實際存在的欺詐視而不見。誠然，欺詐并非是仿冒侵權(quán)的必要條件，但其是一個非常重要的要素，因為法庭如果認為被告是在企圖竊取原告商譽的不誠實動機的驅(qū)使下使用被訴（商標）樣式，也將敏銳地認識到他的惡意企圖不會落空。

（四）日本

根據(jù)日本《商標法》及其它相關(guān)法律法規(guī)，阻止惡意搶注商標主要通過以下制度：

1.商標注冊以“善意使用/善意使用意圖”為前提和基礎(chǔ)。

日本《商標法》第三條（1）任何即將使用到與申請人商業(yè)相關(guān)的商品或服務(wù)上的商標都是可以申請注冊的。

該條被視為確立了商標申請需要基于使用意圖。

2.駁回條款涵蓋惡意情形。

日本《商標法》第四條 （1）以下情形的商標不予注冊：

（vii）容易損害社會秩序的；

（viii）包含他人肖像，或者他人名字、知名化名、職業(yè)名稱或筆名，或者上述的知名縮寫（除非本人同意該商標注冊）；

（x）與他人在消費者中馳名的商標相同或近似，申請商標指定的與其商業(yè)相關(guān)的商品或服務(wù)與該他人使用的商品或服務(wù)相同或類似；

（xv）容易導(dǎo)致與他人商業(yè)相關(guān)的產(chǎn)品或服務(wù)混淆（除上述（x）至（xiv）中包含的情形以外的）；

（xix）與他人在日本或國外消費者中馳名的商標相同或近似，如果該商標是用于不正當(dāng)目的（指為了獲取不正當(dāng)?shù)睦?、對他人造成損害、或者其他不正當(dāng)?shù)哪康模韵乱策m用此解釋）（除上述條款中包含的情形以外的）。

雖然上述駁回條款中沒有直接提到“惡意”，但是通過“容易損害社會秩序”、“混淆”、“馳名”等表述一定程度涵蓋了惡意搶注的情形。

尤其值得注意的是：日本不僅保護在日本境內(nèi)馳名的商標，也對國外馳名但是在日本不馳名的商標予以馳名商標保護，這在很大程度上有效打擊了惡意搶注，因為許多情形下惡意搶注的對象都是那些尚未進入本國市場但是在國外已經(jīng)有較高知名度的外國品牌。

在“Office2000”商標異議案件中，美國微軟公司于1998年6月在美國發(fā)布了即將推出的“Office2000”軟件的新聞，并于1998年11月在日本召開發(fā)布會。日本一家從事電腦軟件開發(fā)的公司于1998年12月在日本申請了“iOffice2000”商標（指定商品：電子機器和設(shè)備等）。東京高等法院判決認定該商標申請人在申請日之前明知微軟公司的“Office2000”商標，且微軟公司的“Office2000”商標是馳名商標（雖然在被異議商標申請日之前的使用時間很短，在日本僅有一個月的使用），因此該商標申請屬于日本《商標法》第四條（1）（xix）的情形，不予注冊。

程序方面，日本商標申請審查過程中，日本商標局可以主動駁回惡意商標申請，不予公告。

四、思考與建議

1.將“惡意”作為可以駁回、異議或撤銷商標的獨立基礎(chǔ)

既然從法理上可以確定“惡意”申請商標是違背商標保護的基本精神的，對公共利益和在先私權(quán)都有諸多弊端，應(yīng)當(dāng)把“惡意”作為禁止注冊和使用的絕對理由情形之一，如此較之其他表述方式（例如“不正當(dāng)手段”、“不良影響”、“誠實信用原則”、“容易損害社會秩序”等）能更準確完整地表達出本質(zhì)，也更容易落地執(zhí)行，且適用該依據(jù)的構(gòu)成要件也更加清晰（即申請人在申請商標時具有惡意），不必受限于其他因素的制約，避免惡意搶注人輕易規(guī)避現(xiàn)行法律。至于如何證明惡意，可以在司法解釋中給出進一步解釋，并通過判例逐步總結(jié)完善相關(guān)標準。

2.在本國無注冊也無使用但在國外馳名的商標，如果被惡意搶注，是否應(yīng)當(dāng)予以阻止？

我國《商標法》第32條規(guī)定，“申請商標注冊……不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標。”但最高院《關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》對于“使用”的概念做出了必須為“在中國境內(nèi)實際使用”的限制性規(guī)定，從而使此類商標即使遭到搶注，也無法在我國尋求救濟。

筆者認為，這其實是法律體現(xiàn)何種價值觀的問題。法律選擇容忍“惡意”的價值觀或否在世界各國內(nèi)均有表現(xiàn)。但無疑，如果容忍惡意搶注國外馳名商標在本國合法化，從表面上看是幫助了本國企業(yè)獲得了眼前利益，實則種下了有毒的種子，因為當(dāng)本國企業(yè)通過惡意搶注比正常經(jīng)營更快地獲得更多的利益且不受任何懲罰時，這種“溺愛”式的法律就是在引導(dǎo)激勵更多人惡意抄襲，背離了誠信原則，長遠來看反而有害于市場的健康發(fā)展。

如果選擇不容忍“惡意”，不論引證商標是否在中國有注冊和使用，只要搶注人存在惡意（基于各種客觀證據(jù)推斷），該商標就應(yīng)當(dāng)被駁回或撤銷，這樣做在表面上是將利益的天平傾向了國外企業(yè)，但實則糾正了本國企業(yè)的不良商業(yè)作風(fēng)，樹立誠信為王的市場風(fēng)氣，更有利于鼓勵企業(yè)創(chuàng)新而不是抄襲，通過提高經(jīng)營實力踏踏實實地積累品牌口碑而非投機和竊取他人的商譽。

例如，在加拿大的Orkin Exterminating Co. v. Pestco Co. of Canada案中，Morden法官就認為，加拿大人到境外（美國）居住和訪問將導(dǎo)致公眾對于在美國注冊在先的系爭商標的認知，從而使得該商標獲得超越管轄權(quán)范圍的商譽，而在加拿大境內(nèi)亦應(yīng)得到保護；并在判決中強調(diào)了“惡意”應(yīng)被作為調(diào)整利益沖突時的重要考慮因素。

3.缺席裁決（Default Judgment）

商標異議/撤銷程序中的缺席裁決，是指被異議/撤銷商標的申請人/注冊人如果未針對異議/撤銷進行答辯，則直接裁定支持異議人/撤銷人的主張，駁回/撤銷該商標。

根據(jù)國際商標協(xié)會（INTA）維權(quán)委員會下屬的異議與撤銷子委員會于2013年制作的《報告與建議：第三方異議和撤銷程序中的缺席裁決》以及其他相關(guān)資料，在商標異議中適用缺席裁決的國家/地區(qū)包括美國、加拿大、英國、澳大利亞、新西蘭、比荷盧、印度、新加坡、馬來西亞、泰國、波蘭、中國香港等；在商標撤銷中適用缺席裁決的國家/地區(qū)包括美國、英國、日本、瑞典、印度尼西亞、比荷盧等。

缺席裁決對于加快審查速度、節(jié)約行政資源、遏制惡意搶注有較明顯的幫助，尤其在商標異議程序中，作為商標申請人，既然提交了注冊申請，就應(yīng)當(dāng)在申請過程中積極參與，如果不答辯可視為對權(quán)利的放棄。雖然也存在異議人惡意提異議的可能性，但是由于提交異議的成本遠大于提交申請的成本，現(xiàn)實情況是惡意搶注商標比惡意異議的數(shù)量大得多。因此，在異議程序中適用缺席裁決是比較合理的。

4.舉證責(zé)任的平衡

由于上述缺席裁決是否適用通常是在本國商標法或其他相關(guān)法律中規(guī)定的，想要改變就涉及修法，而在任何國家，修法都是一個漫長且復(fù)雜的過程，且短期難以應(yīng)用到具體案件中。在法律尚未采納缺席裁決的情況下，審查機關(guān)可以在平衡舉證責(zé)任時考慮商標申請人/注冊人是否答辯這個事實，如果沒有答辯，就相應(yīng)降低異議人/撤銷人的舉證責(zé)任，例如依據(jù)初步證據(jù)予以認定。如此既符合公平的原則，也有利于敦促申請人/注冊人參與答辯，并遏制惡意搶注行為。

異議人/撤銷人的引證商標的在先使用及知名度情況可以作為推斷商標申請人惡意的證據(jù)，但不作為必要證據(jù)。如果有其他事實證明申請人在申請該商標時有可能明知或應(yīng)知該商標屬于其他經(jīng)營者，也可以判定該申請不符合善意/誠實信用原則，構(gòu)成惡意。

由于異議和無效案件的最終結(jié)果僅僅針對涉案商標是否予以注冊的問題，和民事侵權(quán)案件相比，案件結(jié)果的影響力較輕。因此，在商標授權(quán)確權(quán)程序中，對異議人/撤銷人的證據(jù)充分性的要求標準應(yīng)當(dāng)?shù)陀诿袷虑謾?quán)訴訟程序中對原告要求的證據(jù)標準。

5.建立“黑名單”

為了更有效地打擊惡意搶注，商標主管機關(guān)可以考慮建立誠信平臺，尤其是惡意搶注人的“黑名單”，記錄所有生效裁定中被認定構(gòu)成惡意的申請人和代理機構(gòu)，并且記錄被認定構(gòu)成惡意的次數(shù)。如果某個異議案件中的被異議人屬于“黑名單”，則可以視情況減輕異議人關(guān)于主張被異議商標申請構(gòu)成惡意的舉證責(zé)任，從而真正體現(xiàn)誠實信用原則的力量。

采用“黑名單”并不違背個案審理原則，而是將當(dāng)事人過去案件中的行為作為客觀事實的一部分，結(jié)合當(dāng)前案件的其他事實綜合參考并評價。每個人都應(yīng)當(dāng)對自己過去的行為負責(zé)，法律應(yīng)當(dāng)使那些違背誠信原則的人實際承擔(dān)更嚴重的不利后果。

五、結(jié)語

惡意搶注商標是一個國際性的問題，不僅僅因為該類案件對國際貿(mào)易有負面影響，也因為“惡意”這個詞是商標領(lǐng)域中少數(shù)幾個尚未在國際上有任何明確定義卻被各國法院和審查機關(guān)頻繁使用的概念。筆者希望借此文拋磚引玉，為立法者和司法者提供一些參考。

雖然各國目前均未對惡意搶注商標做出完整明確的規(guī)定和標準，但是各國在程序和實體法方面采取的一些有效措施以及適用原則值得彼此借鑒和學(xué)習(xí)。我國亦應(yīng)當(dāng)進一步加強抑制惡意搶注的立法和司法實踐，逐步確立完善的認定標準和明確的法律后果，為商標識別作用的有效發(fā)揮和健康有序的市場發(fā)展保駕護航。（截稿于2016年11月）