孫韜敏 張華晶

基于典型案例分析的網絡廣告專利申請審查策略

孫韜敏*張華晶*

網絡廣告專利申請兼具商業(yè)方法與計算機程序兩者的特點，其中的典型案例作為分析對象，體現(xiàn)出應根據(jù)具體案情靈活擇取客體條款、“三性”條款與事實認定條款。在專利審查實踐中，審查員應基于具體案情制定合適的審查策略，以確定出合理、準確的權利要求保護范圍。

網絡廣告 商業(yè)方法 計算機程序 審查策略

一、引 言

隨著互聯(lián)網技術的不斷發(fā)展，許多運營商已不滿足傳統(tǒng)的圖文式廣告投放方式，更希望在用戶的娛樂方式中增加投放廣告的機會，即用戶在娛樂互動中不知不覺地接受各種廣告。事實證明，這種方式能根據(jù)用戶特點有針對性地實施廣告投放，相比其他廣告投放方式更能發(fā)揮其商業(yè)效應。

而上述網絡廣告領域的專利申請融合了按照商業(yè)實施等方面的管理方法及制度（以下簡稱“商業(yè)方法”），帶有人為制定的廣告推廣策略。按照傳統(tǒng)理論，商業(yè)方法是經商、交易、做生意的策略，不屬于專利法意義上的發(fā)明創(chuàng)造的范疇，各國一致地認為商業(yè)方法不能被授予專利權。①尹新天． 中國專利法詳解［M］． 北京：知識產權出版社，2011．而網絡廣告領域的專利申請方案通常是以計算機程序來實現(xiàn)的。以計算機程序來實現(xiàn)的商業(yè)方法能否被授予專利權，一直以來頗有爭議。

美國著名的State Street Bank案曾掀起美國國內申請商業(yè)方法專利的熱潮。該案的判決指出，專利申請權利要求所要求保護的發(fā)明作為一個整體具有實際用途，能夠產生“有用的、具體的和現(xiàn)實可見的”結果，就應當能夠被授予專利權。但隨后由Bilski案確立的“機器或轉換”標準在一定程度上限制了抽象的商業(yè)方法專利，特別是未能與特定的計算機或裝置相聯(lián)系的商業(yè)方法專利，而Bilski再審案使得美國重新回到了State Street Bank案之前的無標準狀態(tài)。只能說目前商業(yè)方法在美國不會因美國專利法被排除，在滿足一定條件下可以獲得專利權。歐洲專利局采用嚴格的技術性標準，其評判標準分為兩步：第一步先判斷申請是否被《歐洲專利公約》第52條第（2）款排除，第二步再根據(jù)歐洲專利局審查指南的規(guī)定，判斷申請是否具有一定的技術構思和創(chuàng)造性，如果同時符合上述兩步要求則可以給予專利保護。日本特許廳則采用了開放的技術標準，不僅保護利用計算機實施且具備技術特征的商業(yè)方法專利，同時還保護部分利用計算機實施但不具備技術特征的商業(yè)方法專利。②楊穎． 主要國家商業(yè)方法可專利性的比較分析［J］． 電信網技術，2017（01）：8-11．③方舟之． 商業(yè)方法專利審查標準研究［D］． 湘潭：湘潭大學，2013．2017年4月1日起施行的新修改的《專利審查指南》（2010版）（以下簡稱《指南》）第二部分第一章第4.2節(jié)增加了如下內容：涉及商業(yè)模式的權利要求，如果既包含商業(yè)規(guī)則和方法的內容，又包含技術特征，則不應當依據(jù)《專利法》第25條排除其獲得專利權的可能性。由此可見，為促進新形勢下知識產權強國建設、滿足創(chuàng)新主體對商業(yè)模式等新業(yè)態(tài)創(chuàng)新成果的專利保護需求，我國希望對商業(yè)模式創(chuàng)新中的技術方案給予積極鼓勵和恰當保護。

如上所述，網絡廣告領域的專利申請兼具商業(yè)方法與計算機程序兩種特質，在實際審查操作中，如何排除不可授權的權利要求，如何給予可授權的權利要求合理、準確的保護范圍，要根據(jù)具體案情，制定合適的審查策略。

二、典型案例的審查策略

（一）客體審查

《專利法》第2條第2款（以下簡稱“A2.2”）規(guī)定：發(fā)明，是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。

《專利法》第25條（以下簡稱“A25”）第1款第（2）項規(guī)定，對智力活動的規(guī)則和方法不授予專利權。

同時，《指南》第二部分第一章第4.2節(jié)指出：“如果一項權利要求僅僅涉及智力活動的規(guī)則和方法，則不應當被授予專利權……如果一項權利要求在對其進行限定的全部內容中既包含智力活動的規(guī)則和方法的內容，又包含技術特征，則該權利要求就整體而言并不是一種智力活動的規(guī)則和方法，不應當依據(jù)專利法第二十五條排除其獲得專利權的可能性?！纠纭可婕吧虡I(yè)模式的權利要求，如果既包含商業(yè)規(guī)則和方法的內容，又包含技術特征，則不應當依據(jù)專利法第二十五條排除其獲得專利權的可能性?！?/p>

客體審查先于實用性、新穎性、創(chuàng)造性（以下簡稱“三性”）審查，其目的是排除《專利法》明確規(guī)定的不授予專利權的主題。如果專利申請不屬于可授權的客體，而審查員跨越客體審查，直接通過“三性”審查給出不可授權的結論，那么客體條款（A2.2、A25）就形同虛設。申請人應當被告知不可授權的所有原因，這是法律指導性功能的要求。

【案例1】

一種廣告宣傳的方法，網絡游戲玩家在達到預定等級后，可獲得預定品牌的虛擬道具。

說明書內容簡短，其核心在于“玩家初次登錄游戲系統(tǒng)時，僅可以獲得普通的虛擬道具；在其達到預定等級后，可獲得如××牌可樂、××牌汽車、××牌服裝等帶有品牌標識的虛擬道具；其中，使用待宣傳廣告對應品牌的虛擬道具后，玩家將獲得比使用普通虛擬道具更多的經驗值、體力值或虛擬財富；由此，在用戶參與的網絡游戲中添加廣告信息，提高社會效益，同時增加網絡游戲供應者的廣告收益”。

網絡廣告領域專利申請的特點是其方案的實現(xiàn)依賴于網絡設備和計算機程序，因此這類方案不屬于智力活動的規(guī)則和方法，不能以A25排除其獲得專利權的可能性。但上述案例中權利要求請求保護的方案明顯不符合A2.2規(guī)定的技術方案，且申請人不可能通過修改專利申請文件來克服方案存在的上述問題，因此這類案件可以直接適用A2.2直至駁回，而不需再進行檢索和“三性”審查。

審查員采用A2.2時應從“技術三要素”出發(fā)，即指出方案要解決的不是技術問題，沒有采用技術手段，也未獲得技術效果。例如：該方案所要解決的問題是在網絡游戲中對產品進行廣告宣傳，這不屬于專利法意義上的技術問題；該方案采用的手段僅僅是其人為規(guī)定的玩家獲得虛擬道具的方法，而不是遵循自然規(guī)律的技術手段；該方案在保證網絡游戲單純的游戲娛樂功能的同時，添加了廣告信息的功能，提高了社會效益，同時增加網絡游戲供應者的廣告收益，吸引更多玩游戲者，這些都是在網絡游戲中進行廣告宣傳所帶來的商業(yè)效果，而不是技術效果。由此，該權利要求不構成技術方案，不符合A2.2的規(guī)定。

（二）“三性”審查

《專利法》第22條第2款（以下簡稱“A22.2”）規(guī)定：新穎性，是指該發(fā)明或者實用新型不屬于現(xiàn)有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。

《專利法》第22條第3款（以下簡稱“A22.3”）規(guī)定：創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術相比，該發(fā)明具有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質性特點和進步。

《專利法》第22條第4款規(guī)定：實用性，是指該發(fā)明或者實用新型能夠制造或者使用，并且能夠產生積極效果。

網絡廣告領域專利申請依賴網絡設備和計算機程序而實施的特點決定了其方案一定具備實用性，因此“三性”審查的重點是方案的新穎性和創(chuàng)造性。

【案例2】

一種向網絡用戶推送廣告的方法，其特征在于：將一個或多個目標品牌標識符與一個或多個具有預定義吸引力值的已知品牌標識符相比較；基于所述比較將預定義吸引力值分配給所述一個或多個目標品牌標識符；向用戶推送吸引力值最高的目標品牌標識符的廣告。

從權利要求字面來看，該方案要解決的問題是向用戶推送感興趣的廣告，不是專利法意義上的技術問題；其采用的手段是人為規(guī)定的根據(jù)吸引力值判斷用戶感興趣的品牌廣告，不是遵循自然規(guī)律的技術手段；該方案能夠取得用戶對廣告的高度關注，不是技術效果。但說明書中的具體實施方式對該方案作了詳細的介紹，其中目標品牌標識符是經過對接收的圖像進行分析而獲得的，預定義吸引力值可以周期性地根據(jù)用戶對品牌的使用頻率而更新，向用戶推送廣告的方式可以是根據(jù)用戶終端當前運行的應用程序，向其發(fā)送應用程序可處理的圖文信息、音視頻信息，也可以是向網絡游戲用戶分配帶有目標品牌標識符的虛擬道具等。因此，審查員可以預見到申請人根據(jù)說明書的記載修改權利要求后，能夠克服方案不符合A2.2規(guī)定的問題。如果在“第一次審查意見通知書”中，審查員發(fā)出權利要求不符合A2.2規(guī)定的審查意見，那么申請人修改權利要求后，就有可能造成審查員在“第二次審查意見通知書”才作出首次檢索和“三性”審查，這顯然沒有合理地節(jié)約審查程序。對于申請人來說，答復“第二次審查意見通知書”的期限只有2個月，而答復“第一次審查意見通知書”的期限是4個月，申請人更希望在答復第一次審查意見通知書的時間期限內更加充分地考慮“三性”審查意見。

在實際審查操作中，審查員應當具體案情具體分析，對于申請人為了尋求過大的保護范圍而將權利要求撰寫成非技術方案的情況，審查員應當根據(jù)說明書記載的技術方案進行檢索和“三性”審查。這種特殊情況下的案件總體分為以下兩類：

（1）經檢索可獲得評述新穎性、創(chuàng)造性的對比文件：此類案件如不具有授權前景，可適用A22.2或A22.3直至駁回；反之，此類案件具有授權前景，應視申請人的修改情況調整審查策略、靈活運用法條，一般可參考【案例3】的審查過程。

（2）經檢索沒有用于評述新穎性、創(chuàng)造性的對比文件：此類具有授權前景的案件可以考慮先適用A2.2，克服客體問題后具有獲取專利權的可能，再適用其他法條以規(guī)范專利申請文件。

綜上，為了節(jié)約審查程序、提高審查效率，可預見修改后能夠克服客體問題的情況下，建議審查員在發(fā)出“第一次審查意見通知書”時就堅持以“三性”審查為主。

【案例3】

一種向游戲客戶端推送廣告的方法，其特征在于，包括以下步驟：記錄游戲中可用的各個廣告位的特征信息；記錄可供顯示的各項廣告內容的屬性信息；判斷所述游戲客戶端是否訪問到廣告位，若訪問到，就讀取所訪問的廣告位的特征信息；根據(jù)所述廣告內容的屬性信息與所讀取的特征信息，選出與所訪問的廣告位匹配的廣告內容；將所選出的廣告內容推送到所訪問的廣告位進行顯示。

該類案例代表了較常見的網絡廣告領域專利申請，其權利要求與說明書記載的技術方案一致，符合A2.2的關于技術方案的規(guī)定，審查員可針對權利要求進行檢索和“三性”審查。

在實際審查過程中，審查員通過檢索獲得最接近的現(xiàn)有技術作為對比文件，以權利要求相對于對比文件不具備新穎性、創(chuàng)造性的審查意見發(fā)出通知書。經申請人對權利要求進行多次修改后，權利要求體現(xiàn)出其申請的發(fā)明點，且請求保護的技術方案具備了授權條件，審查員發(fā)出“授予發(fā)明專利權通知書”。對此類案例，審查員須堅持“三性”審查，善意引導申請人作出區(qū)別于現(xiàn)有技術的修改，體現(xiàn)積極鼓勵、恰當保護的立法本意。

3. 事實認定條款與“三性”條款的取舍

《專利法》第26條第4款（以下簡稱“A26.4”）是涉及事實認定的條款，其規(guī)定：權利要求書應當以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍。

由于未對說明書技術方案進行適當概括，網絡廣告領域的專利申請中經常出現(xiàn)冗長的或含有程序細節(jié)的權利要求。

【案例4】

一種基于游戲的廣告推送方法，其特征在于，包括以下步驟：（1）廣告主支付廣告費用，在廣告管理平臺制作、存儲和管理廣告；（2）開啟用戶終端，運行游戲程序，同時向廣告管理平臺發(fā)送包含當前游戲信息的觸發(fā)信號；（3）廣告管理平臺根據(jù)接收到的游戲信息，選擇相應的廣告嵌入當前游戲中；（4）用戶進行游戲通關過程中，消耗虛擬財富，此時用戶可以選擇是否點擊步驟（3）中嵌入的廣告；如果是，跳轉到步驟（5），反之，則跳轉到步驟（6）；（5）游戲暫停，顯示點擊位置的廣告，增加用戶一定數(shù)額的虛擬財富，并且該增加值與觀看時間成正比；（6）游戲繼續(xù)。

在這一類案件的審查中，容易出現(xiàn)事實認定條款（涉及A26.4）與“三性”條款（涉及A22.2、A22.3）如何取舍的問題。應當注意的是，事實認定與事實認定條款的適用不同，事實認定先于“三性”審查，其屬于“三性”審查的基礎，而事實認定條款的適用一般不優(yōu)先于“三性”審查。如上案例所示的冗長或含有程序細節(jié)的網絡廣告領域的權利要求即使存在事實缺陷（涉及A26.4），一般也不會影響基于目前的事實進行檢索和“三性”審查，審查員應當優(yōu)先適用“三性”條款，以確保實質審查審實質，審查結論客觀準確。此外，對于此類細節(jié)較多的網絡廣告專利申請，現(xiàn)有技術也經常存在于網頁證據(jù)等非專利資源中。只有在事實缺陷的存在使得無法進行“三性”審查（如權利要求撰寫得無法清楚地解讀要求保護的發(fā)明），或者依據(jù)目前所認定的事實無法進行有意義的“三性”審查（如權利要求概括的內容與說明書實際公開的內容完全不同）的情況下才優(yōu)先適用A26.4，待缺陷克服后再進行檢索和“三性”審查。

三、總 結

網絡廣告領域的專利申請逐年增多，其領域自身決定了相關申請包括商業(yè)方法和計算機程序兩種特質。本文從客體審查、“三性”審查以及事實認定條款與“三性”條款如何取舍的三個方面對典型案件進行具體分析，提出根據(jù)具體案情實施不同審查策略、適用不同法條的建議，對該領域申請專利的提出和撰寫具有參考意義，期望有助于今后此類案件的審查工作。

國家知識產權局專利局專利審查協(xié)作北京中心。