張　曼

(西北大學 法學院，陜西 西安 710127)

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從Alice案看美國專利法第101條可授權客體的最新進展

張曼

(西北大學 法學院，陜西 西安 710127)

Alice案預示著美國司法界和知識產權管理部門開始逐步提高商業(yè)方法專利，尤其是軟件專利的可授權門檻。Alice案之后，法院通過一系列判例對美國專利法第101條進行了嚴格解釋，縮小了可授權客體的范圍。同時，美國專利和商標局也大幅減少了軟件專利的授權量。雖然上述實踐有利于打擊專利流氓，防止專利濫用，但一刀切的做法難免有失偏頗，對互聯(lián)網背景下商業(yè)模式創(chuàng)新的經濟活動未能起到積極作用。

商業(yè)方法專利；抽象觀點；可授權客體

縱觀國外商業(yè)方法專利的歷史發(fā)展，其可謂一波三折。以美國為例，1908年聯(lián)邦巡回法庭在Hotel Security Checking Co一案中指出數(shù)學演繹法不屬于專利保護對象，排除了這一商業(yè)方法的可專利性。隨著網絡技術的發(fā)展和普及，1970年之后，美國聯(lián)邦最高法院通過Gottschalk案、Parker案和Diamond案等判例改變了原有的態(tài)度，即商業(yè)方法的應用如果可以產生實用的、具體的和有形結果的話，那么就可以納入專利保護范圍[1]154-163。然而，2010年美國聯(lián)邦最高法院在Bliski一案中否認了原告所主張的“機器或轉換”測試法是認定商業(yè)方法可專利性的標準，認為這是對美國專利法第101條的誤讀。同時，由于Bliski案審理過程中，一部分大法官出具了不同的意見書，對商業(yè)方法的可專利性提出質疑，因此使得商業(yè)方法可專利性的判斷標準再次陷入爭議之中[2]74-84。2014年6月9日，美國聯(lián)邦最高法院通過審理Alice Corp.v.CLS Bank Int案，明確了可授權客體的條件，也潛在地排除了之前判例對可授權客體所做的較大范圍的對象。

一、美國司法機構對Alice案的審判實踐

美國《專利法》第101條規(guī)定：“可獲專利的發(fā)明：凡發(fā)明或發(fā)現(xiàn)任何新穎而適用的制法、機器、制造品、物質的組分，或其任何新穎而適用的改進者，可以按照本編所規(guī)定的條件和要求取得專利權?！?01條將可獲得專利的發(fā)明分為四類：制法、機器、制造品和物質的組分，這也就可以理解為凡是陽光之下由人類制造的所有事物。不過，Bliski案和Mayo案以判例的方式確定了101條的例外，即“自然法則、物力現(xiàn)象和抽象的觀點”不屬于專利法可授權客體。由于計算機軟件容易被司法界視為第101條的例外，因此很長一段時間內，美國司法實踐是不授予計算機軟件專利權的。這種情況一直持續(xù)到Alappat案才有了新的突破，美國聯(lián)邦巡回法院判定計算機所執(zhí)行的運算法則可以享有專利權。自此，打開了軟件專利申請的洪流，當然其中也不乏大量的專利流氓。軟件專利性質和范圍的模糊使得專利流氓借此進行法律訴訟威脅和索要專利許可費，這也是為什么公眾將軟件專利視為專利流氓問題產生的根源。

(一)美國聯(lián)邦巡回法院對Alice案的審理

2013年5月10日，美國聯(lián)邦巡回法院受理了Alice案的上訴，本案中Alice Corp.公司的專利包括了對商業(yè)方法、數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)和計算機可讀媒體的權利要求，這一專利的目的是為了降低商業(yè)交易中的風險。Alice案的初審法院(地區(qū)法院)認為商業(yè)方法、數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)和計算機可讀媒體的權利要求屬于第101條的例外情形，即“抽象觀點”，因此不能授予專利權。然而，聯(lián)邦巡回法院卻支持了上訴人Alice Corp.公司的訴求，判定商業(yè)方法、數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)和計算機可讀媒體的權利要求可享有專利權。巡回法院的法官們針對計算機執(zhí)行的發(fā)明是否可享有專利權，提出兩個問題：其一，法院應采取什么樣的標準來決定一項計算機執(zhí)行的發(fā)明是否是一項不合格的專利；以及在必要情形下什么時候一項權利要求中計算機的出現(xiàn)導致會專利適格性(patent eligibility)或者相反的后果。其二，根據(jù)美國專利法第101條評估計算機執(zhí)行的發(fā)明的專利適格性時，該項發(fā)明按照商業(yè)方法、系統(tǒng)或存儲媒體形式提出權利要求是否將會影響評估結果，同時這些權利要求是否符合第101條的立法目的。

不過，聯(lián)邦巡回法院的法官并未對上述問題給出清晰而明確的回答。在關于商業(yè)方法和計算機可讀媒體權利要求是否屬于專利授權客體時，10位法官中有7位法官認為不應授予。對于數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的權利要求，10位法官中5票對5票沒有給出是否屬于專利授權客體的答案。即便如此，巡回法院仍然對計算機軟件可專利性的判斷提出三個框架式標準：第一，最高標準。即一項權利要求是否從本質上屬于“抽象觀點”；第二，中等標準。即一項權利要求從整體上看，是否限定于一個抽象觀點的特定適用；第三，最弱標準。即無論對象如何，都不應進行專利可授權的考察和判斷，而應統(tǒng)統(tǒng)給予專利權保護。

(二)美國聯(lián)邦最高法院對Alice案的審理

聯(lián)邦最高法院在審理Alice案時適用了其在Mayo案中總結出來的“二步法”[3]171-184。首先，法院認為本案中所提出的權利要求類似于一種“即時清算”的抽象觀點，而且法院通過調查和了解，認為這是一種在美國商業(yè)實踐中長期存在的基本交易方式；其次，法院認為權利要求沒有包含足夠的“額外特征”以確保其不僅僅是壟斷抽象觀點的一個初步努力。也就是說，計算機執(zhí)行并不足以提供必要的創(chuàng)新概念，單單通過計算機將抽象觀點應用于特定的技術環(huán)境，這種計算機+抽象觀點的組合不屬于專利法第101條可獲得專利權的客體。

另外，為了更加清楚地解釋其審判理由，最高法院對計算機功能進行了界定，即“純粹的慣例”。換言之，如果一項發(fā)明只是進行了電子記錄(最常見的計算機功能)，或者使用計算機獲得數(shù)據(jù)、調整賬戶平衡和發(fā)布自動化指令，這些都是廣為周知的計算機運行慣例實踐，即這項所謂的發(fā)明其每一步都只是一臺計算機理所應當執(zhí)行的一個功能，因此該項發(fā)明不能作為可授權的對象。只有在一項發(fā)明顯著地改進計算機功能，或者通過其他技術或技術領域改進了計算機執(zhí)行的效果，才是符合第101條授權條件。

二、Alice案后美國軟件專利的實踐路徑

Alice案之后，美國軟件專利的實踐與發(fā)展主要表現(xiàn)在以下兩個方面：一方面，美國專利和商標局(USPTO)對后續(xù)軟件專利申請標準趨向嚴格化；另一方面，美國法院以及專利商標上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board，簡稱PTAB)對Alice案的援引和參考比率，數(shù)據(jù)表明Alice案更加限定了軟件發(fā)明的可專利性條件。

第一，USPTO于2014年6月25日公布了一個指導性備忘錄以幫助申請者理解Alice案判決，即USPTO將可授權的軟件發(fā)明限定在“對另一項技術或技術領域的改進”或者“針對計算機本身功能的改進”以及“超越一般性在特定技術環(huán)境中使用抽象觀點”。這些限定作為專利審查員工作中的指南，眾多商業(yè)方法發(fā)明都將被視為抽象觀點。同時，審查員將與銀行、投資和支付交易相關的客體劃歸為“基本商業(yè)實踐”一類或者“組織人類活動的方法”一類。如此，申請類似發(fā)明的申請者將很難獲得專利授權，而唯一的希望就是能夠在申請書中清楚表明其發(fā)明是顯著地遠超抽象觀點，但證明和支撐這一主張并不容易，因此可以預見未來美國與商業(yè)方法、數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)和計算機存儲媒體相關的發(fā)明，將很難獲得專利權保護。

第二，大量類似于Alice案的專利權利要求糾紛被法院和PTAB駁回。根據(jù)美國學者詹妮弗統(tǒng)計，截至2015年6月19日PTAB援引了198次Alice案。地區(qū)法院的判決中援引Alice案63次，聯(lián)邦巡回法院援引Alice案11次。換言之，共有272件案件中的軟件發(fā)明專利保護請求被駁回[4]67。

第三，軟件發(fā)明糾紛被駁回導致案件原被告根據(jù)相應的駁回率選擇訴訟機構。因為無論是PTAB、地區(qū)法院還是聯(lián)邦巡回法院，雖然它們都相應地提高了軟件發(fā)明的可專利性判斷標準，但是比較而言地區(qū)法院的駁回率最低，PTAB次之，聯(lián)邦巡回法院駁回率最高。例如，主張軟件發(fā)明專利權的當事人會爭取在地區(qū)法院審理案件，而反之對方當事人則積極尋求巡回法院管轄審理。

三、美國專利法第101條可授權客體范圍的最新發(fā)展

美國是普通法系國家，因此判例是其重要的法源。自Alice案后，美國聯(lián)邦巡回法院和最高法院陸續(xù)審理了一系列案件，無一例外地對專利法第101條進行了嚴格解釋，縮小了可授權客體的范圍。毫無疑問，這樣既打擊了專利流氓濫用專利權，也有利于提高軟件專利的含金量。下面，以2014年6月至2015年6月美國法院審理的典型案件做進一步說明。

在Ultramercial, Inc.訴 Hulu, LLC(772 F.3d 709 Fed. Cir. 2014)中，聯(lián)邦巡回法院認為通過一項廣告設計系統(tǒng)免費傳送內容的發(fā)明，是不能獲得專利權的，因為該項系統(tǒng)只是簡單地指導實踐者按照慣常地、傳統(tǒng)地活動去執(zhí)行抽象觀點，并無對現(xiàn)有技術或技術領域的改進。在Digitech Image Technologies, LLC 訴 Electronics for Imaging, Inc.(758 F.3d 1344 Fed. Cir. 2014)一案中，主張軟件發(fā)明專利權保護的當事人認為其發(fā)明是將兩個數(shù)據(jù)系統(tǒng)合并從而產生一個新的系統(tǒng)，使得數(shù)據(jù)擁有新的形式。不過，聯(lián)邦巡回法院并沒有支持這一主張，法官認為這一所謂的新系統(tǒng)其本質仍是收集和合并數(shù)據(jù)的抽象過程，不涉及物理設備的介入。Planet Bingo, LLC 訴 VKGS LLC(576 F. App’x. 1005 Fed. Cir. 2014)案中，巡回法院的法官對涉訴的發(fā)明進行判斷，認為其只是一個管理賓果游戲的系統(tǒng)，該系統(tǒng)允許游戲玩家在長時間內不停重復相同的數(shù)字，無異于玩家用紙和筆就能做到的效果，因此該系統(tǒng)僅僅是抽象觀點通過計算機執(zhí)行的結果，不具備第101條的可授權客體條件[5]40。

同樣地，在All Voice Developments US, LLC,訴 Microsoft Corp(No. 2014-1258, 2015 WL 2445055 Fed. Cir. May 22, 2015)案中，聯(lián)邦巡回法院的法官認為“接口應用”(interface application)不屬于可授權客體范圍。另外，在OIP Technologies, Inc.訴 Amazon, Inc(788 F.3d 1359 Fed. Cir. 2015)案中，一項發(fā)明主張“價格優(yōu)化”商業(yè)方法可以通過自動估價和測算實際預期價格選項，從而幫助賣家自動達成較好的價格決定。不過，聯(lián)邦法院法官駁回這一主張，認為該項發(fā)明權利要求是以要約基礎的價格優(yōu)化，其本質還是一種抽象觀點，缺乏創(chuàng)造性概念，因此仍然不屬于第101條可授權范圍[6]。

四、結論

自Alice案后，美國司法界和知識產權管理部門提高了軟件專利的審查標準和門檻，導致大量的相關發(fā)明申請被駁回或認定無效，這樣的結果有利有弊。利在于可有效阻攔專利流氓，防止其濫用專利權，損害公共利益，提高相關領域專利技術的含金量，鼓勵真正的發(fā)明創(chuàng)造。但是，弊端也是顯而易見的，最為突出的是一刀切的做法，使得某些處于“灰色”地帶的發(fā)明被駁回，發(fā)明者的利益難以得到保護。軟件專利、計算機執(zhí)行的發(fā)明或者商業(yè)方法專利，無論名稱何謂，其本質都跟互聯(lián)網技術緊密相關。技術的發(fā)展總是不斷突破現(xiàn)有的規(guī)則和制度，即便是較為靈活的判例，也無法逃脫其滯后性。因此，美國專利法第101條的未來是趨向于嚴格解釋還是寬松解釋，仍有待實踐來回答。

[1] 蔡步青.從美國法院典型判例看商業(yè)方法的可專利性[J].河南財經政法大學學報, 2012(5).

[2] 張玉敏, 謝淵.美國商業(yè)方法專利審查的去標準化及對我國的啟示[J].知識產權, 2014(6).

[3] 李潔瓊.利用計算機實施的發(fā)明的可專利性研究[J].中山大學學報(社會科學版), 2015(2).

[4] Jennifer A. Albert.Impact of the Alice V. CLS Bank Decision-A Year-End Review[EB/OL].http://www.goodwinprocter.com/Publications/Newsletters/IP-Alert/2014/1219-Impact-of-the-Alice-V-CLS-Bank-Decision.aspx?article=1,GOODWIN PROCTER: IP ALERT, Dec. 19, 2014.

[5] Tristan Gray-Le Coz & Charles Duan. Apply It to the USPTO: Review of the Implementation of Alice v. CLS Bank in Patent Examination[J].Patently-O Patent Law Journal 2014.p2-11.

[6] Dennis Crouch, What to do About All These Invalid Patents? [EB/OL]PATENTLYO (Aug. 28, 2014), http://patentlyo.com/patent/2014/08/these-invalid-pate nts.html.

[責任編輯樂知]

The New Development to Patentability of Patent Law in US from Alice Case

ZHANG Man

(LawSchool,NorthwestUniversity,Xi’an710127,China)

Alice case reflects the sign of enhancing the gate of patentability of software. After Alice case, courts in US began to explain the Article 101 of Patent Law in the strict way and narrow the scope of patentability objects. Meanwhile, USPTO decreased the authorization quantity of software patent. Although those practice is beneficial to hit the existence of non-practicing entities and patent abuse, it is still too biased, which is not good to the development of software technology in Internet age. So in the future this issue still needs to be solved in US.

business method patent; abstract idea; patentability object

2005-12-09

2014年教育部人文社科規(guī)劃項目“互聯(lián)網金融知識產權保護機制研究”(項目編號：14YJA820032)

張曼(1978- )，女，陜西紫陽人，西北大學法學院副教授，法學博士，主要從事知識產權研究。

D923.4

A

1671-8127(2016)01-0031-03