歐陽石文朱 寧

從證明責(zé)任分擔(dān)的角度探討發(fā)明創(chuàng)造性的判斷

歐陽石文*朱 寧**

本文試圖以專利申請文件中應(yīng)當(dāng)提供發(fā)明具有技術(shù)貢獻(xiàn)的基本證明責(zé)任為理論支撐，在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步明確審查員的審查立場和思路，即對于確定沒有產(chǎn)生技術(shù)貢獻(xiàn)的技術(shù)特征認(rèn)定不能為技術(shù)方案帶來創(chuàng)造性。同時，對《專利審查指南》（2010版）關(guān)于創(chuàng)造性判斷的相關(guān)規(guī)定提出了完善建議。

創(chuàng)造性 舉證責(zé)任 三步法 審查標(biāo)準(zhǔn)

一、前言

創(chuàng)造性條款是專利申請中最為重要的法律條款之一，創(chuàng)造性也是發(fā)明創(chuàng)造的應(yīng)有之義。在專利制度運行過程中，關(guān)于創(chuàng)造性的爭議及其相關(guān)問題最為常見。但在判斷發(fā)明的創(chuàng)造性時，目前似乎是只能采用所謂的“三步法”來進(jìn)行判斷。但“三步法”本身是否能夠解決所有的創(chuàng)造性審查問題，還有待證明，雖然也有人明確三步法并非萬能的，但鮮有較好的例證。從專利制度運行來看，關(guān)于創(chuàng)造性的判斷標(biāo)準(zhǔn)各國其實都在不同時期發(fā)生不同的變化，而從我國目前的形勢來看，其創(chuàng)造性的審查也遇到一些難題，需要從理論和實踐兩個方面去加以完善，本文以此為撰寫的出發(fā)點，試圖從證明責(zé)任的角度探討解決目前存在的問題的辦法。

二、當(dāng)前專利審查中的相關(guān)問題及創(chuàng)造性對創(chuàng)新的引導(dǎo)作用

專利制度誕生時作用相對單一，即促進(jìn)信息公開、技術(shù)交流，避免重復(fù)研究，鼓勵發(fā)明人的利益（其實就是其積極性）等。但到目前，專利制度的作用已經(jīng)非常多元化。例如，隨著全球化的發(fā)展，專利制度已經(jīng)與國家利益緊密相關(guān)。當(dāng)然專利制度衍生的作用更為多元，例如，為了防止競爭對手進(jìn)入有關(guān)市場或者為增加談判的籌碼等考慮，申請人需要基于核心發(fā)明申請眾多的外圍專利，形成所謂的專利池。特別是由于我國各地方對專利申請的資助以及各種對專利數(shù)量指標(biāo)的要求，加上申請官費也較低的情況，導(dǎo)致專利申請的涌現(xiàn)，專利申請的數(shù)量相對于創(chuàng)新而言是非正常增長。在這種形勢下，出現(xiàn)了許多非基于創(chuàng)新本身而提出的發(fā)明創(chuàng)造；說得更直接一點，有些專利申請是編造出來的而不是真正創(chuàng)造出來的。這類專利申請的審查給國家知識產(chǎn)權(quán)局帶來了較大的麻煩，當(dāng)然對于一些撰寫導(dǎo)致公開不充分或者違背常理而使專利申請不具備實用性，此時可以采用該條款來駁回相關(guān)專利申請。但有相當(dāng)多的專利申請并不直接違背這些條款，而是由于其編造的原因，使審查員也檢索不到相應(yīng)的現(xiàn)有技術(shù)來與其技術(shù)方案進(jìn)行對比。對于這類專利申請全部予以授權(quán)，顯然違背《專利法》本身的宗旨，這就需要合理解釋和運用創(chuàng)造性條款來對其進(jìn)行規(guī)制，以降低低質(zhì)專利申請數(shù)量，這就是本文的重點。

而專利審批不僅僅是對專利申請是否具備“三性”進(jìn)行審查，其附帶的重要作用是提升專利申請質(zhì)量，引導(dǎo)發(fā)明創(chuàng)新。其中起到引導(dǎo)作用的最主要條款就是創(chuàng)造性條款。合理把握創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)，有利于引導(dǎo)社會創(chuàng)新發(fā)展方向，尤其降低低質(zhì)專利申請數(shù)量。例如，現(xiàn)有技術(shù)已經(jīng)采用將蘋果、梨、桃制成罐頭產(chǎn)品，那么隨后將這種三水果混合制成混合水果罐頭，在沒有獲得任何特別的技術(shù)效果的前提下，從技術(shù)貢獻(xiàn)來看，其不具備創(chuàng)造性。如果對其授予專利權(quán)，則引導(dǎo)該領(lǐng)域走向一種低質(zhì)創(chuàng)新的途徑，就是將不同水果混合制成罐頭都可能獲得專利授權(quán)，也將導(dǎo)致了低質(zhì)專利申請的大量出現(xiàn)。從這一個角度來講，創(chuàng)造性條款也是規(guī)制編造專利申請的法寶。

三、專利申請文件對于發(fā)明具有技術(shù)貢獻(xiàn)負(fù)有初步證明責(zé)任

對于發(fā)明創(chuàng)造性的審查，審查員應(yīng)當(dāng)持何種態(tài)度？是需要審查員證明發(fā)明不具備創(chuàng)造性，才能認(rèn)定發(fā)明不具備創(chuàng)造性；還是審查員在審查中不能構(gòu)建起發(fā)明具備創(chuàng)造性的理由時，就可以認(rèn)定發(fā)明不具備創(chuàng)造性。其中對于后者，則可能由于申請人在說明書中沒有表明獲得技術(shù)貢獻(xiàn)的情況下，審查員即不能建立發(fā)明具備創(chuàng)造性。從宏觀來看，這就是涉及舉證責(zé)任的問題，其對于某些專利申請的走向具有決定性的影響。

以發(fā)明專利申請為例，《專利法》第39條規(guī)定：發(fā)明專利申請經(jīng)實質(zhì)審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的，由國務(wù)院專利行政部門作出授予發(fā)明專利權(quán)的決定。從該法條來看，也沒有給出明確的答案?！秾＠ā返?6條規(guī)定在請求實質(zhì)審查時，應(yīng)當(dāng)提交在申請日前與發(fā)明有關(guān)的參考資料，雖然是為了方便國家知識產(chǎn)權(quán)局主要針對新穎性和創(chuàng)造性的審查，然而也隱含著申請人披露現(xiàn)有技術(shù)的義務(wù)。

從專利申請文件撰寫的角度，包括《專利法》第26條第3款則僅規(guī)定說明書應(yīng)當(dāng)充分公開發(fā)明創(chuàng)造，《專利法實施細(xì)則》第17條的規(guī)定也僅涉及說明書各部分的撰寫要求。因此，綜觀所有規(guī)定，法律并沒有明確規(guī)定申請人需要在說明書中需要表明發(fā)明具備創(chuàng)造性，雖然暗含著應(yīng)當(dāng)有這一要求的。但在實質(zhì)審查意見通知書的相關(guān)操作來看，在審查員提出發(fā)明不具備創(chuàng)造性質(zhì)疑的情況下，申請人有義務(wù)提出發(fā)明具備創(chuàng)造性的理由。

對此，根據(jù)《專利法》的本質(zhì)和出發(fā)點出發(fā)，從理論上來看，申請人以公開其技術(shù)來獲得一定期限的排他權(quán)，其不僅需要充分公開其發(fā)明創(chuàng)造，還需要在一定程度表明其具備創(chuàng)造性，所謂一定程度上是指相對申請人本人掌握的現(xiàn)有技術(shù)而言，其應(yīng)當(dāng)能夠提供其發(fā)明具備創(chuàng)造性即具備的技術(shù)貢獻(xiàn)的理由或信息。例如，歐洲專利局申訴委員會T 0939/92決議中也提出如發(fā)明的技術(shù)問題沒有得到解決，則發(fā)明不具備創(chuàng)造性。

在此基礎(chǔ)上，還需要進(jìn)一步澄清申請人表明發(fā)明具備創(chuàng)造性的途徑，或者其這種聲稱有哪些方式。不同領(lǐng)域情況也有所不同，對于預(yù)期較強的領(lǐng)域，則基于某個技術(shù)特征相對容易得知其作用和效果（此時專利申請人在申請文件中不一定費多少筆墨來表述），而在預(yù)期性較差的領(lǐng)域，則需要在專利申請文件中明確寫明乃至通過實驗驗證。因此，總的來說，只要申請人能夠從某一個方面來表明或論證其發(fā)明具備創(chuàng)造性即應(yīng)當(dāng)符合基本要求，比如通過實驗來證明發(fā)明獲得了預(yù)料不到的技術(shù)效果，此時申請人不必在專利申請文件中交待或者甚至不需知道其獲得該效果的具體原理、機理等。但顯然，若沒有在說明書中提供表明具備技術(shù)貢獻(xiàn)的事實等，很可能在對審查員的創(chuàng)造性質(zhì)疑的反駁中不能順利引入作為支撐。

根據(jù)這種思路，專利申請人有責(zé)任和義務(wù)在專利申請文件中提供基本的表明發(fā)明具備技術(shù)貢獻(xiàn)的事實和信息（類似于美國專利商標(biāo)局所述的“表面確鑿”的程度）具體來說至少可以從解決了什么技術(shù)問題或達(dá)到什么技術(shù)效果角度來證明，但顯然不必非得要從原理或理論等角度說明（當(dāng)然，申請中能夠?qū)Υ诉M(jìn)行說明，有時也有利于創(chuàng)造性的成立）。這種責(zé)任和義務(wù)是要求申請人在專利申請文件中表明獲得了技術(shù)貢獻(xiàn)，但其技術(shù)貢獻(xiàn)是否達(dá)到《專利法》所要求的創(chuàng)造性高度，則需要國家知識產(chǎn)權(quán)局審查時進(jìn)行判斷。

可能有人會提出，由于申請人所了解到的背景技術(shù)通常不同于審查員檢索到的現(xiàn)有技術(shù)，因而也就難以針對后者事先在專利申請文件中提供對應(yīng)的支撐發(fā)明具備創(chuàng)造性的信息。對此，筆者認(rèn)為在通常情況下，專利申請文件中沒有認(rèn)為產(chǎn)生技術(shù)貢獻(xiàn)的那些特征或手段，其作用和效果也就是常規(guī)的，審查員審查時可以據(jù)此進(jìn)行審查。但是，如果申請人依據(jù)說明書中的信息能夠提出有力的辯駁理由，仍然有可能支撐發(fā)明具備創(chuàng)造性，此時需要申請人提供信服的理由或證據(jù)。

四、創(chuàng)造性判斷思路的完善

對應(yīng)于上述舉證責(zé)任分配，需要配套給出相應(yīng)的判斷思路。從審查角度可以這樣理解，如果審查員通過判斷，沒有理由在心中建立發(fā)明具備創(chuàng)造性的結(jié)論，則可以提出發(fā)明不具備創(chuàng)造性的結(jié)論，而不應(yīng)當(dāng)是在心中建立無法否定發(fā)明的創(chuàng)造性（即認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)沒有給出技術(shù)啟示則認(rèn)為具備創(chuàng)造性）。簡而言之，申請人應(yīng)在專利申請文件中證明發(fā)明具有技術(shù)貢獻(xiàn)（其是否滿足創(chuàng)造性的要求則由審查員審查確定），而不是審查員無法否定發(fā)明具備創(chuàng)造性即認(rèn)可發(fā)明具備創(chuàng)造性。從審查標(biāo)準(zhǔn)的角度，可以概括為：對于發(fā)明的技術(shù)方案中沒有證明產(chǎn)生技術(shù)貢獻(xiàn)的技術(shù)特征不能用以支持發(fā)明的創(chuàng)造性。

而如果按照《專利審查指南》（2010版）的規(guī)定，尤其按“三步法”的表述，其文字體現(xiàn)的含義為，如果現(xiàn)有技術(shù)沒有技術(shù)啟示，則不能否定發(fā)明的創(chuàng)造性。但對于有些情形估計以此思路，則不能很好解決現(xiàn)實中存在的專利審查問題。例如，對于組合物的發(fā)明而言，在其中隨意添加一些成分，或者故意添加本領(lǐng)域技術(shù)人員根本不可能考慮要添加的成分（且添加這些成分并沒有特別的考慮，也不能解決任何技術(shù)問題），此時如果教條地適用“三步法”，則這種方法無法否定其創(chuàng)造性，因為現(xiàn)有技術(shù)不存在添加這些成分的啟示，因為其并不能解決任何技術(shù)問題而產(chǎn)生技術(shù)進(jìn)步。但從創(chuàng)造性的本質(zhì)來看，這種發(fā)明顯然是沒有創(chuàng)造性的，因為其沒有解決任何技術(shù)問題，產(chǎn)生技術(shù)效果，在產(chǎn)業(yè)上也不會應(yīng)用，即沒有作出任何技術(shù)貢獻(xiàn)，對此認(rèn)可其創(chuàng)造性顯然違背《專利法》的宗旨。

現(xiàn)實中經(jīng)常出現(xiàn)一些難以直接適用“三步法”判斷的情形。一種情況是教條適用“三步法”的情形，囿于技術(shù)特征的逐一對比，導(dǎo)致判斷思路僵化。這種情況主要是權(quán)利要求撰寫得非常詳盡，描述了眾多的技術(shù)細(xì)節(jié)，審查員難以找到技術(shù)特征全面覆蓋的現(xiàn)有技術(shù)，導(dǎo)致易于被認(rèn)為具備創(chuàng)造性。另一種情況，是為了申請專利而編造產(chǎn)生的發(fā)明。例如，組合物中隨意添加成分，蛋白質(zhì)中的隨意突變某一或某些位點得到的突變體但未給出獲得的技術(shù)效果證明。審查員教條地理解“三步法”，則會得出現(xiàn)有技術(shù)沒有給出技術(shù)啟示的結(jié)論而認(rèn)可其創(chuàng)造性，但顯然承認(rèn)這種發(fā)明具備創(chuàng)造性顯然不合適，容易催生編造的低質(zhì)專利申請的情況出現(xiàn)。

然而，根據(jù)本文提供的審查立場則容易解決上述難題。例如，如果在發(fā)明涉及的組合物中添加了一種并不常見的物質(zhì)（甚至本領(lǐng)域技術(shù)人員根本不考慮的物質(zhì)），但申請中并沒有對加入該物質(zhì)解決的技術(shù)問題進(jìn)行說明，也沒有與達(dá)到的技術(shù)效果聯(lián)系起來，在這種情況下，審查員無需針對該物質(zhì)提供現(xiàn)有技術(shù)的證據(jù)來表明添加的啟示（估計很難或者說不太可能有這種現(xiàn)有技術(shù)），就可以提出添加該物質(zhì)不能為發(fā)明帶來創(chuàng)造性的質(zhì)疑；相反為了更具說服力，可以提供該物質(zhì)的特性作用等的相關(guān)反證來表明添加該物質(zhì)并不能解決技術(shù)問題。但如果添加的所述物質(zhì)在專利申請文件中表明其解決了技術(shù)問題，并達(dá)到了對應(yīng)的技術(shù)效果，則申請人已基本完成證明具有技術(shù)貢獻(xiàn)的義務(wù)，此時審查員只有提供添加該物質(zhì)的技術(shù)啟示的現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)（或表明是公知常識）才能提出不具備創(chuàng)造性的質(zhì)疑；或者審查員不能做到這一點，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)可發(fā)明具備創(chuàng)造性，除非能夠找到相關(guān)的確切的反證表明專利申請文件中的上述記載其實是錯誤的（比如說是申請人杜撰的），則可以提出該物質(zhì)的添加不能支持創(chuàng)造性。但顯然，這種情況下，審查員擔(dān)負(fù)更嚴(yán)格的舉證責(zé)任。

五、案例說明

為了進(jìn)一步闡述上述思路，下面通過兩個案例來說明。這些案例的做法在審查實踐已有審查員采用，本文引入這兩個案例來進(jìn)一步驗證本文的思路，或者說為這種做法提供一定的理論依據(jù)。

【案例1】

1.案情介紹

某專利申請文件表明其解決的技術(shù)問題是在不犧牲催化劑穩(wěn)定性的情況下，提高催化劑的反應(yīng)速度并減少醋酸中甲酸和丙酸雜質(zhì)的生成，其采用的技術(shù)手段是在催化劑體系中添加無機碘化合物。其中權(quán)利要求1：

降低雜質(zhì)的醋酸生產(chǎn)的銠/無機碘化合物催化劑體系，醋酸制備采用甲醇與CO在液體反應(yīng)介質(zhì)中反應(yīng)，其特征是：所述的無機碘化物為元素周期表IA族無機碘化物，液體反應(yīng)介質(zhì)的介質(zhì)配比為：催化有效量的銠，碘離子的濃度2wt%～15wt%，水3wt%～7wt%，甲基碘8wt%～15wt%，醋酸甲酯0.5wt%～30wt%，其余為醋酸。

該申請權(quán)利要求1與對比文件1僅有的區(qū)別為碘離子濃度，從技術(shù)效果或解決的技術(shù)問題來看，該申請的說明書中未記載將碘離子濃度設(shè)定為2wt%～15wt%使得該申請相對于對比文件1能夠解決任何技術(shù)問題。從實驗數(shù)據(jù)來看，該申請沒有實驗數(shù)據(jù)證明碘離子濃度的不同所帶來的效果上的差異。對比文件1的碘離子濃度18.01wt%-18.49wt%，僅稍高于該申請。在反應(yīng)體系中其他條件基本確定的情況下，在較小幅度內(nèi)調(diào)整某一加入料的用量是本領(lǐng)域技術(shù)人員的慣用手段，在對比文件1的基礎(chǔ)上獲得權(quán)利要求1的技術(shù)方案對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是顯而易見的。

2.案例評析

上述案件中，基于所述的區(qū)別技術(shù)特征無法得知起到什么作用，因而也不好確定相對于對比文件1解決了什么樣的技術(shù)問題。這時即可以認(rèn)定其不能支持發(fā)明的創(chuàng)造性，也就不必教條地按“三步法”來確定其實際解決的技術(shù)問題。實際上，歐洲專利局已明確有些情況下，不必嚴(yán)格按照其“問題-解決方案”判斷法進(jìn)行，例如T0465/92決定指出有些案件不必確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)和重新確定技術(shù)問題。①參見歐洲專利局申訴委員會決定 T0465/92。

作為專利審查而言，在本案例中需要審查時準(zhǔn)確認(rèn)定相關(guān)事實，即在確保認(rèn)定所述區(qū)別技術(shù)特征所起作用無法建立的結(jié)論要正確，否則容易將具備創(chuàng)造性的發(fā)明誤判為不具備創(chuàng)造性，當(dāng)然就該問題也可以通過與申請人溝通后，再行認(rèn)定就更加客觀、準(zhǔn)確。

【案例2】

1.案情介紹

某申請說明書記載，其要解決的技術(shù)問題是普通羊毛衫不具有拒水拒油的效果。獲得有益效果是經(jīng)過該發(fā)明整理劑處理過的羊毛衫具有良好的拒水拒油功能。實施例1～3記載了，經(jīng)過處理的羊毛衫的拒水等級都為5級，拒油等級都為4級。提供的技術(shù)方案以權(quán)利要求1為例：“1.一種含有阿拉伯膠的羊毛衫拒水拒油整理劑，其特征在于由以下成分組成：阿拉伯膠、乙醇、二氧化硅、瓊脂、硫酸鎂、和水。”

但根據(jù)本領(lǐng)域的知識可知，拒水拒油是改變纖維表面層，利用具有低表面能的整理劑，借表面層原子或原子團(tuán)的化學(xué)力使水或油不能潤濕，雨水的表面張力為53 mN/m，一般油類的表面張力為20～30mN/m，要使織物拒水，界面張力必須小于53 mN/m，要使織物拒油，界面張力必須小于20～30 mN/m（參考《紡織品染整工藝學(xué)》，范雪榮主編，出版時間：2006年3月，第294～298頁）。然而，該申請中乙醇、二氧化硅、硫酸鎂都不具有改變織物表面活性的能力，不能達(dá)到拒水拒油效果；瓊脂是由紅藻類植物提取的親水性膠體，是由半乳糖及其衍生物構(gòu)成的長鏈形多糖，不具有改變織物表面活性的能力以及低表面能的原子團(tuán)，也無法達(dá)到拒油效果；至于阿拉伯膠，在該申請濃度下的阿拉伯膠表面張力不低于油的表面張力20～30 mN/m，不能達(dá)到拒油效果（參考：“桃膠與阿拉伯膠性質(zhì)的比較”，尹楠等，食品工業(yè)科技，2006年12月31日第8期，第146～148、165頁）。現(xiàn)有技術(shù)中雖有二氧化硅作為防水劑的使用，然而拒水整理和防水整理是有區(qū)別的，拒水整理是借表面層低表面能的原子或原子團(tuán)（如氟）的化學(xué)力拒水，經(jīng)過整理仍能保持透氣和透濕性，而防水是在織物表面涂布一層不透氣的連續(xù)薄膜，填塞織物的孔隙，借助物理方法阻擋水的透過。同時，二氧化硅本身也不能起到拒油作用。

經(jīng)過上述分析，可知該申請雖然可以制備得到一種處理液，但并不能達(dá)到如其說明書中所聲稱的優(yōu)良拒水拒油性能，甚至不具備基本的拒水拒油性能。從這個角度來看，其并沒有對現(xiàn)有技術(shù)作出任何有益的改進(jìn)，即沒有作出技術(shù)貢獻(xiàn)。從創(chuàng)造性評判的角度就可以認(rèn)定技術(shù)方案中添加的并不能解決拒水拒油的物質(zhì)是隨意添加的，并不能支撐發(fā)明的創(chuàng)造性，以此來否定發(fā)明的創(chuàng)造性。例如，對于組合物中如阿拉伯膠、瓊脂等用于食品而在羊毛處理液領(lǐng)域幾乎不用的物質(zhì)，由于說明書中也沒有記載其能達(dá)到何種技術(shù)效果，亦即其實為對所述技術(shù)問題的解決方案沒有貢獻(xiàn)的技術(shù)特征，在創(chuàng)造性的評判中可認(rèn)為僅是隨意組合添加。

2.案例評析

該案例是比較典型的低質(zhì)申請。對于發(fā)明提及的特征，其并沒有交待解決什么技術(shù)問題（通常是泛泛提及好的效果），則直接認(rèn)定不能支撐發(fā)明的創(chuàng)造性；或者即使申請人給出了相對明確的技術(shù)問題或達(dá)到的技術(shù)效果（甚至給出實驗數(shù)據(jù)），但通過本領(lǐng)域的分析，其并不能達(dá)到所述效果，則應(yīng)當(dāng)通過證據(jù)來表明這一點，進(jìn)而對其聲稱的效果不予以認(rèn)可（正如本案例的上述分析過程中提供的相關(guān)證據(jù)），實際上也可以認(rèn)為申請人并沒有做到應(yīng)負(fù)的證明責(zé)任。通過這種思路可以通過創(chuàng)造性審查來解決相當(dāng)一部分低質(zhì)專利申請的問題。

六、創(chuàng)造性判斷方法的完善建議

《專利審查指南》（2010版）對創(chuàng)造性“三步法”判斷的規(guī)定中指出：作為一個原則，發(fā)明的任何技術(shù)效果都可以作為重新確定技術(shù)問題的基礎(chǔ)，只要本領(lǐng)域技術(shù)人員從該申請說明書中所記載的內(nèi)容能夠得知該技術(shù)效果即可。

從該規(guī)定可知，確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題需要依賴于本領(lǐng)域技術(shù)人員從該申請說明書中所記載的內(nèi)容能夠得知該技術(shù)效果。但《專利審查指南》（2010版）的規(guī)定并沒有對于如果說明書中根本不可能得知所述區(qū)別特征所能達(dá)到的技術(shù)效果，進(jìn)而也無法確定其實際解決的技術(shù)問題時如何處理。

由于《專利審查指南》（2010版）的相關(guān)規(guī)定或培訓(xùn)等中均還沒有明確涉及這一點，因此導(dǎo)致審查時無法處理這種情況。但具體分析起來，其實至少有兩種可能：第一種情況，該區(qū)別技術(shù)特征所能達(dá)到的效果能夠從現(xiàn)有技術(shù)中容易得知，只不過說明書并沒有對此進(jìn)行說明而已。此時，可以根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)知識來推導(dǎo)其實際解決的技術(shù)問題；第二種情況，該區(qū)別技術(shù)特征從說明書以及結(jié)合考慮現(xiàn)有技術(shù)也無法得出其所能達(dá)到的技術(shù)效果。此時又可以有兩種具體情形，一種是該區(qū)別技術(shù)特征到底能起什么作用無從得知，可以認(rèn)為申請人舉證不能；另一種是該區(qū)別技術(shù)特征是申請人隨意采用的（或得直白一些就是申請人故意編造的），甚至違背本領(lǐng)域的常識，其根本不可能達(dá)到什么技術(shù)效果，因而也并不能成其為獲得更好的技術(shù)效果而對最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)的技術(shù)任務(wù)。

上面的第一種情況通常比較明顯，隨后應(yīng)該可能容易得出現(xiàn)有技術(shù)具有技術(shù)啟示，進(jìn)而得出待評價的發(fā)明不具備創(chuàng)造性的結(jié)論，即“三步法”的第三步很容易判斷保護(hù)的發(fā)明是顯而易見的。

但對于第二種情況，如果直接進(jìn)入第三步進(jìn)行判斷。由于現(xiàn)有技術(shù)不可能采用這種沒有解決技術(shù)問題、獲得技術(shù)效果的技術(shù)手段，因而根據(jù)《專利審查指南》（2010版）的規(guī)定，其不可能找到現(xiàn)有技術(shù)以表明存在技術(shù)啟示。那么是否就應(yīng)該得出發(fā)明具備創(chuàng)造性的結(jié)論了呢？如果教條地按《專利審查指南》（2010版）關(guān)于“三步法”規(guī)定中的第三步來解釋，似乎應(yīng)該認(rèn)可其創(chuàng)造性，因為無法得出不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。但如果反觀創(chuàng)造性本身的立法宗旨，對于這種沒有解決任何技術(shù)問題的發(fā)明應(yīng)該不具備創(chuàng)造性的，這一點應(yīng)該能夠理解。

對此，為了解決技術(shù)貢獻(xiàn)不明確的創(chuàng)造性判斷難題，本文建議對創(chuàng)造性判斷的“三步法”進(jìn)行必要的修改完善。建議在“三步法”中第二步關(guān)于確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題而言，如果從說明書中記載的內(nèi)容和現(xiàn)有技術(shù)不能得出該區(qū)別特征所能達(dá)到的技術(shù)效果，因而無法確定其實際解決的技術(shù)問題，此時應(yīng)當(dāng)直接得出該區(qū)別特征沒有對現(xiàn)有技術(shù)作出任何改進(jìn)，不必再判斷現(xiàn)有技術(shù)是否給出技術(shù)啟示而直接認(rèn)定其不能支撐發(fā)明的創(chuàng)造性，即認(rèn)定發(fā)明不具備創(chuàng)造性。

對于上述建議，相對于《專利審查指南》（2010版）關(guān)于三步法規(guī)定中第二步最后增加下述一段規(guī)定：“在確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征后，如果從說明書中記載的內(nèi)容和現(xiàn)有技術(shù)不能得出該區(qū)別技術(shù)特征所能達(dá)到的技術(shù)效果，因而無法確定其實際解決的技術(shù)問題，此時可以直接得出該區(qū)別技術(shù)特征沒有對現(xiàn)有技術(shù)作出任何改進(jìn)，不必再判斷現(xiàn)有技術(shù)是否給出技術(shù)啟示而直接認(rèn)定其不能支撐發(fā)明的創(chuàng)造性，即認(rèn)定發(fā)明不具備創(chuàng)造性?！?/p>

此外，還應(yīng)對目前“三步法”中第二步中最后一句的表述予以完善，即應(yīng)當(dāng)修改為：“作為一個原則，發(fā)明的任何技術(shù)效果都可以作為重新確定技術(shù)問題的基礎(chǔ)，只要本領(lǐng)域技術(shù)人員從該申請說明書中所記載的內(nèi)容和本領(lǐng)域的普通技術(shù)知識能夠得知該技術(shù)效果即可?！毙薷牡睦碛稍谟冢缜八鲞@里不僅需要考慮說明書記載的內(nèi)容，還需要考慮到現(xiàn)有技術(shù)；但為了穩(wěn)妥起見，這里建議需要考慮本領(lǐng)域的普通技術(shù)知識。

值得提出的是，筆者認(rèn)為根據(jù)本文的思路，對申請人撰寫專利申請文件的思路具有更明確的指導(dǎo)。例如，為了更好地獲得專利權(quán)（最重要的是創(chuàng)造性得到認(rèn)可），申請人在專利申請文件中應(yīng)當(dāng)提供必要的信息以表明發(fā)明的技術(shù)貢獻(xiàn)，這有利于發(fā)明的創(chuàng)造性的建立，同時對于那些不能表明具有技術(shù)貢獻(xiàn)的所謂發(fā)明就沒有必要提出專利申請。這也將有利于專利申請質(zhì)量的提升。

*國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作河南中心。

**國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作湖北中心。