楊莉斯　李　享

1.北京市京都律師事務所，北京　100020；2.重慶大學法學院，重慶　400044

?

論商標顯著性的判斷—從“微信”商標異議案談起

楊莉斯1李享2

1.北京市京都律師事務所，北京100020；2.重慶大學法學院，重慶400044

本文以商標顯著性為邏輯起點，在對商標顯著性進行判斷時，應首先考量商標所屬的顯著性標記類型，進而對指示性標記與描述性標記進行辨析，并運用以上思路對“微信”商標異議案進行分析。以期為司法實踐中商標顯著性的判斷提供解決思路。

顯著性；第二含義；指示性標記

一、新型商標顯著性的概念及分類

商標的顯著性是指一個標記把某企業(yè)與其他企業(yè)的相同或者類似商品或服務區(qū)分開的功能或?qū)傩?。①一個商標既可是自身具有顯著性，亦可通過使用獲得顯著性。以顯著性的強弱進行劃分，可將商標劃分為臆造性標記、任意性標記、指示性標記、描述性標記和通用標記。②其中，臆造性標記顯著性最強，其外觀與其指向的商品和服務沒有任何聯(lián)系。換言之，臆造標記是為了并且僅為了作為商標而存在的。任意性標記與臆造性標記一樣，其外觀與其指向的商品和服務無關(guān)。其區(qū)別在于臆造標記通常是之前不存在的表現(xiàn)形態(tài)，而任意性標記則是將已存在的標記運用于與其含義完全不同的商品和服務上。指示性標記是用來指示而非直接描述商品或者服務的特征的標記，描述性標記則是直接描述某一商品或者服務的具體特征的標記。通用標記則表達的是某一商品或者服務的非個性特征，不具備區(qū)分功能。

二、商標顯著性的判斷

(一)商標顯著性判斷的思維路徑

張玉敏教授認為，對商標顯著性判斷應當從主體、商標標識以及商標標識所用于的商品或者服務三個方面進行分析。應將商標標識與其所指向的商品或服務結(jié)合進行判斷。例如，如果將“蘋果”用于電腦產(chǎn)品，則“蘋果”應當具備顯著性，而如果將其使用在蘋果及相關(guān)制品上則成為了通用名稱不具備顯著性。③此種判斷方法雖然合理，但是對解決商標的顯著性判斷問題缺乏宏觀指引，應當對商標顯著性判斷的路徑進行具體規(guī)劃。

筆者認為，在對商標的顯著性進行判斷時應遵從層層遞進的原則。首先應對商標屬于上述五類標記中的哪一類進行判斷，如果該標識屬于通用名稱，則必然不能獲得注冊。反之，如果該商標屬于臆造性或任意性標記，則可認定其具備顯著性。對于臆造性或任意性以及與之對立的通用標記的判斷比較簡單，在這里不做過多贅述。實踐中往往給人帶來困擾的是對指示性標記與描述性標記的判斷。故在對標記進行類型判斷后，若該標記落入到指示性標記或描述性標記的范疇，應進一步對其進行判斷以確定商標顯著性。

(二)指示性標記與描述性標記的界分

指示性標記不直接對其所指向的商品或服務的特征、成分進行描述，需要他人通過一定的聯(lián)想才能與特定的商品或者服務進行區(qū)分。而描述性標記則是直接對其指向的商品或者服務的成分、特征進行描述。故對這兩種標記顯著性的判斷標準是不同的。對于前者因具備內(nèi)在顯著性，故不需要證明第二含義，可直接進行注冊。但描述性標記由于缺乏內(nèi)在顯著性，故應對其第二含義具備顯著性進行證明才能獲得注冊。在對二者進行劃分時可借鑒“想象力標準”④。“想象力標準”要求滿足兩個核心問題，首先，一個普通人需要多少想象力能夠?qū)⒃摌擞洀钠渲赶虻纳唐坊蛘叻盏墓δ?、成分等要素中剔除。其次，該標記的使用者也可以通過對該標記的使用將其商品或者服務聯(lián)系起來。⑤

三、商標顯著性判斷思維路徑的試用

法院在對“微信”商標異議案的判決中提到，認為“微”具有“小”“少”的含義，而與“信”組合指定用于信息傳送、電話業(yè)務等服務上是對該服務功能、用途的描述。判決的實質(zhì)是將“微信”文字納入到描述性標記的范疇，后又以其缺乏使用無法獲得第二含義駁回了商標申請。筆者認為，該判決在認定標記類型上有待商議，對微信文字的解析是審判人員受到微信這一即時通訊軟件影響而得出的結(jié)論。微信一詞可追溯于李白《夢游天姥吟留別》“?？驼勫蓿瑹煗⒚Ｐ烹y求”一句，應為路遙遙，無法獲取信息之意。故很難如判決所述是對其指向的服務的描述、故認定其為描述性標記的判斷是不準確的。筆者認為，微信應屬于指示性標記，需要消費者通過聯(lián)想才能與特定的產(chǎn)品相對應。雖然隨著“微信”軟件的使用其顯著性呈現(xiàn)減低的趨勢，但是至少在目前階段，應對其指示性標記的性質(zhì)予以認定，承認其顯著性。

四、結(jié)語

對商標顯著性的判斷對商標授權(quán)、商標侵權(quán)判定等具有重要意義。應對商標顯著性的類型進行劃分，厘清指示性標記與描述性標記的關(guān)系。為司法實踐中顯著性的判斷提供指引。

[注釋]

①鄭成思.知識產(chǎn)權(quán)法[M].北京：法律出版社，1997.

②李明德.美國知識產(chǎn)權(quán)法[M].北京：法律出版社，2014.

③張玉敏.商標注冊與確權(quán)程序改革研究[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2016.

④李明德.美國指示產(chǎn)權(quán)法[M].北京：法律出版社，2014.

⑤Securty Center，Ltd v.First National Securty Centers，750 F2d 1295.

D923.43

A

2095-4379-(2016)28-0176-01

楊莉斯(1990-)，女，漢族，北京人，北京市京都律師事務所，律師，研究方向：民商法、知識產(chǎn)權(quán)法；李享(1988-)，男，漢族，北京人，博士研究生，重慶大學法學院，研究方向：知識產(chǎn)權(quán)法、信息法。