姚洪軍

獲得顯著性是指一個標(biāo)志通過在商業(yè)活動中的長期使用獲得的被相關(guān)公眾作為商品來源識別工具的屬性。當(dāng)一個標(biāo)志由于僅僅表示了商品的質(zhì)量、原料、功能等原因而缺乏固有顯著性時，只有在證明已經(jīng)具有獲得顯著性的條件下才能被核準(zhǔn)注冊或者直接保護(hù)。因此，獲得顯著性的認(rèn)定常常在涉及缺乏固有顯著性商標(biāo)的案件中成為關(guān)鍵問題。

近年來，涉及這個問題的 “BEST BUY”商標(biāo)駁回復(fù)審案、“小肥羊”商標(biāo)異議案、“棕色方形瓶”商標(biāo)無效案等案件，在社會上引起了廣泛反響。為了減少爭議，2014年10月公布的《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定（公開征求意見稿）》在其第6條專門解釋如何認(rèn)定立體標(biāo)志的獲得顯著性問題。然而，其中給出的兩個可供選擇的版本都是只列出了一些認(rèn)定立體商標(biāo)是否具有獲得顯著性時應(yīng)當(dāng)考慮的因素，并沒有給出具體的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

下面選擇美國和我國大陸地區(qū)的一些相關(guān)規(guī)定和案例進(jìn)行比較，以便分析認(rèn)定獲得顯著性的合理標(biāo)準(zhǔn)。

一、美國對于獲得顯著性的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

（一）美國《商標(biāo)法》第2條第6款①15 U.S.C.§1052(f).和《商標(biāo)審查指南》第12章第12節(jié)②Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP)，Section 1212.

美國《商標(biāo)法》第2條第6款規(guī)定，該條第5款第1、2、4項(xiàng)③15 U.S.C.§1052(e) (1), (2), (4).規(guī)定的僅對商品特點(diǎn)進(jìn)行描述的標(biāo)志、僅對產(chǎn)地進(jìn)行描述的標(biāo)志、基本只由姓氏構(gòu)成的標(biāo)志雖然不能直接作為商標(biāo)注冊，但是如果已通過申請人的使用在商業(yè)活動中對于申請人的商品獲得了顯著性，就仍是可以注冊的。申請人已經(jīng)于商業(yè)活動中將商標(biāo)在其商品上連續(xù)地實(shí)質(zhì)上獨(dú)家使用滿5年，可以初步證明該商標(biāo)已獲得顯著性。這樣，美國商標(biāo)法給出了認(rèn)定缺乏固有顯著性的標(biāo)志獲得顯著性的最低標(biāo)準(zhǔn)——滿5年連續(xù)地實(shí)質(zhì)上獨(dú)家使用。

需要說明的是，在1946年商標(biāo)法④也被稱為蘭哈姆法，Trademark Act 1946， also known as the Lanham Act.中，前述5年以上期間的起算時點(diǎn)是申請日。后來通過修正，從申請日向后移到了顯著性聲明作出之日。美國商標(biāo)在注冊申請時需要明確真實(shí)的使用意圖，在核準(zhǔn)注冊之前，商品商標(biāo)的申請人還要提交實(shí)際使用的證據(jù)，服務(wù)商標(biāo)的申請人要提交在兩個以上的州同時使用或在本國和外國同時使用的證據(jù)。⑤15 U.S.C.§ 1127.對于缺乏固有顯著性的標(biāo)志則還需要作出已獲得顯著性的聲明。

美國認(rèn)定獲得顯著性的標(biāo)準(zhǔn)中，最根本的要求是實(shí)質(zhì)上的獨(dú)家使用。這是因?yàn)?，顯著性是商標(biāo)發(fā)揮基本功能和得到法律保護(hù)的條件。在同一市場上，如果有兩個以上的商家同時在相同或類似的商品上使用相同或近似的標(biāo)志，該標(biāo)志就因不能指向唯一的商家而不能起到來源指示的作用，因質(zhì)量控制人不唯一而使消費(fèi)者無法依賴商標(biāo)上負(fù)載的質(zhì)量保證和商業(yè)信譽(yù)進(jìn)行選購。

為了提高實(shí)踐操作的規(guī)范性，美國專利商標(biāo)局在其官方網(wǎng)站公布有《商標(biāo)審查指南》。該指南第12章第12節(jié)是針對獲得顯著性或第二含義的專門規(guī)定，認(rèn)定一個具有描述性的標(biāo)志獲得顯著性的終極標(biāo)準(zhǔn)是：它已經(jīng)不但被用來識別某商品，而且被用來識別該商品的來源。同時，該節(jié)對滿5年連續(xù)地實(shí)質(zhì)上獨(dú)家使用做了比較詳細(xì)的說明。該節(jié)第5小節(jié)是對于作為顯著性證明的5年以上使用的解釋。該小節(jié)第1部分規(guī)定：證明第二含義的證據(jù)的廣度和數(shù)量要求因案情的不同而不同。標(biāo)志的描述性越高，第二含義的證明責(zé)任就越重。第2部分規(guī)定：“實(shí)質(zhì)上獨(dú)家”的規(guī)定說明允許存在他人已經(jīng)終止了的使用以及經(jīng)過商標(biāo)權(quán)主張人許可的使用。同時存在針對同一商標(biāo)提出的其他申請或者他人對該商標(biāo)的使用，并不自動消滅能夠證明獲得顯著性的可能性。審查員應(yīng)當(dāng)分析這些使用的性質(zhì)，以確信其沒有實(shí)質(zhì)影響。另外，在5年以上的期間內(nèi)申請人對商標(biāo)的使用必須是持續(xù)的，不得存在被放棄或者中止使用的期間。第3部分規(guī)定：指南規(guī)定的連續(xù)地實(shí)質(zhì)上獨(dú)家的使用必須是作為商標(biāo)的使用。如果商標(biāo)并沒有實(shí)際投入到商品銷售和服務(wù)經(jīng)營當(dāng)中，哪怕是投放了大量關(guān)于商標(biāo)的廣告，也不能被認(rèn)定為作為商標(biāo)的使用。⑥例如，在2015年3月聯(lián)邦巡回上訴法院審結(jié)的酷圖爾與普萊登公司一案中，法官認(rèn)為商標(biāo)法要求服務(wù)商標(biāo)在主簿注冊前必須已經(jīng)使用在服務(wù)的銷售或廣告中，并且使用了該商標(biāo)的服務(wù)已經(jīng)有跨州或者國際的實(shí)際經(jīng)營。由于酷圖爾的“普萊登”（PLAYDOM）商標(biāo)在其核準(zhǔn)注冊日2009年1月13日之前只有廣告而沒有應(yīng)用到實(shí)際經(jīng)營中，該商標(biāo)被宣告無效。 Couture v.Playdom， Inc.， 778 F.3d 1379， 113 U.S.P.Q.2D (BNA) 2042 (Fed.Cir.2015).第4部分規(guī)定的普通商標(biāo)的聲明樣式為：經(jīng)過申請人在本聲明做出之日以前至少5年連續(xù)地實(shí)質(zhì)上獨(dú)家商業(yè)使用，申請商標(biāo)已經(jīng)在所使用的商品或服務(wù)上獲得了顯著性。其中，“連續(xù)地實(shí)質(zhì)上獨(dú)家商業(yè)使用”是必不少的措辭。

可以認(rèn)為，在美國，商標(biāo)法為獲得顯著性的認(rèn)定設(shè)置了滿5年連續(xù)地實(shí)質(zhì)上獨(dú)家使用的最低標(biāo)準(zhǔn)，具有較強(qiáng)的可操作性。特別是商標(biāo)審查指南又使這一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步得到明確，給審查員和廣大從事商標(biāo)申請和訴訟的代理人對相關(guān)問題的理解提供了較為客觀的依據(jù)。

（二）相關(guān)案例的處理

在1984年聯(lián)邦巡回上訴法院審結(jié)的李維斯特勞斯公司（以下簡稱李維）與詹那斯科公司一案⑦Levi Strauss & Co.v.Genesco， Inc.， 742 F.2d 1401， 222 USPQ 939（Fed.Cir.1984）.中，李維以獲得顯著性為由，于1975年9月申請將從鞋面接縫突出來的無字橙色標(biāo)簽作為商標(biāo)注冊。申請中聲明要求的商標(biāo)權(quán)不受橙色的限制，首次使用時間為同年4月15日。審查員認(rèn)為，這個無字標(biāo)簽的使用主要是裝飾性的，使用的時間也不足5年，因而不能主張已經(jīng)獲得來源指示的第二含義。李維認(rèn)為，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，其在牛仔褲上對相同標(biāo)志的使用和注冊可以作為獲得顯著性的依據(jù)，要求審查員重新考慮。1981年7月，這件商標(biāo)申請通過了初審并被予以公告。

同年9月，詹那斯科向商標(biāo)審判上訴委員會提出異議，⑧在美國，商標(biāo)異議的受理機(jī)關(guān)是商標(biāo)審判上訴委員會（Trademark Trial and Appeal Board， TTAB），與我國由商標(biāo)局處理商標(biāo)異議案件的作法不同。并提交了用在鞋上的無字標(biāo)簽被自己和其他商家廣泛使用的數(shù)百份證據(jù)，認(rèn)為這些證據(jù)足以證明被異議商標(biāo)沒有獲得顯著性，請求作出不予注冊的即決判決。商標(biāo)審判上訴委員會于1983年8月做出了支持異議請求的即決判決。

之后，李維向聯(lián)邦巡回上訴法院提出上訴，聲明自己首次在鞋上使用無字標(biāo)簽的前后，知道存在其他商家以相同的方式“侵權(quán)地”使用無字標(biāo)簽，有時候，“侵權(quán)者”多達(dá)500個。李維曾發(fā)出通知要求其他商家停止使用，然而，一些商家收到通知后停止了使用，另一些則沒有停止。

法官認(rèn)為，獲得顯著性意味著消費(fèi)者能夠?qū)⒁粋€標(biāo)志作為商標(biāo)的來源指示看待，相信它指向一個單獨(dú)的質(zhì)量控制者并因此有統(tǒng)一的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。存在侵權(quán)使用者的主張不能夠代替以證據(jù)支持的獲得顯著性的具體事實(shí)。當(dāng)資料顯示購買者面對著不止一個（更不用說大量的了）某詞語或圖案的獨(dú)立使用者時，缺乏購買者可以依賴的顯著性，根據(jù)《商標(biāo)法》第2條第6條款提出的注冊申請就不能獲得成功。⑨原文是When the record shows that purchasers are confronted with more than one (let alone numerous) independent users of a term or device， an application for registration under Section 2(f) cannot be successful， for distinctiveness on which purchasers may rely is lacking under such circumstances.于是，維持了商標(biāo)審判上訴委員會不予注冊的判決。

在1987年商標(biāo)審判上訴委員會審結(jié)的花兒產(chǎn)業(yè)公司與州際品牌公司一案⑩Flowers Indus.Inc.v.Interstate Brands Corp.， 5 USPQ2d 1580 (TTAB 1987).中，州際品牌憑借其自1936年開始在面包上使用“蜂蜜小麥”（HONEY WHEAT）的事實(shí)，主張?jiān)诎ò⒗婉R、亞利桑那等32個州的范圍內(nèi)申請并存注冊。申請并存注冊的原因是自1937年開始，斯卓曼兄弟公司（Stroehmann Brothers）在康涅狄格、特拉華等14個州在面包上使用“蜂蜜全麥”（HONEY CRUSHED WHEAT）。按照美國《商標(biāo)法》第2條第4款的規(guī)定，雖然與在先注冊或使用的商標(biāo)相沖突的標(biāo)志不能注冊，但是當(dāng)兩個以上主體有權(quán)使用相同或近似標(biāo)志的時候，例如當(dāng)存在早于商標(biāo)注冊人使用相同商標(biāo)的商家的時候，可以進(jìn)行并存注冊。

花兒產(chǎn)業(yè)對州際品牌的申請?zhí)岢隽水愖h，理由是，自己從不晚于1979年2月1日開始在阿拉巴馬等州使用“蜂蜜小麥營養(yǎng)面包”HONEY WHEAT ENRICHED BREAD，并且還存在大量其他商家正在使用“蘋果蜂蜜小麥面包”（APPLE HONEY WHEAT BREAD）等近似標(biāo)志，因此，申請中的標(biāo)志沒有獲得顯著性。

商標(biāo)審判上訴委員會認(rèn)為，申請人所售面包的原料包括蜂蜜和小麥，“蜂蜜小麥”標(biāo)志具有描述性。由于在面包上使用與申請中商標(biāo)近似的標(biāo)志的商家很多，近似標(biāo)志的使用者并不實(shí)質(zhì)上唯一。在這種情況下，即使是超過50年的持續(xù)使用、自1977年至1986年8月就銷售了超過4千萬個面包、僅1980年至1985年有超過1800萬美金的銷售收入、數(shù)萬美金的廣告支出，也不能證明申請人的標(biāo)志已經(jīng)在其申請指定的地域范圍內(nèi)獲得了顯著性，于是判決不予注冊。

在1989年馬歇爾菲爾德公司與菲爾茲·酷奇夫人關(guān)于“菲爾茲”（FIELD’S）及近似商標(biāo)異議和無效案[11]Marshall Field & Co.v.Mrs.Fields Cookies， 11 USPQ2d 1355 (TTAB 1989).中，商標(biāo)行政法官認(rèn)為，5年連續(xù)地獨(dú)家使用聲明就是為了讓審查員相信申請的標(biāo)志已經(jīng)通過廣泛的使用獲得了充分的顯著性，以致于僅指向唯一來源。如果有大量互相獨(dú)立的商家在使用同一個商標(biāo)，即使他們的使用開始于商標(biāo)注冊人的使用之后，仍然可能對審查員是否認(rèn)可當(dāng)事人顯著性主張的決定產(chǎn)生重要影響。

在2009年商標(biāo)審判上訴委員會審結(jié)的奈克斯泰通信公司（簡稱奈克斯泰）與摩托羅拉公司一案[12]Nextel Commc’ns， Inc.v.Motorola， Inc.， 91 USPQ2d 1393 (TTAB 2009).中，摩托羅拉公司于2003年4月提出申請將一種1800 Hz有韻律的鳥叫聲注冊在手機(jī)和對講機(jī)上，聲明的首次使用日期為1996年4月30日。后奈克斯泰提出異議，認(rèn)為該標(biāo)志既沒有固有顯著性，也沒有獲得顯著性。事實(shí)上，奈克斯泰主要從事手機(jī)零售和移動通信服務(wù)，與摩托羅拉有穩(wěn)定的業(yè)務(wù)往來。奈克斯泰也曾于2005年2月對相同的鳥叫聲在通信服務(wù)上提出過申請，聲明的首次使用日期為1997年5月16日。

行政法官認(rèn)為，手機(jī)通常以各種不同的聲音對來電話、來短信等情況進(jìn)行有區(qū)別的提示。聲音使用在鬧鐘、手機(jī)等在正常操作中以聲音實(shí)現(xiàn)其某些功能的商品上，沒有固有顯著性，要注冊就只能依靠獲得顯著性。摩托羅拉是在手機(jī)上最早單獨(dú)使用這一聲音的商家，但這一事實(shí)，不足以用來認(rèn)定摩托羅拉可以獲得這一聲音上的商標(biāo)權(quán)。缺乏固有顯著性的商標(biāo)在注冊時必須證明的是獲得顯著性。因此，摩托羅拉需要證明公眾已經(jīng)把這一聲音當(dāng)作來源指示來看待，并且即使公眾并不知曉來源的具體名稱，摩托羅拉也是其指向的唯一來源。雖然摩托羅拉使用了這一聲音的手機(jī)銷售額很大，用這一聲音做的廣告和促銷活動也很多，但是奈克斯泰也在1998年至2005年的大量廣告中把近似的聲音指向自己，而不是摩托羅拉。奈克斯泰提交的雅各比博士（Jacob Jacoby）所做的調(diào)查資料表明，有超過半數(shù)的人認(rèn)為這一聲音指向奈克斯泰、斯普林特（Sprint）和博斯特（Boost），只有1.5%的人認(rèn)為摩托羅拉是這一聲音的唯一指向。因此，摩托羅拉公司沒有證明這一聲音在自己生產(chǎn)的手機(jī)上獲得了顯著性，其申請應(yīng)當(dāng)被駁回。

看來，在美國要認(rèn)定獲得顯著性，需要標(biāo)志在其要求注冊的地域范圍內(nèi)指向唯一的商家，由單一主體控制。商標(biāo)法規(guī)定的滿5年連續(xù)地實(shí)質(zhì)上獨(dú)家使用這一認(rèn)定獲得顯著性的最低標(biāo)準(zhǔn)，在商標(biāo)審查、審判實(shí)踐中得到了實(shí)施，使類似案件的處理結(jié)果比較一致。

二、我國相關(guān)處理與美國的比較

（一）我國《商標(biāo)法》第11條第2款和幾個相關(guān)規(guī)定

我國《商標(biāo)法》[13]本文中《商標(biāo)法》指2013年8月30日修正后的《商標(biāo)法》。2013年修正《商標(biāo)法》時，第11條第2款沒有變動。第11條第2款規(guī)定：第1款所列缺乏固有顯著特征的標(biāo)志“經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標(biāo)注冊?！苯Y(jié)合商標(biāo)法其他條文和相關(guān)理論，“便于識別”應(yīng)當(dāng)解釋成：便于用來識別商品的來源。這樣，我國商標(biāo)法與美國商標(biāo)法的規(guī)定在本質(zhì)上是一致的：缺乏固有顯著特性的標(biāo)志要獲得注冊，必須通過使用獲得顯著性。只是我國的法律條文比較籠統(tǒng)，沒有規(guī)定出類似于滿5年連續(xù)地實(shí)質(zhì)上獨(dú)家使用的最低門檻。

為了便于《商標(biāo)法》第11條第2款的適用，國家工商行政管理總局商標(biāo)局、商標(biāo)評審委員會于2005年12月公布的《商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定：“判斷該標(biāo)志是否為經(jīng)使用取得顯著特征的標(biāo)志，應(yīng)以中國相關(guān)公眾將其認(rèn)知為表示指定使用商品/服務(wù)的標(biāo)志，并籍此與他人商品/服務(wù)相區(qū)別為準(zhǔn)。”這里重申了在獲得顯著性的認(rèn)定上與美國一致的終極標(biāo)準(zhǔn)。

由相同機(jī)關(guān)同時公布的《商標(biāo)審查標(biāo)準(zhǔn)》對于認(rèn)定獲得顯著性有一些更細(xì)化的規(guī)定，提及的考慮因素包括相關(guān)公眾對該商標(biāo)的認(rèn)知情況、實(shí)際使用的時間、使用該標(biāo)志的生產(chǎn)情況、同行業(yè)使用情況。這與美國的規(guī)定基本對應(yīng)，但是相比之下仍然不夠明確：首先，我們規(guī)定了要考慮實(shí)際使用的時間，但是沒有規(guī)定使用時間長度的下限；其次，我們規(guī)定了要考慮商標(biāo)申請人或者注冊人對商標(biāo)的使用，但是沒有要求使用的連續(xù)性；第三，我們也規(guī)定了要考慮同行業(yè)使用情況，但是沒有要求商標(biāo)申請人或者注冊人對商標(biāo)的使用必須是實(shí)質(zhì)上的獨(dú)家使用。

（二）幾個相關(guān)案例

在2006年北京市高級人民法院（以下簡稱北京高院）終審的“小肥羊”商標(biāo)異議案[14]參見國家工商行政管理總局商標(biāo)局（2004）商標(biāo)異字第00519號“小肥羊”商標(biāo)異議裁定書、北京市第一中級人民法院（2005）一中行初字第181號行政判決書、北京市高級人民法院（2006）高行終字第94號行政判決書。中，其他商家對“小肥羊”標(biāo)志在餐館服務(wù)或關(guān)聯(lián)商品上的連續(xù)使用和權(quán)利主張，包括西安小肥羊烤肉館開始更早的連續(xù)使用和權(quán)利主張，并沒有影響內(nèi)蒙古小肥羊公司的注冊申請被核準(zhǔn)。這與美國在李維·斯特勞斯公司無字標(biāo)簽商標(biāo)異議案等案件中的處理明顯不同：美國在有其他獨(dú)立于申請人的商家在相同或類似的商品上使用相同或近似標(biāo)志時，對于獲得顯著性的主張不予認(rèn)可。

在2010年審結(jié)的卡尼爾研究中心商標(biāo)駁回復(fù)審上訴案[15]參見北京市高級人民法院（2010）高行終字第128號行政判決書。中，該中心于2005年12月提出在化妝品等商品上注冊“水潤凝護(hù)”商標(biāo)的申請，并提交了將“水潤凝護(hù)”與其已注冊商標(biāo)“卡尼爾”一起使用的證據(jù)。商標(biāo)局以“水潤凝護(hù)”僅僅直接表示了指定使用商品的功能等特點(diǎn)為由作出駁回注冊申請的裁定，并得到商評委和兩審法院的維持。北京第一中級人民法院（以下簡稱北京一中院）的理由是：卡尼爾研究中心提交的證據(jù)“尚不足以證明申請商標(biāo)已經(jīng)與其形成了唯一對應(yīng)的關(guān)系，也未達(dá)到可證明申請商標(biāo)已經(jīng)通過大量的使用行為克服了標(biāo)識本身的顯著性缺陷而獲得了可注冊性的目的。”[16]見北京市第一中級人民法院（2009）一中行初字第1818號行政判決書。

此處提到了“唯一對應(yīng)”，與美國“獨(dú)家使用”的要求是一致的。只是把唯一對應(yīng)關(guān)系與獲得顯著性作為兩個并列的證明目標(biāo)，沒有說明審查“水潤凝護(hù)”與卡尼爾研究中心之間是否存在唯一對應(yīng)關(guān)系的事實(shí)，是為了認(rèn)定是否存在獲得顯著性，在邏輯上不夠清晰。

在2011年最高人民法院（以下簡稱最高院）再審審結(jié)的佳選企業(yè)服務(wù)公司商標(biāo)駁回復(fù)審案[17]參見最高人民法院（2011）行提字第9號行政判決書。中，2004年2月，佳選公司向商標(biāo)局提出申請?jiān)谕其N（替他人）等服務(wù)項(xiàng)目上注冊 “BEST BUY及圖”商標(biāo)。2006年2月，商標(biāo)局以該商標(biāo)用在指定使用服務(wù)上僅僅直接表示了服務(wù)的特點(diǎn)為由予以駁回。佳選公司向商評委提出復(fù)審申請，主張?jiān)撋虡?biāo)的設(shè)計具有較強(qiáng)的獨(dú)創(chuàng)性，且經(jīng)過長期、持續(xù)使用，已具備了商標(biāo)注冊的顯著性，并于2006年6月提交了在其網(wǎng)站上對申請商標(biāo)進(jìn)行宣傳的情況以及對我國大陸地區(qū)登錄佳選公司網(wǎng)站的統(tǒng)計數(shù)據(jù)等證據(jù)材料，作為支持其提出的該商標(biāo)經(jīng)使用獲得顯著性的證據(jù)。但是商評委和兩審法院仍然維持了商標(biāo)局的裁定。

再審中，最高院認(rèn)為，雖然申請商標(biāo)中的文字“對于指定使用的服務(wù)具有一定描述性，但是加上標(biāo)簽圖形和鮮艷的顏色，整體上具有顯著特征，便于識別。同時，根據(jù)新查明的事實(shí)，申請商標(biāo)在國際上有較高知名度，且申請商標(biāo)在我國已經(jīng)實(shí)際使用，經(jīng)過使用也具有了一定的知名度。綜合上述因素，申請商標(biāo)能夠起到識別服務(wù)來源的功能，相關(guān)公眾能夠以其識別服務(wù)來源。”

從其措辭上看，最高院是把商標(biāo)的描述性程度與知名度結(jié)合起來、把固有顯著性和獲得顯著性結(jié)合起來認(rèn)定顯著性。在前述的美國案件中，都是在確認(rèn)沒有固有顯著性之后才判斷是否存在獲得顯著性的，并不把兩者結(jié)合起來進(jìn)行判斷。但是在判斷證明獲得顯著性的證據(jù)是否充分之時，對商標(biāo)描述的程度也有所考慮。因此，可以認(rèn)為中美兩國在這一點(diǎn)上有相通之處。

在2012年北京一中院審結(jié)的鐵嶺龍升農(nóng)產(chǎn)品有限公司商標(biāo)駁回復(fù)審案[18]參見北京市第一中級人民法院（2012）一中知行初字第1661號行政判決書。中，龍升公司于2009年2月提出“不差錢 buchaqian”商標(biāo)注冊申請，指定使用的商品是花生醬等。后來被商標(biāo)局和商評委以“不差錢”已成為日常生活用語，用在花生醬等商品上不易被普通消費(fèi)者作為商標(biāo)進(jìn)行識別，缺乏注冊商標(biāo)應(yīng)當(dāng)具有的顯著特征為由，不予注冊。

在訴訟程序中，龍升公司提交了“不差錢”外觀設(shè)計專利證書、包裝加工合同等證據(jù)用以證明申請商標(biāo)已經(jīng)通過使用取得了商標(biāo)應(yīng)有的顯著特征。北京一中院認(rèn)為：“欲證明某標(biāo)志通過使用獲得顯著性，必須提供證據(jù)證明相關(guān)公眾可以通過該標(biāo)志將特定的商品或服務(wù)與特定的商品生產(chǎn)者或服務(wù)提供者之間形成唯一聯(lián)系。本案中，龍升公司提交的證據(jù)尚未達(dá)到上述證明標(biāo)準(zhǔn)?！?/p>

這里，該院在認(rèn)定是否獲得顯著性時又一次用到了“唯一聯(lián)系”，與美國“獨(dú)家使用”的要求是一致的。[19]本文對本案判決結(jié)果持不同觀點(diǎn)，認(rèn)為“不差錢”與有確定含義的日常用語不同，既可以理解成“有錢”，也可以理解成“便宜”，用在花生醬等商品上是暗示性的標(biāo)志，具有固有顯著性。

在2013年北京高院終審的開平味事達(dá)調(diào)味品有限公司與雀巢公司商標(biāo)無效案[20]參見北京市第一中級人民法院（2012）一中知行初字第269號行政判決書、北京市高級人民法院（2012）高行終字第1750號行政判決書。中，北京一中院認(rèn)為，“棕色方形瓶”使用在食用調(diào)味品上，不具有固有顯著性。但是，“如果使用者可以證明全國范圍的相關(guān)公眾對使用在特定商品或服務(wù)上的某一標(biāo)志已廣為知曉，且能夠?qū)⑵渑c使用者之間建立起了唯一對應(yīng)關(guān)系，則可以認(rèn)定該標(biāo)志在這一商品或服務(wù)上具有獲得顯著性。”該院在查明爭議商標(biāo)申請?zhí)岢鲋耙延姓{(diào)味品廠家開始使用與其基本相同或近似的瓶型作為調(diào)味品的包裝這一事實(shí)之后，認(rèn)為，“在此情況下，第三人如欲證明爭議商標(biāo)已經(jīng)過使用獲得顯著性，其顯然應(yīng)滿足更高的知名度舉證要求?！痹谡J(rèn)定雀巢公司提交的證據(jù)不足以證明爭議商標(biāo)已具有很高知名度的情況下，一中院否定了雀巢公司關(guān)于獲得顯著性的主張。

這個判決也得到了北京高院的維持。該院認(rèn)為，“該標(biāo)志并未與單一主體之間建立起唯一的、穩(wěn)定的聯(lián)系，相關(guān)公眾無法通過該標(biāo)志對商品來源加以識別。”

在這個案件的兩審判決書中，雖然北京一中院強(qiáng)調(diào)了美國在認(rèn)定顯著性時并不重視的知名度要求，但是，兩個法院分別使用了“唯一對應(yīng)關(guān)系”和“唯一的、穩(wěn)定的聯(lián)系”的提法，與美國案例中在認(rèn)定獲得顯著性時要求“獨(dú)家”使用，是一致的。對比在“小肥羊”案中兩個法院在判決書中均沒有提到“唯一”這個詞語，說明從2006年到2013年，我國司法實(shí)踐中在獲得顯著性的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)上有與美國越來越一致的趨勢。

三、相關(guān)處理的中美差異評析

（一）關(guān)于獨(dú)家使用

在美國，顯著性意味著來源指向的唯一性。其商標(biāo)法[21]15 U.S.C.§1052 (f).與相關(guān)判例都能證明這一點(diǎn)。當(dāng)標(biāo)志能夠?yàn)橄嚓P(guān)公眾指示商品唯一特定的來源，顯著性就存在了。[22]Charcoal Steak House， Inc.v.Staley， 263 N.C.199， 139 S.E.2d 185， 144 U.S.P.Q.241 (1964); National Shoe Stores Co.v.National Shoes of New York ， Inc.， 213 Md.328， 113 U.S.P.Q.380 (1957).當(dāng)然，并不需要消費(fèi)者明確知曉該唯一來源的名稱和其他具體信息。[23]McCarthy，J.Thomas.McCarthy on Trademarks and Unfair Competition.§ 15: 8.Thomson/West (2015).

我國沒有關(guān)于如果商標(biāo)指向不只一個商家就不能認(rèn)定獲得顯著性的規(guī)定，直接造成執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)的不統(tǒng)一。在“小肥羊”案中，在用于相同或類似商標(biāo)和服務(wù)上的近似商標(biāo)有多個互相獨(dú)立的使用者時認(rèn)定存在獲得顯著性，是錯誤的。最高院在“BEST BUY”案的判決中，沒有提到商標(biāo)與商家的唯一對應(yīng)關(guān)系，沒有點(diǎn)透顯著性的本義?！白厣叫纹俊钡劝讣校本┮恢性汉捅本└咴簭?qiáng)調(diào)了唯一對應(yīng)關(guān)系，十分準(zhǔn)確。

應(yīng)當(dāng)認(rèn)為，認(rèn)定獲得顯著性必須要求來源指向唯一或者商標(biāo)控制者唯一。當(dāng)然，在理解唯一性時，需要注意唯一指向的對象和唯一性存在的地域范圍。

首先，正如“王老吉”商標(biāo)許可事件[24]參見關(guān)于“紅罐”案的廣東省高級人民法院（2013）粵高法民三初字第1號民事判決書。所表明的，商標(biāo)許可能夠?yàn)樵S可合同雙方帶來巨大的商業(yè)利益，因此商標(biāo)許可非常普遍。在普通許可和排他許可的情況下，對于相同商標(biāo)的合法使用者并不唯一。不過，這時的商標(biāo)控制者可以認(rèn)為是唯一的，因?yàn)槲覈渡虡?biāo)法》第43條規(guī)定，“許可人應(yīng)當(dāng)監(jiān)督被許可人使用其注冊商標(biāo)的商品質(zhì)量。”當(dāng)然，許可人不只控制使用被許可商標(biāo)的商品質(zhì)量，也通?？刂票辉S可商標(biāo)的使用方式和宣傳推廣方式。在定牌加工貿(mào)易中，商品的質(zhì)量和商標(biāo)使用方式由訂貨方控制，即使訂貨方也可以只是被許可人，由于被許可人在商標(biāo)使用方式上要服從許可方的管理，也仍然可以認(rèn)為商標(biāo)控制者唯一。在商業(yè)模式靈活多樣的現(xiàn)實(shí)中，要求商標(biāo)控制者唯一，也是美國的“實(shí)質(zhì)上獨(dú)家使用”真正含義。

其次，不應(yīng)要求唯一性存在的范圍及于全國。美國有共存注冊，一個商標(biāo)可以在一國之內(nèi)不同的地區(qū)注冊給不同的商家，而我國商標(biāo)法沒有規(guī)定對使用在相同商品上的同一商標(biāo)可以在不同地區(qū)由不同的商家取得注冊。[25]但是在這種情況下，在注冊時各方都沒有商標(biāo)使用的地區(qū)，是注冊給其中的一家，是由他們協(xié)議分配，還是要作為空白留給所有的商家，也要做出安排。這就使得在“小肥羊”商標(biāo)異議案中，內(nèi)蒙古小肥羊公司不可能進(jìn)一步限定要求取得專用權(quán)的地域范圍，從而使其成為該地域內(nèi)對“小肥羊”商標(biāo)的唯一使用者。

唯一指向的事實(shí)狀態(tài)應(yīng)當(dāng)在全國范圍內(nèi)普遍存在的主張，缺少現(xiàn)實(shí)性。因?yàn)椋覀儑业赜蜻|闊、各地消費(fèi)者生活習(xí)慣差異很大，很難想象一個商家會經(jīng)過使用同時讓西藏那曲、新疆喀什、廣東汕頭和黑龍江漠河的消費(fèi)者將自己與用在商品或服務(wù)上的某個具有描述性的標(biāo)志唯一對應(yīng)起來。

因此，可以考慮借鑒美國的做法，只要在跨省[26]本文中的“省”、“省份”指包括省、自治區(qū)、直轄市在內(nèi)的省級行政區(qū)域。的商業(yè)活動中把商標(biāo)與權(quán)利主張人的唯一對應(yīng)關(guān)系在消費(fèi)者心中建立起來，就可以認(rèn)定獲得顯著性，對于商標(biāo)注冊的申請予以核準(zhǔn)。

如果在全國范圍內(nèi)對同一標(biāo)志的使用者唯一，則注冊的效力及于全國。這樣處理的結(jié)果將注冊申請人沒有實(shí)際經(jīng)營的地區(qū)甚至省份的商標(biāo)專用權(quán)也給了申請人，看似并不合理，但是如果結(jié)合我國取得商標(biāo)權(quán)的注冊主義來考慮，就比較容易理解。對于具備固有顯著性的未使用商標(biāo)，注冊即取得商標(biāo)專用權(quán)，權(quán)利人在注冊之后即享有禁止他人在相同或類似的商品上使用相同或近似標(biāo)志的權(quán)利，是純粹地將抽象的、概念上的顯著性直接擬制到具體的現(xiàn)實(shí)中。相對而言，通過獲得顯著性取得注冊的商標(biāo)的效力被擴(kuò)展到全國，畢竟還多了一定范圍的使用基礎(chǔ)。

（二）關(guān)于知名度

商標(biāo)只有在相關(guān)公眾中有了一定的知名度，才有可能被當(dāng)作指示來源的標(biāo)志而獲得顯著性，因此，獲得顯著性與知名度有著天然的聯(lián)系?？赡苷且?yàn)槿绱?，我國在“小肥羊”、“BEST BUY”和“棕色方形瓶”等案件的判決中在認(rèn)定獲得顯著性時都強(qiáng)調(diào)了對知名度的要求。但是相比之下，美國在認(rèn)定獲得顯著性時則無論是法律規(guī)章還是具體案件，都強(qiáng)調(diào)了對知名度的要求。

在一個缺乏固有顯著性的標(biāo)志通過使用獲得顯著性的過程中，知名度是一把雙刃劍。一方面，有一定的知名度是獲得顯著性的必要條件。但是另一方面，知名度越高被跟風(fēng)效仿的風(fēng)險越大，指向唯一的事實(shí)狀態(tài)就越不容易保持，因此知名度也為獲得顯著性的維護(hù)制造了困難。

應(yīng)當(dāng)認(rèn)為，在判斷獲得顯著性時強(qiáng)調(diào)對知名度的要求，有欠妥當(dāng)。既然如果有其他獨(dú)立于申請人或注冊人的商家在相同或類似的商品或服務(wù)上使用基本相同或近似的標(biāo)志，就足以否認(rèn)唯一對應(yīng)關(guān)系的存在，那么，任何一個商家通過使用創(chuàng)造的知名度再高，也不可能改變這一認(rèn)定。強(qiáng)調(diào)知名度的作法一方面容易造成標(biāo)準(zhǔn)過低，使得在如“小肥羊”案一樣知名度很高但是使用者并不唯一的情況下就能夠認(rèn)定獲得顯著性；另一方面容易造成標(biāo)準(zhǔn)過高：在全國范圍內(nèi)都建立起較高知名度的可能性太小。

（三）關(guān)于開始使用的先后

根據(jù)先發(fā)優(yōu)勢原理，商標(biāo)的第一個使用者最容易建立起獲得顯著性。所以使用的先后順序也是一個與認(rèn)定獲得顯著性相關(guān)聯(lián)的因素。在“小肥羊”案的一審判決書中，北京一中院面對西安小肥羊烤肉館先于內(nèi)蒙古小肥羊公司使用“小肥羊”商標(biāo)的事實(shí)，為了闡述把商標(biāo)注冊給內(nèi)蒙古小肥羊公司的合理性，特別強(qiáng)調(diào)了西安小肥羊烤肉館于2000年取得合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照的日期為其取得民事主體資格的日期，該日期晚于1999年內(nèi)蒙古小肥羊公司的前身包頭市小肥羊酒店使用“小肥羊”的日期，以論證在“小肥羊”標(biāo)志上受法律保護(hù)的權(quán)利是內(nèi)蒙古小肥羊公司取得在先。[27]見北京市第一中級人民法院（2005）一中行初字第181號行政判決書。北京高院在“棕色方形瓶”案判決書中也明確我國調(diào)味品生產(chǎn)廠商“對與爭議商標(biāo)標(biāo)志近似的三維標(biāo)志的使用行為，遠(yuǎn)早于雀巢公司申請注冊爭議商標(biāo)的時間，”以支持該商標(biāo)應(yīng)當(dāng)被無效的判決。[28]見北京市高級人民法院（2012）高行終字第1750號行政判決書。這些判決表明了法院對于使用先后問題的重視。

但是，來源指向唯一是獲得顯著性的核心含義，而唯一指向的對象并不必然是第一個使用者，因?yàn)樗赡芊艞墝ι虡?biāo)的使用。在第一個使用者放棄對商標(biāo)的使用之后，可以由其他人長期使用相同商標(biāo)并造成唯一指向的事實(shí)，從而建立起獲得顯著性。另外，即使主張獲得顯著性的商家是第一個使用者，正如美國商標(biāo)審判上訴委員會在馬歇爾菲爾德公司一案中指出的那樣，有在后的獨(dú)立使用者存在的事實(shí)仍然可以推翻關(guān)于獲得顯著性的主張。因此，獲得顯著性所指向的商家不必是商標(biāo)的第一個使用者；在后獨(dú)立使用者的存在足以證明不存在獲得顯著性。

（四）關(guān)于連續(xù)使用的時間長度

缺乏固有顯著性的標(biāo)志要通過使用獲得指示商品來源的能力，當(dāng)然需要一段比較長的時間。對此美國《商標(biāo)法》明確規(guī)定為：到作出獲得顯著性的聲明之日至少已滿5年。[29]15 U.S.C.§ 1052(f).而我國并沒有類似的具體規(guī)定。

法律規(guī)定不具體就容易造成法律執(zhí)行的不統(tǒng)一，因此還是作出具體的規(guī)定比較好。《馳名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)規(guī)定》規(guī)定，當(dāng)請求認(rèn)定未注冊商標(biāo)為馳名商標(biāo)時，應(yīng)當(dāng)提供證明其使用持續(xù)時間不少于5年的材料。這個時間長度與美國關(guān)于認(rèn)定獲得顯著性時要求的長度一致。目前，由于我國對于獲得顯著性的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)尚不明確，無法對建立獲得顯著性所需的時間進(jìn)行實(shí)證調(diào)查。在缺乏充分的調(diào)查數(shù)據(jù)之前，我國在認(rèn)定獲得顯著性時不妨也采用5年的時間長度要求。

結(jié) 語

商標(biāo)控制者的唯一性是顯著性的核心含義。我國與商標(biāo)有關(guān)的法規(guī)對于認(rèn)定獲得顯著性的規(guī)定在其終極標(biāo)準(zhǔn)上與美國是一致的，但是應(yīng)當(dāng)對認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步具體化、明確化。建議將認(rèn)定獲得顯著性的最低標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為：滿5年連續(xù)地獨(dú)家控制。對于注冊申請中的商標(biāo)，需要申請人提供跨省或跨國實(shí)際使用的證明。