祝建軍

判定商標(biāo)侵權(quán)應(yīng)以成立“商標(biāo)性使用”為前提
——蘋果公司商標(biāo)案引發(fā)的思考

祝建軍

通過對(duì)司法實(shí)踐中一起典型商標(biāo)侵權(quán)糾紛案的不同處理意見的介紹為切入點(diǎn)，論證了要判定某行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，必須要以認(rèn)定該行為構(gòu)成“商標(biāo)性使用”為前提。“商標(biāo)性使用”與“混淆可能性”是判定商標(biāo)侵權(quán)的兩個(gè)獨(dú)立條件，且存在著先后判斷順序，某行為不符合其中任何一個(gè)條件，就不可能構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

商標(biāo)性使用 混淆可能性 合理使用 商標(biāo)侵權(quán)

傳統(tǒng)商標(biāo)制度是以“禁止混淆”理論搭建的,但根據(jù)商標(biāo)制度的本質(zhì)特征，要判定某行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，必須要以認(rèn)定該行為構(gòu)成“商標(biāo)性使用”為前提，忽視對(duì)該前提性因素的考量，可能會(huì)導(dǎo)致錯(cuò)誤甚至荒謬的論證結(jié)果。本文擬以審理蘋果公司商標(biāo)案遇到的困惑為例，對(duì)該問題進(jìn)行深入研究。2.“”商標(biāo)核定使用的商品類別包括用于發(fā)送和接收電話呼叫、電子郵件以及其他數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)等手持移動(dòng)數(shù)字電子設(shè)備等；3.“”商標(biāo)核定使用的商品類別包括用于移動(dòng)電話的計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件、手持式電腦等；4.“”商標(biāo)核定使用的商品類別包括用于管理用戶系統(tǒng)的安裝和選擇的計(jì)算機(jī)軟件等；5.“”商標(biāo)核定使用的商品類別包括互聯(lián)網(wǎng)瀏覽器軟件等；6.“”商標(biāo)核定使用的商品類別包括用于聯(lián)系信息管理的計(jì)算機(jī)軟件等。上述注冊(cè)商標(biāo)處于法定保護(hù)期內(nèi)。

2012年3月，被告人馬某購置并組裝了4條手機(jī)生產(chǎn)線，購買手機(jī)零配件，加工類似蘋果手機(jī)外型的智能手機(jī)。2012年5月，深圳公安局接舉報(bào)后抓獲被告人馬某，并現(xiàn)場(chǎng)查獲類似“蘋果”外型的手機(jī)2470部。經(jīng)勘驗(yàn)，查扣的智能手機(jī)，查明如下事實(shí)：被控侵權(quán)手機(jī)的外形與蘋果公司上述“”圖形商標(biāo)相同，手機(jī)正面屏幕的

一、問題提出：審理蘋果公司商標(biāo)案遇到的困惑與爭(zhēng)議

(一)具體案情a具體案情詳見廣東省深圳市寶安區(qū)人民法院（2013）深寶法知刑初字第23號(hào)刑事判決書。

深圳市寶安區(qū)檢察院認(rèn)為，被告人馬某的行為構(gòu)成假冒注冊(cè)商標(biāo)罪，對(duì)其提起公訴。

(二)引發(fā)的爭(zhēng)議

蘋果公司商標(biāo)案頗引人關(guān)注，對(duì)該案如何處理存在著截然相反的兩種觀點(diǎn)：

第一種觀點(diǎn)認(rèn)為，被告人馬某的行為構(gòu)成假冒注冊(cè)商標(biāo)罪。理由如下：蘋果公司已經(jīng)在手機(jī)、手持移動(dòng)數(shù)字電子設(shè)備及移動(dòng)電話機(jī)的計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件等商品上分別注冊(cè)了“”、“”、“”、“”、“”、“”圖形商標(biāo)，蘋果公司通過在蘋果手機(jī)及蘋果手機(jī)內(nèi)置的操作軟件界面上持續(xù)大量使用上述圖形商標(biāo)，已使這些圖形商標(biāo)具有較強(qiáng)的顯著性和知名度，況且“”、“”、“”、“”、“”圖形商標(biāo)本身就具有固有顯著性，相關(guān)公眾根據(jù)上述圖形商標(biāo)，就足以辨別這些商標(biāo)所標(biāo)識(shí)的商品（蘋果手機(jī)）來源于蘋果公司。換句話說，蘋果公司通過對(duì)上述圖形商標(biāo)的使用，已使這些圖形商標(biāo)在其核定使用的商品上建立起較高商譽(yù)，進(jìn)而使消費(fèi)者建立起“蘋果公司—蘋果公司注冊(cè)的本案圖形商標(biāo)—該案圖形商標(biāo)所代表的商品”三者之間的緊密聯(lián)系。

該案被告人馬某未經(jīng)許可，在與蘋果公司涉案注冊(cè)商標(biāo)相同的商品上，使用與蘋果公司注冊(cè)商標(biāo)相同的商業(yè)標(biāo)識(shí)，且社會(huì)危害后果嚴(yán)重，其行為構(gòu)成假冒注冊(cè)商標(biāo)罪。被告人馬某的侵權(quán)行為具體表現(xiàn)為：1.其制造的被控侵權(quán)手機(jī)的外觀與蘋果公司注冊(cè)在手提電話上的“”圖形商標(biāo)相同；2.被控侵權(quán)手機(jī)正面屏幕的下方使用了形狀的按鈕，這與蘋果公司注冊(cè)在手持移動(dòng)數(shù)字電子設(shè)備上的“”圖形商標(biāo)相同；3.被控侵權(quán)手機(jī)操作屏幕上指代用戶下載應(yīng)用軟件的功能按鈕用圖形“”表示，這與蘋果公司注冊(cè)在移動(dòng)電話上的計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件的圖形商標(biāo)“”相同；4.被控侵權(quán)手機(jī)操作屏幕上設(shè)置功能的按鈕用圖形“” 表示，這與蘋果公司注冊(cè)在用于管理用戶系統(tǒng)安裝和選擇的計(jì)算機(jī)軟件上的圖形商標(biāo)“”相同；5.被控侵權(quán)手機(jī)操作屏幕上網(wǎng)瀏覽器的按鈕用圖形“”表示，這與蘋果公司注冊(cè)在互聯(lián)網(wǎng)瀏覽器軟件上的圖形商標(biāo)“”相同；6.被控侵權(quán)手機(jī)操作屏幕上通訊錄的按鈕用圖形“”表示，這與蘋果公司注冊(cè)在用于聯(lián)系信息管理的計(jì)算機(jī)軟件上的圖形商標(biāo)“”相同。

從主觀上看，被告人馬某假冒蘋果公司涉案注冊(cè)商標(biāo)的主觀故意非常明顯，其試圖利用蘋果公司對(duì)涉案商標(biāo)業(yè)已建立的良好商譽(yù)，欲意讓購買智能手機(jī)的消費(fèi)者確立起“被告人—被告人生產(chǎn)銷售的手機(jī)—蘋果公司涉案圖形商標(biāo)”三者之間的聯(lián)系，從而使消費(fèi)者對(duì)蘋果公司提供的智能手機(jī)與被告人銷售的智能手機(jī)之來源產(chǎn)生混淆。由于現(xiàn)場(chǎng)查扣被告人生產(chǎn)的類似“蘋果”外型的手機(jī)共2470部，屬刑法規(guī)定的情節(jié)嚴(yán)重的情形，故根據(jù)《刑法》第213條所規(guī)定的假冒注冊(cè)商標(biāo)罪，應(yīng)依法追究被告人馬某的刑事法律責(zé)任。

另一種觀點(diǎn)認(rèn)為，從民事（商標(biāo)侵權(quán)）的角度看，該案被告人馬某的行為，不構(gòu)成對(duì)蘋果公司涉案商標(biāo)權(quán)的侵犯，更不用說從刑事（商標(biāo)犯罪）的角度認(rèn)定被告人馬某的行為構(gòu)成假冒注冊(cè)商標(biāo)罪。理由是，在具體商標(biāo)案件的處理過程中，如認(rèn)定涉案被控侵權(quán)行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，必須要以該行為構(gòu)成商標(biāo)性使用為前提，如該行為不構(gòu)成商標(biāo)性使用，則不應(yīng)認(rèn)定該行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。該案被告人馬某在其生產(chǎn)的智能手機(jī)上使用“”、“”、“”、“”、“”、“”圖形，目的是從功能上指示消費(fèi)者操作手機(jī)，以實(shí)現(xiàn)智能手機(jī)的設(shè)計(jì)功能，而不是從識(shí)別商品來源的意義上以商業(yè)標(biāo)識(shí)的方式使用這些圖形，故該案被告人馬某的行為，不屬于商標(biāo)性使用行為，其行為不應(yīng)被認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為。

上述不同觀點(diǎn)頗引人思考。本文認(rèn)為，判定商標(biāo)侵權(quán)應(yīng)以成立“商標(biāo)性使用”為前提，探討該問題，對(duì)于正確處理商標(biāo)侵權(quán)案件具有重要意義。

二、對(duì)“商標(biāo)性使用”含義的界定與識(shí)別

（一）“商標(biāo)性使用”含義的界定

所謂商標(biāo)就是在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中使用的用于識(shí)別商品或服務(wù)來源的標(biāo)志。商標(biāo)性使用作為商標(biāo)概念的理性延伸，應(yīng)緊密圍繞商標(biāo)的本質(zhì)內(nèi)涵展開。同時(shí)，商標(biāo)法學(xué)者以及國外的立法、司法判例中關(guān)于商標(biāo)性使用的研究或規(guī)定，可以對(duì)正確理解商標(biāo)性使用起到幫助作用。商標(biāo)是商品經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物，其最基本的功能是區(qū)分商品或服務(wù)的來源，正因?yàn)槠渚哂袇^(qū)分識(shí)別功能，b王 遷 ： 《 知 識(shí) 產(chǎn) 權(quán) 法 教 程 》 ， 中 國 人 民 大 學(xué) 出 版 社 2011 年 第 3 版 ， 第 347 ～ 349 頁 。 商 標(biāo) 的 基 本 功 能 有 三 個(gè) ， 即 識(shí) 別 功能、質(zhì)量保障功能和廣告宣傳功能。所以消費(fèi)者才能根據(jù)商標(biāo)選購商品或接受服務(wù)。鑒于此，我國商標(biāo)法學(xué)者多從商標(biāo)的該功能之視角理解商標(biāo)性使用的內(nèi)涵。例如，有學(xué)者認(rèn)為，“商標(biāo)之使用乃在于表彰商品之來源與出處，并向消費(fèi)者保證商品品質(zhì)具有滿意之水準(zhǔn)，使其認(rèn)明標(biāo)志，即可安心采購其所趁心滿意之物品，誠為表征廠商信譽(yù)及消費(fèi)者信賴關(guān)系之媒介”。c曾陳明汝：《商標(biāo)法原理》，中國人民大學(xué)出版社2003年第1版，第136頁。

我國現(xiàn)行商標(biāo)法未規(guī)定商標(biāo)性使用的含義，雖然《商標(biāo)法實(shí)施條例》第3條列舉了商標(biāo)使用的幾種具體情形，d《商標(biāo)法實(shí)施條例》第3條規(guī)定，“商標(biāo)法和本條例所稱商標(biāo)的使用，包括將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書但該條款并未對(duì)商標(biāo)性使用進(jìn)行抽象的界定。

從比較法的角度看，我國加入的兩個(gè)重要國際條約《巴黎公約》和《TRIPS協(xié)定》均未概括規(guī)定商標(biāo)性使用的內(nèi)涵。但有些國家或地區(qū)的商標(biāo)法或其他國際條約對(duì)商標(biāo)性使用的內(nèi)涵進(jìn)行了界定。比如，我國臺(tái)灣地區(qū)“商標(biāo)法”第6條規(guī)定，“商標(biāo)之使用，指為營銷目的，將商標(biāo)用于商品、服務(wù)或其有關(guān)之對(duì)象或利用平面圖像、數(shù)字影音、電子媒體或其它媒介物足以使相關(guān)消費(fèi)者認(rèn)識(shí)其為商標(biāo)”；該條規(guī)定從商標(biāo)使用的目的、方式和效果等方面，比較細(xì)致地對(duì)商標(biāo)性使用進(jìn)行了抽象界定。美國《蘭哈姆法》第1127條，將“商標(biāo)在商業(yè)中使用”解釋為，在貿(mào)易過程中真誠地使用而不僅僅是為了保留該商標(biāo)之權(quán)利為目的的使用；同時(shí)，《蘭哈姆法》第32條第一項(xiàng)a分別列舉了商品商標(biāo)和服務(wù)商標(biāo)的具體使用方式，包括在商業(yè)活動(dòng)中復(fù)制、偽造、抄襲，或者模仿他人注冊(cè)商標(biāo)的標(biāo)識(shí)用于對(duì)商品或服務(wù)進(jìn)行銷售、銷售要約、分銷或者廣告宣傳的行為?！稓W共體商標(biāo)條例》對(duì)商標(biāo)使用及其使用方式規(guī)定的較為詳細(xì)：商標(biāo)所有人有權(quán)阻止所有第三方未經(jīng)其同意在貿(mào)易過程中使用與其相同或相似的標(biāo)志；并針對(duì)侵權(quán)標(biāo)志的使用，列舉了四種方式：1.在商品或商品包裝上綴附該標(biāo)志；2.提供帶有該標(biāo)志的商品，將其投入市場(chǎng)或?yàn)榇四康某钟谢蛴迷摌?biāo)志提供服務(wù)；3.進(jìn)口或出口帶有該標(biāo)志的商品；4.在商業(yè)文書或廣告上使用該標(biāo)志。e王蓮峰：《論商標(biāo)的使用及其認(rèn)定——基于商標(biāo)法第三次修改》，載《公民與法》2011年第3期，第2～3頁。

參考學(xué)者及外國法關(guān)于商標(biāo)性使用的觀點(diǎn)，本文認(rèn)為，所謂商標(biāo)性使用是指將商業(yè)標(biāo)識(shí)用于商業(yè)活動(dòng)中，并對(duì)相關(guān)公眾起到區(qū)分商品或服務(wù)來源的作用。由此可見，商標(biāo)性使用應(yīng)滿足三個(gè)條件：1.必須將商業(yè)標(biāo)識(shí)用于商業(yè)活動(dòng)中；2.使用的目的是為了說明商品或服務(wù)的來源；3.通過使用能夠使相關(guān)公眾區(qū)分商品或服務(wù)的來源。缺少上述三個(gè)要件，很難說行為人對(duì)商業(yè)標(biāo)識(shí)之圖案的使用構(gòu)成商標(biāo)性使用。令人欣喜的是，在借鑒國外立法和中外司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，以及總結(jié)學(xué)者研究成果的基礎(chǔ)上，我國第三次修改的《商標(biāo)法》第48條明確規(guī)定，“本法所稱商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來源的行為”，從而首次對(duì)商標(biāo)性使用的含義在法律中做出規(guī)定。

(二)“商標(biāo)性使用”的分類與識(shí)別

商標(biāo)權(quán)的本質(zhì)在于商標(biāo)權(quán)人、特定注冊(cè)商標(biāo)與核定使用商品之間的聯(lián)系，而商標(biāo)權(quán)正是對(duì)這一聯(lián)系的支配權(quán)，這就決定了商標(biāo)權(quán)是從使用中而來，如果沒有使用行為的存在，則這一聯(lián)系無法建立。f鄭其斌：《論商標(biāo)權(quán)的本質(zhì)》，人民法院出版社2009年第1版，第125～126頁。

從商標(biāo)權(quán)人的角度看，其通過申請(qǐng)獲得商標(biāo)注冊(cè)，這只是在靜態(tài)意義上，使商標(biāo)權(quán)人獲得將該注冊(cè)商標(biāo)用于核定使用的商品（或服務(wù)）類別上，從而建立商標(biāo)權(quán)人、商標(biāo)與商品（或服務(wù)）三者之間的特定聯(lián)系。而商標(biāo)權(quán)人實(shí)施的商標(biāo)性使用行為，則是動(dòng)態(tài)地實(shí)現(xiàn)商標(biāo)權(quán)人上述法定的靜態(tài)權(quán)利的行為，換句話說，商標(biāo)性使用行為是上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中”。商標(biāo)權(quán)人的權(quán)利得以實(shí)現(xiàn)的行為。從商標(biāo)權(quán)人以外的其他人的角度看，如果其試圖將商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)用于標(biāo)注其自己生產(chǎn)或銷售的商品上（或提供的服務(wù)上），從而建立起該商標(biāo)與被控侵權(quán)商品（或服務(wù)）之間的特定聯(lián)系，并在客觀上導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)該商標(biāo)所標(biāo)注的商品（或服務(wù)）之來源產(chǎn)生混淆的后果，則該行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為。如果商標(biāo)權(quán)人以外的人，所使用的與商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)相同或近似的文字、圖案等標(biāo)識(shí)不具有區(qū)分商品來源的作用，則該這種使用不是商標(biāo)意義上的使用，即不會(huì)對(duì)商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)權(quán)構(gòu)成侵害。g參見孔祥?。骸渡虡?biāo)的標(biāo)識(shí)性與商標(biāo)權(quán)保護(hù)的關(guān)系》，載《人民司法》（應(yīng)用版）2009年第15期。

通過上述分析可見，商標(biāo)性使用的主體通常包括商標(biāo)權(quán)人的使用與侵權(quán)人的使用兩類。商標(biāo)權(quán)人使用被稱為產(chǎn)生、維持和擴(kuò)大商標(biāo)權(quán)的使用，而侵權(quán)人使用被稱為實(shí)施商標(biāo)侵權(quán)行為之使用。維持權(quán)利的商標(biāo)性使用主要涉及產(chǎn)生、維持和擴(kuò)大商標(biāo)權(quán)利的種種使用方式，而商標(biāo)侵權(quán)中的商標(biāo)性使用主要是指被認(rèn)定為成立商標(biāo)侵權(quán)的各種使用方式。

值得注意的是，盡管“商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)性使用”與“侵權(quán)人的商標(biāo)性使用”在本質(zhì)上是一致的，都是用來區(qū)分商品（或服務(wù)）的來源，但由于二者使用的主體不同，導(dǎo)致二者在使用范圍上存在差別。商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)性使用應(yīng)當(dāng)是真實(shí)的、善意的和具有一定商業(yè)規(guī)模的使用，如果只是為了應(yīng)付使用的義務(wù)而進(jìn)行的象征性使用不能滿足法律的要求。最高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》明確指出，“沒有實(shí)際使用注冊(cè)商標(biāo)，僅有轉(zhuǎn)讓或許可行為，或者僅有商標(biāo)注冊(cè)信息的公布或者對(duì)其注冊(cè)商標(biāo)享有專有權(quán)的聲明等的，不宜認(rèn)定為商標(biāo)使用”。侵權(quán)人的商標(biāo)性使用之范圍，要求侵權(quán)人將與商標(biāo)權(quán)人的注冊(cè)商標(biāo)相同或近似的文字、圖案等標(biāo)識(shí)，用作指示自己提供的商品或服務(wù)來源的標(biāo)識(shí)，從而建立該標(biāo)識(shí)與自己提供的商品或服務(wù)之間的特定聯(lián)系，以搭商標(biāo)權(quán)人在商標(biāo)上已建立的商譽(yù)之便車，謀取非法利益。h參見范丹杰：《商標(biāo)性使用在商標(biāo)侵權(quán)中的地位》，載《法制與社會(huì)》2010年11月下期。

（三）“商標(biāo)性使用”與合理使用的關(guān)系

商標(biāo)法上不僅有商標(biāo)性使用的概念，還有合理使用制度，應(yīng)注意區(qū)分二者之間的關(guān)系。所謂商標(biāo)法上的合理使用行為，是指在特定條件下，行為人雖然使用注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)，但卻不被認(rèn)定為商標(biāo)侵權(quán)行為。這主要是指兩類情況，描述性使用與指示性使用。i黃暉：《商標(biāo)法》，法律出版社2004年第1版，第164頁。描述性使用是指雖然使用商標(biāo)中的文字或圖形，但該使用并非是為了指示商標(biāo)或服務(wù)的來源，而是對(duì)商品或服務(wù)本身進(jìn)行描述。指示性使用是指使用他人商標(biāo)的目的在于說明自己提供的商品或服務(wù)，能夠與使用該商標(biāo)的商品或服務(wù)配套。

在描述性使用的情形，行為人對(duì)商標(biāo)中的文字或圖形的使用，多是基于對(duì)該文字或圖形本身含義的使用，并非為了指示自己商品或服務(wù)的特定來源，不構(gòu)成商標(biāo)性使用，因此，該行為不應(yīng)被認(rèn)定為商標(biāo)侵權(quán)行為。在指示性使用的情形，其目的是為了說明自己提供的商品或服務(wù)能夠與使用該商標(biāo)的商品或服務(wù)配套，即指示自己商品或服務(wù)的用途和服務(wù)對(duì)象，而不是要讓相關(guān)公眾對(duì)商品或服務(wù)的來源產(chǎn)生混淆。

商標(biāo)法上合理使用的前提是，對(duì)他人商標(biāo)進(jìn)行了商標(biāo)性使用，只是因?yàn)槭褂玫哪康木哂泻侠硇?，而被法定地排除出商?biāo)侵權(quán)的范疇。鑒于此，描述性使用被歸入“非商標(biāo)性使用”更為妥當(dāng)，而指示性使用才應(yīng)屬于商標(biāo)法上合理使用的范疇。

三、“商標(biāo)性使用”與混淆可能性之間的關(guān)系

在我國的商標(biāo)法司法實(shí)踐中，判定商標(biāo)侵權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)為“混淆的可能性”，而認(rèn)定混淆可能性是否成立，又被分為“直接混淆”和“間接混淆”兩大類。直接混淆是指由于在后的商標(biāo)侵權(quán)行為，導(dǎo)致相關(guān)公眾對(duì)商標(biāo)權(quán)人提供的商品（或服務(wù)）與侵權(quán)人提供的商品（或服務(wù)）在來源上產(chǎn)生混淆。間接混淆是指雖然在后的商標(biāo)侵權(quán)行為不會(huì)導(dǎo)致相關(guān)公眾對(duì)商品來源產(chǎn)生混淆，但卻可能對(duì)商標(biāo)權(quán)人與侵權(quán)人之間的經(jīng)營關(guān)系產(chǎn)生混淆，比如，誤以為二者之間存在聯(lián)營、贊助或許可等關(guān)系。在判定商標(biāo)侵權(quán)的過程中，對(duì)于商標(biāo)性使用與混淆可能性之間的關(guān)系，該如何看待？換句話說，在認(rèn)定商標(biāo)侵權(quán)的過程中，對(duì)二者的評(píng)判分析，是否存在邏輯順序呢？對(duì)該問題爭(zhēng)論的核心在于，判定商標(biāo)性使用，是否是認(rèn)定商標(biāo)侵權(quán)的前提條件。

(一)比較法視野的分析

西方國家的商標(biāo)法學(xué)者對(duì)上述問題存在著爭(zhēng)議。歐洲有學(xué)者認(rèn)為，如果將商標(biāo)侵權(quán)條款以商標(biāo)性使用作為條件，則99%的非商業(yè)性使用都將被排除在商標(biāo)侵權(quán)的范圍之外，就沒有必要再引用憲法上的言論自由作為抗辯，《歐共體商標(biāo)指令》第5條第5款沒有將“在商業(yè)上使用”作為商標(biāo)侵權(quán)的條件，是一個(gè)天大的錯(cuò)誤。jAlexander Tsoutsanis ∶“The Biggest Mistake of European Trade Mark Directive and Why the Benelux is Wrong again-between the European Constitution and European Conscience”, E.I.P.R.2006,28(2),80,(2006). 轉(zhuǎn)引自鄧宏光：《商標(biāo)法的理論基礎(chǔ)——以商標(biāo)顯著性為中心》，法律出版社2008年第1版，第206～207頁。美國學(xué)者Dogan和Lemley認(rèn)為，認(rèn)定行為人構(gòu)成商標(biāo)淡化侵權(quán)，應(yīng)以判定行為人的行為構(gòu)成商標(biāo)性使用為前提，商標(biāo)性使用應(yīng)作為認(rèn)定商標(biāo)淡化侵權(quán)的前提要素，只有判定被告的行為構(gòu)成商標(biāo)性使用后，才能進(jìn)一步探討商標(biāo)淡化侵權(quán)的構(gòu)成，如果被告的行為不滿足商標(biāo)性使用的前提，則可以直接認(rèn)定被告的行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。kSee Dogan and Lemley ,“The Trademark Use Requirement in Dilution Cases”(2008) 24 Santa Clara Computer & High Technology Law Journal 541.轉(zhuǎn)引自李楠：《商標(biāo)侵權(quán)中的商標(biāo)性使用問題研究》，華東政法大學(xué)2011年碩士論文，第6頁，來源于中國知網(wǎng)。而澳大利亞學(xué)者Dinwoodie和Janis明確反對(duì)認(rèn)定商標(biāo)侵權(quán)要以成立商標(biāo)性使用作為前提條件，他們認(rèn)為，商標(biāo)性使用只對(duì)獲得商標(biāo)權(quán)利起作用，但對(duì)判定被告是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)沒有作用，被告的行為構(gòu)成商標(biāo)性使用，其實(shí)就是混淆可能性成立的另一種表達(dá)方式，因此，他們反對(duì)將商標(biāo)性使用作為判定商標(biāo)侵權(quán)的成立條件。lSee Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis “Cofusion Over Use∶ Contextualism in Trademark Law”, University of Lowa Legal Studies Research Paper Number 7-24. 轉(zhuǎn)引自李楠：《商標(biāo)侵權(quán)中的商標(biāo)性使用問題研究》，華東政法大學(xué)2011年碩士論文，第6頁，來源于中國知網(wǎng)。

在西方國家的商標(biāo)法實(shí)踐中，早期有些案例沒有考慮被告的行為是否構(gòu)成商標(biāo)性使用，并最終認(rèn)定被告的行為是商標(biāo)侵權(quán)行為。比如，在英國法院審理的Arsenal v. Reed案中，阿森納（Arsenal）足球俱樂部在運(yùn)動(dòng)服和運(yùn)動(dòng)鞋等商品上注冊(cè)了“Arsenal”、“Arsenal Gunners”商標(biāo)，被告Reed公司在阿森納足球俱樂部體育場(chǎng)的周邊銷售帶有“Arsenal”標(biāo)識(shí)的足球紀(jì)念品，阿森納公司以Reed公司侵犯了其商標(biāo)權(quán)為由，將Reed公司起訴至英國法院。英國高等法院的法官認(rèn)為，被告使用“Arsenal”標(biāo)識(shí)是為了表達(dá)“支持、忠誠和依附”的意思，而不是為了識(shí)別區(qū)分商品的來源，這不屬于商標(biāo)性使用，故被告的行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。為慎重起見，英國法院將該案提交歐洲法院。歐洲法院認(rèn)為，在該案之前，認(rèn)定商標(biāo)侵權(quán)是否要以成立商標(biāo)性使用為前提，尚無定論；劃分商標(biāo)性使用行為與非商標(biāo)性使用行為對(duì)處理該案意義不大，商標(biāo)權(quán)作為一種財(cái)產(chǎn)權(quán)，使得商標(biāo)權(quán)人有權(quán)禁止損害其商標(biāo)功能的使用行為。mArsenal Football Club plc v. Mattbew Reed, Case C-206/01, 2003, ETMR 227.轉(zhuǎn)引自單曉光、江清云主編：《歐洲知識(shí)產(chǎn)權(quán)經(jīng)典案例》，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社2011年第1版，第35～38頁。

但西方國家的商標(biāo)法判例中，許多案例明確，如果被告的行為不構(gòu)成商標(biāo)性使用，則不應(yīng)被看做是商標(biāo)侵權(quán)行為。比如，以德國OPEL商標(biāo)侵權(quán)糾紛案為例，德國Adam Opel公司（歐寶公司）是生產(chǎn)OPEL汽車的公司，1990年，歐寶公司在玩具上注冊(cè)了OPEL商標(biāo)；2004年，歐寶公司發(fā)現(xiàn)Autec公司生產(chǎn)銷售一款以1:24比例縮小的Opels V8遙控模型小汽車，而且模型車像原型車一樣在散熱格上有OPEL標(biāo)志，Autec公司同時(shí)在該模型車上還標(biāo)注了自己公司的“Cartronic”商標(biāo)；歐寶公司認(rèn)為，Autec公司在其模型車上標(biāo)注OPEL標(biāo)識(shí)的行為，會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者誤以為帶有OPEL商標(biāo)的模型車，是歐寶公司授權(quán)許可下生產(chǎn)的模型車，侵犯了其注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。針對(duì)該案，歐共體法院的法官認(rèn)為，完全按照汽車實(shí)物制造模型小汽車在德國已有上百年歷史，對(duì)玩具產(chǎn)品具有一般認(rèn)知度的消費(fèi)者來說，他們已經(jīng)習(xí)慣模仿實(shí)物車制造模型車的事實(shí)，歐寶公司一直到1990年才在玩具類商品上注冊(cè)O(shè)PEL商標(biāo)，故對(duì)于消費(fèi)者來說，其不太可能將實(shí)物車生產(chǎn)企業(yè)與模型車上該企業(yè)的OPEL商標(biāo)聯(lián)系起來，相反，消費(fèi)者有可能認(rèn)為，Autec公司銷售的模型車產(chǎn)品上的OPEL標(biāo)識(shí)，只是為了用來說明其模仿OPEL汽車制造模型小汽車的事實(shí)，而不大可能會(huì)認(rèn)為這是歐寶公司或是其授權(quán)企業(yè)制造的模型車。鑒于此，Autec公司在模型汽車上對(duì)OPEL標(biāo)志的使用，并不影響OPEL作為注冊(cè)商標(biāo)的本質(zhì)功能，其行為不應(yīng)被認(rèn)定為商標(biāo)侵權(quán)行為。nSee Adam Opel AG v. Autec AG., Opinion of Mr Advocate General Ruiz-Jarabo ColomerCase C-48/05, para. 23,24. 轉(zhuǎn)引自王遷：《知識(shí)產(chǎn)權(quán)法教程》，中國人民大學(xué)出版社2007年第1版，第505～506頁。從該論述中不難發(fā)現(xiàn)，歐共體法院的法官認(rèn)為，Autec公司對(duì)OPEL標(biāo)志的使用，不構(gòu)成商標(biāo)性使用，因此，其行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

歐洲法院在隨后的判例中，明確要求判定被告的行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，應(yīng)以認(rèn)定被告的行為成立商標(biāo)性使用為前提，并將商號(hào)等納入商標(biāo)性使用的范疇，相當(dāng)于商標(biāo)性使用。比如，歐洲法院在Celine v. Nancy案中指出，“歐盟指令第5條的用意很清楚，該條第1、2項(xiàng)規(guī)定的在商品或服務(wù)上使用的標(biāo)識(shí)，是為了區(qū)分所涉商品或服務(wù)而進(jìn)行的使用，而第5條第5項(xiàng)針對(duì)的是區(qū)分商品或服務(wù)以外的目的而進(jìn)行的使用（Case C-63/97 BMM[1999]ECR I-905.paragraph 38）”。oJudgment of the Court ,First Chamber ,11 September 2007.轉(zhuǎn)引自孔祥俊著：《商標(biāo)與不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法原理和判例》，法律出版社2009年第1版，第180頁。

（二）國內(nèi)學(xué)者及司法界的態(tài)度

我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué)者對(duì)該問題亦存在爭(zhēng)論。有學(xué)者認(rèn)為，對(duì)于維護(hù)商標(biāo)權(quán)的商標(biāo)性使用，為了避免沒有進(jìn)行任何形式使用的注冊(cè)商標(biāo)給他人商標(biāo)選擇的自由造成過大妨礙，當(dāng)然應(yīng)該對(duì)該使用進(jìn)行嚴(yán)格解釋，即要求其使用必須是發(fā)揮識(shí)別功能的使用，而對(duì)于侵權(quán)中的使用范圍應(yīng)不限于商標(biāo)性使用。在商標(biāo)侵權(quán)的判斷中，被侵害的商標(biāo)往往是已經(jīng)使用并積累了商標(biāo)權(quán)人市場(chǎng)信用的商標(biāo)，為切實(shí)保護(hù)商標(biāo)權(quán)人已經(jīng)積聚的市場(chǎng)信用，此時(shí)，對(duì)使用應(yīng)進(jìn)行擴(kuò)大解釋，即其使用不限于發(fā)揮識(shí)別功能的使用。p參見李揚(yáng)：《注冊(cè)商標(biāo)不使用撤銷制度中的“商標(biāo)使用”界定》，載《法學(xué)》2009年第10期。而多數(shù)學(xué)者認(rèn)為，商標(biāo)權(quán)是對(duì)于商標(biāo)及其所代表的商譽(yù)所享有的權(quán)利，商標(biāo)所承載的商譽(yù)，系通過商標(biāo)的使用而獲得，一件已經(jīng)注冊(cè)但從來沒有使用過的商標(biāo)，很難稱為財(cái)產(chǎn)權(quán)意義上的商標(biāo)權(quán)，商標(biāo)權(quán)的保護(hù)范圍以及商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，都是由商標(biāo)所承載的商譽(yù)決定的，市場(chǎng)上的經(jīng)營者使用與他人商標(biāo)相同或者近似的文字或圖形，只要沒有構(gòu)成商標(biāo)意義上的使用，沒有盜用該商標(biāo)所體現(xiàn)的商譽(yù)，或者沒有造成消費(fèi)者混淆的可能性，就不會(huì)侵犯他人的商標(biāo)權(quán)。q我國許多知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)者持該觀點(diǎn)。參見李明德在文學(xué)博士所著《商標(biāo)使用與商標(biāo)保護(hù)研究》一書序言所持的觀點(diǎn)；黃暉：《馳名商標(biāo)和著名商標(biāo)的法律保護(hù)》，法律出版社2001年第1版，第197頁，該書作者認(rèn)為，非商標(biāo)性使用原則上不得被視為商標(biāo)侵權(quán)和淡化，但商標(biāo)性使用的定義有越來越寬的趨勢(shì)；王遷：《知識(shí)產(chǎn)權(quán)法教程》，中國人民大學(xué)出版社2011年第3版，第404～405頁;鄧宏光：《商標(biāo)法的理論基礎(chǔ)——以商標(biāo)顯著性為中心》，法律出版社2008年第1版，第206～208頁。

從我國各地法院的判決來看，許多判例明確“非商標(biāo)性使用不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)”。比如，上海法院審理的Lv商標(biāo)侵權(quán)糾紛案中，被告某房地產(chǎn)開發(fā)公司在上海某繁華路段為其開發(fā)的商業(yè)樓盤做廣告，廣告畫面顯示，中間為一半蹲著的女模特，手中拎一Lv商標(biāo)的包，左右兩側(cè)為樓盤的宣傳廣告語，并標(biāo)注了樓盤的開發(fā)商與聯(lián)系電話等信息。法國路易威登公司（Lv商標(biāo)權(quán)人）認(rèn)為，該樓盤的廣告主和廣告商未經(jīng)許可，擅自在房地產(chǎn)銷售廣告中使用Lv商標(biāo)的包，會(huì)使消費(fèi)者誤以為這是Lv品牌的廣告，或者誤以為路易威登公司投資了該樓盤，因此侵犯了其Lv注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。上海法院認(rèn)為，被告在樓盤廣告中使用Lv商標(biāo)的包，不屬于商標(biāo)性使用，廣告中的Lv圖案不會(huì)使消費(fèi)者產(chǎn)生混淆，換句話說，消費(fèi)者不會(huì)將整個(gè)廣告中半蹲女模特手中拎一Lv商標(biāo)的包，認(rèn)為這是對(duì)Lv商標(biāo)的商標(biāo)性使用，所以被告人的行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。r具體案情詳見上海市第二中級(jí)人民法院（2004）滬二中民五（知）初字第242號(hào)民事判決書。

再比如，深圳市福田區(qū)法院審理的天佑商標(biāo)侵權(quán)糾紛案中，s具體案情詳見廣東省深圳市福田區(qū)人民法院（2011）深福法知民初字第357號(hào)民事判決書。原告王某于2010年2月在商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)了“天佑”文字商標(biāo)，核定使用的服務(wù)類別為事故保險(xiǎn)、人壽保險(xiǎn)等。原告注冊(cè)后未使用該商標(biāo)。2010年11月，被告平安保險(xiǎn)公司推銷天佑A、B、E系列險(xiǎn)種，被告發(fā)行的天佑保險(xiǎn)卡右上角標(biāo)注了“天佑”字樣，左上角標(biāo)注了被告自己的注冊(cè)商標(biāo)“中國平安 PING AN”字樣，保險(xiǎn)卡背面有天佑險(xiǎn)種的說明文字。原告認(rèn)為被告侵害了其“天佑”商標(biāo)權(quán)，要求被告停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟(jì)損失。深圳市福田區(qū)法院認(rèn)為，“天佑”一詞具有上天保佑的意思，被告基于該含義而對(duì)其提供的保險(xiǎn)服務(wù)的類型和功能進(jìn)行說明，這不屬于商標(biāo)性使用，故被告的行為沒有侵害原告的商標(biāo)權(quán)，判決駁回原告的訴訟請(qǐng)求。

應(yīng)當(dāng)說，我國商標(biāo)法理論和實(shí)務(wù)界對(duì)“商標(biāo)性使用”在判定商標(biāo)侵權(quán)中的作用，有一個(gè)逐步認(rèn)識(shí)的過程。早期的商標(biāo)法理論與實(shí)踐并未意識(shí)到或研究過“商標(biāo)性使用”問題，以至于忽略了該要件在判定商標(biāo)侵權(quán)中的先決性考慮因素。例如，我國法院從上世紀(jì)末開始審理的涉外定牌加工案，深圳中院認(rèn)為，被告在同類商品上使用與原告注冊(cè)商標(biāo)相同的NIKE注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)，侵犯了原告的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，判令被告承擔(dān)停止侵權(quán)、賠償損失的法律責(zé)任。t具體案情詳見廣東省深圳市中級(jí)人民法院（2001）深中法知產(chǎn)初字第55號(hào)民事判決書。而隨著近年來商標(biāo)法理論與實(shí)務(wù)研究和思考的深入，大家基本達(dá)成共識(shí)，商標(biāo)權(quán)具有地域性，涉外定牌加工案中，被告將委托加工的商品全部用于出口，并未投入到中國大陸市場(chǎng)銷售，對(duì)中國的消費(fèi)者來說，其根本無法在市場(chǎng)上見到該商品，故被告的行為不屬于商標(biāo)性使用行為，在該前提下，更不會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)商品來源產(chǎn)生混淆的后果，因此，不應(yīng)判定被告的涉外定牌加工行為侵害了原告的商標(biāo)權(quán)。u對(duì)于涉外定牌加工理論界的觀點(diǎn)可參見王遷：《知識(shí)產(chǎn)權(quán)法教程》，中國人民大學(xué)出版社2011年第3版，第434～435頁； 鄧宏光：《商標(biāo)法的理論基礎(chǔ)——以商標(biāo)顯著性為中心》，法律出版社2008年第1版，第206～208頁。實(shí)務(wù)界的觀點(diǎn)可參見上海市第一中級(jí)人民法院（2008）滬一中民五（知）初字第317號(hào)民事判決書；廣東省高級(jí)人民法院（2011）粵高法民三終字第467號(hào)民事判決書。近年來，我國法院判決的許多經(jīng)典案例均認(rèn)定，不具有識(shí)別商品來源之意義使用他人注冊(cè)商標(biāo)的文字或圖案等行為，不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。v比如北京法院判決的輝瑞公司“偉哥”菱形立體商標(biāo)案，具體案情詳見北京市高級(jí)人民法院（2007）高民終字第1686號(hào)民事判決書。

通過對(duì)中外商標(biāo)侵權(quán)中的“商標(biāo)性使用”的理論與實(shí)踐進(jìn)行深入分析，本文認(rèn)為，“商標(biāo)性使用”與“混淆可能性”是判定商標(biāo)侵權(quán)的兩個(gè)獨(dú)立條件，且存在著先后判斷順序，某行為不符合其中任何一個(gè)條件，就不可能構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

四、判定商標(biāo)侵權(quán)應(yīng)以成立“商標(biāo)性使用”為前提

商標(biāo)的生命在于使用，通過使用，商標(biāo)識(shí)別商品或服務(wù)來源的基本功能才能實(shí)現(xiàn)，使用在商標(biāo)法中具有核心地位。

商標(biāo)權(quán)人通過注冊(cè)取得商標(biāo)權(quán)后，其必須要積極使用注冊(cè)商標(biāo)，才能夠維持該商標(biāo)權(quán)利，否則，三年不使用該商標(biāo)，將可能面臨被撤銷商標(biāo)權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，商標(biāo)權(quán)人持續(xù)使用其注冊(cè)商標(biāo)，就能夠不斷增強(qiáng)該商標(biāo)的顯著性和知名度，從而擴(kuò)大該商標(biāo)權(quán)的保護(hù)范圍和力度。對(duì)于未注冊(cè)商標(biāo)而言，行為人通過大量使用未注冊(cè)商標(biāo)，可能會(huì)使該未注冊(cè)商標(biāo)成為馳名商標(biāo)，從而獲得如同注冊(cè)商標(biāo)一樣的保護(hù)效果。

同樣，商標(biāo)權(quán)人如認(rèn)為他人的行為侵犯了其商標(biāo)權(quán)，其必須證明他人的行為屬于商標(biāo)性使用行為，即他人對(duì)于商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)標(biāo)識(shí)的使用“應(yīng)能夠起到區(qū)分商品或服務(wù)來源的作用”，ww 《最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件年度報(bào)告（2009）》，載奚曉明主編、孔祥俊副主編：《最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判案例指導(dǎo)》（第二輯），中國法制出版社2010年版，第34頁。具體案件參見最高人民法院（2009）民申字第268號(hào)民事裁定書。只有符合該前提條件的行為，才有可能侵害商標(biāo)權(quán)人的注冊(cè)商標(biāo)權(quán)；相反，如果他人對(duì)商業(yè)標(biāo)識(shí)的使用行為不會(huì)起到區(qū)分商品或服務(wù)來源的作用，即便他人確實(shí)將商標(biāo)文字或圖案使用于相同或類似商品或服務(wù)上，亦不屬于商標(biāo)禁用權(quán)控制的范圍。

在具體的商標(biāo)侵權(quán)案件中，原告欲追究被告的法律責(zé)任，其應(yīng)首先舉證證明被告的被控侵權(quán)行為屬于商標(biāo)性使用行為，如果被告的行為不構(gòu)成商標(biāo)性使用行為，則可直接判定被告的行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)；如果原告能夠舉證證明被告的行為構(gòu)成商標(biāo)性使用行為，要認(rèn)定被告的行為侵害了原告的商標(biāo)權(quán)，則原告還應(yīng)進(jìn)一步舉證證明被告的該行為導(dǎo)致了商標(biāo)法上混淆的后果，這時(shí)，才能認(rèn)定被告的行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。至于據(jù)此判定被告所應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任，比如應(yīng)承擔(dān)民事責(zé)任還是刑事責(zé)任，還應(yīng)結(jié)合案件的具體證據(jù)，進(jìn)一步判斷被告侵權(quán)所造成后果的嚴(yán)重性或情節(jié)，以考量被告所應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任的性質(zhì)以及責(zé)任的大小。

基于上述理由，深圳市寶安區(qū)法院認(rèn)定，“被告人馬某制造的智能手機(jī)，未在任何部位使用標(biāo)識(shí)，而智能手機(jī)上的、、、、設(shè)計(jì)或圖案，是作為指示用戶操作智能手機(jī)的功能按鈕使用，這不屬于商標(biāo)性使用，故被告人馬某未侵犯蘋果公司的涉案商標(biāo)權(quán)，其行為不構(gòu)成假冒注冊(cè)商標(biāo)罪”。判定商標(biāo)侵權(quán)應(yīng)以成立商標(biāo)性使用為前提，該案的判決注意到了商標(biāo)性使用在判定商標(biāo)侵權(quán)中的先決要件，這無疑是妥當(dāng)?shù)摹?/p>

This paper starts from introducing different opinions on a typical trademark infringement case in judicial practice and demonstrates that “using as a trademark” should be the precondition to determine trademark infringement. “Using as a trademark” and “l(fā)ikelihood of confusion” are two independent conditions to determine trademark infringement and they should also be applied orderly. Any acts does not meet the two conditions at the same time can not be determined to infringe trademark rights.

use as a trademark; likelihood of confusion; fair use; trademark infringement

祝建軍，廣東省深圳市中級(jí)人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)庭副庭長(zhǎng)，法學(xué)博士、博士后