劉 淼

非專利實施實體的是與非
——美國專利制度的變革及其啟示

劉 淼

在美國，NPEs的產(chǎn)生和發(fā)展與當時的經(jīng)濟環(huán)境和專利制度直接相關。其中投機型NPEs對國家的經(jīng)濟和創(chuàng)新能力產(chǎn)生消極的影響?！睹绹l(fā)明法案》和《創(chuàng)新法案》等對投機型NPEs作出了明確規(guī)范。近年來，NPEs在我國也已浮出水面，為此，我們必須借鑒美國最新立法、作出相應的策略，以應對NPEs將會帶來的負面影響。

非專利實施實體 理性認識 啟示

隨著知識經(jīng)濟的發(fā)展，在知識產(chǎn)權交易的舞臺上活躍著一群特殊的主體，它們深諳專利的價值，并以專利的運營為主業(yè)獲取利潤，這樣的群體被業(yè)界稱為非專利實施實體（Non-Practicing Entities，以下簡稱NPEs）。此類實體不進行產(chǎn)品的生產(chǎn)或銷售，而是從其他專利權人處購買專利，經(jīng)過整合，以轉讓、許可、訴訟等手段，向其他生產(chǎn)型公司收取許可費或賠償金，以實現(xiàn)專利權。

NPEs產(chǎn)生于美國，伴隨著美國專利制度的變革而發(fā)展迅速，美國政府近幾年不斷出臺新政策、新法案對其進行規(guī)范。目前，我國已經(jīng)出現(xiàn)NPEs的身影，這些實體對我國的社會經(jīng)濟和技術創(chuàng)新會產(chǎn)生何種影響，尚未可知；同時我國企業(yè)又頻遭國外NPEs提起的專利侵權訴訟。因此，回顧美國專利制度的演變，分析NPEs產(chǎn)生的原因，結合我國立法現(xiàn)狀，借鑒美國最新的立法，防范NPEs可能帶來的負面影響，對我國而言具有重大的現(xiàn)實意義。

一、NPEs的產(chǎn)生與發(fā)展

在專利制度的激勵和保護下，美國的科技發(fā)明層出不窮，大量的新技術被作用于社會生產(chǎn)、生活領域，使美國從一個窮鄉(xiāng)僻壤的殖民地，發(fā)展成為世界領先的科技與經(jīng)濟強國。19世紀的美國建立起專利交易市場，有力推動了專利價值的實現(xiàn)，逐漸出現(xiàn)了從事專利技術交易和轉讓的主體，這類主體就是運營型NPEs的前身。運營型NPEs純粹進行專利技術的交易和轉讓，其扮演著專利中介的角色，主要盈利來自中介費用。

由于專利和壟斷存在著先天的“親緣關系”，所以在反托拉斯風潮下，人們對專利表現(xiàn)出強烈的抵觸情緒。直到20世紀下半葉，美國轉變了對待專利的態(tài)度，推行了一系列“親專利”的政策。如擴大專利的授予范圍、降低專利審查標準、將永久禁令作為一般規(guī)則適用、巨額的專利侵權賠償，這些都極大刺激了專利權人提起訴訟的積極性。而且，原本認為專利價值取決于誰擁有的思想被拋棄，專利權人為實現(xiàn)自己的利益可以隨意處置專利。正是在這些因素的作用下，NPEs衍生出其他類型，這一群體享有專利權但不實施專利，而是利用手中的專利積極提起侵權訴訟以獲得利益，由于其行為具有一定的投機性，被稱為投機型NPEs。

隨著投機型NPEs頻頻提起專利侵權訴訟，另一種主體應勢而生，它們的出現(xiàn)是為了對抗投機型NPEs，被稱為防御型NPEs。此類NPEs的專利資源主要來自于并購或其成員貢獻，建立起較大規(guī)模的專利資源庫，當其成員受到專利侵權訴訟的威脅時，利用其擁有的專利資源幫助其成員提起反訴，減小或消除威脅。a劉斌強、周勝生、徐秋香：《NPE的角色定位：是專利運營，還是專利投機》，載于《2013年中華全國專利代理人協(xié)會年會暨第四屆知識產(chǎn)權論壇論文匯編》，第573頁。

由此可見，三類NPEs有著共同“外衣”，但它們的行為方式和目的卻不同。因此，在討論如何對待NPEs之前，應對其有理性的認識。

二、對NPEs的理性認識

專利法賦予專利權人合理的壟斷權，是為了鼓勵其不斷地創(chuàng)新。法律并未規(guī)定專利權人應如何使用其擁有的專利技術。所以，不論是實施專利權還是宣稱專利權，并獲得預期的回報，法律都是許可的。從這個角度，無論何種NPEs的行為都符合法律規(guī)定。但是，如果投機型NPEs盛行，企業(yè)的研發(fā)人員須展開更多的專利查詢工作，增加了企業(yè)的研發(fā)成本；一旦企業(yè)被卷入專利侵權訴訟，無論是選擇應訴還是和解，都需要支付一筆可觀的費用。原本用于生產(chǎn)、研發(fā)的資金被用于應訴，直接影響企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營，特別是中小型企業(yè)會因此而陷入經(jīng)營困難。因此，即便投機型NPEs在一定程度上能夠促進專利價值的實現(xiàn)，但更應該清楚地認識到其對技術創(chuàng)新和社會經(jīng)濟整體發(fā)展所帶來的負面影響。

我國在20世紀90年代才逐步形成知識產(chǎn)權交易市場，專利交易不活躍、交易額也較少。造成這種現(xiàn)象的原因之一就是專利交易中介的不發(fā)達。我國政府在《全國專利事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略（2011年～2020年）》中提出，要“大力提升專利創(chuàng)造和運用能力。推動形成……專利風險投資公司、專利經(jīng)營公司等多層次的專利轉移模式”，同時還指出，2015年的目標之一是“運用專利的效果顯著增強……全國主要城市設有專利交易服務機構”?？梢?，我國當前專利事業(yè)發(fā)展的重要任務之一是建立專利運營機構、促進專利運用。目前NPEs的業(yè)務范圍包括專利投資、專利經(jīng)營和專利中介等，為專利發(fā)明者和專利需求者建立起聯(lián)系，加強專利的流動性。所以，肯定專利利用的價值和重要性，鼓勵NPEs的建立，應是我國專利戰(zhàn)略推進過程中的基本態(tài)度，但必須要警惕投機型NPEs的出現(xiàn)。目前我國對投機型NPEs的應對措施尚不明晰，可以從其他國家應對投機型NPEs的措施中吸取經(jīng)驗和教訓，避免重蹈他國之覆轍。

三、美國專利法對NPEs的規(guī)范

2003年美國政府發(fā)布的《促進創(chuàng)新：競爭和專利法律政策之間的適當平衡》報告，被視為美國從“親專利”轉向“反專利”。通過提升創(chuàng)造性判斷標準提高專利質(zhì)量，通過降低專利侵權救濟水平削弱投機型NPEs的議價優(yōu)勢，并在2011年9月16日正式實行《美國發(fā)明法案》。該法案對投機型NPEs的應對主要體現(xiàn)為對專利侵權案件的合并審理進行限制，遏制投機型NPE將一些不相關的企業(yè)一并列為被告，從而減輕司法負擔。

《美國發(fā)明法案》的頒行標志著美國政府邁出了規(guī)范投機型NPEs的第一步。為了進一步防范投機型NPEs的濫訴行為， 2013年12月5日，美國眾議院通過了《創(chuàng)新法案》，b有關《創(chuàng)新法案》的內(nèi)容參見http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-113hr3309rh/pdf/BILLS-113hr3309rh.pdf，最后訪問日期：2014年3月30日。法案主要從四個方面規(guī)范投機型NPEs提起的專利侵權訴訟行為。1.提高專利侵權訴訟的門檻。法案規(guī)定，提起專利侵權訴訟的起訴方應提供比目前法律要求的更為詳盡的材料。起訴方須說明遭受侵權的商品和遭受侵權的情形，特別是對專利侵權因果關系的說明。通過這種規(guī)定，提高專利侵權起訴原因的陳述要求，提高訴訟門檻，增加投機型NPEs提起訴訟的難度。2.訴訟費用的移轉。法案規(guī)定，如果敗訴方的訴訟請求沒有合理的法律依據(jù)，應向勝訴方支付訴訟費用。法案沒有采取嚴格的“敗訴方付費”的原則，如果敗訴方的訴訟請求善意且有合理的法律依據(jù)和事實，敗訴方可以免于支付訴訟費用。如果起訴方是投機型NPEs，其敗訴并無力向勝訴方支付訴訟費用的，允許增加相關當事人（如母公司）來支付訴訟費用。3.專利案件中的證據(jù)開示程序。如果法院決定考慮侵權索賠，首先應解釋訴訟請求的內(nèi)容，在這一過程中法院不能披露相應的信息，避免證據(jù)開示過早影響法院判決的結果。4.專利所有權的透明化。法案要求起訴方在提起專利侵權訴訟時，應向法院、其他訴訟主體和專利商標局提供涉及專利的基本資料。資料的內(nèi)容包括：專利受讓人、專利受讓實體有權轉讓和執(zhí)行專利權的任何實體、和與所涉及專利有經(jīng)濟利益的任何實體，同時要求專利所有者不斷更新這些信息。通過促使專利所有權的透明，揭露NPEs籍由空殼公司進行濫訴的行為。

此外，法案要求美國專利商標局對卷入專利侵權訴訟的小型企業(yè)提供幫助；并明確規(guī)定對專利交易、專利質(zhì)量和專利審查進行調(diào)查等。雖然該法案尚處在參議院審議階段，但這些舉措有一定前瞻性，旨在治標也旨在治本，值得我國學習和借鑒。c文希凱：《“專利蟑螂”的反壟斷法規(guī)制》，載《知識產(chǎn)權》2014年第6期，第9頁。

四、我國應對NPEs的策略

近些年，我國企業(yè)的自主創(chuàng)新能力不斷提升，專利的申請、授權量逐年提高，但我國被授權的專利存在兩個問題，一是專利質(zhì)量不高，實用新型和外觀設計的比重遠高于發(fā)明；二是專利利用率低，大量的專利處于閑置狀態(tài)。這些無疑給投機型NPEs進行專利布局提供了可乘之機。隨著我國對知識產(chǎn)權保護力度的進一步加強，投機型NPEs終將浮出水面。因此，結合我國實際，吸取別國之經(jīng)驗教訓，借鑒他國之先進立法，提出我國應對投機型NPEs的策略。

（一）提升專利質(zhì)量

我國專利法對實用新型和外觀設計的審查標準較低，容易產(chǎn)生問題專利。大量的問題專利正是投機型NPE存在和發(fā)展的基礎條件之一，要防止投機型NPEs的盛行，就要提升專利質(zhì)量。1.進一步加大專利審查的投入。大幅增長的專利申請量給專利審查人員帶來巨大的壓力，對待審專利進行徹查必然會導致低效率。因此，通過加大對專利審查的投入，如增加審查員、添置檢索工具等，不斷強化專利審查工作，以保證專利的質(zhì)量。2.提高專利審查標準。對發(fā)明專利，應嚴格權利要求范圍，避免對權利邊界模糊的發(fā)明專利授權；對實用新型和外觀設計專利審查進行特別管理，完善《專利審查指南》的相關規(guī)定，并以《專利審查指南》為基礎，制定審查業(yè)務指導體系，進一步統(tǒng)一審查標準。d易繼明：《遏制專利蟑螂——評美國專利新政及其對中國的啟示》，載《法律科學》2014年第2期，第182頁。3.完善專利審查程序。由于對現(xiàn)有技術信息掌握不充分，導致審查員難以對待審專利進行全面的檢索，，可以借鑒美國《專利法》第199條的規(guī)定，允許第三方在專利審查過程中提供現(xiàn)有技術文件，以彌補專利審查過程中技術信息資源的不完全。

（二）限制停止侵權行為制度的適用

我國專利法規(guī)定一旦侵權行為成立的，專利管理部門可以責令侵權人立即停止侵權行為，該規(guī)定類似于CAFC曾經(jīng)在專利侵權訴訟中將永久禁止令作為 “一般規(guī)則”適用的做法。但是CAFC在適用永久禁令時規(guī)定了例外情況，如保護公共利益，而我國沒有這樣的規(guī)定。目前我國在很大程度上存在著給予專利權強保護的觀念，會導致法院傾向于侵權事實成立即給予停止侵權的救濟。停止侵權救濟的無限制適用必然會增強投機型NPE的議價優(yōu)勢，刺激專利權人濫用專利權提起訴訟，使我國重蹈美國之覆轍。我國應吸取美國在適用永久禁令制度上的教訓，規(guī)范適用停止侵權行為救濟的判斷標準：1.是否影響社會公共利益，進一步明確社會公共利益的含義；2.專利權人是否遭受無法挽回的損害；3.侵權損害賠償金是否足以彌補專利權人遭受的損失；4.考慮雙方當事人利益的平衡。通過以上規(guī)定，對停止侵權行為制度的適用作出適當限制，有助于削弱投機型NPEs的議價能力，避免刺激本土投機型NPEs的產(chǎn)生。

（三）確定合理的專利侵權賠償方法

我國專利法規(guī)定專利侵權賠償?shù)挠嬎惴椒ㄓ兴姆N，依次是根據(jù)“權利人受到的實際損失”、“侵權人所獲利益”、“許可使用費的倍數(shù)”進行計算和“法定賠償”。由于投機型NPEs不進行實際生產(chǎn)，所以依“權利人受到的實際損失”的方法無法適用；若按照“許可使用費的倍數(shù)”進行計算，則要求專利已被許可使用，且專利權人須證明被許可方已支付許可費，在現(xiàn)實中投機型NPEs是盡力隱藏專利不進行許可，所以適用該方法的可能性較小；對于法定賠償制度，由于賠償額受限，對以攫取巨額利潤為目標的投機型NPEs吸引力不大。因此，投機型NPEs最有可能通過根據(jù)“侵權人所獲利益”來計算賠償額，加之，訴訟是投機型NPEs獲取巨額利益的主要途徑，所以其定會竭力取證、舉證，不會出現(xiàn)舉證不力的情況。因此，即便我國專利法沒有規(guī)定懲罰性賠償制度，投機型NPEs依舊可以獲得數(shù)目可觀的賠償。

目前我國在司法解釋中確認了技術分攤規(guī)則，e參見最高人民法院《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第 16 條的規(guī)定。該規(guī)則符合民事侵權損害賠償?shù)奶钇皆瓌t，可在一定程度上防止被侵權人因損害賠償不當獲利，f張玲、張楠：《專利侵權損害賠償額計算中的技術分攤規(guī)則》，載《天津法學》2013年第1期，第19頁。但在司法實踐中適用過于簡單隨意，建議我國借鑒美國的經(jīng)驗，以市場分析法來確定所失利潤，結合技術分攤規(guī)則，合理分配舉證責任，使損害賠償額的計算更為科學、精確。

（四）增強訴訟過程的透明度

在專利侵權訴訟的過程中可以借鑒美國《創(chuàng)新法案》的規(guī)定：要求專利權人提供詳細的原始信息來解釋提起專利侵權訴訟的原因，以抬高專利侵權訴訟的門檻，使投機型NPEs無法輕易地提起訴訟；通過要求專利權人必須提供涉及專利的基本資料并及時更新，以保證專利所有權的透明，防止投機型NPEs利用空殼公司提起訴訟；設立專門的網(wǎng)站公布前述信息，在法院受理專利侵權案件時向公眾公布。此外，在侵權訴求被駁回時，采取“訴訟費用轉移”的規(guī)定，由專利權人承擔訴訟費用，可以維護被訴侵權人的權利，是其展開反擊的有力工具。

In the United States, the appearance and development of non-practicing entities (NPEs) is directly related to the economic environment and the patent system that time. In particularly, the speculative NPEs have negative impact on nation's economy and innovation capacity, so that the Invents Act and Innovation Act made clear specifi cations with reference to speculative NPEs. It is necessary to learn from the latest U.S. legislation to make the appropriate strategy to deal with the negative impact of the NPEs, in light of the fact that the NPEs have emerged in China recent years.

Non-practicing entities; rational understanding; revelation

劉淼，江蘇大學文法學院法學系講師

本文為教育部人文社科青年基金項目“私法視域下我國知識產(chǎn)權變動模式研究”（項目編號：13YJC820067）的階段性研究成果。