從2011年1月25日在參議院提出草案，到2011年9月16日奧巴馬總統(tǒng)簽署，前后歷時僅九個月。該法案的首倡者、參議員帕特里克?萊希和眾議員拉馬爾?史密斯明確表示：“在專利申請數(shù)量方面，中國有望在今年（2011年）超越美國和日本，成為世界頭號申請大國。對此，美國必須做出更多努力，支持美國國民創(chuàng)新，增加就業(yè)機(jī)會，從而在全球市場上與其他國家齊頭并進(jìn)”。 總體說來，美國法律修改十分困難復(fù)雜，其難度可用“過五關(guān)、斬六將”來形容。然而，作為對美國專利法的重大修改，《萊希-史密斯美國專利法》（英文簡稱AIA，以下簡稱為《美國專利法》）的快速通過卻是一個例外：從2011年1月25日在參議院提出草案，到2011年9月16日奧巴馬總統(tǒng)簽署，前后歷時僅九個月。 該法案的首倡者、參議員帕特里克?萊希和眾議員拉馬爾?史密斯明確表示：“在專利申請數(shù)量方面，中國有望在今年（2011年）超越美國和日本，成為世界頭號申請大國。對此，美國必須做出更多努力，支持美國國民創(chuàng)新，增加就業(yè)機(jī)會，從而在全球市場上與其他國家齊頭并進(jìn)”。雖然新法律旨在保護(hù)美國進(jìn)行創(chuàng)新，但從條文上看，對于外國發(fā)明人并無歧視性規(guī)定。在了解該法案的重大改進(jìn)及其對業(yè)界的重大影響之后，外國公司和發(fā)明人應(yīng)當(dāng)制定正確的專利戰(zhàn)略，繼續(xù)在美國獲得強(qiáng)有力的專利保護(hù)。 《美國專利法》對美國專利制度的主要改進(jìn) 從先發(fā)明原則到發(fā)明人先申請?jiān)瓌t 該法案之所以被稱為“對原美國專利法做出重大修改”，原因就在于變革了美國專利法的基礎(chǔ)性制度——先發(fā)明原則。根據(jù)先發(fā)明原則，對于一項(xiàng)已經(jīng)申請的專利，發(fā)明人如能證明其完成同一發(fā)明時間較已申請專利為先，則可提出專利申請并取得優(yōu)先權(quán)。在世界范圍內(nèi)，美國實(shí)行的先發(fā)明原則可謂獨(dú)家規(guī)定，在歷史上飽受質(zhì)疑，并最終在《美國專利法》（35 U.S.C. 102）被發(fā)明人先申請?jiān)瓌t所取代。這一規(guī)定，不僅與中國現(xiàn)行專利制度類似，也與國際專利制度接軌。但《美國專利法》也與類似制度有重大區(qū)別。根據(jù)傳統(tǒng)的先申請規(guī)則，發(fā)明需要具備絕對的新穎性，即如果有在先使用或在先發(fā)表的情形，該發(fā)明就視為喪失新穎性?！睹绹鴮＠ā返陌l(fā)明人先申請規(guī)則規(guī)定，發(fā)明人自公開發(fā)明之日起一年內(nèi)，可以申請專利；如果獨(dú)立的第三方能夠證實(shí)在更早時間公開過該發(fā)明，發(fā)明人則無權(quán)申請?jiān)搶＠?。根?jù)該規(guī)則，“有效申請日”要件取代“發(fā)明日期”要件，這表明決定專利資格的將不再是發(fā)明日期。發(fā)明人先申請規(guī)則將于2013年3月16日生效。 專利授予后重審程序 美國決策者們擔(dān)憂的是，現(xiàn)行美國專利制度下，專利訴訟風(fēng)險(xiǎn)過大、成本過高阻礙了美國的技術(shù)創(chuàng)新，降低對科研的投資資金。擯棄先發(fā)明原則，采納發(fā)明人先申請?jiān)瓌t，將有助于減少專利工作中的不確定性，促進(jìn)美國發(fā)明創(chuàng)造。此外，修改后的《美國專利法》規(guī)定，對已授予的專利有異議的，可以在專利授予后向美國專利商標(biāo)局（USPTO）提起各種救濟(jì)程序，從而取代了原來的專利中止規(guī)則（U.S.C. 32）。為此，新設(shè)了專利審理與上訴委員會，以“低成本、快速的非訴訟”程序，為異議人在專利授予后提供救濟(jì)。修改后的《美國專利法》共規(guī)定了五種救濟(jì)程序。本文將重點(diǎn)討論雙方重審程序（Inter Partes Review，IPR）和專利授予后重審程序（Post-Grant Review，PGR），對其主要特點(diǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，并評估其對外國專利申請人的影響。 1、專利授予后重審程序：前9個月 自2012年9月16日起，第三方對已被授權(quán)的專利或擴(kuò)展性權(quán)利重授有異議的，可以根據(jù)專利授予后重審程序（以下簡稱PGR），向USPTO提出異議申請，但以在該專利或權(quán)利重授許可之日起9個月內(nèi)為限，這一點(diǎn)與歐洲專利局規(guī)定類似。 PGR可以迅速審理專利效力異議申請。異議范圍包括《美國專利法》第101、102、103、112和251節(jié)規(guī)定，但并不要求一定具備第112節(jié)規(guī)定的最佳實(shí)施例要件。需要注意的是，《美國專利法》已經(jīng)在實(shí)質(zhì)上減損了最佳實(shí)施例要件的重要性，不再將其作為專利授予后各種異議程序或訴訟中無效或不可實(shí)施的基礎(chǔ)要件。新專利法為多數(shù)專利無效和不可執(zhí)行的異議申請理由大開方便之門。這樣，即使專利審查員已經(jīng)完成初審并準(zhǔn)許實(shí)施專利，但PGR仍然能使USPTO有機(jī)會再次對授予的專利進(jìn)行審查。唯一不同的是，PGR由具有利害關(guān)系的第三方提起，由與法官類似的仲裁員當(dāng)庭就專利的有效性作出裁決，具有對抗性，而不是像USPTO的專利審查員那樣在審查時保持中立。因此，從本質(zhì)上講，PGR是在USPTO內(nèi)進(jìn)行的專利訴訟程序，只是PGR在程序上更簡易，在時間上更快捷。 PGR程序不允許匿名申請，必須披露具有利害關(guān)系的各方當(dāng)事人信息，必須“以書面方式提出，特別載明其所異議的每一項(xiàng)權(quán)利及其理由與證據(jù)”，載明專利名稱、出版日期、事實(shí)依據(jù)和專家證言。近日，聯(lián)邦法院審理了備受關(guān)注的Bell Atlantic Corp. v. Twombly (2009)案。案中，原告須依法提供足夠事實(shí)依據(jù)（“合理理由”），并進(jìn)行理論論證。與之相比，PGR似乎對證據(jù)的要求更高。只有滿足以下條件時，USPTO才會準(zhǔn)許PGR申請：（1）“在被異議的諸項(xiàng)權(quán)利要求中，很可能至少有一項(xiàng)權(quán)利不能取得專利權(quán)”，或者（2）有證據(jù)表明，“從法律上看，申請人提出一新的或未決的法律問題，且該問題對于其他專利和專利申請至關(guān)重要”。此外，申請書還必須嚴(yán)格依照下列格式要求：14磅字號、雙倍行距，70頁以內(nèi)。如果USPTO受理申請人的異議申請，啟動重審程序，申請人將更有可能承擔(dān)舉證責(zé)任，提供多數(shù)證據(jù)。USPTO受理異議申請后，專利權(quán)人應(yīng)當(dāng)在3個月內(nèi)作出初步答辯；無論專利權(quán)人是否進(jìn)行答辯，USPTO都應(yīng)當(dāng)在收到申請之日起5個月內(nèi)就是否受理申請作出裁決。 如果USPTO受理異議申請，雙方當(dāng)事人將在受理之日起12-18個月內(nèi)進(jìn)行PK。根據(jù)美國法律，該程序應(yīng)當(dāng)在受理之日起1年內(nèi)完成；有正當(dāng)理由的，可以再延長6個月。因此，與在地方法院進(jìn)行的訴訟程序相比，PGR程序耗時更短。對于那些希望對專利有效性和可實(shí)施性進(jìn)行快速審決的人來說，PGR并沒能提出其它選擇以解決問題。PGR要想取得成功，關(guān)鍵是要可以快速啟動、快速行動。 與美國民事訴訟一樣，PGR也花樣眾多，包括動議、證據(jù)開示、口頭審理和委員會的最后書面意見。當(dāng)事人可以和解，專利權(quán)人可以修改權(quán)利要求，但其修改不得對權(quán)利要求范圍進(jìn)行擴(kuò)展或者新增專利主題。不過，為了快速解決爭議，使程序可控，PGR也有許多限制。例如，其證據(jù)開示僅限于“與一方當(dāng)事人在程序中提出的事實(shí)主張有直接關(guān)系的證據(jù)”，但并未解釋何為“有直接關(guān)系”。實(shí)踐中，美國專利審理和上訴委員可能會傾向于對證據(jù)開示作限制解釋，各方當(dāng)事人也認(rèn)為不宜進(jìn)行過于昂貴的證據(jù)開示。 在遵循《美國聯(lián)邦證據(jù)規(guī)則》和《美國聯(lián)邦民事訴訟規(guī)則》的前提下，聯(lián)邦地區(qū)法院就與當(dāng)事人的任何訴訟請求或抗辯相關(guān)的普通事項(xiàng)進(jìn)行證據(jù)開示，其開示范圍包括任何書證、物證、證人證言，因而更不經(jīng)濟(jì)。例如，證人可以包括發(fā)明人、公司雇員、專家和控方律師等等。事實(shí)上，當(dāng)事人在訴訟中常常盡可能多地?cái)U(kuò)大開示范圍，希望由此使法院能在更大范圍內(nèi)考慮對其有利的那些證據(jù)。然而，這種情形在PGR或任何其他專利授予后的異議程序中不會上演。PGR限制證據(jù)開示的范圍，只允許當(dāng)事人提供能夠協(xié)助作出公正裁決的必要證據(jù)，不允許當(dāng)事人隨意提交費(fèi)時耗財(cái)物證和證言。在專利授予后提起的各種異議程序中，不允許、也不可能進(jìn)行證據(jù)開示。 2、雙方重審程序：9個月后 專利授予之后9個月內(nèi)，異議人可以提起PGR，9個月之后直到專利期滿，只能提起雙方重審程序（IPR）。如果針對同一專利的PGR正在進(jìn)行，那么只有PGR終止后才能提起IPR。IPR必須在請求宣告專利無效的民事訴訟程序開始之前提出，或者在聯(lián)邦法院就專利侵權(quán)案件作出生效裁判后一年內(nèi)提出。PGR與IPR有相似之處，但也有兩個重要差別：（1）IPR對申請理由限制更嚴(yán)，僅限于在先使用的專利技術(shù)或出版物，主要針對專利的新穎性（第102節(jié)）和顯而易見性（第103節(jié)）；（2）IPR要求至少對權(quán)利要求書中的一項(xiàng)內(nèi)容提出異議，其異議必須有可能成立（可能性為50%），比PGR中的“很可能成立”（可能性大于50%）要求要低。通常情況下，提起IPR的異議理由沒有PGR充分，異議受理也相對容易。不過，與現(xiàn)行《美國專利法》通過之前的雙方重審程序（Inter Partes Reexam）相比，標(biāo)準(zhǔn)還是有所提高。之前的雙方重申程序僅要求“在實(shí)質(zhì)上對于可專利性具有疑問，進(jìn)而影響到該專利的任何權(quán)利要求”便可受理。自2012年9月16日起，該規(guī)則將完全被為新IPR所取代。IPR與PGR的另一細(xì)微區(qū)別之處在于證據(jù)開示的范圍不同：在IPR中，當(dāng)事人僅能就證人證言進(jìn)行證據(jù)開示，且該證人應(yīng)當(dāng)提供誓言或者聲明；在其他情形下，證據(jù)開示需以司法公正必須為限。 與之前實(shí)行的雙方重審程序相比，IPR費(fèi)用更為昂貴（見表1）；而此前的雙方重審程序僅收費(fèi)8000美元。此外，如果申請?jiān)贗PR程序中被駁回的，不予退還任何費(fèi)用；而此前的雙方重審程序?qū)⑼诉€大部分已繳納的費(fèi)用。 表1：IPR費(fèi)率表 同樣，新設(shè)立的PGR程序?qū)⒏鶕?jù)權(quán)利要求的爭議數(shù)量收費(fèi)，其起步價(jià)為35000美元。與IPR程序相比，PGR可能審查的專利無效理由更多，因而其收費(fèi)也就水漲船高了。 IPR費(fèi)率表和不予退還重審費(fèi)的新規(guī)將促使當(dāng)事人在提請啟動IPR程序時更加審慎。除申請費(fèi)外，雙方當(dāng)事人還需要支付證據(jù)開示費(fèi)用，需要預(yù)付IPR各階段程序的相關(guān)費(fèi)用。新的《美國專利法》生效后，雙方當(dāng)事人的異議解決成本將更加高昂：專利持有人將承擔(dān)IPR快捷程序費(fèi)用，申請人將承擔(dān)更高的重審費(fèi)用。尤其重要的是雙方當(dāng)事人均須精心準(zhǔn)備、周密組織，做好盡職調(diào)查。 3、專利授予后重審程序的影響：上訴和禁止反言 PGR雖然力圖簡化程序，但與聯(lián)邦地區(qū)法院的訴訟程序沒有多少實(shí)質(zhì)性差異。當(dāng)事人對美國專利審理和上訴委員會依據(jù)PGR程序作出的裁決不服的，可以直接上訴至美國聯(lián)邦巡回上訴法院。上訴法院的裁決可以直接取代低級別法院的裁決。但是，至今還沒有人對USPTO是否啟動復(fù)審的裁決提起過上訴。 此外，美國專利審理和上訴委員會采用了禁止反言規(guī)則。如果當(dāng)事人在USPTO爭議解決程序中未就某些事項(xiàng)提出主張，可能在以后的訴訟處于不利地位。USPTO的其他程序以及美國民事訴訟程序也適用禁止反言規(guī)則。申請人在提交最后書面申請之后，將“不得就其在PGR程序中提出過，或者理應(yīng)提出的異議，向USPTO提出或主張異議請求，或者在民事訴訟中要求確認(rèn)在USPTO中審議過的權(quán)利要求無效”。不過，法律并未規(guī)定何為“理應(yīng)提出的異議”，這可能使準(zhǔn)備不夠、經(jīng)驗(yàn)不足的訴訟當(dāng)事人放松警惕，無法提出新的理由認(rèn)定已審議過的權(quán)利要求無效。為司法經(jīng)濟(jì)和降低訴訟成本起見，對于已經(jīng)或者本應(yīng)在專利授予后的各種救濟(jì)程序中解決的任何事項(xiàng)，均不得在聯(lián)邦巡回上訴法院提起。 應(yīng)當(dāng)注意的是，在IPR程序中，由于當(dāng)事人可以提出專利無效的理由更少（僅102節(jié)和103節(jié)），其受禁止反言的約束較PGR反而較小，因?yàn)樗梢院w大部分可能在訴訟中提起的無效理由。嚴(yán)格限制也使IPR有著自身的優(yōu)勢：申請人可以將某些事項(xiàng)留待訴訟程序解決。如果申請人尚未就主張全部事項(xiàng)準(zhǔn)備充分的話，這是一個有用的訴訟策略。 《美國專利法》的商業(yè)意義及應(yīng)對之道 對于外國申請人來說，新《美國專利法》的重大革新意味著什么呢？中國企業(yè)可能采取哪些戰(zhàn)略，以使其專利在美國新專利制度下得到更好的保護(hù)呢？ 答案有三：規(guī)劃、起訴和預(yù)備。規(guī)劃從大處講要求企業(yè)制定整體專利戰(zhàn)略，保護(hù)企業(yè)整體利益，從小處講要求針對特定專利產(chǎn)品制定戰(zhàn)略。起訴要求企業(yè)制定專利預(yù)案，保證專利預(yù)案順利通過專利審查，并為專利訴訟未雨綢繆。預(yù)備要求企業(yè)事前作好盡職調(diào)查，以抗辯可能在專利授予后的各種異議程序中提出的任何異議。這三個步驟是有機(jī)聯(lián)系的，任何一個做好了，其他兩個都會受益。 步驟1“規(guī)劃”包括： 1、全面了解修改后的《美國專利法》，制定專利戰(zhàn)略； 2、根據(jù)企業(yè)在美業(yè)務(wù)需要和在美市場拓展計(jì)劃，制定專利總體戰(zhàn)略，并考慮到專利授予后的各種異議程序和新修訂的《美國專利法》的其它特性； 3、樹立專利戰(zhàn)略的長遠(yuǎn)眼光，確定企業(yè)在專利訴訟和其他異議程序中的目標(biāo)，進(jìn)行專利分析，了解企業(yè)專利的長短優(yōu)劣； 4、了解公司專利規(guī)劃及專利產(chǎn)品之間的匹配情況，全面分析潛在異議申請人可能啟動專利異議程序的各種情形，并作好上策、中策、下策的應(yīng)對措施。 第2步“起訴”包括： 與高水平的法律顧問一起，撰寫權(quán)利要求書和權(quán)利說明書，使其符合USPTO的各種規(guī)范要求。其目的在于，利用專利審查制度，解決專利本身的不足之處，但又不過分縮小專利保護(hù)范圍或者遲延專利公告日期。一般情況下，應(yīng)當(dāng)在訴訟程序開始前由專利審查員妥善解決這些問題，而不是將其拖延到在專利授予后的異議程序中。 第3步“預(yù)備”的基本內(nèi)容是： 在專利未獲授權(quán)之前，就應(yīng)當(dāng)作好訴訟抗辯準(zhǔn)備。這有點(diǎn)類似于民事訴訟中的訴前調(diào)查。如前所述，與以前的《美國專利法》相比，要有時間觀念，異議人可能在特定時間段提出異議，專利權(quán)人需要為此早作準(zhǔn)備。根據(jù)新的《美國專利法》，全部異議程序須在專利授予后一至一年半內(nèi)提出，證據(jù)開示階段也只有短短數(shù)月。在專利授予之后，異議人可能立即提出異議。同時，由于新法規(guī)定的訴訟程序節(jié)奏更快，因此專利權(quán)人需要制定專利授予后的應(yīng)對戰(zhàn)略，制定可能用到的辯論策略和證據(jù)開示計(jì)劃，應(yīng)當(dāng)正視自身專利的長短優(yōu)劣，充分了解潛在異議人的有關(guān)情況，分析其可能提出的異議理由之后，進(jìn)行模擬異議與模擬答辯。 異議申請人也需要進(jìn)行這些準(zhǔn)備工作。由于申請異議成本很高且存在敗訴風(fēng)險(xiǎn)，異議人也需要提前謀劃。他可以在PGR、IPR和民事訴訟中，選擇確定最優(yōu)異議程序。為此，需要考慮異議的范圍、異議成本、異議時機(jī)和禁止反言規(guī)則。 無論是發(fā)明人，還是潛在的異議者，盡職調(diào)查都應(yīng)當(dāng)全面細(xì)致。細(xì)節(jié)決定成敗。例如，異議人可能需要權(quán)衡異議書頁數(shù)限制所帶來的異議成本。有時，分批提出權(quán)利異議請求可能更為合適，因?yàn)檫@樣能夠?qū)Ξ愖h專利進(jìn)行更詳盡的陳述。尤其在異議費(fèi)用與權(quán)利異議數(shù)量掛鉤的情形下，此舉更為合適。此外，他必須考慮異議被駁回對之后訴訟的潛在影響。被駁回的異議可能會間接提供給他人一份長達(dá)70頁的“訴訟戰(zhàn)略詳解”（異議申請不得超過70頁），從而使其在后續(xù)訴訟處于不利地位。

如果針對同一專利的PGR正在進(jìn)行，那么只有PGR終止后才能提起IPR。IPR必須在請求宣告專利無效的民事訴訟程序開始之前提出，或者在聯(lián)邦法院就專利侵權(quán)案件作出生效裁判后一年內(nèi)提出。 應(yīng)當(dāng)注意的是，在IPR程序中，由于當(dāng)事人可以提出專利無效的理由更少（僅102節(jié)和103節(jié)），其受禁止反言的約束較PGR反而較小，因?yàn)樗梢院w大部分可能在訴訟中提起的無效理由。