欽國巍

(伊春職業(yè)學(xué)院法律系，黑龍江伊春153000)

商標(biāo)指示性合理使用的判斷標(biāo)準(zhǔn)

欽國巍

(伊春職業(yè)學(xué)院法律系，黑龍江伊春153000)

商標(biāo)指示性合理使用是商標(biāo)合理使用的一種，它的判斷標(biāo)準(zhǔn)一直備受爭(zhēng)議。美國是最早確立商標(biāo)指示性合理使用的國家，但所確立的一系列標(biāo)準(zhǔn)均不同程度地存在一些問題。我國的《商標(biāo)法》中對(duì)商標(biāo)指示性合理使用的判斷標(biāo)準(zhǔn)沒有相應(yīng)的規(guī)定。為平衡商標(biāo)權(quán)人和社會(huì)公眾的利益、防止商標(biāo)權(quán)的濫用、促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)，構(gòu)建適合我國國情的商標(biāo)指示性合理使用的判斷標(biāo)準(zhǔn)十分必要且迫在眉睫。我國應(yīng)在《商標(biāo)法》中增加概括商標(biāo)指示性合理使用的判斷標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容，建議從使用人的主觀態(tài)度、第三人描述狀態(tài)、是否存在暗示行為等方面列舉判斷標(biāo)準(zhǔn)。

商標(biāo)指示性合理使用;商標(biāo)權(quán);商標(biāo)法

商標(biāo)指示性合理使用也被稱為商標(biāo)被提及的合理使用，是指在誠信的前提下，為了標(biāo)明商品或服務(wù)的用途，使公眾了解與產(chǎn)品有關(guān)的真實(shí)信息，善意地使用他人商標(biāo)的行為。商標(biāo)指示性合理使用與商標(biāo)敘述性合理使用同屬于商標(biāo)合理使用范疇，商標(biāo)指示性合理使用適用于商標(biāo)使用人在描述產(chǎn)品或服務(wù)時(shí)，不得不提及商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)這種情形。只要這種行為不會(huì)讓人誤解商標(biāo)使用人與商標(biāo)權(quán)人存在某種授權(quán)關(guān)系，商標(biāo)權(quán)人就無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。

我國對(duì)商標(biāo)指示性合理使用制度的研究相對(duì)較晚，1990年代才有人探討此類問題。如傅鋼的《商標(biāo)的合理使用及其判斷標(biāo)準(zhǔn)》、曹遠(yuǎn)鵬的《商標(biāo)合理使用的判斷因素》，這兩篇文章涉及了商標(biāo)指示性合理使用的判斷標(biāo)準(zhǔn)，但對(duì)商標(biāo)指示性合理使用判斷標(biāo)準(zhǔn)中是否需要具備不造成公眾的混淆和誤認(rèn)這一要素并沒有提及;陳麗娟等的《商標(biāo)合理使用制度及其立法完善》、袁杏桃的《試論商標(biāo)權(quán)合理使用制度的建構(gòu)》、徐曉恒的《注冊(cè)商標(biāo)合理使用的司法判斷》等，對(duì)商標(biāo)指示性合理使用的判斷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了分析，也提到了造成公眾的混淆或誤認(rèn)應(yīng)成為商標(biāo)指示性合理使用的一個(gè)判斷標(biāo)準(zhǔn)，但沒有涉及存在一定程度的混淆能否與商標(biāo)指示性合理使用并存的問題。本文擬在他人已有研究的基礎(chǔ)上考察美國商標(biāo)指示性合理使用判斷標(biāo)準(zhǔn)方面的成功經(jīng)驗(yàn)，提出對(duì)我國創(chuàng)設(shè)商標(biāo)指示性合理使用制度的立法建議。

一、商標(biāo)指示性合理使用判斷標(biāo)準(zhǔn)的創(chuàng)設(shè)與發(fā)展

美國聯(lián)邦第九巡回上訴法院在1992年的New Kids一案中創(chuàng)設(shè)了商標(biāo)指示性合理使用，在該案中，被告是 News America Publishing Inc．和 Gannett Satellite Information Network Inc．兩家報(bào)社，它們分別出版USA Today和The Star兩份報(bào)紙。這兩份報(bào)紙中涉及一份問卷調(diào)查，其內(nèi)容是有關(guān)流行音樂組合New Kids On The Block 的故事。［1］這個(gè)調(diào)查問年輕讀者“哪5個(gè)是你最喜歡的”，選項(xiàng)中有這個(gè)組合的名稱。調(diào)查過程涉及一些商業(yè)性收費(fèi)行為。為此，New Kids On The Block音樂組合起訴上述兩家報(bào)社，理由是它在商業(yè)行為中未經(jīng)許可使用了這個(gè)組合的商標(biāo)。上訴法院認(rèn)為被告只是在調(diào)查問卷中提及了原告的商標(biāo)，并沒有暗示其與商標(biāo)所有人存在贊助或許可關(guān)系，因此認(rèn)定其不構(gòu)成侵權(quán)。［2］美國雖然是最早確立商標(biāo)指示性合理使用的國家，但對(duì)其判斷標(biāo)準(zhǔn)的確立經(jīng)歷了很多波折。

美國《蘭哈姆法》規(guī)定，合理使用的使用人是為了描述自己的商品或服務(wù)才使用商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)，而New Kids一案并不符合這一條件。此案中被告利用原告商標(biāo)是為了描述原告的商品，而不是為了描述自己的商品。然而審理該案的法官認(rèn)為這些并不影響合理使用的成立，并創(chuàng)設(shè)了一種不同于傳統(tǒng)混淆可能性的新的測(cè)試方法。這種測(cè)試方法需要滿足三個(gè)構(gòu)成要件:第一，為了確定產(chǎn)品或服務(wù)的范圍而使用他人的商標(biāo);第二，使用商標(biāo)的數(shù)量必須限定在一定范圍內(nèi)，即僅僅是合理地明確產(chǎn)品或服務(wù);第三，使用商標(biāo)的行為不能表明使用者與商標(biāo)權(quán)人之間存在某種贊助或許可的聯(lián)系。這種判斷方法引起了學(xué)術(shù)界的激烈討論，有人認(rèn)為這種測(cè)試方法打破了傳統(tǒng)的混淆可能理論，只取決于被告的行為，而不問消費(fèi)者的主觀認(rèn)識(shí)程度，以被告行為取代消費(fèi)者混淆的判定方法是違反商標(biāo)法的，是嚴(yán)重背離《蘭哈姆法》的基本立法目的的。［3］而美國聯(lián)邦第九巡回上訴法院認(rèn)為，如果采用傳統(tǒng)的混淆可能性的測(cè)試方法來處理商標(biāo)指示性合理使用案件，那么所有的商標(biāo)指示性合理使用都可能導(dǎo)致混淆，使它們面臨侵權(quán)訴訟。面對(duì)眾多的批評(píng)，美國聯(lián)邦第九巡回上訴法院在The Beach Boys一案［3］中修訂了商標(biāo)指示性合理使用的第三要件，要求被告必須證明不存在混淆的可能。這一修改雖然維護(hù)了商標(biāo)法傳統(tǒng)的混淆理論這一基石，但產(chǎn)生了新的問題——這一要件的修改使得混淆可能的舉證責(zé)任由原告轉(zhuǎn)移到了被告。如果被告能夠證明不存在混淆的可能，那么很顯然侵權(quán)就不成立，被告也就沒有必要用指示性合理使用進(jìn)行抗辯了，商標(biāo)指示性合理使用也就失去了它存在的意義。這里存在一個(gè)邏輯上的錯(cuò)誤。后來發(fā)生的Century 21 Real Estate Corp V．Lending Tree一案［4］對(duì)商標(biāo)合理使用有著重要的意義。審理該案的第三巡回上訴法院在總結(jié)上述案件的基礎(chǔ)上，采用了兩步走的分析方法，先要求原告證明存在混淆可能的初步證據(jù)，再根據(jù)New Kids案的測(cè)試方法進(jìn)行分析，法院更多地考慮了被告的主觀意圖和使用的目的，而沒有過多地考慮商標(biāo)的社會(huì)影響力和原告與被告商標(biāo)的相似性。

二、構(gòu)建我國商標(biāo)指示性合理使用判斷標(biāo)準(zhǔn)的迫切性

探討商標(biāo)指示性合理使用的判斷標(biāo)準(zhǔn)問題，首先必須明確商標(biāo)指示性合理使用是否有存在的必要。The Beach Boys一案中確立的判斷標(biāo)準(zhǔn)把混淆可能性的舉證責(zé)任放在了被告身上，也就是說被告不能證明混淆可能性的存在，就要承擔(dān)敗訴的責(zé)任，那么他也就沒有必要援引商標(biāo)指示性合理使用進(jìn)行抗辯了，商標(biāo)指示性合理使用失去了它存在的空間。而無論是我國商標(biāo)法還是世界上其他國家的商標(biāo)立法都明確了這樣的立法目的，即立法是為了保護(hù)消費(fèi)者的知情權(quán)和挑選商品的選擇權(quán)，促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)。商標(biāo)指示性合理使用能夠很好地實(shí)現(xiàn)商標(biāo)法的立法目的，維護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益。從另一個(gè)角度考慮，商標(biāo)指示性合理使用也有其存在的必要——如果他人為了標(biāo)明商品或服務(wù)的用途而提及商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)，不能以合理使用進(jìn)行抗辯的話，那么商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)權(quán)利將被無形擴(kuò)大。所以，商標(biāo)指示性合理使用應(yīng)該作為商標(biāo)侵權(quán)的一種例外而存在。

1．我國商標(biāo)指示性合理使用的司法實(shí)踐考察

隨著人們商標(biāo)保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng)，有關(guān)商標(biāo)侵權(quán)的案件越來越多，而以商標(biāo)指示性合理使用作為抗辯理由的案件也層出不窮。例如一汽大眾向鄭州市工商局投訴河南省盈之寶汽車銷售服務(wù)公司侵犯奧迪商標(biāo)專用權(quán)一案，日本豐田自動(dòng)車株式會(huì)社訴浙江吉利汽車有限公司等侵犯商標(biāo)權(quán)糾紛案，沃爾沃商標(biāo)控股有限公司起訴瑞安濾清器有限公司商標(biāo)侵權(quán)糾紛案件，星源公司與青島巴克公司商標(biāo)侵權(quán)糾紛案件，東陶機(jī)器株式會(huì)社與河南省龍頭建材有限公司東陶經(jīng)營部、永良潔具經(jīng)營部商標(biāo)侵權(quán)糾紛一案等。限于篇幅，在此分析其中的兩個(gè)案件，以揭示我國商標(biāo)指示性合理使用的司法實(shí)踐現(xiàn)狀。

關(guān)于日本豐田自動(dòng)車株式會(huì)社訴浙江吉利汽車有限公司一案。［5］原告享有“豐田”商標(biāo)和“TOYOTA”商標(biāo)的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，被告吉利公司在對(duì)自己的美日汽車進(jìn)行宣傳時(shí)使用了“豐田”及“TOYOTA”文字，遂引發(fā)糾紛。本案爭(zhēng)議的焦點(diǎn)是:被告吉利公司對(duì)涉案美日汽車進(jìn)行宣傳時(shí)使用“豐田”及“TOYOTA”文字是指示性合理使用還是一種侵權(quán)行為?法院審理后認(rèn)為:首先，被告吉利公司沒有將“豐田”及“TOYOTA”作為自己生產(chǎn)的汽車的商標(biāo)標(biāo)識(shí)加以使用，“豐田”及“TOYOTA”不具有標(biāo)識(shí)吉利公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品來源的功能。其次，被告在涉案美日汽車進(jìn)行宣傳上使用“豐田”及“TOYOTA”文字，是向消費(fèi)者介紹汽車產(chǎn)品配置的基本情況，是對(duì)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)所具有的性能、來源的說明，以使消費(fèi)者對(duì)汽車產(chǎn)品的基本情況有所了解，故這種使用方式是符合商業(yè)慣例的，是一種指示性合理使用行為，不應(yīng)以侵權(quán)論處。

關(guān)于沃爾沃商標(biāo)控股有限公司起訴瑞安濾清器有限公司商標(biāo)侵權(quán)糾紛案件。［6］原告擁有“VOLVO”商標(biāo)的專用權(quán)，2005年被告向敘利亞出口濾清器時(shí)，在其生產(chǎn)的濾清器以及外包裝上使用了“FOR VOLVO”標(biāo)識(shí)，因涉嫌侵犯原告的“VOLVO”商標(biāo)專用權(quán)被上海海關(guān)扣留。本案中被告主張:標(biāo)示“FOR VOLVO”是為了說明該濾清器適用于“VOLVO”汽車，這種行為屬于商標(biāo)的指示性合理使用，不構(gòu)成侵權(quán)。而原告認(rèn)為:被告雖然在“VOLVO”前加注了“FOR”，但是這幾個(gè)英文字母被刻意地放大并放在了顯著位置，成為該產(chǎn)品上唯一標(biāo)示產(chǎn)品來源的符號(hào)，使消費(fèi)者產(chǎn)生了混淆，誤以為被告與原告有某種特定的許可關(guān)系，被告生產(chǎn)的濾清器來源于原告。法院最終支持了原告的主張，判令侵權(quán)成立。

兩個(gè)案件之所以產(chǎn)生不同的結(jié)果與商標(biāo)指示性合理使用的判斷標(biāo)準(zhǔn)密切相關(guān)，而明確商標(biāo)指示性合理使用的判斷標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于在司法實(shí)踐中解決這類問題至關(guān)重要。

2．我國商標(biāo)指示性合理使用的立法不足

我國《商標(biāo)法》中沒有規(guī)定商標(biāo)合理使用制度，雖然從頒布以來經(jīng)過了兩次修訂，但仍然沒有將這方面內(nèi)容載入其中。值得慶幸的是2002年頒布的《商標(biāo)法實(shí)施條例》第49條中規(guī)定了商標(biāo)的敘述性合理使用，但對(duì)指示性合理使用根本沒有提及。1995年國家工商局頒布的《關(guān)于禁止汽車零部件銷售商店、汽車維修站點(diǎn)擅自使用他人注冊(cè)商標(biāo)的通知》和《關(guān)于禁止擅自將他人注冊(cè)商標(biāo)用作專賣店專修店企業(yè)名稱及營業(yè)招牌的通知》中規(guī)定:未經(jīng)注冊(cè)商標(biāo)所有人許可，不得使用他人注冊(cè)商標(biāo)作為零件銷售店、維修點(diǎn)、專賣店的名稱或營業(yè)招牌;為了說明自己商店的經(jīng)營范圍與注冊(cè)商標(biāo)的關(guān)系，應(yīng)該直接使用敘述性文字，且字體應(yīng)一致，不得突出使用商標(biāo)部分。這為商標(biāo)指示性合理使用找到了依據(jù)，但遺憾的是這兩個(gè)通知已被廢止。目前商標(biāo)指示性合理使用面臨無法可依的狀態(tài)。

綜上所述，商標(biāo)指示性合理使用有其存在的必要性，而我國司法實(shí)踐中這類案件又層出不窮，在立法上還沒有相應(yīng)的規(guī)范，所以構(gòu)建我國商標(biāo)指示性合理使用的判斷標(biāo)準(zhǔn)迫在眉睫。

三、我國商標(biāo)指示性合理使用判斷標(biāo)準(zhǔn)的建構(gòu)

先行者美國所確立的一系列衡量商標(biāo)指示性合理使用的判斷標(biāo)準(zhǔn)各有其特點(diǎn)，但也都存在一些問題。New Kids一案之所以會(huì)引起軒然大波，正緣于在指示性合理使用中對(duì)應(yīng)否放棄混淆理論這一問題未有定論。這一問題將直接影響案件的處理結(jié)果。筆者認(rèn)為，如果完全不考察混淆可能性因素似乎有違商標(biāo)法的基礎(chǔ)，因?yàn)椴荒茉诒Ｗo(hù)一種權(quán)利的同時(shí)忽視另一種權(quán)利的存在，商標(biāo)權(quán)人的權(quán)利同樣是應(yīng)該得到保護(hù)的，商標(biāo)合理使用的理論基礎(chǔ)就是一種利益平衡機(jī)制的要求。但是如果將混淆可能作為判斷商標(biāo)侵權(quán)的唯一依據(jù)，就像傳統(tǒng)判斷標(biāo)準(zhǔn)那樣，似乎又有悖常理，商標(biāo)指示性合理使用也就失去了存在的可能。Century 21一案似乎為商標(biāo)指示性合理使用提供了一條中庸之路，但仍然把混淆可能性看得很重要，不能成為我們判斷商標(biāo)指示性合理使用的唯一選擇。如何在判斷標(biāo)準(zhǔn)上平衡商標(biāo)權(quán)人與使用者雙方的利益，使得商標(biāo)指示性合理使用有其生存的空間，是我們必須要面對(duì)的問題。對(duì)于商標(biāo)指示性合理使用，法官應(yīng)首先從是否為說明自己的商品或服務(wù)不得不提及他人商標(biāo)、是否暗示了其與商標(biāo)權(quán)人存有贊助或投資等其他關(guān)系以及使用是否恰當(dāng)?shù)确矫婵紤]，然后再考慮混淆存在的可能性。KP Permanent Make-up Inc．V．Lasting Impression Inc．一案［7］為我們提供了一種思路，即一定程度上的混淆應(yīng)當(dāng)被允許。同時(shí)我們也應(yīng)該注意到，法官通常糾結(jié)在客觀混淆可能性的判斷上，而忽視了對(duì)使用者主觀狀態(tài)的考察，這也為我們提供了一種思路。

確定商標(biāo)指示性合理使用的判斷標(biāo)準(zhǔn)至關(guān)重要，筆者結(jié)合我國的實(shí)際情況，對(duì)商標(biāo)指示性合理使用的判斷標(biāo)準(zhǔn)做出以下構(gòu)想。

1．在我國《商標(biāo)法》中應(yīng)增加一條概括商標(biāo)指示性合理使用的判斷標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容

該判斷標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容可以概述為:“未經(jīng)商標(biāo)所有人許可，不得使用他人商標(biāo)作為零件銷售店、維修點(diǎn)、專賣店的名稱或營業(yè)招牌;為了說明自己商店的經(jīng)營范圍與商標(biāo)的關(guān)系，不得不提及他人商標(biāo)時(shí)，應(yīng)該直接使用敘述性文字，且字體應(yīng)一致，不得突出使用商標(biāo)部分?！?/p>

2．應(yīng)列舉商標(biāo)指示性合理使用的具體判斷標(biāo)準(zhǔn)

建議將以下諸項(xiàng)內(nèi)容列入具體判斷標(biāo)準(zhǔn)。

(1)使用人使用他人商標(biāo)時(shí)主觀上出于善意。商標(biāo)法上的善意與民法上的善意略有不同，商標(biāo)法上的善意是以沒有不正當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)作為判斷標(biāo)準(zhǔn)的，即沒有故意混淆商品或服務(wù)來源、欺騙消費(fèi)者、借助商標(biāo)權(quán)人的商譽(yù)來獲利的目的。但是，正確地判斷使用人使用他人商標(biāo)時(shí)的心理狀態(tài)并不是一件容易的事，在司法實(shí)踐中可以從使用人的外部行為推知其所持的態(tài)度。比如綜合考慮使用行為發(fā)生的時(shí)間、使用方式以及使用的客觀效果等因素，以判斷使用人主觀上是否是善意。

(2)第三人不利用商標(biāo)權(quán)利人的商標(biāo)就無法描述自己的商品或服務(wù)。這說明第三人為說明自己的商品或服務(wù)不得不使用他人的商標(biāo)，這種使用是必需的。但這種使用同樣要滿足適度的原則，并同時(shí)符合下面的幾個(gè)構(gòu)成條件。

(3)不存在暗示與商標(biāo)權(quán)利人有贊助、投資或其他關(guān)系的行為。前述沃爾沃商標(biāo)控股有限公司起訴瑞安濾清器有限公司商標(biāo)侵權(quán)糾紛案中，瑞安濾清器有限公司將“FOR VOLVO”放大并放在了顯著位置，客觀上使公眾誤認(rèn)為瑞安濾清器有限公司與沃爾沃商標(biāo)控股有限公司存在某種投資、贊助或許可關(guān)系，所以法院才做出侵權(quán)的認(rèn)定。從這一案件我們還能推斷出瑞安濾清器有限公司主觀的心理狀態(tài)。

(4)使用不會(huì)造成相關(guān)公眾的混淆或誤認(rèn)，或這種混淆或誤認(rèn)可以忽略不計(jì)。混淆理論是商標(biāo)法的基石，也是判斷商標(biāo)侵權(quán)的依據(jù)，但在商標(biāo)指示性合理使用中，是否造成混淆并不是判斷侵權(quán)的唯一依據(jù)。一定程度上的混淆應(yīng)該被允許，至于多大程度上的混淆能夠被容忍，還需要我們?cè)诮窈蟮乃痉▽?shí)踐中進(jìn)一步探討。

四、結(jié)語

商標(biāo)指示性合理使用從創(chuàng)設(shè)、發(fā)展到現(xiàn)在，其判斷標(biāo)準(zhǔn)一直備受爭(zhēng)議。美國在這一方面雖然經(jīng)驗(yàn)豐富，但也沒有給出令人信服的答案，不同的判例給予了不同的判斷標(biāo)準(zhǔn)。我國司法實(shí)踐中涉及商標(biāo)指示性合理使用的案件非常多，而在立法上始終沒有就其判斷標(biāo)準(zhǔn)給予回應(yīng)，這使得在實(shí)踐中處理相關(guān)糾紛十分困難。因此，筆者構(gòu)建了適合我國國情的商標(biāo)指示性合理使用的判斷標(biāo)準(zhǔn)，供有關(guān)方面參考，希望能對(duì)我國創(chuàng)建商標(biāo)指示性合理使用制度有所幫助。

［1］ 何玉晶．商標(biāo)合理使用制度研究——以“金華火腿”為例［D］．重慶:西南政法大學(xué)，2008．

［2］ Thomas McCarthy J．McCarthy on Trademarks and Unfair Competition［M］．United States:Clark Boardman Callaghan，2006．

［3］ 邱進(jìn)前．美國商標(biāo)合理使用原則的最新發(fā)展:The Beach Boys一案評(píng)析［J］．電子知識(shí)產(chǎn)權(quán)，2005(5):51．

［4］ Martin Samon．Century 21 Real Estate Corporation，et al．v．Lending Tree Inc．［EB/OL］．(2005 －10 －11)［2010－08 －03］．http://www．internetlibrary．com/cases/lib_case408．cfm．

［5］ 北京市第二中級(jí)人民法院(2003)二中民初字第06286號(hào)民事判決書［Z］．

［6］ 王佳瑜．論商標(biāo)的合理使用——以VOLVO訴瑞安公司商標(biāo)侵權(quán)案為例［D］．重慶:西南政法大學(xué)，2009．

［7］ 邱進(jìn)前．美國商標(biāo)法定合理使用原則評(píng)KP Permanent Make-up Inc V Lasting Impression Inc案［J］．中華商標(biāo)，2005(5):41．

D923．43

A

1009－3729(2011)01－0097－04

2010－12－26

欽國巍(1975—)，女，山東省黃縣人，伊春職業(yè)學(xué)院講師，黑龍江大學(xué)碩士研究生，主要研究方向:知識(shí)產(chǎn)權(quán)法、國際經(jīng)濟(jì)法。