徐 強，李永剛

（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作四川中心，成都610213）

引言

一項發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，是判斷其是否具備創(chuàng)造性的重要依據(jù)，《專利審查指南2010（2019 年修訂）》給出了判斷一項發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點的 “三步法”，即確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)、根據(jù)區(qū)別特征確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題以及判斷要求保護的發(fā)明對本領域技術(shù)人員而言是否顯而易見。在判斷顯而易見性時，若其他技術(shù)方案中披露了相關(guān)技術(shù)手段，且該手段起到的功能和效果與其在最接近的現(xiàn)有技術(shù)中相同時，則可以認為該改進是顯而易見的，可見功能和效果在顯而易見性中的判斷中是需要重點考量的因素[1]。

但是，功能和效果常用于對某個結(jié)構(gòu)或者步驟進行解釋和說明，并不要求在權(quán)利要求中進行明確的限定，甚至不會明確記載在發(fā)明和對比文件的說明書中，這就導致進行創(chuàng)造性的判斷時，會不可避免地帶入個人的主觀判斷，從而得出不正確的審查結(jié)論。此時，能否對一個結(jié)構(gòu)或者步驟在對比文件中所實現(xiàn)的功能和效果進行客觀的判斷就顯得尤為重要，這將直接影響對比文件公開范圍的解讀以及顯而易見性的判定。

一般而言，對比文件實際公開范圍的確定，一方面可以根據(jù)其文字部分和附圖部分的明確記載而得出，另一方面還可以根據(jù)對比文件的記載而毫無意義的隱含公開而確定[2]。基于上述原因，審查意見通知書中常常會指出“基于該相同的結(jié)構(gòu)，二者必然能夠?qū)崿F(xiàn)該相同的功能和效果”，從而認為該發(fā)明所實現(xiàn)的功能和效果也是必然的或者是顯而易見的，申請人也經(jīng)常就發(fā)明能夠?qū)崿F(xiàn)的功能和效果與對比文件之間的區(qū)別提出異議。實際上，在對比文件隱含公開內(nèi)容的確定過程中，其公開范圍不經(jīng)意間已經(jīng)被擴大化，導致出現(xiàn)上述情況的主要原因在于，某些特定結(jié)構(gòu)或者步驟能夠?qū)崿F(xiàn)的功能和效果并不是單一的，當發(fā)明與對比文件在對該結(jié)構(gòu)或者步驟能夠?qū)崿F(xiàn)的功能和效果進行描述時，由于各自考慮問題的出發(fā)點不同而存在差異。此時，該結(jié)構(gòu)或者步驟在二者的技術(shù)方案中是否能夠?qū)崿F(xiàn)相同的功能和效果是判斷對比文件是否具備結(jié)合啟示或者改進動機的關(guān)鍵因素。

一、功能和效果差異化的表現(xiàn)形式及判斷方式

導致某個結(jié)構(gòu)或者步驟在一項發(fā)明與對比文件中所實現(xiàn)的功能和效果產(chǎn)生爭議的情形有多種，且面對不同的情形需要從不同的角度進行分析和判斷。

一種情形是某個結(jié)構(gòu)或者步驟實質(zhì)上能夠?qū)崿F(xiàn)的功能和效果，同時明確地體現(xiàn)在發(fā)明和對比文件的文字記載中，但是二者的描述方式不同[3]。此時認定二者實質(zhì)上能夠?qū)崿F(xiàn)相同的功能并達到相同的技術(shù)效果，筆者認為至少需要符合以下兩個條件：一方面需要判斷在申請日前該發(fā)明中所記載的功能和效果是否已經(jīng)為本領域技術(shù)人員所知曉，倘若已經(jīng)為本領域技術(shù)人員所知曉，可以確定二者對功能和效果的不同描述是由于考慮問題的出發(fā)點的不同而產(chǎn)生的，不應當簡單地認為二者文字描述不同而存在功能和效果上的實質(zhì)差異[4]。另一方面還需要確保將不同的功能和效果賦予最接近的現(xiàn)有技術(shù)時不能夠違背原申請人提出該技術(shù)方案的初衷，即不同的效果和功能之間應當是并列關(guān)系，不存在排他性，各個功能和效果可以并存于同一個技術(shù)方案中；若將某個功能和效果賦予該最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，會導致其喪失原申請人聲稱的需要實現(xiàn)的功能和效果，則該對比文件可能存在結(jié)合障礙，即不存在對最接近的現(xiàn)有技術(shù)進行改進的動機。

另一種情形是該結(jié)構(gòu)或者步驟能夠?qū)崿F(xiàn)的功能和效果僅僅體現(xiàn)在發(fā)明中，而對比文件中沒有作明確的記載，此時對對比文件中的該結(jié)構(gòu)或者步驟能夠?qū)崿F(xiàn)的功能和效果的判斷，在滿足前述兩個方面的條件的同時，還需要結(jié)合對比文件所公開的內(nèi)容來進行全面考慮。即使某個功能和效果是本領域技術(shù)人員所已知的，也不能夠主觀地認為對比文件必然能夠?qū)崿F(xiàn)某個功能和效果，否則就擴大了對比文件的實際公開范圍。例如，當對比文件中同時具有A 結(jié)構(gòu)和B 結(jié)構(gòu)，且明確記載了其已經(jīng)通過B結(jié)構(gòu)來實現(xiàn)了該功能和效果，并沒有對A 結(jié)構(gòu)是否能夠?qū)崿F(xiàn)該功能和效果進行記載時，在對A 結(jié)構(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)的功能和效果進行判斷時，可以認為其通過A 結(jié)構(gòu)來實現(xiàn)該功能和效果的可能性大大降低，此時認為對比文件中的A 結(jié)構(gòu)基于相同的設置方式實質(zhì)上也能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明中的效果和功能的意見說服力明顯較弱；再例如，當對比文件中同時具有A 結(jié)構(gòu)和B 結(jié)構(gòu)，且通過B 結(jié)構(gòu)的設置明確否定了A 結(jié)構(gòu)的該功能和效果時，則不能夠認為A 結(jié)構(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明中的該功能和效果。

二、案例分析

為了便于理解，以下結(jié)合具體的案例分析對本文中的上述觀點進行解釋說明，同時對上述觀點進行支撐和佐證。

（一）案例一

1.案情簡介

該發(fā)明要求保護一種水松紙印刷機的快速散熱輥，其關(guān)鍵發(fā)明點在于：散熱輥包括同軸心設置的內(nèi)筒31 與外筒32，且二者之間形成空腔33，空腔33 內(nèi)螺旋設有導流板34。根據(jù)說明書中的記載，該設置方式可以使進入散熱輥本體3 內(nèi)的水沿導流板34 螺旋流動，從而使冷卻水能夠快速地充滿輥體的空腔33，使輥體的散熱效果更加均勻。散熱輥的具體結(jié)構(gòu)如圖1 所示。

圖1 散熱輥的結(jié)構(gòu)示意圖

對比文件公開了一種水冷輥，該水冷輥包括大圓鋁管1，所述大圓鋁管1 內(nèi)設有小圓鋁管2，大圓鋁管1 與小圓鋁管2 之間的空腔構(gòu)成導流槽9，并且導流槽9 內(nèi)焊接有螺旋紋3，同時結(jié)合其說明書附圖可以確定該輥體結(jié)構(gòu)與本申請完全一致。其說明書中記載了該水冷輥能夠?qū)崿F(xiàn)的功能和效果為：冷卻水通過旋轉(zhuǎn)接頭流進導流槽內(nèi)，在水壓下極快填充導流槽內(nèi)部，導流槽內(nèi)焊接有螺旋紋，在冷卻水水泵的沖擊下會在螺旋紋幫助下產(chǎn)生螺旋力，使輥體產(chǎn)生自給動力。

2.案例分析

該發(fā)明和對比文件中均涉及了螺旋形導流板，但是二者對螺旋形導流板功能和效果作了不同的描述，究其原因是二者考慮問題的出發(fā)點不同。該發(fā)明從散熱輥的冷卻效果的角度出發(fā)，認為該設置方式能夠提高冷卻效率，且能夠?qū)崿F(xiàn)輥體周面的均勻冷卻；對比文件從節(jié)省動力的角度出發(fā)，認為該設置方式能夠使輥體產(chǎn)生自旋力，有利于輥體的轉(zhuǎn)動。申請人在意見陳述中指出，二者基于螺旋形導流板實現(xiàn)的功能和效果并不相同，以此得出該發(fā)明具有創(chuàng)造性的結(jié)論。

此時需要判斷二者基于該相同的結(jié)構(gòu)實質(zhì)上是否能夠?qū)崿F(xiàn)相同的功能和效果，可以根據(jù)前述的判斷方式進行判斷。一方面可以確定的是，冷卻均勻和產(chǎn)生自旋力這兩個功能和效果能夠并列存在于對比文件的技術(shù)方案中，并不存在邏輯矛盾，即不同的功能和效果不具有排他性；另一方面需要確定，通過螺旋形導流板實現(xiàn)輥體的均勻冷卻這一功能和效果在申請日之前是否已經(jīng)為本領域技術(shù)人員所知曉，若審查員提供了公知常識證據(jù)能夠證明在輥體中設置螺旋形導流板有利于實現(xiàn)輥體的均勻冷卻這一功能和效果，此時可以認為基于上述相同的螺旋形導流板結(jié)構(gòu)，二者均能夠?qū)崿F(xiàn)冷卻輥的均勻冷卻，即螺旋形導流板在二者的技術(shù)方案中實現(xiàn)的功能和效果并無實質(zhì)性差異。

此種情形需要對該結(jié)構(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)的各種功能進行充分檢索和舉證，如果僅僅因為發(fā)明與對比文件中對該結(jié)構(gòu)實現(xiàn)的功能和效果作了差異性描述，就簡單地認為對比文件不能夠公開本申請，其實質(zhì)上縮小了對比文件的公開范圍。

（二）案例二

1.案情簡介

該發(fā)明要求保護一種凹版膠印印刷用印版。申請人發(fā)現(xiàn)在凹版膠印過程中，硅樹脂構(gòu)成的印版在連續(xù)的旋轉(zhuǎn)滾壓過程中其線條圖案部會發(fā)生擠壓，從而導致原本需要轉(zhuǎn)印的均勻的線條凹槽沿著印刷方向逐漸變窄，得到的印刷線條并不均勻，甚至產(chǎn)生斷點、針眼等缺陷，對電路板的印刷帶來不利的影響。當在印版上沿著印刷方向設置線寬逐漸增大的圖案部時，通過逐漸增大的線寬變化可以對圖案線條在印刷過程中產(chǎn)生的擠壓進行補償，即通過在轉(zhuǎn)印體上設置線寬變化的圖案部來印刷得到線寬均勻的電路板。

對比文件公開了一種凹版，在印刷方向上連續(xù)并排設置多個細線狀的圖案部，并且在多個細線狀的圖案部中，位于印版一端的圖案部的線寬比位于印刷方向的另一端的圖案部的線寬更細，由于印版圖案部的線寬不同，可以在同一產(chǎn)品的平面上印刷出具有不同寬度的線條圖案。

2.案例分析

該案例與案例一的相同之處在于發(fā)明與對比文件中都對該相同結(jié)構(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)的功能和效果作了記載，且二者的記載存在差異，如該發(fā)明中通過印版上線寬不同的圖案部來印刷得到線寬均勻的產(chǎn)品，而對比文件通過印版上線寬不同的圖案部來印刷得到線寬不同的產(chǎn)品；與案例一的不同之處在于，二者的技術(shù)方案所實現(xiàn)的功能和效果具有排他性，甚至截然相反，兩個不同的功能和效果不能夠同時并存于上述兩個技術(shù)方案中，否則自身邏輯難以自洽。

由于該發(fā)明沒有將需要實現(xiàn)的功能和效果記載在權(quán)利要求中，如果通過三步法來進行創(chuàng)造性的判斷，經(jīng)過特征對比發(fā)現(xiàn)發(fā)明申請的核心發(fā)明點“位于印刷方向的初始端的圖案部的線寬比位于印刷方向的末端的圖案部的線寬更細”已經(jīng)被對比文件所公開，很容易得出本申請不具有創(chuàng)造性的結(jié)論，這是由于在創(chuàng)造性的判斷中缺乏對功能和效果的考量。

對比文件通過設置線寬變化的圖案部來印刷得到線寬變化的電路板，其實質(zhì)上是通過特定寬度的線條結(jié)構(gòu)來印刷得到與線條結(jié)構(gòu)的寬度相同的線條，這與本領域技術(shù)人員對相關(guān)功能和效果的基本預期是吻合的；而該發(fā)明通過設置線寬變化的圖案部來實現(xiàn)均勻?qū)挾染€條的印刷，這超出了本領域技術(shù)人員基于基本常識的認知范圍，無論是從其發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題的角度還是從實現(xiàn)的功能和效果的角度來分析，都并非是顯而易見的。

一種觀點可能會認為，因為轉(zhuǎn)印體在連續(xù)的旋轉(zhuǎn)滾壓過程中其圖案部發(fā)生擠壓形變是客觀存在的事實，對比文件通過設置線寬變化的圖案部印刷得到的線寬實質(zhì)上也可能是均勻的，能夠破壞本申請的創(chuàng)造性。但是從對比文件需要解決的技術(shù)問題出發(fā)，其本意在于通過線寬變化的圖案部來印刷出具有不同寬度的印刷線條，在該啟示下，通過線寬變化的圖案部印刷所得到的線條圖案的寬度一致時并不符合本領域技術(shù)人員的預期。本領域技術(shù)人員只可能對印版上的線條圖案的寬度進行調(diào)節(jié)，直到能夠印刷出具有不同寬度的印刷線條，而并不會給出在轉(zhuǎn)印體上設置線寬變化的線條結(jié)構(gòu)來印刷得到線寬均勻的印刷線條的啟示，上述觀點擴大了對比文件所公開內(nèi)容的范圍。

對于此種特殊情形，即使存在其他公知常識證據(jù)能夠證實通過在印版上設置線寬不同的圖案部可以印刷得到線寬均勻的產(chǎn)品，也仍然不能夠在上述對比文件的基礎上進行改進而得到，因為這會導致該對比文件喪失其聲稱的需要實現(xiàn)的功能和效果，違背了原申請人提出該技術(shù)方案的本意，從而不存在改進動機。若沒有其他證據(jù)能夠?qū)υ撛O置方式能夠?qū)崿F(xiàn)上述功能和效果進行佐證，可以要求申請人將該技術(shù)效果限定在權(quán)利要求中，以將該發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)進行明確的區(qū)分，從而為權(quán)利要求劃定合理的保護范圍。

（三）案例三

1.案情簡介

該發(fā)明要求保護一種復合拼接式紙塑模具，其包括合模后形成模腔的上模和下模，模腔中具有模芯，且模芯包括多個能夠以任意數(shù)量組合拼接的模芯單元，例如需要生產(chǎn)不同規(guī)格尺寸的蛋托時，選擇不同數(shù)量的模芯單元進行組合即可， 不必單獨生產(chǎn)各種規(guī)格的紙塑模具。同時權(quán)利要求中還限定了相鄰兩個模芯單元之間形成有便于排氣的間隙，根據(jù)該設置方式能夠避免現(xiàn)有技術(shù)中單獨在模芯上開設排氣孔而導致模具制作工藝繁瑣的問題。

對比文件也公開了一種拼接式紙塑模具，同樣公開了上模、下模以及多個能夠以任意數(shù)量組合拼接的模芯單元，可以實現(xiàn)采用一套紙塑模具生產(chǎn)不同規(guī)格尺寸的紙塑產(chǎn)品這一功能和效果，但同時其還公開了在各個模芯單元上開設排氣孔來排出氣體的技術(shù)手段。

2.案例分析

該發(fā)明通過拼接式模芯單元實現(xiàn)了兩個功能和效果，其一是僅采用一套紙塑模具就可以生產(chǎn)不同規(guī)格尺寸的紙塑產(chǎn)品，其二是利用各個模芯之間的間隙來實現(xiàn)排氣。對比文件通過相同的結(jié)構(gòu)也能夠?qū)崿F(xiàn)上述第一個功能和效果，但是并沒有對各個模芯間的間隙是否能夠?qū)崿F(xiàn)排氣功能并達到相應的效果作任何的記載，此時需要對對比文件是否能夠?qū)崿F(xiàn)該功能和效果進行客觀的判斷。

對于此種情形，一種觀點認為在拼接式模芯單元中，相鄰的模芯之間具有間隙是客觀事實，而間隙必然能夠排氣，因此通過模芯間的間隙來排氣屬于隱含公開的內(nèi)容，即對比文件中的技術(shù)方案實質(zhì)上也能夠?qū)崿F(xiàn)通過相鄰模芯間的間隙來排氣這一功能和效果，從而直接得出該發(fā)明不具有創(chuàng)造性的結(jié)論。該觀點主要存在的問題在于直接將某個特定結(jié)構(gòu)與功能和效果進行一一對應，而正如前文的其他案例所表明，某個特定的結(jié)構(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)的功能和效果可能并不是唯一的，因此直接將特定結(jié)構(gòu)與某種功能和效果相對應的判斷方式也是不嚴謹?shù)摹?/p>

具體到本案例中，對比文件實質(zhì)上是否公開了通過相鄰模芯間的間隙來排氣這一功能和效果，可以結(jié)合對比文件中與該功能和效果相關(guān)聯(lián)的其他特征進行綜合考慮。具體而言，對比文件已經(jīng)公開了通過在各個模芯單元上開設排氣孔來排出氣體的技術(shù)手段，即已經(jīng)通過其他結(jié)構(gòu)來實現(xiàn)了該功能和效果，此時站位于本領域技術(shù)人員的角度進行分析，該紙塑模具通過相鄰模芯間的間隙來排氣的可能性已經(jīng)不大，甚至可以直接排除該可能性，認為通過模芯間的間隙來排氣屬于該對比文件隱含公開的內(nèi)容這一觀點已經(jīng)不具有說服力。

（四）案例四

1.案情簡介

該發(fā)明要求保護一種藥片的制造方法，在該片劑的一側(cè)上設置有印刷凹陷結(jié)構(gòu)5F，通過噴墨印刷的方式在該凹陷結(jié)構(gòu)中印刷文字符號5J 等信息，并且完成印刷后直接將該藥片裝入藥品包裝袋中。根據(jù)說明書中的記載，由于文字符號等信息印刷于該藥品表面的凹陷結(jié)構(gòu)中，即使藥品印刷后不經(jīng)過干燥工序而直接裝入藥品包裝袋中也不會發(fā)生印刷信息蹭臟模糊的現(xiàn)象。該印刷藥片的具體結(jié)構(gòu)如圖2 所示。

圖2 印刷藥片的結(jié)構(gòu)示意圖

對比文件也公開了一種藥片的制造方法，其藥片的結(jié)構(gòu)與上述發(fā)明中藥片的結(jié)構(gòu)相同，均將文字符號等信息通過噴墨印刷的方式噴印與凹陷結(jié)構(gòu)中。但是其制備方法中記載了通過噴墨印刷的方式在該凹陷結(jié)構(gòu)中印刷文字符號等信息，在藥片排出之前配置干燥、冷卻裝置，實現(xiàn)印刷油墨的干燥和固化，最后將完成印刷的藥片裝入藥品包裝袋中，并未對其中的凹陷結(jié)構(gòu)所實現(xiàn)的功能和效果作任何的記載。

2.案例分析

本案例中，該發(fā)明通過凹陷結(jié)構(gòu)的設置，避免了未固化的油墨與藥品包裝袋之間的接觸，實現(xiàn)了對印刷信息進行保護的功能和效果，而凹陷結(jié)構(gòu)的設置能夠防止油墨與藥品包裝袋直接接觸是客觀存在的事實，并且能夠?qū)崿F(xiàn)的上述功能和效果也是顯而易見的，因而一種觀點認為基于對比文件與該發(fā)明中相同的藥片結(jié)構(gòu)可以得出二者實質(zhì)上均能夠?qū)崿F(xiàn)避免油墨蹭臟模糊的功能和效果，進而認為該發(fā)明不具有創(chuàng)造性。

若僅僅從藥片的設置結(jié)構(gòu)上看其與對比文件之間并沒有區(qū)別，然而，該發(fā)明要求保護的是一個方法權(quán)利要求，提出該技術(shù)方案的出發(fā)點在于未經(jīng)過干燥和固化的油墨具有流動性，印刷信息容易被破壞。從具體實施方式上看，相較于該發(fā)明，對比文件的技術(shù)方案中多了一個印刷后通過干燥、冷卻裝置實現(xiàn)印刷油墨干燥和固化的步驟，且本領域技術(shù)人員可以確定的是，油墨經(jīng)過干燥和固化之后無論是否與藥品包裝袋接觸，均不容易出現(xiàn)印刷信息蹭臟模糊的現(xiàn)象，即對比文件的技術(shù)方案中并不存在避免印刷信息蹭臟模糊的客觀需求。換而言之，該方案中干燥、冷卻裝置的設置方式已經(jīng)間接否定了其通過凹陷結(jié)構(gòu)的設置來避免印刷信息蹭臟模糊這一功能和效果，該對比文件并不能夠直接破壞該發(fā)明的創(chuàng)造性。

三、小結(jié)

通過對上述案例的分析可知，功能和效果一般不會直接記載在一項發(fā)明的權(quán)利要求中，但是在判斷對比文件之間的結(jié)合啟示或者改進動機時，某個結(jié)構(gòu)或者步驟實際上能夠?qū)崿F(xiàn)的功能和效果都是需要重點考量的內(nèi)容，這直接影響對比文件實際公開范圍的判定，是能否得出正確審查結(jié)論的關(guān)鍵因素。

首先，某個結(jié)構(gòu)或者步驟能夠?qū)崿F(xiàn)的功能和效果可能并不是唯一的，將二者盲目地一一對應可能會對對比文件的實際公開范圍作出錯誤的判斷；其次，發(fā)明和對比文件中對功能和效果地描述存在差異時，可以借助其他證據(jù)進行佐證，不能簡單的認為二者存在實質(zhì)性的差異而得出錯誤的審查結(jié)論；最后，在判斷對比文件是否能夠?qū)崿F(xiàn)某個功能和效果時，需要著眼于對比文件全文，將對比文件作為整體進行分析，結(jié)合與該功能和效果相關(guān)的特征進行綜合判斷。