左敬博 李亞楠

摘要：審查實踐中，在同一申請人同日提出的發(fā)明專利申請和實用新型專利之間是否構(gòu)成的重復授權(quán)判定過程中，對于二者的說明書通常內(nèi)容一致，權(quán)利要求存在細微差異的情況，需要根據(jù)本領(lǐng)域技術(shù)人員的認知，結(jié)合說明書來理解權(quán)利要求，不應完全拘泥于權(quán)利要求的文字解釋，同時也不應將說明書的技術(shù)方案、發(fā)明目的等帶入權(quán)利要求中進行過度的澄清、彌補或修正性的解釋從而對其保護范圍進行不當限縮，應當在重復授權(quán)通知書中詳細闡述兩者構(gòu)成重復授權(quán)的理由，充分考慮申請人的意見陳述后再進行認定是否構(gòu)成重復授權(quán)。

關(guān)鍵詞：發(fā)明;實用新型;重復授權(quán);權(quán)利要求;解釋

0引言

專利權(quán)是一種具有排他性的獨占權(quán)，對該國所有的單位和個人都具有法律約束力。對于同樣的發(fā)明創(chuàng)造重復授予多項專利權(quán)，就違背了專利權(quán)的獨占性原則。

《專利法》第9條1 款的規(guī)定，同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)。

專利法第9 條或?qū)＠▽嵤┘殑t第41條所稱的“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”是指兩件或兩件以上申請（或?qū)＠┲写嬖诒Ｗo范圍相同的權(quán)利要求。判斷兩項權(quán)利要求的保護范圍是否相同，必然涉及到權(quán)利要求保護范圍的確定以及權(quán)利要求的解釋。

在審查實踐中，最常遇到的可能構(gòu)成重復授權(quán)的情形是同一申請人同日提出的發(fā)明專利申請和一件實用新型專利之間的判定，由于發(fā)明專利申請和實用新型專利由同一人提出，二者的說明書通常內(nèi)容一致，而在實踐中，由于在發(fā)明實質(zhì)審查中的答復審查意見時對發(fā)明申請所做出的修改，或者申請人更希望基于同一發(fā)明創(chuàng)造獲得發(fā)明和實用新型的協(xié)同保護，刻意在申請時便使得兩者的權(quán)利要求存在細微差異，往往導致兩者的權(quán)利要求文字記載的內(nèi)容并不相同，這時判定兩個權(quán)利要求是否為重復授權(quán)，如何對權(quán)利要求進行解釋就顯得尤為重要，而這也正是審查實踐中的難點所在。

1重復授權(quán)判定中權(quán)利要求的解釋

對于重復授權(quán)的判斷原則，《專利審查指南》第二部分第三章的6.1節(jié)規(guī)定：判斷時，如果一件專利申請或?qū)＠囊豁棛?quán)利要求與另一件專利申請或?qū)＠哪骋豁棛?quán)利要求保護范圍相同，應當認為它們是同樣的發(fā)明創(chuàng)造[1]。也就是說，為了避免重復授權(quán)，在判斷是否為同樣的發(fā)明創(chuàng)造時，應當將兩件發(fā)明或者實用新型專利申請或?qū)＠臋?quán)利要求書的內(nèi)容進行比較，而不是將權(quán)利要求書與專利申請或?qū)＠募娜績?nèi)容進行比較。權(quán)利要求是否重復授權(quán)，以權(quán)利要求的保護范圍是否相同為判斷依據(jù)。在判斷權(quán)利要求是否為同樣的發(fā)明創(chuàng)造時，首先要確定權(quán)利要求的保護范圍，而權(quán)利要求的保護范圍在專利授權(quán)與侵權(quán)程序中確不盡相同。

專利授權(quán)階段中，審查員面對的是未授權(quán)的專利申請，其任務是對專利申請人提出的專利申請文件進行審查，以確保授予的專利權(quán)保護范圍清晰、權(quán)利穩(wěn)定性盡可能好，并且申請人還擁有修改的機會，答復通知書時可以通過意見陳述以及修改申請文件使得權(quán)利要求的保護范圍與其技術(shù)貢獻相匹配。因此，在授權(quán)程序中，確定權(quán)利要求的保護范圍，需要根據(jù)本領(lǐng)域技術(shù)人員的認知，結(jié)合說明書來理解權(quán)利要求，應當遵循最大合理解釋原則來界定權(quán)利要求的含義，但不能從說明書引入權(quán)利要求沒有記載的技術(shù)特征對權(quán)利要求進行不當?shù)南蘅s。

而在專利侵權(quán)訴訟階段，因為專利權(quán)人無法修改權(quán)利要求，如果嚴格按照字面解釋，而不考慮說明書中的發(fā)明目的、技術(shù)效果等內(nèi)容，會導致權(quán)利要求的保護范圍包含了不能解決其技術(shù)問題的技術(shù)方案，這對于社會公眾是不公平的，因此，在侵權(quán)訴訟階段中，確定權(quán)利要求的保護范圍，應當站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度，參考說明書的技術(shù)方案、發(fā)明目的等，對權(quán)利要求進行一定的澄清、彌補或修正性的解釋。

當兩項以上的權(quán)利要求之間文字記載相同，或者僅僅是表達方式不同而含義相同時，很容易判斷兩者屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造。然而，在兩者存在區(qū)別的情況下，如何去判斷是否屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，目前的審查指南只規(guī)定了判斷原則和處理方式，并未對具體的判斷標準作出明確的規(guī)定，因此，在兩項權(quán)利要求存在區(qū)別的情況下判斷兩者是否構(gòu)成重復授權(quán)給審查員帶來了一定困難，造成了“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”的判斷標準在審查實踐中存在操作上的不一致性。

2案例分析

重復授權(quán)的判斷屬于專利授權(quán)程序中的一個環(huán)節(jié)，在專利審查進行到重復授權(quán)的判斷階段時，專利申請的權(quán)利要求應當已經(jīng)符合新穎性創(chuàng)造性清楚完整可以實現(xiàn)說明書支持的相關(guān)規(guī)定，在一件專利申請與另一件專利的重復授權(quán)判定中對權(quán)利要求進行解釋時，專利申請?zhí)幱谑跈?quán)階段，應當將權(quán)利要求中的技術(shù)特征理解為其通用含義而避免從說明書引入權(quán)利要求沒有記載的技術(shù)特征進行解釋，而另一件專利已經(jīng)獲得授權(quán)，是否應當參考說明書的技術(shù)方案、發(fā)明目的等，對權(quán)利要求進行一定的澄清、彌補或修正性的解釋，或者引入“等同”原則，在此筆者通過一個案例來進行研討分析。

發(fā)明專利申請的權(quán)利要求1 為：

1.??? 一種可容納多物料接液盤，包括盤體（2）、耳板（3）、定位板（4）和間隔板（5）;盤體（2）采用錐環(huán)形式，包括內(nèi)環(huán)板（6）、外環(huán)板（7）、兩個側(cè)板（8）???? 和底板（9）;所述內(nèi)環(huán)板（6）和外環(huán)板（7）在豎直方向上均傾斜布置，使得盤體上部橫截面積大于下部橫截面積，外環(huán)板長、高兩個方向尺寸均大于內(nèi)環(huán)板;所述兩個側(cè)板（8）均豎直布置;耳板（3）位于側(cè)板（8）上沿處。

實用新型專利的權(quán)利要求1 為：

1.??? 一種易更換、易倒料接液盤，包括盤體（2）、耳板（3）和定位板（4）;其特征在于，盤體采用錐環(huán)形式，包括內(nèi)環(huán)板（6）、外環(huán)板（7）、兩個側(cè)板（8）???? 和底板（9）;所述內(nèi)環(huán)板（6）和外環(huán)板（7）在豎直方向上均傾斜布置，外環(huán)板長、高兩個方向尺寸均大于內(nèi)環(huán)板;所述兩個側(cè)板（8）均豎直布置;耳板（3）位于側(cè)板（8）上沿處。

兩者的主體名稱的區(qū)別在于用途限定，發(fā)明申請限定了接液盤“可容納多物料”，實用新型專利限定了接液盤“易更換、易倒料”，但是，根據(jù)主題名稱后續(xù)特征的描述，是否限定“可容納多物料”和“易更換、易倒料”，并未給接液盤本身的結(jié)構(gòu)帶來任何區(qū)別，因此，“可容納多物料”和“易更換、易倒料”并未對產(chǎn)品本身帶來實質(zhì)影響。

除此之外，兩者的權(quán)利要求1 中還存在其他區(qū)別，發(fā)明專利申請限定了“使得盤體上部橫截面積大于下部橫截面積”，而實用新型專利并沒有記載該技術(shù)特征，對于該區(qū)別是否使得發(fā)明與實用新型構(gòu)成重復授權(quán)，有兩種觀點。

觀點一認為，發(fā)明和實用新型的權(quán)利要求中均記載了“內(nèi)環(huán)板（6）和外環(huán)板（7）在豎直方向上均傾斜布置”，根據(jù)權(quán)利要求的字面意思進行解釋，“傾斜布置”應當包含了內(nèi)環(huán)板（6）和外環(huán)板（7）的上部向內(nèi)傾斜和其上部向外傾斜兩種方式，發(fā)明的權(quán)利要求中限定了技術(shù)特征“使得盤體上部橫截面積大于下部橫截面積”也就是限定出了“傾斜布置”為內(nèi)環(huán)板（6）和外環(huán)板（7）的上部向外傾斜，該技術(shù)特征對接液盤的結(jié)構(gòu)起到了限定作用;而實用新型并沒有記載上述特征，根據(jù)權(quán)利要求的字面意思進行解釋，應當將實用新型權(quán)利要求中的“傾斜布置”解釋為包含了內(nèi)環(huán)板（6）和外環(huán)板（7）的上部向內(nèi)傾斜、上部向外傾斜或者其他的傾斜方式，由此可知，實用新型的內(nèi)環(huán)板（6）和外環(huán)板（7）在豎直方向上的傾斜方式并不必然與發(fā)明的內(nèi)環(huán)板（6）和外環(huán)板（7）在豎直方向上的傾斜方式相同，也就是說發(fā)明專利申請與實用新型專利的權(quán)利要求的保護范圍并不相同，因此兩者不構(gòu)成重復授權(quán)。

觀點二認為，雖然發(fā)明的權(quán)利要求中限定了技術(shù)特征“使得盤體上部橫截面積大于下部橫截面積”，實用新型的權(quán)利要求中沒有限定該技術(shù)特征，但是實用新型的說明書中記載了“本實用新型的目的是為了解決現(xiàn)有接液盤倒液困難、接液面積小和接料種類單一等缺點……本發(fā)明具有接液面積大、倒料方便和可收集多種類物料等優(yōu)點”，如果將實用新型權(quán)利要求中的“傾斜布置”解釋為包含了內(nèi)環(huán)板（6）和外環(huán)板（7）的上部向內(nèi)傾斜、上部向外傾斜或者其他的傾斜方式，當內(nèi)環(huán)板（6）和外環(huán)板（7）的傾斜方式使得整個接液盤上部橫截面積小于等于下部橫截面積，如此一來該結(jié)構(gòu)就不能解決現(xiàn)有接液盤倒液困難、接液面積小的技術(shù)問題，如果嚴格按照權(quán)利要求的字面解釋，不考慮發(fā)明目的，會導致權(quán)利要求的保護范圍包含了不能解決其技術(shù)問題的技術(shù)方案，這對于社會公眾是不公平的，因此內(nèi)環(huán)板（6）和外環(huán)板（7）的上部向內(nèi)傾斜的技術(shù)方案不能實現(xiàn)實用新型專利的發(fā)明目的，應當被排除在權(quán)利要求的保護范圍之外，因此，實用新型權(quán)利要求中的“傾斜布置”也應當解釋為內(nèi)環(huán)板（6）和外環(huán)板（7）的上部向外傾斜，即“使得盤體上部橫截面積大于下部橫截面積”，由此一來，實用新型的權(quán)利要求的保護范圍與發(fā)明權(quán)利要求的保護范圍相同，因此兩者構(gòu)成重復授權(quán)。

對兩種觀點進一步分析可知，觀點一僅僅根據(jù)權(quán)利要求的字面解釋，如果實質(zhì)審查中據(jù)此對發(fā)明專利申請進行授權(quán)，后續(xù)進入侵權(quán)訴訟階段，發(fā)明專利與實用新型專利是否會被站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度，參考說明書的技術(shù)方案、發(fā)明目的等，對權(quán)利要求進行一定的澄清、彌補或修正性的解釋導致權(quán)利要求的保護范圍剔除掉不能解決其技術(shù)問題的技術(shù)方案是否會再次構(gòu)成重復授權(quán)從而給申請人帶來維權(quán)上的不便;而觀點二在授權(quán)階段實質(zhì)審查就引入了說明書的技術(shù)方案、發(fā)明目的等，對權(quán)利要求進行一定的澄清以及修正性的解釋，如果實質(zhì)審查中據(jù)此發(fā)出構(gòu)成重復授權(quán)的通知書，若申請人為了盡快獲得發(fā)明的授權(quán)而直接放棄實用新型專利，此做法有可能使得申請人的利益受損。

筆者綜合考慮兩種觀點后認為，對于需要結(jié)合說明書來理解權(quán)利要求的案件，審查實踐中審查員作為本領(lǐng)域技術(shù)人員，判斷兩者是否屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，通過結(jié)合說明書來理解權(quán)利要求并確定其保護范圍時，應當在重復授權(quán)通知書中詳細闡述兩者構(gòu)成重復授權(quán)的理由，不應不說明理由直接認定兩者為重復授權(quán)，上述審查意見提出后，如果申請人在答復通知書時陳述意見列舉出實用新型專利確實存在多種使得盤體上部橫截面積不大于下部橫截面積能解決其技術(shù)問題的傾斜方式，如果意見陳述理由充分可信審查員亦可能認可上述兩項權(quán)利要求的保護范圍不同，申請可能被授予專利權(quán)，發(fā)明專利申請人在收到重復授權(quán)的審查意見通知書時對于重復授權(quán)的認定有不同意見的，也不應為了盡快獲得授權(quán)而直接放棄同日申請實用新型的專利權(quán)或?qū)Πl(fā)明專利申請進行修改，應當在答復審查意見通知書時對兩者不屬于重復授權(quán)進行充分的說理以使得審查員信服，從而維護自身的合法權(quán)益。

3小結(jié)

審查實踐中，專利申請和專利之間的是否屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造判定過程中，確定權(quán)利要求的保護范圍，需要根據(jù)本領(lǐng)域技術(shù)人員的認知，結(jié)合說明書來理解權(quán)利要求，不應完全拘泥于權(quán)利要求的文字解釋，同時也不應將說明書的技術(shù)方案、發(fā)明目的等帶入權(quán)利要求中進行過度的澄清、彌補或修正性的解釋從而對其保護范圍進行不當限縮，審查員通過結(jié)合說明書來理解權(quán)利要求并確定其保護范圍時，應當在重復授權(quán)通知書中詳細闡述兩者構(gòu)成重復授權(quán)的理由，充分考慮申請人的意見陳述后再進行認定是否構(gòu)成重復授權(quán)，而申請人在收到重復授權(quán)的通知書時，應當對兩者是否屬于重復授權(quán)進行充分的說理以使得審查員信服，從而維護自身的合法權(quán)益。（第二作者對本文的貢獻與第一作者等同）

參考文獻：

[1]國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010：第二部分第三章的6.1.

作者簡介：

左敬博（1987-），男，漢族，山西大同人，碩士，助理研究員，專利審查員，研究方向：流體機械領(lǐng)域?qū)＠麑彶?

李亞楠（1986-），女，漢族，河北衡水人，碩士，助理研究員，專利審查員，研究方向：食品工程領(lǐng)域?qū)＠麑彶?

第二作者對本文的貢獻與第一作者等同。