鮑佳 韋奕娜

摘 要： 從商標(biāo)描述性正當(dāng)使用理論基礎(chǔ)出發(fā)，基于商標(biāo)侵權(quán)的判定標(biāo)準(zhǔn)及構(gòu)成要件，詳細(xì)分析商標(biāo)正當(dāng)使用與商標(biāo)侵權(quán)二者之間界限的劃分，從確立“善意”在商標(biāo)正當(dāng)使用中的重要地位、堅(jiān)持以混淆可能性為商標(biāo)侵權(quán)構(gòu)成中的核心要件、對(duì)商標(biāo)內(nèi)容的描述性進(jìn)行梯度劃分等角度提出建議，以平衡商標(biāo)權(quán)人和使用權(quán)人的利益、調(diào)節(jié)個(gè)人利益和社會(huì)利益之間的關(guān)系。

關(guān)鍵詞： 商標(biāo)正當(dāng)使用 商標(biāo)侵權(quán) 描述性使用

商標(biāo)正當(dāng)使用這一概念來(lái)源于美國(guó)判例法上形成的Fairly Use Defense制度。目前實(shí)踐中衍生出描述性正當(dāng)使用與指示性正當(dāng)使用兩種類型，其中我國(guó)立法僅規(guī)定了商標(biāo)描述性正當(dāng)使用，但由于相關(guān)法律及司法解釋的欠缺、審判人員自由裁量權(quán)較大、加之在司法實(shí)踐中難以劃清商標(biāo)正當(dāng)使用與侵權(quán)之間的界限，往往導(dǎo)致審判機(jī)關(guān)在商標(biāo)侵權(quán)案件中對(duì)抗辯理由的認(rèn)識(shí)及結(jié)果的處理存在偏差。本文將從商標(biāo)描述性正當(dāng)使用的理論基礎(chǔ)出發(fā)，結(jié)合商標(biāo)侵權(quán)的判定標(biāo)準(zhǔn)，劃分商標(biāo)正當(dāng)使用與侵權(quán)之間的界限，為我國(guó)司法實(shí)踐在恰當(dāng)定位商標(biāo)描述性正當(dāng)使用方面提供參考。

一、商標(biāo)描述性正當(dāng)使用的理論基礎(chǔ)

商標(biāo)描述性正當(dāng)使用是指使用者按照商標(biāo)原本的意義對(duì)商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)權(quán)客體進(jìn)行使用，以說(shuō)明或描述自己的產(chǎn)品，不構(gòu)成侵犯商標(biāo)權(quán)的行為。所謂商標(biāo)原本的意義，也稱“第一含義”，指除某些純粹由商標(biāo)權(quán)人獨(dú)創(chuàng)的商標(biāo)外，相當(dāng)大一部分商標(biāo)的內(nèi)容在被權(quán)利人注冊(cè)為商標(biāo)之前所具有的一定社會(huì)意義和現(xiàn)實(shí)意義。毫無(wú)疑問(wèn)商標(biāo)原本的含義是屬于公共領(lǐng)域中公共利益的一部分，在注冊(cè)后通過(guò)實(shí)際使用形成商譽(yù)，進(jìn)而在指示商品或服務(wù)來(lái)源的范圍內(nèi)享有專有權(quán)。因此對(duì)于商標(biāo)權(quán)的保護(hù)，實(shí)際上是指在商標(biāo)標(biāo)志被附加某種意義后對(duì)商標(biāo)權(quán)人的商譽(yù)進(jìn)行的保護(hù)，而并非對(duì)商標(biāo)符號(hào)的保護(hù)，同時(shí)商標(biāo)權(quán)人也無(wú)權(quán)占有本來(lái)屬于公共領(lǐng)域的商標(biāo)內(nèi)容（如“85℃”本身帶有的溫度的含義以及“黃鶴樓”本身帶有的地名含義），也不得以他人使用商標(biāo)第一含義的行為侵犯自己的權(quán)利為由進(jìn)行抗辯。

世界上許多國(guó)家和地區(qū)都對(duì)商標(biāo)權(quán)的正當(dāng)使用有明確的規(guī)定：《歐盟商標(biāo)條例》中規(guī)定了符合工商業(yè)誠(chéng)實(shí)慣例的自然人自身名稱或地址、描述性詞匯的使用、指明商品或服務(wù)的使用三種類型的正當(dāng)使用;德國(guó)《商標(biāo)和其他標(biāo)志保護(hù)法》規(guī)定了名稱和描述性標(biāo)志的使用以及不與善良風(fēng)俗相沖突的配件貿(mào)易的使用，且可以在商業(yè)活動(dòng)中進(jìn)行使用;美國(guó)聯(lián)邦商標(biāo)法《蘭哈姆》法將正當(dāng)使用分為經(jīng)典的正當(dāng)使用和指示性的合理使用;日本《商標(biāo)法》第26條規(guī)定了不能實(shí)現(xiàn)商標(biāo)權(quán)效力的商標(biāo)，包括以自己的肖像和姓名、描述性的以產(chǎn)銷地、生產(chǎn)加工方法等表示的商標(biāo)以及同類或類似商品慣用的商標(biāo)。

我國(guó)對(duì)商標(biāo)正當(dāng)使用的規(guī)定產(chǎn)生較晚，現(xiàn)行《商標(biāo)法》第59條第一款與各國(guó)對(duì)經(jīng)典、描述性的商標(biāo)規(guī)定是一致的，即需要滿足三個(gè)要件：第一，使用者使用該商標(biāo)的內(nèi)容是出于善意的;第二，使用商標(biāo)內(nèi)容不包括“作為自己商品的商標(biāo)使用”這種用途;第三，為了說(shuō)明和描述商品或服務(wù)所必須的。第二款則規(guī)定了“三維標(biāo)志注冊(cè)商標(biāo)中含有的商品自身的性質(zhì)產(chǎn)生的形狀、為獲得技術(shù)效果而需有的商品形狀或者使商品具有實(shí)質(zhì)性價(jià)值的形狀，注冊(cè)商標(biāo)專有權(quán)人無(wú)權(quán)禁止他人正當(dāng)使用”，即商品本身的形狀在注冊(cè)為商標(biāo)后仍然可以使用，如某農(nóng)戶注冊(cè)的以水蜜桃外形為內(nèi)容的商標(biāo)。盡管各個(gè)國(guó)家和地區(qū)對(duì)商標(biāo)正當(dāng)使用都有相似的規(guī)定，但是在前提和作為抗辯事由使用時(shí)通常需要滿足一定的條件，在使用商標(biāo)的內(nèi)容的正當(dāng)性方面也存在著判斷的差異，因此不同的法官在案件審理過(guò)程中對(duì)于商標(biāo)正當(dāng)使用的判定通常會(huì)出現(xiàn)誤差。

二、商標(biāo)侵權(quán)的判定標(biāo)準(zhǔn)

商標(biāo)侵權(quán)的判定實(shí)質(zhì)上是與商標(biāo)的正當(dāng)使用相對(duì)立的概念，一旦構(gòu)成侵權(quán)則不屬于正當(dāng)使用的范疇，同樣地，行為人的行為構(gòu)成了商標(biāo)的正當(dāng)使用便杜絕了商標(biāo)侵權(quán)的可能性，因此在判斷是否為商標(biāo)正當(dāng)使用時(shí)必須結(jié)合商標(biāo)侵權(quán)的判定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行闡述與論證。從法律規(guī)定來(lái)看，我國(guó)《商標(biāo)法》第五十七條規(guī)定了七種侵犯商標(biāo)專用權(quán)的行為，核心為將被控對(duì)象與使用注冊(cè)商標(biāo)的商品進(jìn)行比對(duì)，查看是否在同一或類似的商品上使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或相近似的商標(biāo)，以及使用后所實(shí)施的投入市場(chǎng)、銷售以及幫助侵權(quán)等一系列行為。從法理的角度來(lái)看，要判定商標(biāo)侵權(quán)必須回歸到商標(biāo)保護(hù)的目的上，其目的不僅在于使消費(fèi)者能夠分清各種不同的商品和服務(wù)的來(lái)源，更在于保護(hù)商標(biāo)作為無(wú)形資產(chǎn)的價(jià)值對(duì)于權(quán)利人的重要意義以及對(duì)基于公平、自由競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序的維持。立足比較法視野，各國(guó)（地區(qū)）對(duì)侵犯商標(biāo)權(quán)所采取的判定標(biāo)準(zhǔn)各不相同，通過(guò)對(duì)比，不難發(fā)現(xiàn)各國(guó)（地區(qū)）在立法上均將混淆可能性作為判定的重要標(biāo)準(zhǔn)。

我國(guó)實(shí)務(wù)中流行“商標(biāo)侵權(quán)四要件”，即商標(biāo)性使用行為、商品的相同或類似、商標(biāo)的相同或近似、混淆可能性，其中混淆可能性為核心要件，其余三個(gè)要件在判斷時(shí)技術(shù)要求較低?；煜赡苄孕枰紤]到商標(biāo)內(nèi)容的使用行為是否會(huì)造成一般消費(fèi)者的混淆，導(dǎo)致在一般情形中出現(xiàn)難以或無(wú)法正確判斷、分辨商品或服務(wù)的來(lái)源的后果。然而在具體實(shí)際的侵權(quán)案例中，即使商標(biāo)權(quán)人在對(duì)被訴人的行為進(jìn)行了完整的混淆舉證，若被訴人援引自己的行為屬于非商標(biāo)性使用且出于善意，則不符合商標(biāo)侵權(quán)四要件中的商標(biāo)性使用行為這一要件，因此法官可直接判定被訴人的行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。在該種情形下，即使被訴人的行為導(dǎo)致消費(fèi)者發(fā)生混淆以及商標(biāo)權(quán)人的權(quán)利受到嚴(yán)重?fù)p害，從表面上來(lái)看被訴人的行為屬于非商標(biāo)性使用，則歸入商標(biāo)正當(dāng)使用，不構(gòu)成侵權(quán)，此時(shí)增加了商標(biāo)權(quán)人的舉證責(zé)任和難度。這種單一、不夠細(xì)致的判斷標(biāo)準(zhǔn)往往使得侵權(quán)人逃脫法律的制裁，擴(kuò)大對(duì)商標(biāo)權(quán)的不當(dāng)限制范圍。因此我們必須要?jiǎng)澢宥咧g的界限。

三、商標(biāo)正當(dāng)使用與商標(biāo)侵權(quán)的界限劃分

由于構(gòu)成正當(dāng)使用的商標(biāo)在注冊(cè)前本身就具有公共領(lǐng)域中的某種含義，行為人盡管對(duì)其進(jìn)行描述性使用，依然會(huì)造成消費(fèi)者在一定程度上的混淆，因此商標(biāo)的合理使用和混淆可能性在特殊情況下是重合且不可避免的。商標(biāo)內(nèi)容的描述性越強(qiáng)，消費(fèi)者在辨認(rèn)商標(biāo)和非商標(biāo)性使用時(shí)越偏向于后者，對(duì)于商標(biāo)權(quán)外的行為人則更有利，在某些情況下會(huì)對(duì)商標(biāo)權(quán)人造成實(shí)質(zhì)性的侵害，在劃分界限時(shí)不應(yīng)僅按照表面的構(gòu)成要件進(jìn)行形式上的判斷，更要結(jié)合商標(biāo)內(nèi)容的描述可能性大小和權(quán)利人受到的實(shí)質(zhì)侵害進(jìn)行判斷。

在現(xiàn)行立法上，我們可以通過(guò)行為人是否出于善意對(duì)正當(dāng)使用和侵權(quán)進(jìn)行初步的劃分，首先要求行為人在最初使用時(shí)為善意的，其次要求行為人在消費(fèi)者出現(xiàn)混淆傾向時(shí)采取更改包裝等方式以避免消費(fèi)者的混淆，在描述性使用過(guò)程中，行為人必須沒有制造混淆以獲利的故意。在上述情形中，舉證責(zé)任主要在行為人一方，對(duì)于行為人是否具有主觀善意，我國(guó)法院通常采用商業(yè)慣例進(jìn)行判斷，即以商業(yè)慣例作為善意的重要參考標(biāo)準(zhǔn)，從而在二者之間劃定合理的界限，較好地平衡商標(biāo)權(quán)人和內(nèi)容使用行為人的利益。

四、商標(biāo)正當(dāng)使用的恰當(dāng)定位

（一）確立“善意”在商標(biāo)正當(dāng)使用中的重要地位

由于現(xiàn)階段在商標(biāo)正當(dāng)使用的判斷標(biāo)準(zhǔn)中，描述性使用和非商標(biāo)性使用往往可以直接從表面進(jìn)行判斷，而“善意”則需要結(jié)合行為人的主觀故意和客觀行為進(jìn)行判斷，因此稱得上是實(shí)質(zhì)要件。在造成消費(fèi)者混淆、侵害商標(biāo)權(quán)人權(quán)益的后果時(shí)，行為人的主觀善意和客觀上采取的避免消費(fèi)者混淆的行為發(fā)揮的作用是不可忽視的，換句話說(shuō)，如果行為人的行為并沒有導(dǎo)致混淆可能性的產(chǎn)生，行為人就無(wú)需就其“善意”進(jìn)行舉證，一旦產(chǎn)生混淆可能性，行為人在合理地描述性使用中，采取行為削減潛在混淆即構(gòu)成善意使用。是否構(gòu)成“善意”，對(duì)于商標(biāo)權(quán)人和使用行為人來(lái)說(shuō)，都是十分重要的，是二者利益之間的權(quán)衡點(diǎn)。

（二）堅(jiān)持以混淆可能性為商標(biāo)侵權(quán)構(gòu)成中的核心要件

在各國(guó)（地區(qū)）對(duì)商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定中，混淆可能性均為核心要件，是判斷商標(biāo)是否構(gòu)成侵權(quán)的主要依據(jù)，《商標(biāo)法》的立法和保護(hù)目的均是避免消費(fèi)者的混淆。即使在商標(biāo)正當(dāng)使用中，行為人完全出于善意在非商標(biāo)性使用中進(jìn)行描述性使用，在嚴(yán)重造成眾多消費(fèi)者混淆、損害權(quán)利人利益的時(shí)候，法律和司法實(shí)踐必須對(duì)這種行為進(jìn)行規(guī)制，否則不僅對(duì)消費(fèi)者和商標(biāo)專有權(quán)人造成不利后果，也背離了《商標(biāo)法》立法的初衷。因此商標(biāo)正當(dāng)使用和商標(biāo)侵權(quán)不僅僅是對(duì)行為人行為性質(zhì)的定性，更應(yīng)該結(jié)合實(shí)際中消費(fèi)者對(duì)行為的認(rèn)知情況進(jìn)行判斷。

（三）對(duì)商標(biāo)內(nèi)容的描述性進(jìn)行梯度劃分

商標(biāo)正當(dāng)使用和商標(biāo)侵權(quán)之間的界限劃分，核心在于商標(biāo)內(nèi)容的描述性，為此，筆者認(rèn)為商標(biāo)注冊(cè)機(jī)關(guān)以及審判機(jī)關(guān)可以采用劃分梯度的方式對(duì)商標(biāo)內(nèi)容進(jìn)行一個(gè)判斷和界定。從注冊(cè)機(jī)關(guān)的職能上來(lái)看，注冊(cè)機(jī)關(guān)決定了標(biāo)識(shí)是否能被注冊(cè)為商標(biāo)，因此在申請(qǐng)人提交商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)后，注冊(cè)機(jī)關(guān)可以考慮該標(biāo)識(shí)在實(shí)際生活中的描述性大小，與內(nèi)容描述可能性梯度進(jìn)行比對(duì)，在該標(biāo)識(shí)達(dá)到一定的梯度時(shí)，為防止注冊(cè)后商標(biāo)權(quán)不能得到完整實(shí)現(xiàn)以及保護(hù)公共利益的需要，注冊(cè)機(jī)關(guān)應(yīng)直接駁回申請(qǐng)，不予注冊(cè)。在審判時(shí)，審判人員可以將涉案商標(biāo)與描述性梯度進(jìn)行比對(duì)，在描述性小于50%的情況下，審判人員可以忽視混淆可能性，將行為人的行為認(rèn)定為正當(dāng)使用，商標(biāo)的內(nèi)容不會(huì)因其具有商標(biāo)權(quán)而成為權(quán)利人的私有財(cái)產(chǎn)，反而商標(biāo)權(quán)人應(yīng)當(dāng)對(duì)其利用公共領(lǐng)域信息的行為付出一定的成本;在描述性大于50%的情況下，審判人員必須考慮混淆可能性，并具體計(jì)算出商標(biāo)權(quán)人因行為人使用內(nèi)容所受到的損害，結(jié)合商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)價(jià)值，由行為人對(duì)商標(biāo)權(quán)人進(jìn)行一定的損害賠償，同時(shí)應(yīng)當(dāng)向商標(biāo)注冊(cè)機(jī)關(guān)出具意見書，在商標(biāo)權(quán)人同意的情況下，由國(guó)家支付合理的金額對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)償，從而達(dá)到消滅商標(biāo)權(quán)、使商標(biāo)內(nèi)容重新回歸社會(huì)公共領(lǐng)域的目的，此為商標(biāo)權(quán)人對(duì)其權(quán)利的讓渡。

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〔本文系廣西師范大學(xué)2019年大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃自治區(qū)級(jí)立項(xiàng)課題“商標(biāo)注而不用現(xiàn)象的法律規(guī)制研究”（項(xiàng)目編號(hào)：201910602127）階段性成果〕

（鮑佳、韋奕娜，廣西師范大學(xué)法學(xué)院）