薛 浩，皮理剛

（國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作湖北中心，湖北 武漢430205）

1 引言

檢索是發(fā)明專利申請(qǐng)實(shí)質(zhì)審查過(guò)程中非常重要的環(huán)節(jié)，該環(huán)節(jié)通過(guò)對(duì)專利申請(qǐng)的新穎性、創(chuàng)造性評(píng)判而影響專利申請(qǐng)的案件走向。在專利審查工作中，檢索效率的提高是保障審查效率的重要因素，而正確的檢索策略則是提高檢索效率的核心?！秾＠麑彶橹改希?010）》第二部分第七章第5.4.2節(jié)指出[1]，基本檢索要素是體現(xiàn)技術(shù)方案的基本構(gòu)思的可檢索的要素，檢索時(shí)應(yīng)該根據(jù)權(quán)利要求的技術(shù)方案確定基本檢索要素?！秾＠麑彶橹改希?010）》僅給出了“基本檢索要素”的定義，并未說(shuō)明如何判斷某一要素是否應(yīng)當(dāng)確定為基本檢索要素，《發(fā)明專利審查基礎(chǔ)教程檢索分冊(cè)》第三章第五節(jié)給出了進(jìn)一步的說(shuō)明[2]。對(duì)于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員而言，如果檢索到一篇對(duì)比文件缺少其中任一檢索要素后，則不能影響新穎性或單獨(dú)影響創(chuàng)造性，則這些檢索要素就是該權(quán)利要求的基本檢索要素。在新穎性的判斷過(guò)程中需要同時(shí)考慮“單獨(dú)對(duì)比”原則以及“四相同”原則，在實(shí)際的發(fā)明專利審查過(guò)程中，采用新穎性評(píng)述全部權(quán)利要求的案例并不多見(jiàn)，而創(chuàng)造性是審查實(shí)踐中三性評(píng)判最為常見(jiàn)的情形。根據(jù)上述有關(guān)“基本檢索要素”的定義及判斷方法可以看出，在檢索實(shí)踐中，通常將所有的基本檢索要素相“與”進(jìn)行檢索，期望獲得能單獨(dú)影響該權(quán)利要求新穎性或創(chuàng)造性的對(duì)比文件；還可以將部分檢索要素相“與”，以尋找與其他對(duì)比文件結(jié)合影響權(quán)利要求創(chuàng)造性的對(duì)比文件，即Y 類對(duì)比文件。

筆者認(rèn)為，為了快速獲取Y 類對(duì)比文件，不能僅機(jī)械地采用各要素的部分組合，還需要審查員在對(duì)權(quán)利要求技術(shù)方案進(jìn)行整體把握的情況下，正確理解和運(yùn)用創(chuàng)造性的評(píng)述思維，選擇合適的組合方式以及要素的表達(dá)形式。

什么是正確的創(chuàng)造性評(píng)述思維，《專利審查指南（2010）》第二部分第四章第3.2.1.1 節(jié)給出了創(chuàng)造性的判斷方法，即“三步法”：首先確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)，然后確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，最后判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)。關(guān)于“判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)”，所列出的3 種常見(jiàn)情形，均強(qiáng)調(diào)了“特征與作用兩相同”，即區(qū)別技術(shù)特征在公知常識(shí)、最接近的現(xiàn)有技術(shù)或者另一份對(duì)比文件中披露的相關(guān)技術(shù)手段所起的作用，要求與該區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中為解決該重新確定的技術(shù)問(wèn)題所起的作用相同，才能認(rèn)為發(fā)明對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是顯而易見(jiàn)的。

由此可見(jiàn)，以權(quán)利要求包括的A、B、C 三個(gè)基本檢索要素為例，在部分檢索要素相“與”的情形下，并不是簡(jiǎn)單的先找一個(gè)A+B，再檢一個(gè)C（或A+C，B 或B+C，A）即可，也不是機(jī)械地進(jìn)行A+B、A+C、B+C 走流程，而是應(yīng)該以創(chuàng)造性的審查預(yù)期為指引制定高效的檢索策略。創(chuàng)造性審查預(yù)期下的快速檢索策略指：在檢索過(guò)程中，以創(chuàng)造性評(píng)述為檢索的直接目的，在檢索前，審查員首先對(duì)現(xiàn)有技術(shù)有明確的把握，然后以創(chuàng)造性評(píng)述為檢索目標(biāo)，將檢索過(guò)程與創(chuàng)造性判斷同時(shí)進(jìn)行，制訂準(zhǔn)確的部分檢索要素的組合方式，以及確定每一個(gè)要素的表達(dá)方式，使得檢索具有針對(duì)性和高效性。

2 案例分析

下面通過(guò)案例詳細(xì)說(shuō)明，在審查實(shí)踐過(guò)程中，如何根據(jù)創(chuàng)造性的評(píng)述思維確定正確的基本檢索要素，以及基于創(chuàng)造性審查預(yù)期下如何進(jìn)行快速檢索。

2.1 案情介紹

技術(shù)方案如圖1 所示。

該案權(quán)利要求為：帶PTC 加熱元件的熱水器，包括筒體、設(shè)置在筒體兩端的護(hù)罩、設(shè)置在筒體上方的進(jìn)出水口以及設(shè)置在筒體下方的排水閥，其特征在于所述筒體由左筒體和右筒體通過(guò)法蘭盤(pán)合并構(gòu)成，所述法蘭盤(pán)由左法蘭和右法蘭構(gòu)成，所述左法蘭和所述右法蘭通過(guò)螺栓相接，所述法蘭盤(pán)上設(shè)有加熱元件，所述加熱元件的接線端設(shè)置在所述左筒體內(nèi)部，所述加熱元件的電加熱部分設(shè)置在所述右筒體內(nèi)部，所述加熱元件的上端設(shè)有水位傳感器，所述加熱元件的下端設(shè)有溫度傳感器。

圖1 技術(shù)方案示意圖

該案背景技術(shù)記載“現(xiàn)有的加熱器結(jié)構(gòu)主要包括法蘭和固定在法蘭上的發(fā)熱體，發(fā)熱體的結(jié)構(gòu)包括設(shè)置在外層的金屬管、設(shè)置在金屬管內(nèi)的氧化鎂粉絕緣層、設(shè)置在氧化鎂粉絕緣層內(nèi)的電阻絲以及與電阻絲相連接的接線端?，F(xiàn)有的加熱器安全性能差，不節(jié)能，不能干燒，容易出現(xiàn)爆管。

2.2 檢索思路及過(guò)程

基于背景技術(shù)披露的問(wèn)題和權(quán)利要求記載的方案，申請(qǐng)人聲稱的發(fā)明點(diǎn)在于PTC 加熱、水位檢測(cè)、水溫檢測(cè)、及分體式殼體四個(gè)方面，然而本領(lǐng)域技術(shù)人員清楚，采用PTC作為熱水器的加熱元件屬于本領(lǐng)域的公知常識(shí)，利用溫度傳感器檢測(cè)水溫也屬于本領(lǐng)域的慣用技術(shù)手段。基于上述分析即可知曉，熱水器具有“分體式殼體設(shè)計(jì)”和“水位檢測(cè)的布置方式”兩個(gè)要素即可單篇評(píng)述本申請(qǐng)的創(chuàng)造性。因此，確定的基本檢索要素為熱水器、分體式殼體、布置于加熱元件上方的水位傳感器。

審查員在CNABS 數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行檢索時(shí)，首先采用全要素檢索，并未獲得評(píng)述新穎性或創(chuàng)造性的X 文件。因此，審查員采用部分檢索要素進(jìn)行檢索，對(duì)于其中的一個(gè)要素“熱水器由左右筒體構(gòu)成的殼體結(jié)構(gòu)”，審查員作為本領(lǐng)域技術(shù)人員，通過(guò)分析發(fā)現(xiàn)，本案設(shè)計(jì)的左筒體實(shí)際上起著保護(hù)罩的作用，采用關(guān)鍵詞“罩”或“蓋”對(duì)要素限定，在CNABS數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)該要素進(jìn)行如下檢索：CNABS 179 F24H1/20/ic and（罩or 蓋）and 法蘭，獲得了對(duì)比文件1（CN103115428A），其公開(kāi)了本申請(qǐng)的主要結(jié)構(gòu)，可以作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。在此基礎(chǔ)上，為了提高檢索效率，對(duì)于另一個(gè)要素的檢索，一方面需要考慮后續(xù)審查過(guò)程中創(chuàng)造性的評(píng)述思路，即審查員預(yù)期要檢索的另一篇對(duì)比文件應(yīng)該具有“加熱元件的上端設(shè)有水位傳感器”的設(shè)置方式；另外還需要考慮如何對(duì)預(yù)期的對(duì)比文件進(jìn)行合適的表達(dá)。通過(guò)分析可知，其在本案中的作用是檢測(cè)熱水器內(nèi)的水位，確保加熱元件在水位以下，防止出現(xiàn)干燒而損壞加熱元件。

因此，審查員采用效果關(guān)鍵詞“干燒”干預(yù)，在CNABS數(shù)據(jù)庫(kù)檢索如下：CNABS 48 F24H1/20/ic and（水位or 液位）and（干燒/effect），快速獲得對(duì)比文件2（CN104913496A），其公開(kāi)在加熱元件的上端設(shè)置水位傳感器，以防止干燒，可以與對(duì)比文件1 結(jié)合評(píng)述本案的創(chuàng)造性。

2.3 本案小結(jié)

在檢索過(guò)程中，正確確定基本檢索要素及其合適的表達(dá)形式，都是影響檢索效率的關(guān)鍵所在，而兩者又都與創(chuàng)造性的評(píng)述思維密不可分。

3 結(jié)論

在檢索過(guò)程中，靈活運(yùn)用創(chuàng)造性評(píng)判的思路指引檢索方向，可以幫助審查員準(zhǔn)確確定基本檢索要素；此外，在創(chuàng)造性審查預(yù)期的指引下，還可以幫助審查員采用合適的基本檢索要素表達(dá)形式，從而快速獲得目標(biāo)對(duì)比文件，提高檢索的準(zhǔn)確性和高效性。