章增鋒

（215000 國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作江蘇中心 江蘇 蘇州）

一、前言

在專利審查中，對(duì)于一件專利申請(qǐng)首先應(yīng)判斷其是否屬于可專利保護(hù)的客體，然后再進(jìn)行三性評(píng)判或其他非三性條款的評(píng)判。對(duì)于客體問題的判斷涉及較多的法條通常是專利法第二十五條第一款第（二）項(xiàng)智力活動(dòng)的規(guī)則與方法，以及專利法第二條第二款。對(duì)于客體問題的判斷難點(diǎn)通常在于對(duì)于既包含智力活動(dòng)的規(guī)則和方法的內(nèi)容又包含技術(shù)特征的權(quán)利要求的客體判斷。

二、目前客體判斷的主要依據(jù)以及存在的困難

在審查工作中，對(duì)于客體問題的判斷難點(diǎn)通常在于對(duì)于既包含智力活動(dòng)的規(guī)則和方法的內(nèi)容又包含技術(shù)特征的權(quán)利要求客體判斷，也就是既包含技術(shù)特征又包含非技術(shù)特征的權(quán)利要求的客體判斷?！秾＠麑彶橹改稀芬?guī)定了既包含技術(shù)特征又包含非技術(shù)特征的權(quán)利要求是不能依據(jù)專利法第二十五條排除其獲得專利權(quán)的可能性，但是并不意味著其就是可專利的客體，也就是并不意味著其就滿足專利法第二條第二款的規(guī)定。在專利法第二條第二款中規(guī)定了“發(fā)明，是指對(duì)產(chǎn)品、方法或者其改進(jìn)所提出的新的技術(shù)方案”，《專利審查指南》中關(guān)于技術(shù)方案的定義如下：技術(shù)方案是對(duì)要解決的技術(shù)問題所采用的利用了自然規(guī)律的技術(shù)手段的集合；技術(shù)手段通常是由技術(shù)特征來體現(xiàn)的。

從我國專利法中對(duì)發(fā)明的定義可以看出，對(duì)于客體的判斷其關(guān)鍵在于是否構(gòu)成技術(shù)方案的判斷，技術(shù)方案的判斷通常采用三要素的判斷方式，即是否采用了技術(shù)手段、是否解決了技術(shù)問題和是否產(chǎn)生了技術(shù)效果。雖然指南對(duì)于何為技術(shù)方案給出了解釋，但是缺少對(duì)于技術(shù)特征、自然規(guī)律、智力活動(dòng)等概念的深層次法理分析，使得審查員在判斷權(quán)利要求中既包含技術(shù)特征又包含非技術(shù)特征、且申請(qǐng)文件中記載了申請(qǐng)人聲稱的技術(shù)效果以及技術(shù)問題的方案是否屬于專利法第二條第二款規(guī)定的客體時(shí)，存在很多疑惑和法律盲區(qū)，造成審查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不一致的問題，例如應(yīng)當(dāng)用A2.2但由于對(duì)法條理解不透徹而不敢用，說理照搬照抄、簡單機(jī)械等問題。

三、其他國家的客體判斷方法

1.美國對(duì)于客體問題的判斷原則

美國專利法第101條對(duì)于可專利性規(guī)定較為寬泛，但是在審查實(shí)踐和司法實(shí)踐中，美國對(duì)保護(hù)客體的專利適格性判斷經(jīng)歷了從排斥保護(hù)到擴(kuò)張，再到逐漸歸于理性的過程。在限縮階段，2010年的Bilski案中，美國聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC）認(rèn)為判斷一個(gè)過程是否是101條保護(hù)的客體時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮“該過程是否與特定的機(jī)械或裝置相關(guān)聯(lián)，或是否將特定物轉(zhuǎn)換成另一個(gè)不同的狀態(tài)或另一物”，在采用該標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判斷時(shí)，還要注意兩個(gè)事項(xiàng)：特定機(jī)器的應(yīng)用或者物理主題的轉(zhuǎn)換必須對(duì)權(quán)利要求的保護(hù)范圍具有實(shí)質(zhì)影響；包括在要求保護(hù)的權(quán)利要求中的機(jī)器或轉(zhuǎn)換不能僅是無關(guān)緊要的附加解決方案。

在Bilski案中雖然對(duì)實(shí)用性的審查方法有所限縮，但是并沒有完全澄清可專利性判斷標(biāo)準(zhǔn)，所以在后續(xù)案件審理過程中仍存在較大的分歧。其中以CLS國際銀行訴Alice公司的案件影響最大。該案最后上訴至最高法院，最高法院的法官最后認(rèn)為，第三方結(jié)算降低風(fēng)險(xiǎn)是一種抽象思維方法，計(jì)算機(jī)的加入不足以增加足夠的有意義的限定使得抽象思維過程和方法變成可專利的客體。從該案可知，不是所有使用軟件或者通過計(jì)算機(jī)運(yùn)行的對(duì)象都具備可專利性，抽象概念不會(huì)簡單地因?yàn)橐褂糜?jì)算機(jī)才能實(shí)施而具有可專利性，而是要在技術(shù)性上進(jìn)行判斷，也就是說如果該方法和系統(tǒng)無法提高計(jì)算機(jī)本身的性能或在所屬技術(shù)領(lǐng)域做出改善，那么就認(rèn)為不具有可專利性。

2.歐洲對(duì)于客體問題的判斷原則

現(xiàn)行《歐洲專利公約》中對(duì)授予專利權(quán)的條件涉及的條款主要是第52條，《歐洲專利公約》第52（2）列出了不應(yīng)當(dāng)被認(rèn)為是發(fā)明的主題，其中規(guī)定科學(xué)發(fā)現(xiàn)和數(shù)學(xué)方法、美學(xué)創(chuàng)造、規(guī)則和智力活動(dòng)以及信息表達(dá)方法等情況不應(yīng)被視為發(fā)明?！稓W洲專利公約》雖然沒有對(duì)“發(fā)明”進(jìn)行明確定義，但是從上述條款、規(guī)定可以看出，發(fā)明必須具有“技術(shù)性”，它必須涉及技術(shù)領(lǐng)域，必須與技術(shù)問題相關(guān)，并且必須具有技術(shù)特征，用這些技術(shù)特征限定權(quán)利要求請(qǐng)求保護(hù)的主題，這與我國對(duì)于客體判斷的思路是相同的，即都是從是否構(gòu)成技術(shù)方案這個(gè)角度去判斷。另外，通過分析涉及客體問題的歐洲判例，能夠進(jìn)一步明晰歐洲對(duì)于不授權(quán)客體判斷上的思路。

對(duì)于既包括技術(shù)特征又包括非技術(shù)特征的方案是否屬于第52條第1款EPO所稱的發(fā)明，判例T603/89-3.4.1（發(fā)明名稱為“音樂教學(xué)設(shè)備和方法”）給出了一種判斷方法。申訴委員會(huì)認(rèn)為，本申請(qǐng)權(quán)利要求1為混合型權(quán)利要求，也就是既包括技術(shù)特征又包括非技術(shù)特征，對(duì)于“混合型”權(quán)利要求，只有技術(shù)特征與非技術(shù)特征相互作用并產(chǎn)生了一定的技術(shù)效果時(shí)，并解決了一個(gè)總的技術(shù)問題時(shí)，才具有可專利性。對(duì)于這種相互作用，當(dāng)技術(shù)特征僅是非技術(shù)特征的一種支撐，并沒有之間的共同作用時(shí)，該申請(qǐng)不會(huì)被授權(quán)。本申請(qǐng)中，作為技術(shù)特征的標(biāo)志物裝置主體與作為非技術(shù)特征的信息標(biāo)號(hào)部之間并沒有一種明確的相互作用，標(biāo)號(hào)部僅是一種信息的表達(dá)，而標(biāo)志物裝置主體只是該種信息表達(dá)的載體，因此，本申請(qǐng)還是屬于不授權(quán)客體的范疇。

從該判例看出，其主要著眼于技術(shù)特征部分與非技術(shù)特征部分是否互相作用產(chǎn)生技術(shù)效果、解決總的技術(shù)問題，也就是看技術(shù)特征與非技術(shù)特征是否緊密結(jié)合、共同作用以產(chǎn)生一個(gè)總的技術(shù)效果，如果答案是肯定的，那么認(rèn)為該技術(shù)特征與非技術(shù)特征的結(jié)合構(gòu)成了技術(shù)方案。

3.各國判斷方法小結(jié)

通過分析美國對(duì)保護(hù)客體的專利適格性判斷標(biāo)準(zhǔn)的變化過程，特別是通過分析Bilski案以及Alice案，可以看出，從技術(shù)性角度去進(jìn)行可專利性的判斷是一個(gè)大趨勢。技術(shù)性角度的判斷主要分析非技術(shù)特征與物理實(shí)體特征的結(jié)合是簡單結(jié)合還是深度結(jié)合，由于簡單結(jié)合只是利用了物理實(shí)體特征本身的常規(guī)公知性能并且是可任意替代的，其與方案主題不具有緊密聯(lián)系，也沒有對(duì)物理實(shí)體特征自身的性能或結(jié)構(gòu)做出符合自然規(guī)律的改進(jìn)，所以認(rèn)為該物理實(shí)體特征在整個(gè)方案中沒有實(shí)質(zhì)性作用，因此，整個(gè)方案還是以抽象思維占主導(dǎo)，并不是技術(shù)性的方案。

另外，歐洲的“音樂教學(xué)設(shè)備和方法”判例中，其主要著眼于技術(shù)特征部分與非技術(shù)特征部分是否互相作用產(chǎn)生技術(shù)效果、解決總的技術(shù)問題，也就是看技術(shù)特征與非技術(shù)特征是否緊密結(jié)合、共同作用以產(chǎn)生一個(gè)總的技術(shù)效果，所以其實(shí)質(zhì)上也是分析非技術(shù)特征與物理實(shí)體特征是否存在深度結(jié)合，是否在整個(gè)方案中具有實(shí)質(zhì)性作用。此外，該歐洲判例中著重從技術(shù)效果、技術(shù)問題去分析判斷結(jié)合是否緊密，其與技術(shù)手段一同構(gòu)成方案技術(shù)性判斷的三要素。

四、客體判斷方法

對(duì)于既包含技術(shù)特征又包含非技術(shù)特征的客體判斷方法，筆者根據(jù)我國《專利法》以及《專利審查指南》對(duì)于發(fā)明、技術(shù)方案的定義，并結(jié)合對(duì)美國、歐洲等國家的典型不授權(quán)客體判斷案例的分析總結(jié)，試圖歸納出一種操作性較強(qiáng)、說理較充分的客體判斷方法。

一項(xiàng)既包含技術(shù)特征又包含非技術(shù)特征的權(quán)利要求，只有同時(shí)滿足下面兩個(gè)條件時(shí)，才能符合專利法第二條第二款所設(shè)立的要求，成為可專利的客體：①該技術(shù)特征為具有具體的、有形的物理特征的實(shí)體，該技術(shù)特征與非技術(shù)特征深度結(jié)合，且在整個(gè)方案中具有實(shí)質(zhì)性作用；②深度結(jié)合后產(chǎn)生的效果是物理的、客觀的和確定的。如果一項(xiàng)權(quán)利要求同時(shí)滿足了上述兩個(gè)條件，那么該權(quán)利要求認(rèn)為采用了技術(shù)手段、解決了技術(shù)問題以及產(chǎn)生了技術(shù)效果，是一項(xiàng)技術(shù)方案，否則，其只能算一種抽象思維的簡單表現(xiàn)，而不是一項(xiàng)技術(shù)方案。

關(guān)于第①條件，該物理實(shí)體特征與非技術(shù)特征的結(jié)合應(yīng)用不能僅存在表面上，而應(yīng)該進(jìn)行深度結(jié)合，具體表現(xiàn)為：物理實(shí)體特征與非技術(shù)特征結(jié)合后，與方案主題具有緊密聯(lián)系，對(duì)整個(gè)方案產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，而不是僅利用物理實(shí)體特征的可隨意替代的常規(guī)性能，或者能夠?qū)ξ锢韺?shí)體特征自身的性能或結(jié)構(gòu)做出符合自然規(guī)律的改進(jìn)。

關(guān)于第②條件，深度結(jié)合后產(chǎn)生具有物理的效果，也就是其能夠解決物理意義上的問題，其應(yīng)該在空間或時(shí)間上有具體的表現(xiàn)。具有客觀的效果，也就是該效果必須是客觀存在的，而不是主觀感知的。具有確定的效果，也就是該效果是明確的，而不是模棱兩可的，是不以人的意志變化而發(fā)生變化的。

五、總結(jié)

根據(jù)我國《專利法》以及《專利審查指南》對(duì)于發(fā)明、技術(shù)方案的定義，并結(jié)合對(duì)美國、歐洲等國家的典型不授權(quán)客體判斷案例的分析總結(jié)，歸納出一種操作性較強(qiáng)、說理較充分的客體判斷方法，在審查實(shí)踐中具有一定的參考借鑒意義。