朱桂花 田紅娟 康文韜

◆摘 要：禁止反悔原則是專利侵權(quán)判定的一項重要原則，也是確定專利權(quán)范圍的重要手段。目前許多發(fā)達國家都對這一原則做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，如美國在FESTO案的審理中，總結(jié)了一套禁止反悔原則適用的規(guī)則?！吨腥A人民共和國專利法》尚未規(guī)定禁止反悔原則，但是在司法實踐中卻早已出現(xiàn)了運用此原則的案例。司法實踐表明，法律制度的缺失使該原則在專利侵權(quán)訴訟中難以得到準確的運用，而專利申請人也未充分考慮這一原則適用對專利產(chǎn)生的重大影響。據(jù)此，本文就禁止反悔原則的適用，以及在禁止反悔原則視角下，專利申請人在整個專利生命周期中的專利申請策略提出了建議。

◆關(guān)鍵詞：禁止反悔；原則適用；專利申請

一、引言

禁止反悔一詞最初只是古法語中的一個詞匯，后來英美法系將其引入并賦予其法律概念上的意義。美國法院在審理FESTO案的過程中形成了關(guān)于禁止反悔原則在專利侵權(quán)訴訟中適用的比較完善的規(guī)則。相比之下，我國對于禁止反悔原則的規(guī)范則要落后得多，《中華人民共和國專利法》尚未對該原則做任何規(guī)定，因此在適用該原則時可供參考的僅有北京市高級人民法院的《專利侵權(quán)判定若干問題的意見（試行）》及《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》。但這兩個文件對禁止反悔原則的規(guī)定十分簡單，忽略了許多重要的問題，因而并不能準確指導(dǎo)禁止反悔原則的適用。我國理論界對禁止反悔原則的適用規(guī)則也存在許多爭議，如關(guān)于法院能否主動適用禁止反悔原則這一問題，北京市高級人民法院的《意見》中規(guī)定禁止法院主動適用這一原則，這一種主張也得到理論界的普遍認可。但是最高人民法院2010年出臺的《最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)案件年度報告（2009）》卻主張“不應(yīng)該禁止法院主動適用禁止反悔原則”，這一觀點一經(jīng)發(fā)布就得到了許多學(xué)者的支持。

二、禁止反悔原則的概念

禁止反悔原則起源于英美法系合同法中的允諾禁反言原則。允諾禁反言原則是英美法系合同法中“承諾無對價就無約束力”理論的對抗規(guī)則，這一原則在英美法系中被普遍采用，可是目前還沒有統(tǒng)一的定論來界定其具體概念。其基本內(nèi)容是基于保護信賴利益，禁止已經(jīng)做出某種表示的人再做出否定的表示。允諾禁反言原則在1877年首先由英國法官卡恩斯在審理Hughes v.Metropolitan Railway Co.，一案中提出，最終確立為正式的法律規(guī)則是在1947年大法官丹寧勛爵審理的高樹案件中。在美國，1898年內(nèi)布拉斯加州最高法院在的Ricketts v.Scothorn一案判決確立了“不得自食其言”規(guī)則。后來美國《第一次合同法重述》第90條中明確規(guī)定了允諾禁反言規(guī)則，1981年《第二次合同法重述》對該條文進行了修正，至此允諾禁反言規(guī)則在美國法上得到了完善。

具體到專利領(lǐng)域，禁止反悔原則可分為三種：①專利審查歷史禁止反悔；②專利權(quán)轉(zhuǎn)讓人禁止反悔；③專利被許可人禁止反悔。最常見的為專利審查歷史禁止反悔，此種說法是美國法對專利法上禁止反悔原則的稱呼，這也是本文所討論的禁止反悔原則。禁止反悔原則，是指禁止專利權(quán)人在侵權(quán)訴訟中，對權(quán)利要求的解釋時，將在申請階段（PTO）已經(jīng)放棄的權(quán)利要求重新納入保護范圍。專利申請程序從遞交專利申請開始，在專利審查過程中審查員多數(shù)情況下會基于各種原因要求申請人對于申請文件做出修改，或者申請人基于某些原因自行對申請文件進行修改。如果通過上述修改導(dǎo)致縮小了專利的權(quán)利保護范圍，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中就不得再主張保護申請過程中主動或被動放棄的技術(shù)特征。

三、禁止反悔原則的適用

（一）規(guī)范適用情形

本文認為無論限制專利權(quán)利范圍的修改是主動做出的，還是應(yīng)專利審查員的要求做出的，專利權(quán)人畢竟都付諸于實際行動并最終造成了專利權(quán)利范圍的縮小，并且專利權(quán)人在修改權(quán)利要求或者做出意見陳述時應(yīng)當是知曉其行為會導(dǎo)致權(quán)利范圍縮小的。專利權(quán)人不會無緣無故的修改尤其是限縮其權(quán)利要求保護范圍，其可能面臨的情形包括自己發(fā)現(xiàn)了其專利申請不具備符合專利法的授權(quán)條件，或者被專利審查員告知當前存在不符合授權(quán)條件的情形，又或者在專利授權(quán)后面臨第三人指出的實質(zhì)性缺陷。為了應(yīng)對上述情形，專利權(quán)人調(diào)整其權(quán)利要求保護范圍或為了爭辯做出的相應(yīng)解釋或意見陳述時就不可能不知道其行為會導(dǎo)致專利權(quán)利范圍的限縮。換言之，多數(shù)情況下，專利權(quán)人之所以會修改權(quán)利要求保護范圍，是因為其專利申請與現(xiàn)有技術(shù)相比不具備實質(zhì)性的特點，為了達到獲取或維護專利權(quán)的終極目的，專利權(quán)人必須通過修改其權(quán)利要求保護范圍、排除疑似現(xiàn)有技術(shù)特征從而區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)。本文認為我們絕不能容忍專利權(quán)人為了獲得專利權(quán)主動或被動限制縮小了自己的權(quán)利范圍，但是在行使授權(quán)專利的專用權(quán)時又主張原來已經(jīng)放棄的權(quán)利。

（二）規(guī)范法院可以主動適用禁止反悔原則

第一，賦予法官主動適用禁止反悔原則有其可能性。在專利侵權(quán)訴訟中法官最重要的工作就是查閱專利權(quán)人在專利審查歷史中形成的專利文檔以界定專利權(quán)的范圍，這些專利文檔不僅包括了權(quán)利要求書等在提出專利申請時提交的專利文件，還包括了在審查歷史中形成的其他記錄在案的足以影響專利權(quán)利范圍變化的文件，比如在專利權(quán)人根據(jù)專利審查員的審查意見提交的意見陳述，其中很有可能對專利要求保護范圍做了進一步的限縮，這就相當于專利權(quán)人在該意見陳述中放棄了一部分權(quán)利。那么在這種情況中，法官為了準確界定專利權(quán)人的權(quán)利要求保護范圍，一定要排除掉專利權(quán)人在其意見陳述中放棄了的權(quán)利部分，而這本質(zhì)上就是禁止反悔原則的適用。第二，賦予法官主動適用禁止反悔原則的權(quán)利有其必要性。在我國當前的專利侵權(quán)訴訟中，禁止反悔原則的適用要以原告的提出為其適用前提，并且要由被告承擔相應(yīng)的舉證責任。那么被控侵權(quán)人為了適用禁止反悔原則來對抗專利權(quán)人提出的等同侵權(quán)的主張，必須對專利權(quán)人在專利審查歷史中形成的專利文檔進行充分的查閱，這對被控侵權(quán)人來說是一項龐大的工程，極有可能會遺漏專利權(quán)人在先前程序中所做的導(dǎo)致專利權(quán)范圍變化的棄權(quán)行為。考慮到目前我國國民法律素養(yǎng)整體不高，訴訟當事人往往欠缺訴訟技巧，由被控侵權(quán)人來證明專利權(quán)人權(quán)利范圍的變動也增加了被控侵權(quán)人的負擔，因此讓被控侵權(quán)人提出適用該原則并承擔上述證明責任是不實際的。本文認為，從專利所具有的用于對抗不特定的第三人的排他權(quán)屬性以及證明能力的角度來說，處于居中裁判位置的法院應(yīng)該是主動適用禁止反悔原則進而準確界定專利權(quán)利保護范圍的適格主體。

（三）規(guī)范等同原則與禁止反悔原則的適用關(guān)系

禁止反悔原則優(yōu)先適用于等同原則。在專利侵權(quán)訴訟中如果專利權(quán)人適用等同原則主張他人的等同物侵權(quán)，而被控侵權(quán)人提供了用以證明專利權(quán)人據(jù)以主張適用等同原則的權(quán)利部分在之前的專利審查歷史中已經(jīng)通過修改或意見陳述被放棄的證據(jù)，那么此時這種既能適用等同原則又能適用禁止反悔原則的情形中應(yīng)當優(yōu)先適用禁止反悔原則而限制等同原則的適用。但是禁止反悔原則的適用并不絕對限制等同原則的適用，禁止反悔原則排除適用等同原則的僅僅是專利權(quán)人在之前的審查歷史中通過限制性修改或意見陳述而放棄的技術(shù)特征部分，而其他經(jīng)過修改的仍記載在權(quán)利要求書中的技術(shù)特征部分仍然可以主張他人的等同技術(shù)特征構(gòu)成等同侵權(quán)。

總而言之，禁止反悔原則的作用為一種彈性排除，藉此一方面允許專利權(quán)人對專利申請文件進行修改或適當?shù)囊庖婈愂?，以避免過度的限制專利的權(quán)利要求范圍；另一方面，專利申請人必須謹慎，避免造成一些非預(yù)期的放棄。

四、專利申請策略

（一）專利申請文件的撰寫策略

在準備專利申請文件的階段，即在撰寫階段專利申請人需要深挖技術(shù)特征的技術(shù)實質(zhì)，盡量將技術(shù)方案的關(guān)鍵技術(shù)特征用簡潔明了的文字表達在權(quán)利要求中。如果初期撰寫的權(quán)利要求表達過于模糊，意欲依靠授權(quán)、確權(quán)階段的解釋來確定權(quán)利要求的范圍，將會對權(quán)利要求的范圍產(chǎn)生限制作用。一般在專利申請文件撰寫階段，權(quán)利要求的用語要盡可能清晰而精確，避免采用有歧義的用語。另外，需要在專利申請的說明書中對權(quán)利要求的關(guān)鍵術(shù)語作足夠詳細而寬泛的解釋，以使權(quán)利要求的術(shù)語得到說明書的充分支持。這樣，即使在受到禁止反悔原則適用限制的情況下，也可以利用說明書中術(shù)語含義的解釋術(shù)語的含義而確定相對較大的保護范圍。

另外，在撰寫階段，權(quán)利要求中要盡可能避免采用過于上位的技術(shù)術(shù)語。如果在專利申請文件撰寫階段采用過于上位的技術(shù)術(shù)語，則在專利審查階段不得不為了獲取授權(quán)而對給技術(shù)術(shù)語進行澄清解釋，而該澄清解釋往往會導(dǎo)致禁止反悔原則的適用，進而帶來專利權(quán)利要求保護范圍限縮的風(fēng)險。

最后，本文建議在撰寫專利申請文件的權(quán)利要求時，針對技術(shù)方案進行多層次布局，避免遺漏中間層次，進而防止禁止反悔原則的適用導(dǎo)致該中間層次的排除，使得專利受到不應(yīng)有的損失。一般申請人可能考慮到費用問題而對權(quán)利要求項數(shù)進行限制，但是如果條件具備的話，盡可能撰寫至少兩項獨立權(quán)利要求，其中一項可以采用較為上位的技術(shù)術(shù)語，爭取最大的保護范圍，另外一項權(quán)利要求可以從另一角度出發(fā)并采用適中的技術(shù)術(shù)語，盡量爭取在不作修改的情況下獲取授權(quán)。

（二）專利申請階段的答復(fù)策略

專利申請人應(yīng)當重視在專利授權(quán)程序中權(quán)利要求的修改，應(yīng)當知曉未公開的針對審查意見通知書的答復(fù)也會成為日后侵權(quán)判定過程中的一個重要依據(jù)。在此階段，申請人應(yīng)仔細思考、斟酌每一次權(quán)利要求的修改以及每一次審查意見的答復(fù)內(nèi)容，不能為了在較短的時間內(nèi)獲得授權(quán)就輕易同意審查員的觀點或?qū)?quán)利要求進行不必要的限縮。必要時，可以對審查員的觀點予以否定。在專利申請答復(fù)過程中，盡量避免采用長篇大論來論述與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別。很多時候，在答復(fù)意見中陳述的越多越詳細，則在后期被禁止反悔原則限制的概率越大。

（三）專利無效階段的答辯策略

需要說明的是，本文將無效階段的答辯也涵蓋在廣義的專利申請策略中。與申請階段的答復(fù)相同，授權(quán)后的專利權(quán)人在面臨來自第三方的無效理由時，也需要針對其中的證據(jù)和理由進行對應(yīng)的修改和答辯。所不同的是，在無效階段，專利權(quán)人的修改方式以所有權(quán)利要求中的內(nèi)容為限，相對申請階段而言，修改空間很小。容易導(dǎo)致禁止反悔原則適用的情形，多發(fā)生在針對無效請求中指出的各種實質(zhì)性缺陷的答辯中。為克服缺陷，簡明扼要地指出當前專利權(quán)利要求與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別即可，應(yīng)盡量避免大篇幅論述尤其是過度限縮性解釋，或?qū)⒃疚丛跈?quán)利要求書中限定的內(nèi)容讀入權(quán)利要求范圍，導(dǎo)致不必要的限縮。尤其當無效請求人為競爭對手時，專利權(quán)人更應(yīng)當萬分謹慎，時刻謹記任何修改或解釋都有可能導(dǎo)致禁止反悔原則的適用，致使無法有效行使專利的排他權(quán)。

五、結(jié)束語

隨著科技、社會的不斷進步，各國的專利制度也在各自的不同國情的土壤上日臻完善。在不斷發(fā)展的過程中，專利制度逐漸形成了許多本領(lǐng)域獨特的行為準則。允諾禁反言原則逐漸擴展到專利法中，并根據(jù)專利法的調(diào)整對象的特殊性，而逐步完善成為禁止反悔原則。由于禁止反悔原則的適用可能性，專利申請人在包括專利撰寫、申請授權(quán)和維護這整個專利生命周期中都應(yīng)當慎重行事，避免對專利申請文件尤其是權(quán)利要求的不當修改或解釋。從另一層面來說，這既能保證專利審查過程的嚴肅性、提高審理效率，又能借此提高專利申請文件的撰寫質(zhì)量，加強專利申請審查、專利無效宣告和專利侵權(quán)糾紛程序的有效銜接，使各程序?qū)ο嚓P(guān)事實和法律的認定趨向一致。

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