陳源成

本文論述了專利訴訟中的禁止反悔原則的起源，在我國的適用上應(yīng)以法官職權(quán)主義適用為主，被控侵權(quán)人適用為輔的做法，靈活適用禁止反悔原則。同時(shí)，也論述了禁止反悔原則在審批過程中以及在訴訟中權(quán)利人的注意事項(xiàng)

一、禁止反悔原則的起源

禁止反悔原則，亦即禁反言（prosecution history estoppel），該原則源于美國最高法院對禁止反悔原則作出解釋的著名判例Festo Corporation v Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki，因此該原則又被稱為Festo estoppel。它是專利侵權(quán)判定及專利訴訟中的一項(xiàng)基本原則，其含義是，專利權(quán)人如果在專利審批（包括專利申請的審查過程或者專利授權(quán)后的無效、異議、再審程序）過程中，為了滿足法定授權(quán)要求而對權(quán)利要求的范圍進(jìn)行了限縮（如限制性的修改或解釋），則在主張專利權(quán)時(shí)，不得將通過該限縮而放棄的內(nèi)容納入專利權(quán)的保護(hù)范圍。

Festo判例確立了禁止反悔原則在專利侵權(quán)訴訟中的適用。在美國專利商標(biāo)局的審批程序中，審查員曾指出，第一個(gè)專利申請對工作過程的敘述不清楚不符合美國專利法第112條的規(guī)定且一些權(quán)利要求多重引用。于是發(fā)明人的該申請進(jìn)行了修改，權(quán)利要求增加了新的限制：該裝置包括一對單路密封環(huán)并且其外套由可磁化材料制成。第二個(gè)專利申請也在復(fù)審程序中增加了對單路密封環(huán)的限制。此后，這兩份專利申請獲得了批準(zhǔn)。

此案還引申出了兩個(gè)不同的全面禁止反悔原則，即美國法院系統(tǒng)多年來所采用的靈活禁止反悔原則和聯(lián)邦巡回上訴法院在此案中確立的全面禁止反悔原則（Complete Bar或Absolute Bar）。后者相對于前者的區(qū)別在于是否嚴(yán)格遵守對在專利審查過程中放棄的權(quán)利要求全面禁反言，不考慮任何因素的嚴(yán)格排除在專利保護(hù)范圍之外。但最終，聯(lián)邦最高法院還是以靈活禁止反悔原則為參照判決聯(lián)邦巡回上訴法院判決無效，即自始不發(fā)生效力。

二、禁止反悔原則在我國的適用

我國《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第六條規(guī)定：專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無效宣告程序中，通過對權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持。這是我國明確在法律層面上規(guī)定了禁止反悔原則。

禁止反悔原則實(shí)際上是對等同原則的限制，是為了防止專利權(quán)保護(hù)范圍的無限擴(kuò)大而作的平衡原則，平衡的是被控侵權(quán)人在專利侵權(quán)訴訟中引用等同原則時(shí)能夠使法官更客觀的確定專利的保護(hù)范圍。

而對于適用該原則是采用靈活禁止還是全面禁止的適用方法，筆者認(rèn)為靈活禁止更符合馬克思主義主客觀相統(tǒng)一的原則。主觀上，權(quán)利人對其放棄或承認(rèn)區(qū)別于訟爭專利的陳述很可能在當(dāng)時(shí)并非是其真實(shí)意思表示，也并未預(yù)見有可能在將來專利侵權(quán)案件中因適用禁止反悔原則而導(dǎo)致敗訴的后果?？陀^上，若權(quán)利人放棄或修改的意思表示是基于當(dāng)時(shí)的技術(shù)無法預(yù)見的可能出現(xiàn)侵權(quán)等同物的后果而作出的，且其并非是為了取得專利權(quán)而作出的放棄，而是由其它原因致使專利權(quán)人不可能被合理地要求在權(quán)利要求中表述該等同物，此種情況也不應(yīng)適用禁止反悔原則?？傊缬捎跈?quán)利人基于當(dāng)時(shí)的技術(shù)不能預(yù)見，若預(yù)見就不會(huì)作出該放棄或修改的意思表示，而又基于審查程序的限制不得不作出的權(quán)利修改或放棄，此種情況，應(yīng)排除禁止反悔原則的適用，否則，權(quán)利人應(yīng)對其放棄或修改權(quán)利的行為負(fù)責(zé)。

三、禁止反悔原則在專利審批過程中的注意事項(xiàng)

禁止反悔原則能適用的前提，是專利權(quán)利人在專利審批過程中為了滿足法定的授權(quán)要求而不得不對專利權(quán)利作出相應(yīng)的修改，包括修改或放棄已有的專利技術(shù)，而這種修改或放棄的后果就可能導(dǎo)致禁止反悔原則的適用。因此，權(quán)利人若想最大限度的降低因適用禁止反悔原則帶來的不利影響，則要在審批過程中不得不作對權(quán)利技術(shù)修改或放棄時(shí)注意以下幾點(diǎn)：

（一）在修改權(quán)利技術(shù)要求時(shí)應(yīng)充分論證可能出現(xiàn)的等同物

（二）修改后的技術(shù)描述應(yīng)盡可能的接近原有技術(shù)描述

（三）若有可能，還應(yīng)在修改權(quán)利描述時(shí)作市場調(diào)研

四、在專利訴訟中適用禁止反悔原則時(shí)權(quán)利人的注意事項(xiàng)

即使在審批前對專利權(quán)利技術(shù)作出修改時(shí)作了充分的預(yù)見和準(zhǔn)備，也難免將來真的出現(xiàn)等同物導(dǎo)致侵權(quán)時(shí)而被引用禁止反悔原則的情形，因此，在專利訴訟中若被提出適用禁止反悔原則，則權(quán)利人應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：

（一）審核書面證據(jù)看是否證據(jù)充分能證明權(quán)利人確有對權(quán)利要求技術(shù)描述作出修改。

現(xiàn)實(shí)中，能提出適用禁止反悔原則，基本上是都有去國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局調(diào)取過相關(guān)檔案，里面肯定有明確的記錄權(quán)利人有做過的修改或承諾，否則權(quán)利人自可不予認(rèn)可，雖此種不予認(rèn)可情況出現(xiàn)的可能性不大，但審核書面證據(jù)對權(quán)利人來說是必要的，這也為后面進(jìn)一步提出抗辯意見提供基礎(chǔ)。

（二）權(quán)利人的重心應(yīng)放在現(xiàn)有侵權(quán)物使用的技術(shù)是否與權(quán)利人當(dāng)初放棄或修改的技術(shù)相符上

權(quán)利人當(dāng)初作出的是對專利技術(shù)的限制性解釋，被控侵權(quán)物是否就利用了權(quán)利人當(dāng)初放棄或修改前的技術(shù)，還是只是利用了與權(quán)利人放棄或修改前的技術(shù)相似的技術(shù)，則是權(quán)利人要重點(diǎn)論證的對象。且這種放大的解釋也不利于國家制定專利法保護(hù)專利的初衷，因此對法律在不允許權(quán)利人反悔而適用禁止反悔原則的時(shí)，也應(yīng)防止等同原則被多重適用。（作者單位：福建閩佑律師事務(wù)所）