邵亞麗

*作者單位：北京市柳沈律師事務(wù)所。

三、中國申請人在其他國家進(jìn)行申請時(shí)值得注意的要點(diǎn)介紹

對于中國申請人來講，以中國專利申請為基礎(chǔ)在其他國家提交申請時(shí)，如果不了解其他國家和地區(qū)的專利制度以及實(shí)踐層面上其他國家和地區(qū)與中國專利制度的不同，往往會造成一些無法挽回的損失。筆者下面從中國專利從業(yè)人員的角度，介紹在美國、韓國、日本、歐洲、印度、俄羅斯和歐亞地區(qū)進(jìn)行申請時(shí)值得關(guān)注的一些制度要點(diǎn)。

鑒于篇幅限制，本文僅僅介紹這些國家的專利制度中的一些具體而典型的地方，以此提醒申請人“舉一反三、順藤摸瓜”地了解相應(yīng)國家的專利制度的其他方面。

（一）美國

美國是中國申請人優(yōu)先考慮提交申請的國家之一，但美國也是有著與其他國家區(qū)別較大的專利制度的國家。筆者認(rèn)為，以下幾點(diǎn)值得中國申請人關(guān)注。

首先，美國專利制度沒有對于發(fā)明專利的“技術(shù)性”的要求。由此，對于在中國和歐洲等國家/地區(qū)擔(dān)心因不滿足技術(shù)性要求而被駁回申請的申請人來講，在美國則不需要這樣的擔(dān)心。但是，這并不意味著美國獲得授權(quán)的容易。舉例來講，在人工智能領(lǐng)域，一些在美國可能被駁回的與算法相關(guān)的發(fā)明專利申請?jiān)谥袊赡芨菀撰@得授權(quán)。這是因?yàn)?，在美國，抽象概念（Abstract Ideas）是不能被授予專利權(quán)的，而數(shù)學(xué)算法經(jīng)常會被歸入抽象概念而被拒絕授權(quán)。然而在中國，如果將算法用于解決實(shí)際技術(shù)問題時(shí)，則有可能獲得授權(quán)。

其次，對于權(quán)利要求中的功能性語句，如果沒有限定執(zhí)行該功能的結(jié)構(gòu)，就會觸發(fā)35 U.S.C. §112（f）（AIA前為§112的第六段）的適用從而根據(jù)說明書公開的結(jié)構(gòu)或行為來解釋權(quán)利要求的范圍，也就是說，權(quán)利要求的范圍取決于說明書的公開。如果說明書沒有充分公開相應(yīng)的結(jié)構(gòu)或行為，則這樣的權(quán)利要求可能會被認(rèn)為是無效的（invalid）或者是不確定的（indefinite）。一些申請人試圖用不同的詞語以期獲得功能性語句的優(yōu)勢而不需要承擔(dān)§112（f）的懲罰，這些嘗試通常是沒有用的①關(guān)于在美國功能性限定的更多解釋可參見鏈接文章《功能性權(quán)利要求語句：不清楚陷阱》：https://oshaliang.com/wp-content/uploads/2017/05/Functional-Claim-Language-The-Indefiniteness-Trap-SCN.pdf。。一些常見的容易觸發(fā)35 U.S.C. §112（f）的用詞例如為“mechanism for（用于……的機(jī)構(gòu)）” ，“module for（用于……的模塊）” ，“device for（用于……的裝置）” ，“unit for（用于……的單元）”。相比之下，在中國，權(quán)利要求中的功能性功能并不總是適用說明書的解釋。對于功能性語言限定的權(quán)利要求，特別是用“裝置+功能”類的語言限定的權(quán)利要求，在中國授權(quán)后，專利權(quán)人仍可以根據(jù)《專利審查指南》（2010版）爭辯功能性限定涵蓋了能夠?qū)崿F(xiàn)該功能的所有實(shí)施方式②《專利法審查指南》（2010版）第二部分第二章第3.2.1節(jié)“以說明書為依據(jù)”部分（第145頁）規(guī)定：“對于權(quán)利要求中所包含的功能性限定的技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實(shí)施方式”。但值得注意的是，《審查指南》的該解釋與最高人民法院《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（2009）的規(guī)定并不一致，該最高院解釋第四條規(guī)定：“對于權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征，人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容”。，但在美國則有可能導(dǎo)致這樣的權(quán)利要求被無效（除非得到說明書的支持）。

特別是，對于涉及計(jì)算機(jī)程序的發(fā)明，由于權(quán)利要求中的功能性語言是不可避免的，而通用的計(jì)算機(jī)組件會被認(rèn)為是“黑匣子（black box）”而導(dǎo)致不清楚，因此對說明書的撰寫提出了更高的挑戰(zhàn)。通常，說明書中應(yīng)當(dāng)描述適用于通用計(jì)算機(jī)的具體算法、流程等，從而使得通用目的的計(jì)算機(jī)變?yōu)閷Ｓ媚康牡挠?jì)算機(jī)。例如，如果權(quán)利要求中采用了“分布式學(xué)習(xí)控制模塊”這樣的措辭，通用說明書中應(yīng)當(dāng)具體描述該模塊與其他組件的互動操作，而不僅僅是將通用計(jì)算機(jī)作為結(jié)構(gòu)公開。

由此，中國申請人在撰寫將來要提交到美國的申請時(shí)，應(yīng)當(dāng)格外注意權(quán)利要求和說明書的撰寫，不要脫離說明書的支持而盲目追求權(quán)利要求的范圍。

另外，在中國，只要申請符合相應(yīng)的分案申請?zhí)峤粫r(shí)機(jī)，申請人就可以自愿提交分案申請。然而，在美國，申請人并不能主動提交分案申請，除非收到了關(guān)于單一性的審查意見通知書。雖然沒有自愿分案制度，但是美國有著可替代的“繼續(xù)申請”制度，甚至有著中國沒有的“部分繼續(xù)申請”制度。對于重要的技術(shù)領(lǐng)域，這些制度都值得申請人考慮使用。

（二）韓國

在韓國，除了可以利用PPH制度進(jìn)行加快外，韓國還有其他途徑的加快程序。例如，在韓國，申請人可以通過自己提交現(xiàn)有技術(shù)資料來加快申請。另外，對于一些高科技的領(lǐng)域，即與第四代工業(yè)革命相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域，比如人工智能（AI）、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）、3D打印、無人駕駛汽車、大數(shù)據(jù)、智能機(jī)器人、云計(jì)算等領(lǐng)域可以申請加快審查。這與中國國家知識產(chǎn)權(quán)局第76號令可以針對“涉及互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等領(lǐng)域且技術(shù)或者產(chǎn)品更新速度快”的技術(shù)領(lǐng)域的申請進(jìn)行優(yōu)先審查的制度類似。

從加快程序的效果上講，韓國加快審查的時(shí)間力度比中國更加具有吸引力。在韓國，從請求之日起2～3個(gè)月就能夠發(fā)出第一次審查意見通知書，并且6個(gè)月就有可能獲得授權(quán)。

在韓國，申請人與審查員會晤是比較方便的，有利于縮短審查進(jìn)程并且有利于增大授權(quán)的可能性。相比之下，在中國與審查員會晤是比較困難的。在審查實(shí)踐中，中國代理和中國審查員經(jīng)常通過電話進(jìn)行討論，但是如果申請人（或?qū)＠韼煟┫胍暾埮c審查員的面對面會晤，則非常困難，需要履行的會晤手續(xù)也比較嚴(yán)格。

在提交之后的允許修改方面，韓國允許基于說明書附圖而修改說明書和權(quán)利要求書。而在中國，基于說明書附圖修改說明書和權(quán)利要求書是受到嚴(yán)格限制的，除非是直接地、毫無疑義地從附圖中確定的內(nèi)容，否則是很難允許基于附圖的內(nèi)容進(jìn)行修改的。

在韓國，對于2015年1月1日之后提交的申請，如果是以外國語言（例如英語）提交的申請，記載在外國語言中的原始說明書可以成為修改/修正的基礎(chǔ)。而在中國，由于不允許以其他語言提交申請文件，因此也就不可能以其他語言為基礎(chǔ)進(jìn)行修改。值得注意的是，對于以PCT國際申請進(jìn)入中國的申請，進(jìn)入中國的時(shí)候必須以中文文本進(jìn)入，但是PCT原始公開文本是修改的基礎(chǔ)。

在韓國，功能性權(quán)利要求并不會造成特別大的問題，但在中國則可能是大問題，在美國的問題似乎更大。

韓國對于分案申請的提交比較寬松，可以基于分案申請?zhí)峤贿M(jìn)一步的分案，而不用管母案的法律狀態(tài)情況。然而在中國，是否能提交分案的分案實(shí)質(zhì)上取決于母案的法律狀態(tài)。如果母案已經(jīng)授權(quán)并且辦理授權(quán)登記的期限已過期，或者是母案已經(jīng)因各種原因不再有效了，通常就不能再提交分案申請③在中國，提交分案申請的時(shí)機(jī)一般為：相應(yīng)的母案申請尚未授權(quán)、或者在收到授權(quán)通知書后的2個(gè)月期限內(nèi)、或者在申請被駁回后的三個(gè)月期限內(nèi)、或者在復(fù)審階段、或者在收到維持駁回決定的復(fù)審決定后的3個(gè)月期限內(nèi)、或者在收到維持駁回決定的復(fù)審決定后向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起了行政訴訟的行政訴訟期間內(nèi)。如果錯(cuò)過這些期限，在中國提交分案只有一種可能性：即之前針對母案已經(jīng)提交的分案申請收到了有關(guān)于單一性的審查意見通知書。。

另外值得注意的一點(diǎn)是，實(shí)用新型在韓國是需要經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查的，而在中國則不需要。并且，在發(fā)明的審查過程中，為了克服創(chuàng)造性的拒絕理由，在韓國可以將與裝置相關(guān)的發(fā)明轉(zhuǎn)換為實(shí)用新型。

（三）日本

首先需要注意的是日本專利制度中針對專利申請被駁回之后的上訴制度。與中國的復(fù)審制度相比，日本駁回后的上訴制度有幾點(diǎn)不同。

1. 日本的上訴主要是檢查審查員是否有錯(cuò)，如果上訴委員會沒有新的駁回理由，可能申請人就沒有機(jī)會再答復(fù)了。但在中國，如果申請人在專利申請被駁回之后提交了復(fù)審請求，專利復(fù)審委員會如果經(jīng)審查后不同意請求人的理由或修改從而打算維持駁回決定，通常會給請求人發(fā)一次復(fù)審?fù)ㄖ獣?。請求人在收到?fù)審?fù)ㄖ獣臅r(shí)候，仍然可以陳述理由或者進(jìn)一步修改申請文件。

2. 當(dāng)然，如果日本的上訴委員會發(fā)現(xiàn)了新的駁回理由，也會發(fā)出通知。在中國，復(fù)審委有時(shí)候也會改變拒絕理由，例如，申請人（請求人）針對實(shí)審審查員以創(chuàng)造性為由做出的“駁回決定”而提起復(fù)審請求，復(fù)審委經(jīng)審查后，可能會以改變的理由（如修改超范圍等理由）發(fā)出復(fù)審?fù)ㄖ獣?/p>

3. 日本的上訴委員會有時(shí)候會進(jìn)行現(xiàn)有技術(shù)的檢索。而在中國，復(fù)審委極少會在復(fù)審過程中進(jìn)行新的檢索，比如通過檢索補(bǔ)充公知常識性證據(jù)以提供更加有說服力的意見。

因此，在日本，在申請被駁回之后，申請人在提交上訴請求的時(shí)候，最好也提交一個(gè)備份的分案申請，以防止在上訴申請得不到上訴委員會的支持時(shí)無法針對該申請尋求獲得授權(quán)的其他可能性。關(guān)于分案申請，日本有著與韓國類似的比較寬松的制度，可以在申請被駁回或撤回之后提交分案申請，而不用管母案的法律狀態(tài)情況。

在日本，即使指定的答復(fù)期限已過，也可以提交主動的意見陳述。這在中國通常是不被允許的。在中國的審查實(shí)踐中，有時(shí)候也可以通過提交補(bǔ)正書的形式，提交進(jìn)一步的意見，但最好是事先與審查員進(jìn)行電話溝通，以免審查員已經(jīng)發(fā)出進(jìn)一步的審查意見通知書甚至是授權(quán)通知。

關(guān)于與審查員會晤的規(guī)定，日本的規(guī)定也非常寬松，申請人至少可以請求一次與審查員的面對面會晤。另外，申請人也可以請求多方會談，通過電話進(jìn)行交談，甚至是視頻會晤。

（四）歐洲

由于中國專利制度最早借鑒于歐洲的專利制度，特別是德國的專利制度，因此，歐洲的專利制度對于中國申請人來講更容易理解，也更容易接受。比如說有關(guān)于修改的規(guī)定，與中國非常相似。

在加快審查方面，歐洲專利局（EPO）有一些政策性的加快，比如目前EPO在6個(gè)月內(nèi)就可以出具帶書面意見的檢索報(bào)告。另外，EPO正在致力于效率的改進(jìn)，甚至想在12個(gè)月內(nèi)完成審查（當(dāng)前平均審查周期為22.6個(gè)月）。

歐洲專利申請加快處理程序PACE（Programme for Accelerated Prosecution of European Patent Applications）始于1996年，于2001年進(jìn)行了第一次修訂，于2015年進(jìn)行了第二次修訂，新修訂的程序從2016年1月1日起正式生效實(shí)施。EPO的PACE制度旨在縮短申請人收到EPO檢索報(bào)告、審查意見通知書和授權(quán)意向通知書所需的等待時(shí)間，從而加快歐洲發(fā)明專利申請進(jìn)程。根據(jù)2015年的修訂后的PACE程序，申請人需要使用EPO Form 1005表格在線提交PACE加快申請，并且只能在申請已經(jīng)轉(zhuǎn)移到審查部門負(fù)責(zé)之后請求加快，而不能針對EESR（擴(kuò)展的歐洲檢索報(bào)告）進(jìn)行加快。并且，不能再針對檢索請求加快。另外，提交PACE申請不需要繳納官費(fèi)。

與中國國家知識產(chǎn)權(quán)局第76號令規(guī)定類似，利用PACE的加快審查需要申請人的“配合”，例如，申請人不能請求延期答復(fù)審查意見通知書（在中國國家知識產(chǎn)權(quán)局第76號令的制度下甚至規(guī)定了法定答復(fù)日期更短的答復(fù)審查意見通知書的期限，例如答復(fù)第一次審查意見通知書的期限從4個(gè)月縮短為2個(gè)月），否則會導(dǎo)致停止適用加快程序。另外，申請人最好在答復(fù)審查意見通知書時(shí)針對所有拒絕理由進(jìn)行答復(fù)，以有效使用PACE制度。

需要注意的是，同一申請人不能對其所有申請或大部分申請均提出PACE請求要求加速審查，否則EPO會要求申請人進(jìn)行選擇，以限制其提出PACE請求的申請數(shù)量，這樣反而會拖慢審查進(jìn)程。

（五）印度

印度專利制度首先值得注意的一點(diǎn)是，PCT申請?jiān)?1個(gè)月的時(shí)候進(jìn)入印度是不能延期的，亦即，延遲進(jìn)入在任何情況下都是不允許的。相比之下，PCT申請進(jìn)入中國的時(shí)候，正常進(jìn)入是30個(gè)月，但申請人可以有2個(gè)月的延遲進(jìn)入。延遲進(jìn)入不需要提前申請，只要在進(jìn)入的時(shí)候繳納相應(yīng)的費(fèi)用。但是，對于PCT申請延遲到32個(gè)月進(jìn)入中國的情況，特別需要注意的是，費(fèi)用繳納和提交申請都必須在32個(gè)月之前完成。如果沒有繳費(fèi)或者繳費(fèi)不成功，就相當(dāng)于PCT沒有進(jìn)入中國，并且一旦錯(cuò)過32個(gè)月的期限，就不可能再進(jìn)入了。因此，對于PCT申請進(jìn)入中國國家階段的申請，如果申請人要延遲進(jìn)入，最好不到等到32個(gè)月屆滿才提交申請和繳納費(fèi)用，而是早一點(diǎn)進(jìn)入，例如在31個(gè)月的時(shí)候就提交申請并同時(shí)繳納費(fèi)用。這樣，萬一申請文件的提交或費(fèi)用的繳納不成功，還可以在32個(gè)月之前再操作進(jìn)入。

在印度，申請人需要自申請日起（有優(yōu)先權(quán)的，自優(yōu)先權(quán)日起）48個(gè)月內(nèi)提出實(shí)質(zhì)審查請求。該日期在任何情況下都是不能延期的，沒有恢復(fù)的可能。

在印度，答復(fù)第一次審查意見通知書的期限為6個(gè)月，可以有為期3個(gè)月的一次延期答復(fù)。在6個(gè)月期滿前，必須提交針對第一次審查意見通知書的全文答復(fù)或者延期請求，否則會導(dǎo)致申請被“視為放棄”，并且該后果也是無法彌補(bǔ)的。相比之下，在中國，錯(cuò)過答復(fù)審查意見通知書的期限并不會導(dǎo)致無法彌補(bǔ)的后果，而是可以在收到國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)出的“視為撤回通知書”之日起兩個(gè)月內(nèi)，說明理由（必要時(shí)附具有關(guān)證明文件）并繳納恢復(fù)權(quán)利請求費(fèi)，向國家知識產(chǎn)權(quán)局請求恢復(fù)權(quán)利。

印度有4個(gè)專利局，分別位于德里（Delhi）、孟 買（Mumbai）、 欽 奈（Chennai） 和 加 爾 各 答（Kolkata），分別管轄印度不同地區(qū)的申請人提交的申請。對于非印度居民或在印度沒有住所或營業(yè)地的申請人，其在印度的服務(wù)地址或其專利代理師的營業(yè)地點(diǎn)決定了可以提交專利申請的相應(yīng)專利局。也就是說，對于中國申請人來講，如果想在印度提交專利申請，可以根據(jù)所在地址選擇印度不同地區(qū)的專利局來處理相關(guān)申請。

（六）俄羅斯和歐亞地區(qū)

《歐亞專利公約》簽署于1994年，并于1995年生效。該公約的主要目標(biāo)是建立一個(gè)保護(hù)發(fā)明的國際地區(qū)系統(tǒng)．即根據(jù)在公約各成員國國土上生效的統(tǒng)一的歐亞專利對發(fā)明實(shí)行法律保護(hù)?；谠摴s，歐亞專利組織于1996年初成立。歐亞專利組織目前有9個(gè)成員國，即俄羅斯（Russia）、亞美尼亞（Armenia）、阿塞拜疆（Azerbaijan）、白俄羅斯（Belarus）、哈薩克斯坦（Kazakhstan）、吉爾吉斯斯坦（Kyrgyzstan）、摩爾多瓦（Moldova）（于2012年退出，但之前授權(quán)的歐亞專利仍在摩爾多瓦有效）、土庫曼斯坦（Turkmenistan）和塔吉克斯坦（Tajikistan）。此外，格魯吉亞（Georgia）和烏克蘭（Ukraine）雖然也簽署了《歐亞專利公約》，但目前尚未加入歐亞專利組織。

由于俄羅斯屬于《歐亞專利公約》的成員國，因此，具有相同優(yōu)先權(quán)日的同樣的發(fā)明、或發(fā)明和實(shí)用新型的俄羅斯專利和歐亞專利可以共存。如果共存的專利屬于不同的受讓人，則需要兼顧所有當(dāng)事方的利益使用專利；而如果共存的專利屬于同一個(gè)受讓人，則在轉(zhuǎn)讓的時(shí)候需要一起轉(zhuǎn)讓。

俄羅斯專利和歐亞專利類似，對于PCT申請，采用31個(gè)月進(jìn)入國家或地區(qū)的制度。

在俄羅斯，與韓國類似，實(shí)用新型也需要經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查，并且可以在審查過程中為了克服創(chuàng)造性的拒絕理由而可以將發(fā)明轉(zhuǎn)換為實(shí)用新型。在俄羅斯，甚至在授權(quán)之后，包括在無效中，也可以為了克服創(chuàng)造性問題而可以將與裝置相關(guān)的發(fā)明轉(zhuǎn)換為實(shí)用新型。這一點(diǎn)與中國專利制度有很大不同。在中國，申請人需要在提交申請的時(shí)候（或者在PCT進(jìn)入中國的時(shí)候）選擇發(fā)明和實(shí)用新型中的一種申請類型進(jìn)行提交或進(jìn)入。在提交中國申請（或PCT進(jìn)入中國）之后就不能改變申請類型了，即使提交分案申請，其申請類型也必須與母案保持一致。在中國有特殊的雙軌制度，允許針對同樣的發(fā)明創(chuàng)造同時(shí)提交一個(gè)發(fā)明和一個(gè)實(shí)用新型，但最終針對同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能保留其中一個(gè)授權(quán)的專利④在審查實(shí)踐中，如果后面授權(quán)的發(fā)明與前面授權(quán)的實(shí)用新型的權(quán)利要求保護(hù)范圍不同，有時(shí)候可以爭辯兩者屬于不同的發(fā)明創(chuàng)造，從而可以保留2個(gè)授權(quán)的專利。。

四、結(jié) 論

盡管各個(gè)國家的專利制度非常不同，但從說明書和權(quán)利要求書的撰寫上講，對于說明書應(yīng)當(dāng)充分公開、權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)?shù)玫秸f明書的支持、以及說明書和權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)清楚等方面的要求實(shí)質(zhì)上是相同的。中國申請人應(yīng)當(dāng)致力于撰寫語句描述清楚、說明書公開充分、權(quán)利要求保護(hù)主體和撰寫范圍適當(dāng)?shù)纳暾埼募?，由此在任何國家都不至于因?yàn)樽珜憜栴}而導(dǎo)致審查程序變得冗長甚至不能授權(quán)。在此基礎(chǔ)上，考慮將來想要申請的國家而選擇相應(yīng)的提交策略，有效利用各個(gè)國家的加快審查制度和其他有助于獲得實(shí)體權(quán)利的制度，并且時(shí)刻關(guān)注其他國家的審查動向。由此，即可基于中國專利而獲得全球高價(jià)值的專利組合，從而讓專利成為申請人商業(yè)競爭中的核心資產(chǎn)。