馬 彥

在PCT申請的國際階段中，申請人會(huì)面臨很多關(guān)于檢索和審查的選擇。例如，需要請求進(jìn)行國際審查報(bào)告嗎？是否還需要請求補(bǔ)充檢索報(bào)告？已經(jīng)收到國際審查報(bào)告了，還需要請求初步審查嗎? 目前進(jìn)行的如火如荼的五局協(xié)作檢索試點(diǎn)和其他檢索審查有什么區(qū)別？本文就以上這些常見疑問，結(jié)合申請的實(shí)際情況和國家階段專利戰(zhàn)略，對PCT國際階段的各種檢索和實(shí)質(zhì)審查做詳述說明。

一、國際檢索報(bào)告

請求國際檢索是PCT國際申請的必要環(huán)節(jié)。在提交PCT國際申請的同時(shí)，需要在請求表上指定國際檢索單位。如向中國受理局提交的PCT申請，必須指定中國國家知識產(chǎn)權(quán)局作為國際檢索單位，并繳納國際檢索費(fèi)。

【期限】國際檢索報(bào)告由國際檢索單位作出，期限是自國際檢索單位收到檢索本（即國際檢索單位的國際申請副本）起3個(gè)月內(nèi)，或者自優(yōu)先權(quán)日起9個(gè)月作出，以后到期者為準(zhǔn)。

【內(nèi)容】國際檢索報(bào)告包含多項(xiàng)內(nèi)容，包括對任何被認(rèn)為與發(fā)明有關(guān)的文件的引證、發(fā)明技術(shù)主題的分類號（按國際專利分類）、已檢索技術(shù)領(lǐng)域，及任何已檢索的電子數(shù)據(jù)庫。國際檢索報(bào)告標(biāo)明引用的對比文件所涉及的權(quán)利要求，以及所引用文件的類別，以及與新穎性和創(chuàng)造性評價(jià)有關(guān)的相關(guān)程度。此外，國際檢索報(bào)告會(huì)標(biāo)明國際檢索單位同意申請人所提交的發(fā)明名稱和摘要。如果國際檢索單位不同意其一項(xiàng)或均不同意，那么國際檢索報(bào)告將附有由國際檢索單位所確定的發(fā)明名稱和/或摘要的文本。值得注意的是，國際檢索報(bào)告不包括任何意見、理由、論證或解釋。

【公布及修改機(jī)會(huì)】國際檢索報(bào)告一經(jīng)作出，國際檢索報(bào)告就會(huì)發(fā)送給申請人和國際局。國際局在國際申請公布的當(dāng)天在PATENTSCOPE上公布國際檢索報(bào)告，除非國際局在國際公布技術(shù)準(zhǔn)備工作完成之后3收到國際檢索報(bào)告。這種情況下國際局會(huì)在收到報(bào)告后盡快公布。PCT并未允許申請人對國際檢索報(bào)告提出意見。但根據(jù)PCT條約第19條，申請人可以在收到報(bào)告后有權(quán)享受一次機(jī)會(huì)修改國際申請的權(quán)利要求書。

國際檢索報(bào)告是國際檢索單位的書面意見、任何專利性國際初步報(bào)告和國際初步審查單位或指定（或選定）局對國際申請作出任何審查的基礎(chǔ)。

二、國際檢索單位的書面意見

國際檢索單位在制作國際檢索報(bào)告的同時(shí)制作書面意見，是對發(fā)明專利性的初步無約束力的意見，并且包含在國際檢索單位審查范圍內(nèi)關(guān)于國際申請是否符合條約和實(shí)施細(xì)則要求的意見。國際檢索單位的書面意見包含對國際檢索報(bào)告參考文件相關(guān)性的詳細(xì)解釋，并分析這些參考文件如何影響發(fā)明的潛在專利性。這里的專利性即發(fā)明是否具備新穎性、創(chuàng)造性（非顯而易見性）和工業(yè)實(shí)用性。該書面意見在范圍上與國際初步審查單位在國際初步審查階段所作出的書面意見十分相似。

需要注意的是，在國際檢索單位的書面意見當(dāng)中，相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)的日期為優(yōu)先權(quán)日，而在國際檢索報(bào)告當(dāng)中，現(xiàn)有技術(shù)的日期為國際申請日。

國際檢索單位的書面意見與國際檢索報(bào)告同時(shí)發(fā)送至國際局和申請人，同樣在國際申請公布的當(dāng)天在PATENTSCOPE上公開發(fā)布，除非國際局在國際公布技術(shù)準(zhǔn)備工作完成之后收到國際檢索單位的書面意見，這種情況下國際局會(huì)在收到書面意見后盡快發(fā)布。 雖然PCT實(shí)施細(xì)則中沒有特殊條款規(guī)定允許申請人對國際檢索單位的書面意見作出評論，但是申請人如果對書面意見并非完全滿意并且希望提交任何評論、爭辯或意見的，在未要求國際初步審查的情況下，仍可向國際局提交“非正式意見”。

三、補(bǔ)充國際檢索報(bào)告

在“主”國際檢索之外，申請人可以在支付額外費(fèi)用后選擇請求提供補(bǔ)充國際檢索服務(wù)的國際檢索單位進(jìn)行補(bǔ)充國際檢索。這些單位包括歐洲專利局、奧地利專利局等。被指定進(jìn)行補(bǔ)充檢索的單位在對提交的國際申請進(jìn)行檢索時(shí)，如果在補(bǔ)充國際檢索開始之前能夠獲取由國際檢索單位作出的國際檢索報(bào)告和書面意見，則會(huì)考慮國際檢索報(bào)告和書面意見。

【期限】補(bǔ)充國際檢索報(bào)告應(yīng)在優(yōu)先權(quán)日起28個(gè)月內(nèi)作出，并在國際局收到后立即發(fā)布于PATENTSCOPE上。

【內(nèi)容】補(bǔ)充國際檢索報(bào)告（SISR）不會(huì)伴隨書面意見，但是可能包含書面意見中可能出現(xiàn)的關(guān)于引證文件及檢索范圍的說明。該服務(wù)完全是可選項(xiàng)目，但在申請人需要對在先技術(shù)有更全面的了解時(shí)，尤其是涉及特殊語言時(shí)，可能對申請人有益。

目前，向中國受理局提交的PCT申請人，被請求做出補(bǔ)充檢索報(bào)告頻率較高的檢索單位為歐洲檢索局。與進(jìn)入中國的專利申請的審查不同的是，根據(jù)PCT進(jìn)入歐洲階段的專利申請包括兩個(gè)階段，即檢索階段和實(shí)質(zhì)審查階段。一般而言，中國申請人提出的PCT申請?jiān)趪H階段的檢索單位是中國國家知識產(chǎn)權(quán)局，而EPO對于國際階段檢索單位為非EPO的Euro-PCT專利申請，會(huì)發(fā)出補(bǔ)充檢索報(bào)告并附有關(guān)于專利性的補(bǔ)充檢索書面意見。具體流程可見圖1。

圖1 歐洲區(qū)域階段概述

由圖1可見，國際階段檢索單位為非EPO的Euro-PCT專利申請會(huì)額外增加等待歐洲局發(fā)出補(bǔ)充檢索報(bào)告的流程。不過，根據(jù)《Euro-PCT指南》第574-576條規(guī)定，凡是國際階段申請EPO做出補(bǔ)充檢索報(bào)告的Euro-PCT專利申請，便和國際階段檢索單位為EPO的申請等同，無需在進(jìn)入歐洲階段重復(fù)做出補(bǔ)充檢索報(bào)告。這對于將中國局作為受理局的PCT申請是個(gè)利好的消息。這意味著，如果在國際階段要求EPO做出補(bǔ)充檢索報(bào)告，便能加快歐洲階段的授權(quán)時(shí)間。另外，提前在國際階段獲得EPO的補(bǔ)充檢索報(bào)告，也有助于申請人評估在歐洲的專利授權(quán)前景。對于報(bào)告中不利的檢索結(jié)果，可相應(yīng)地在進(jìn)入歐洲階段時(shí)對申請文本做適應(yīng)性修改?；蛘呖蓻Q定是否需要進(jìn)入歐洲階段。畢竟歐洲階段的專利申請費(fèi)用相對比較高。

四、五局協(xié)作式檢索和審查（CS&E項(xiàng)目）

五局協(xié)作式檢索和審查是中美歐日韓知識產(chǎn)權(quán)五局（IP5）在PCT平臺下開展的一項(xiàng)試點(diǎn)性新業(yè)務(wù)。項(xiàng)目的概念是由處于不同地區(qū)、使用不同語言的不同局的審查員協(xié)作完成PCT申請的國際檢索與初步審查工作，產(chǎn)生一份共同的檢索報(bào)告，并由主審員負(fù)責(zé)根據(jù)所有參與局的貢獻(xiàn)性意見撰寫最終國際檢索報(bào)告。

早在2010年及2011至2012年，歐洲專利局（EPO）、韓國特許廳（KIPO）和美國專利商標(biāo)局（USTPO）就先后聯(lián)合開展了第一期和第二期PCT CS&E項(xiàng)目試點(diǎn)。2018年7月1日，中國國家知識產(chǎn)權(quán)局和日本專利局加入了該項(xiàng)目的第三期試點(diǎn)，CS&E項(xiàng)目將在由中國國家知識產(chǎn)權(quán)局、美國專利商標(biāo)局、歐洲專利局、日本特許廳和韓國特許廳組成的知識產(chǎn)權(quán)五局（IP5）范圍內(nèi)開展。

本次試點(diǎn)中，五局中由試點(diǎn)國際申請指定為國際檢索單位的專利局為相應(yīng)試點(diǎn)申請的主審局，主審局的審查員將作為主審員，按照常規(guī)國際申請的檢索和審查標(biāo)準(zhǔn)，對試點(diǎn)國際申請做出臨時(shí)主審意見（由國際檢索報(bào)告和初步審查意見等文件構(gòu)成），并傳送給其他四局。其他四局將依據(jù)各局作為國際檢索單位的職責(zé)、以參審局的身份協(xié)作完成審查工作，參審局的審查員將作為參審員，參考臨時(shí)主審意見，向主審員提供貢獻(xiàn)性的參審意見（由國際檢索報(bào)告和初步審查意見等文件構(gòu)成）。最終的國際檢索報(bào)告和書面意見將由主審員參考各參審員的參審意見后做出

向中國受理局提交PCT申請將指定CNIPA作為國際檢索單位，從而由CNIPA作為主審局，其他四局作為參審局。CS&E項(xiàng)目請求必須在提交PCT申請同時(shí)提交。在目前的試點(diǎn)階段，只需向CNIPA繳納國際檢索費(fèi)即可，無需繳納其他任何補(bǔ)充檢索費(fèi)。一筆檢索費(fèi)獲得五個(gè)檢索局的綜合報(bào)告，可謂非常的經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。申請人可以根據(jù)該報(bào)告預(yù)估PCT申請將來在五個(gè)地區(qū)中的授權(quán)可能性。因此該試點(diǎn)的申請名額非?；鸨?，試點(diǎn)開展四個(gè)月后，試點(diǎn)名額就已到達(dá)上限。因此CNIPA目前已終止第三期CS&E項(xiàng)目的申請。我們可以樂觀地預(yù)見CS&E項(xiàng)目試點(diǎn)的成功。當(dāng)五局CS&E項(xiàng)目正式上線后，一次檢索就能讓申請人同時(shí)獲得五個(gè)大局的檢索報(bào)告，大大縮短了國際階段的審查進(jìn)程，同時(shí)知曉申請?jiān)谖鍌€(gè)地區(qū)的授權(quán)前景，這對于申請人而言，在專利戰(zhàn)略和商業(yè)布局上占有了極大的時(shí)間優(yōu)勢，一定程度上幫助了申請人做出對于之后國家階段的申請決策。

五、專利性國際初步報(bào)告（第I章）（IPRP Ch. I）

如果申請人未提出國際初步審查要求，即不會(huì)作出國際初步審查報(bào)告，則國際局將以國際檢索單位的書面意見為基礎(chǔ)，代表國際檢索單位出具名為“專利性國際初步報(bào)告（專利合作條約第I 章）”的文件。國際局將專利性國際初步報(bào)告（第I章）連同申請人提交的任何非正式意見一并傳送給指定局，并在自優(yōu)先權(quán)日起30個(gè)月屆滿之后將報(bào)告發(fā)布在PAT ENTSCOPE上供公眾查閱。

六、專利性國際初步報(bào)告（第II章）（IPRP Ch.II），亦稱國際初步審查報(bào)告

如果一件國際申請?zhí)岢隽藝H初步審查要求，國際初步審查單位通常會(huì)將國際檢索單位的書面意見作為自己的第一次書面意見。

【期限】申請人在PCT實(shí)施細(xì)則54之二.1（a）規(guī)定的期限屆滿之前，即下述期限中后屆滿的期限，國際檢索局作出的書面意見之日起3個(gè)月，或自優(yōu)先權(quán)日起22個(gè)月，可向國際初步審查單位提交書面請求并繳納初步審查費(fèi)。

【修改機(jī)會(huì)】可同時(shí)提交申請文件，包括對權(quán)利要求書、說明書、附圖和序列表的修改。

【報(bào)告內(nèi)容和公布】國際初步審查單位可以不把國際檢索單位的書面意見用作自己的書面意見，但必須將其考慮在內(nèi)。國際初步審查單位還必須進(jìn)行“擴(kuò)展檢索”，以發(fā)現(xiàn)公開于國際檢索報(bào)告作出日期之后或國際初步審查單位在該日期后才可查閱的相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)文件。特殊情況下，國際初步審查單位可能作出進(jìn)一步的書面意見，在此情況下申請人將有機(jī)會(huì)提交進(jìn)一步修改或陳述意見。最后，國際初步審查單位制作專利性國際初步報(bào)告（第II章）。該報(bào)告是關(guān)于發(fā)明專利性的不具約束力的意見，主要包括關(guān)于每一項(xiàng)權(quán)利要求是否滿足新穎性、創(chuàng)造性和工業(yè) 實(shí)用性的說明，同時(shí)包含國際初步審查單位認(rèn)為能夠支持結(jié)論的引證文件。如果該報(bào)告是基于經(jīng)修改的PCT申請作出的，所有修改替換頁的副本，都將作為附件附在報(bào)告之后。專利性國際初步報(bào)告（第II章）通常在自優(yōu)先權(quán)日起28個(gè)月屆滿之前作出，并發(fā)送給申請人和國際局。國際局向選定局提供報(bào)告副本，但通常是在自優(yōu)先權(quán)日起30個(gè)月屆滿之后。該報(bào)告自優(yōu)先權(quán)日起30個(gè)月屆滿之后公開于PATENTSCOPE上供公眾查閱。

七、國際檢索結(jié)果在PPH中的應(yīng)用

中國PPH可以分成常規(guī)PPH（亦稱普通PPH）和PCT-PPH兩種。前者是以某國家或地區(qū)專利局為OFF，其申請的可授權(quán)意見為依據(jù)，向OSF提出的加快審查請求。而后者是指PCT申請的申請人，從特定的國際檢索單位或國際初步審查單位收到肯定的書面意見或國際初步審查報(bào)告，指出其PCT申請中至少有一項(xiàng)權(quán)利要求具有可專利性，申請人可以請求有關(guān)國家或地區(qū)階段的申請加快審查。

此可見，國際檢索單位或國際初步審查單位做出的肯定性書面意見或國際初步審查報(bào)告對于申請進(jìn)入中國國家階段后能否請求PPH尤為重要。

當(dāng)在先申請已經(jīng)獲得肯定性檢索結(jié)果時(shí)，在后申請可在提交PCT新案時(shí)選擇性地請求國際檢索單位在制作國際檢索報(bào)告的同時(shí)考慮在先申請的檢索（在先檢索），從而提高在后申請同樣獲得肯定性檢索報(bào)告的可能性。

由如果申請人想要請求國際檢索單位考慮在先檢索結(jié)果，申請人需要做以下兩點(diǎn)：

1.在請求書表格中表明申請人希望國際檢索單位考慮在先檢索結(jié)果。

申請人必須指明在先檢索所針對的在先申請，包括申請日、申請?zhí)柡蜕暾垏遥ǖ貐^(qū)局）等信息。

2.向受理局提供一份在先檢索結(jié)果副本以由其傳送至國際檢索單位。該副本應(yīng)當(dāng)在提交申請時(shí)與國際申請同時(shí)提交。但下列情況下申請人可不提供：

（1）如果在先檢索由和受理局為同一局的單位作出。在這種情況下，申請人可以不自己提交在先檢索結(jié)果副本，可請求受理局制作并直接向國際檢索單位傳送在先檢索結(jié)果副本；

（2）如果在先檢索是由作為國際檢索單位的同一單位或局作出的；

（3）如果在先檢索結(jié)果副本對于受理局或國際檢索單位是以其可接受的形式和方式能夠獲得的，例如可 通過電子圖書館獲得，且申請人在請求書表格續(xù)第VII欄（第1項(xiàng)）中注明這一事實(shí)。

以上大致簡述了請求國際檢索單位考慮在先檢索結(jié)果的操作，更具體的操作要點(diǎn)可參見《PCT實(shí)施細(xì)則》第12條之二。

綜上所述，申請人是否需要啟動(dòng)上述的檢索和審查程序，可根據(jù)日后進(jìn)入哪些國家階段來決定；同時(shí)根據(jù)獲得的檢索報(bào)告，考慮是否需要修改申請文本，從而決定是否需要啟動(dòng)初步審查；若希望在國家階段加快授權(quán)，可讓檢索局考慮有利的在先檢索報(bào)告。申請人可根據(jù)申請的實(shí)際情況和專利布局，啟動(dòng)所需的檢索和審查。