摘 要 禁止反悔原則的適用正當性與法理基礎來自于當事人意思自治下的主動放棄，對其權利要求的范圍限制是因為其放棄而不是因為修改。本文認為以法理邏輯作為起點分析，對彈性阻卻原則進行修正，嚴格解釋和限定專利權人放棄的內(nèi)容，既可以滿足司法確定性，又符合禁止反悔的正當性基礎，同時也考慮到了公眾與專利權人的利益平衡，應當被我國所采用。

關鍵詞 禁止反悔原則 彈性阻卻原則 利益平衡

作者簡介：張冰劍，華東理工大學法律碩士研究生，研究方向：信息數(shù)據(jù)、知識產(chǎn)權。

中圖分類號：D913 文獻標識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.12.010

專利審查歷史禁止反悔原則（prosecution history estoppel）是指在專利權人對其在申請、審查、無效過程中與中國知識產(chǎn)權局、專利復審委員會之間的往來文件里所作的承諾、放棄或認可，專利權人在侵權糾紛中不得反悔 。一般認為其是對專利侵權判定的等同原則的限制，以保護公眾利益，確保專利文件特別是權利要求書所公開并要求權利范圍的確定性。就其具體適用來說，學界一直沒有達成共識，往往是由司法機關通過判例方式先行給出結論再由學者們結合實施現(xiàn)狀權衡價值從而給出解釋。在該原則適用的前提、方法的爭論上，許多學者也是采取了實證方法，從政策傾向以及國民利益保護的角度給出了自己的答案，卻鮮有從邏輯法理角度推演的。因此筆者試圖從該原則的作用、目的出發(fā)，并結合該原則的發(fā)展歷程，給出合乎法理邏輯的適用規(guī)則。

一、美國歷史上禁止反悔原則適用的演變

早在1950年的“格萊弗坦克制造有限公司訴林德航空公司案”（Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co. ）中，法院就給出了專利法上所謂等同原則的基本輪廓。也即即使某一被控侵權的產(chǎn)品并不侵害專利權利要求字面所明示的內(nèi)容，其依然有可能構成侵權。然而由此開始，圍繞著專利權利要求的公示作用以及公共利益的受損和專利保護范圍的不確定性的爭論不休。因此法院不得不，且美國人民也急切地希望法院能夠澄清等同原則的適用范圍。

在1997年的“華納-詹金森公司訴希爾頓戴維斯化學公司案”（Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co. ）中，法院試圖解決的核心法律問題是：專利權人修改專利文件的原因是否影響禁止反悔原則的適用。在爭論之后，法院認為禁止反悔原則的適用與專利申請的過程中對專利文件修改的原因有關。美國最高法院表示其在每個案子中都探究了專利局堅持要求對權利要求進行修改的理由，并發(fā)現(xiàn)每一個案子中之所以要求修改，都是因為修改前的權利要求被認為根本就沒有描述一個可專利的發(fā)明——一般表現(xiàn)為該發(fā)明不具有創(chuàng)造性或者新穎性。據(jù)此法院認為并非所有修改都包含著專利局要求限縮專利保護范圍的要求或者是專利權人放棄權利范圍的意愿，只有有限的幾類修改原因（一般表現(xiàn)為為了滿足新穎性、創(chuàng)造性的要求）才會導致禁止反悔原則的適用。當然，從利益權衡的角度出發(fā)，法院更進了一步，將證明專利文件修改的原因不適用禁止反悔原則的舉證責任分配給了專利權人。該案給出了美國初期對于禁止反悔原則適用的基本條件——專利的修改必須基于創(chuàng)新性要求的滿足。

之后，美國學界對于在禁止反悔原則的適用過程中是否完全排除等同原則產(chǎn)生了激烈討論，而該討論在2002年的費斯托案中（Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. ）由美國最高法院給出了參考答案。在適用禁止反悔原則的條件方面，美國最高法院認為修改專利文件的原因是否是出于“避免在線技術或為了回應一項具體的可能導致相關客體不可專利的關切——比如創(chuàng)造性 ”已經(jīng)不再重要。重點是該修改是否限縮了專利保護范圍。任何只要是為了確保專利授權而做的限縮性修改，都會導致禁止反悔原則的適用。同時，該案還創(chuàng)造了一種新的適用規(guī)則——完全阻卻規(guī)則，該規(guī)則認為一旦專利權人為了獲得專利而限縮了權利要求，則認為其放棄了其所修改的權利要求特征的所有等同方案。CAFC（美國聯(lián)邦上訴法院）表示彈性規(guī)則應當被推翻，因為該規(guī)則已經(jīng)被證明是不可操作的，完全阻卻可以提高判決的明確性。然而，最高法院在是否適用完全阻卻原則時卻出現(xiàn)了動搖。最后，由于多方的激烈爭論以及處于衡平利益的考量，最高法院最后更傾向于維持先前案例所一貫沿用的彈性阻卻規(guī)則，但是此時的彈性阻卻規(guī)則已經(jīng)開始向完全阻卻規(guī)則靠攏：按照禁止反悔原則對于修改過的技術特征一般只能按照字面解釋，但當專利權人的限縮范圍時，可能放棄了并非出于真實意思而放棄的等同物時，對于該等同物依舊存在適用等同原則的可能。為此最高法院還給出了幾種適用等同原則的例外情況：

1.申請時該等同物是普通技術人員無法預見的。

2.修改的原因與該等同物之間只有擦邊的關系（切線關系）。

3.有其他原因?qū)е聼o法合理要求專利權人在申請時將該等同物表述在權利要求中。

可以看出，美國對于禁止反悔原則的適用前提已經(jīng)逐漸統(tǒng)一，但是對于適用完全阻卻或是彈性阻卻原則則搖擺不定。雖然最后最高法院仍然選擇了彈性阻卻原則，但是其表述方式為“一般只能按照字面解釋”，事實上這仍然體現(xiàn)了完全阻卻的思想，似乎是表示以不適用等同原則為原則，適用等同原則為例外。而三種例外情況則強調(diào)了彈性阻卻原則的基本法理依據(jù)——個人處分。將兩者糅合一起，難免有種牛頭馬嘴之感。

二、國內(nèi)對于禁止反悔原則適用的演變

國內(nèi)對于禁止反悔原則的適用也呈現(xiàn)出搖擺不定的態(tài)勢。2009年“沈其衡V.上海盛懋交通設施工程有限公司案（（2007）滬高民三（知）終字第51號）”中法院簡單明了的表示：“……根據(jù)禁止反悔原則，原告亦不能以等同為由主張專利侵權成立 ?！?/p>

2009年的“澳諾制藥有限公司對湖北午時藥業(yè)股份有限公司、王軍社案”（（2007）冀民三終字第23號民事判決）中，法院認為：“根據(jù)禁止反悔原則，專利申請人或者專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，在專利侵權糾紛中不能將其納入專利權的保護范圍 。”

從被告辯稱中看，被告主張適用完全排除原則。然而最終法院卻選擇了回避這個問題，直接從被訴侵權產(chǎn)品是否落入等同范圍論述從而判決了此案。法院此舉是對完全排除原則的默認，還是不愿承認完全排除原則卻又沒有更好的理由去反駁，尚未可知。

在2013年的“中譽電子（上海）有限公司與上海九鷹電子科技有限公司侵犯實用新型專利權糾紛案（（2011）民提字第306號）”中，法院認為禁止反悔原則的法理基礎是民法領域的誠實信用原則，要求民事主體信守承諾，不得損害善意第三人對其的合理信賴或正當期待，以衡平權利自由行使所可能帶來的失衡。要求適用禁止反悔原則必須構成明示的技術方案的放棄，從而否認了合并或者刪除權利要求能夠適用禁止反悔原則的可能性。隨后又強調(diào)，判斷是否構成禁止反悔原則中的“放棄”時，應充分注意專利權人未自我放棄的情形，嚴格把握放棄的認定條件?！叭绻搹膶贆嗬笾械母郊蛹夹g特征未被該獨立權利要求所概括，則因該附加技術特征沒有原始的參照，故不能推定該附加技術特征之外的技術方案已被全部放棄 ?！边@實際上是對適用彈性阻卻規(guī)則的進一步解釋。

可以看出，目前國內(nèi)外對于禁止反悔原則的適用均出于游離不定的階段。似乎無論適用哪種方式均不能達到理想的息訟止爭的效果。

筆者認為這是彈性阻卻規(guī)則和完全阻卻規(guī)則兩者本身的邏輯缺陷所造成。

三、“完全阻卻原則”和“彈性阻卻原則”的缺陷

彈性阻卻原則是最早出現(xiàn)的禁止反悔原則的適用規(guī)則，其旨在達到正真的實質(zhì)公平，認為禁止反悔的范圍僅限于其承諾部分 。然而難以掌控的部分便在于其彈性：公眾難以從所公開的專利文件及其相關文件中明確專利的保護范圍。按照Festo案中給出的標準，甚至該修改是否會導致禁止反悔原則的適用都存在一定的不確定性（這取決于專利權人能否舉證自己的修改符合上文所述的三種例外情況）。因為此時禁止反悔原則只是一種對抗等同原則的抗辯主張 ，而并非直接限定專利權范圍的原則。實際上，想要辨析在專利修改的情況下，修改后的權利要求與修改前的權利要求之間存在哪些內(nèi)容已經(jīng)是非常困難的事情，更不要說去辨別哪些內(nèi)容是專利權人意圖放棄的，而哪些在專利權人的真實意思之外。

而完全阻卻原則于對專利產(chǎn)品的保護范圍限定過于狹窄。事實上，因為專利權人對權利要求進行過某種修改，就否認該被修改的權利特征獲得被等同原則保護的資格是難以讓人接受的。專利權人總是試圖去尋找更大的保護范圍，這也正是專利法發(fā)揮其激勵科學作用的必經(jīng)途徑。因此，專利權人可能會在概括權利要求或其他情況下“不經(jīng)意的”將權利的觸手伸到了其能夠獲得保護的范圍之外。在得到審查員的指示后，修改權利范圍是一種實事求是的表現(xiàn)，也許可以說專利權人意識到了原本的權利范圍中某些部分是不能夠獲得保護的，但很難認為專利權人相比于沒有經(jīng)過修改而直接給出與修改后專利范圍相同的專利權人更了解其給出的權利要求的范圍或者是修改后的權利要求與修改之前的中間地帶。完全阻卻人為的給了修改專利文件的專利權人一個懲罰，使得其被與沒有修改過權利文件的專利權人區(qū)別對待，從而被迫放棄了一些根本沒有被提及或者考慮到的東西。這不僅沒有法理基礎，也并非沒有操作上的障礙。完全阻卻規(guī)則阻卻對修改過的技術特征適用等同原則。然而將各個技術特征分離本身就可能存在操作上的困難，比如在被訴侵權產(chǎn)品將被修改過的技術特征和另一個技術特征合并或者將被修改的技術特征進行拆分時，對于該特征是否仍然排除適用等同原則仍存在問題。

四、禁止反悔原則的法理和邏輯回歸

一般認為禁止反悔原則的法理基礎有兩個，第一為民法意義上的禁止反言原則，另一說法為民法意義上的誠實信用原則。前者是指在他人對承諾產(chǎn)生合理依賴之后，承諾者有義務兌現(xiàn)其諾言，哪怕該兌現(xiàn)可能會對承諾者造成不利后果 。后者則更多的強調(diào)守信用的遵守約定，履行義務主張權利，包括道德義務和法律義務 。在專利發(fā)意義上，其則強調(diào)對于公眾的承諾應當被遵守，也就是專利文件的公示功能。

從文意解釋的角度看，禁止反悔原則中的反悔二字的前提，是權利人通過意思自治曾經(jīng)做出過承諾，這個承諾可能是明示的，也可能是暗示的。當然，在專利法意義上，這個承諾只能是明示的，至少是能夠被明確推定的。因為專利法意義上的承諾面向的是公眾，在專利文件公布之前，公眾沒有獲知其內(nèi)容的可能，且公眾對于專利權利范圍的判斷依據(jù)也應當僅限于專利文件中明確記載的內(nèi)容。

因此，顯然被禁止反悔的內(nèi)容應當是明顯的、確定的，也即是修改前專利文件內(nèi)的相應內(nèi)容。更具體的說，應當是經(jīng)過修改所明確拋棄的內(nèi)容。當修改時為了滿足新穎性或者創(chuàng)造性要求時，該內(nèi)容往往是由審查員結合對比文件所給出的某些技術特征。當修改是為了滿足專利法的其他要求，如獲得說明書支持時，一般是原本包含在權利要求范圍內(nèi)的由審查員指出超出說明書公開范圍的技術特征（方案）。

從邏輯上講，當某一個發(fā)明人作出了某項發(fā)明，則其對于世界上的技術領域而言必然做出了某種貢獻，依據(jù)其貢獻大小，專利法為其提供了一個可以受到保護的權利范圍。一個嫻熟的專利撰寫人雖然能夠為權利人謀求盡可能寬的權利范圍，但是其邊界最終會受到該發(fā)明的實際情況的約束，一旦所要求的權利范圍超過了發(fā)明人對世界所做出的貢獻，審查員便會指出并且要求發(fā)明人對其權利要求進行修改以限縮進可能授權的邊界之內(nèi)。此時如若專利權人給出了一個完美的專利要求（雖然現(xiàn)實中很難實現(xiàn)），那么就可以認為該權利要求涵蓋了所有能夠收到保護的技術方案的可能性，對該權利要求便失去了適用等同原則的必要，同樣，因為該權利要求的字面意思之外已經(jīng)沒有可能歸入保護范圍的技術方案，禁止反悔原則也沒有適用的空間。同理，如果專利權人修改之后的權利要求任然包含了某些不能夠被保護的技術方案，也即權利要求范圍仍然過大，則審查員應當繼續(xù)指出其不足并且要求其繼續(xù)修改，此時也不存在禁止反悔原則的適用空間。

推理可知，禁止反悔原則當且僅當修改后的權利要求范圍的字面意思范圍中沒有包含某些可以被該發(fā)明包含并受到保護的技術方案（發(fā)明的實際貢獻大于要求的權利范圍）時才真正有意義。

從專利一線人員的實踐總結來看，限縮權利要求的方式一般為如下三種，第一，限縮權利要求中已有技術特征，對其作進一步的限定；第二，在權利要求中增加新的限制特征；第三，刪除保護范圍過寬的權利要求、將從屬權利要求提升為獨立權利要求 。事實上，第三種情況可以包含如前兩種情況之中，因為從屬權利要求要對獨立權利要求的范圍做進一步限定，往往也是采用新增限制特征或者限縮已要求的特征。

在第一種情況下，禁止反悔原則的適用空間可能是由合適上位概念的缺失所導致。專利權人在撰寫權利要求書時，并不會僅僅限于說明書中給出的實施例或是其他具體方式要求權利，采取上位概念進行概括是實踐中的常態(tài)。而有時就目前語言的發(fā)展程度來說，某些下位概念的共同上位概念并不能準確地滿足專利要求的需要。舉例來說，專利文件中披露了a，b，c，d四種技術特征（該四種技術特征互相等同），而該四種特征的一般語義上的上位概念為A。但是A中還包含有技術特征e，f，g，其中f，g處于夠被該專利保護的范圍之外并且被審查員指出。那么理論上專利權人應當講專利披露的四種特征概括為A（A為A除去f，g）。但是A不在現(xiàn)今語言的范圍之內(nèi)，也就是說A與a，b，c，d之間出現(xiàn)了概念裂隙。此時專利權人要么自己創(chuàng)造一個詞匯A，要么采用更下位的a，b，c，d并且盡可能多的枚舉從而獲得寬的保護范圍。然而由于創(chuàng)造新詞匯涉及大量的解釋定義去使公眾明確新詞匯的含義，枚舉又會產(chǎn)生巨大的工作量，這兩種方法都是難以實現(xiàn)的。此時應當允許專利權人繼續(xù)使用a，b，c，d等下位概念進行書寫權利要求，并允許其通過等同的方式將沒有寫入紙面的技術特征包含進保護范圍。而一旦專利權人在修改的權利范圍中僅僅包括了a，b，c，那么就可以認為其明確放棄了包含d的技術方案，此時禁止反悔原則出現(xiàn)了作用空間。還有一種情況為f，g并非處于專利保護范圍之外，而是可能處于保護范圍之外。此時專利權人在修改后的權利要求中如果只包含a，b，c則應當認為其明確放棄了包含d，f，g三種技術方案，至于技術特征e，仍然應當存在被等同原則保護的可能性。

對于第二種情況，由于限縮原權利要求范圍的方式是新增了一個技術特征，而該技術特征并沒有在原權利要求中出現(xiàn)，因此由于失去對照，無法明確得知專利權人放棄了新增技術特征中的哪些等同選項，因此禁止反悔原則不存在適用空間。應當允許適用等同原則保護新增技術特征的等同特征。

五、對彈性阻卻原則的修正

實際上，筆者上述的分析是在對彈性阻卻原則進行進一步的說明。在具體適用時，僅僅排除專利權人明示或者可明確推知放棄的技術方案。需要指出的是，專利權人修改專利文件的原因應當在判斷時加以考慮，但這僅僅是為了確定專利文件修改前后哪些技術方案被明確放棄（如修改原因是因為審查員指出了某技術方案不具有創(chuàng)造性，若修改后該技術方案不存在于權利要求中，則可認為其被明示放棄），與是否適用禁止反悔原則無關。在明確專利權人放棄的內(nèi)容之后，將其排除在現(xiàn)有的權利要求的等同范圍之外，對于權利要求中技術特征的其他等同項并不產(chǎn)生影響。也即消除了彈性阻卻原則的“彈性”，在判斷某一專利是否侵權時，先判斷其是否是專利權人曾經(jīng)放棄的技術方案（此時對被修改的技術特征應用嚴格的字面解釋）。在得到否定答案后，再判斷其是否落入修改后權利要求的等同范圍之內(nèi)。如此便能夠在一定程度上克服彈性阻卻原則的不確定性。

反對意見可能會指出，如此進行判斷可能有違禁止反悔原則作為等同原則的抗辯理由這一性質(zhì)，當禁止反悔原則作為等同原則抗辯理由時，應當先判斷是否適用等同，再考慮抗辯。然而學界已經(jīng)有學者提出禁止反悔原則的獨立性 ，本文同意該學者的觀點，禁止反悔原則實際上是由于專利權人的權利處分行為導致的法律上可授予專利權的范圍的二次限縮（一次限縮為該發(fā)明所做出的技術貢獻）。因此其雖然有對等同原則進行抗辯的功能，但并非僅僅是一種抗辯理由。

還有反對意見可能會指出，如此適用禁止反悔原則可能會對專利人過于友好，浪費國家的司法以及行政資源。然而上文已經(jīng)分析，如此適用禁止反悔原則，實際上并不會增加審判人員或者其他國家工作人員的工作量。作為專利權人，原本就享有能受到等同原則保護的權利，該權利并不應當因為其對專利文件做過修改而被剝奪。對等同原則的限制一定是因為權利的放棄，而非文件的修改。如果專利權人放棄的是原本就不能被授權的內(nèi)容，則其在試圖用等同原則將其包含進權利范圍內(nèi)時會受到現(xiàn)有技術抗辯以及權力無效的阻擊。如若放棄的是原本可能受到保護的內(nèi)容，則將其排除在等同范圍之內(nèi)，已經(jīng)可以看作是專利權人對于社會公眾的“捐獻”（類似于捐獻原則），無論何種情況下專利權人都沒有享受到其本不該享有的優(yōu)待，而是行使正當?shù)臋嗬?/p>

也有學者可能會從我國技術發(fā)展尚沒有達到領先水平，采取非完全阻卻原則可能會對于我國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展不利。然本文的推理是建立在法理與邏輯的基礎之上，政策性的價值取向可以通過其他的方式解決，而不應當在本文的考慮范圍之內(nèi)。

六、結論

綜上，本文認為對于禁止反悔原則，其應當是一種獨立的限制專利范圍的原則。在適用時不將專利文件修改的原因作為考量因素但作為確定放棄內(nèi)容的輔助判斷因素。對于修改后的權利要求仍然可以適用等同原則，只是要將且僅將被明確放棄的技術方案排除（對于放棄的技術方案的修改特征不能適用等同）。

當然以上是筆者從邏輯分析和法理角度出發(fā)所做出的結論，至于其正確性以及更深層面的細節(jié)還有待學界進一步研究。

注釋：

程永順.專利侵權判定實務.法律出版社.2002.

https：//en.wikipedia.org/wiki/Graver_Tank_&_Manufacturing_Co._v._Linde_Air_Products_Co，2018年6月15日最后訪問.

https：//en.wikipedia.org/wiki/Warner-Jenkinson_Co._v._Hilton_Davis_Chemical_Co，2018年6月15日最后訪問.

https：//en.wikipedia.org/wiki/Festo_Corp._v._Shoketsu_Kinzoku_Kogyo_Kabushiki_Co，2018年6月15日最后訪問.

崔國斌.專利法原理與案例.北京大學出版社.2012.629.

https：//www.itslaw.com/detail？judgementId=36cda398-209c-49b4-bbc6-3be9acdac 5d6 &area;=1&index;=3&sortType;=1&count;=5&conditions;=searchWord%2B%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E7%9B%9B%E6%87%8B%2B1%2B%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E7%9B%9B%E6%87%8B，2018年6月15日最后訪問.

https：//www.itslaw.com/detail？judgementId=d2d46d20-9289-4ef1-ad1a-a894c768089 0&area;=1&index;=1&sortType;=1&count;=57&conditions;=searchWord%2B%E6%BE%B3%E8%AF%BA%2B1%2B%E6%BE%B3%E8%AF%BA，2018年6月15日最后訪問.

https：//www.itslaw.com/detail？judgementId=5440a771-378e-40f1-b8c1-d3814e4011 84 &area;=1&index;=1&sortType;=1&count;=398&conditions;=searchWord%2B%E7%A6%81%E6%AD%A2%E5%8F%8D%E6%82%94%2B1%2B%E7%A6%81%E6%AD%A2%E5%8F%8D%E6%82%94，2018年6月15日最后訪問.

丁錦希、姚雪芳.“完全排除”還是“彈性排除”——從一則藥品專利侵權案談禁止反悔原則的法律適用.電子知識產(chǎn)權.2009（4）.70-73.

李斌、黨凱.淺談專利侵權判定中的禁止反悔原則的適用. 法制與社會.2008（30）：81.

張文彬.論普通法上的禁止反言原則.荊州師范學院學報.2001（4）.48-54.

徐國棟.誠實信用原則二題.法學研究.2002（4）.74-88.

袁秀挺.等同侵權的司法實踐：原則、限制和案例.知識產(chǎn)權.2013.

黎運智.論專利禁止反悔原則的獨立性.科技與法律.2009，1（3）.87-91.