吳杏　周艷紅　李香波

摘 要 在涉及光學(xué)透鏡的權(quán)利要求中，采用開放式撰寫方式限定光學(xué)鏡頭結(jié)構(gòu)的情況十分普遍，本文通過一個(gè)光學(xué)透鏡領(lǐng)域的發(fā)明專利審查案例，對(duì)實(shí)用新型的開放式權(quán)利要求與發(fā)明的封閉式權(quán)利要求是否構(gòu)成重復(fù)授權(quán)提出了一些個(gè)人觀點(diǎn)。

關(guān)鍵詞 光學(xué)透鏡 開放式 封閉式 重復(fù)授權(quán)

中圖分類號(hào)：D923.4 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

0引言

專利法第九條第一款規(guī)定“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)”，第二款規(guī)定“兩個(gè)以上的申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，專利權(quán)授予最先申請的人”。上述條款規(guī)定了不能重復(fù)授予專利權(quán)的原則。禁止對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造授予多項(xiàng)專利權(quán)，是為了防止權(quán)利之間存在沖突。通常，第一款被稱為“禁止重復(fù)授權(quán)原則”， 第二款被稱為“先申請?jiān)瓌t”，二者是專利法框架下對(duì)于專利權(quán)的排他性和專有性的本質(zhì)屬性作出限制的重要審查原則。對(duì)于同日申請的發(fā)明和實(shí)用新型而言，當(dāng)實(shí)用新型已經(jīng)獲得授權(quán)，發(fā)明也滿足授權(quán)條件的時(shí)候，判斷發(fā)明與實(shí)用新型是否構(gòu)成重復(fù)授權(quán)的第一步即是要確定出發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷谋Ｗo(hù)范圍。如何判斷權(quán)利要求的保護(hù)范圍是否相同這在實(shí)質(zhì)審查過程中是一個(gè)難點(diǎn)，目前的普遍做法是要求完全一樣或者存在保護(hù)范圍完全一致的并列技術(shù)方案，權(quán)利要求的保護(hù)范圍只要稍微有點(diǎn)區(qū)別，就會(huì)判定為非重復(fù)授權(quán)。

通常，開放式權(quán)利要求采用“包含”、“包括”、“主要由什么組成”的表達(dá)方式，其解釋為還可以含有權(quán)利要求中沒有涉及的結(jié)構(gòu)組成部分或方法步驟。封閉式的權(quán)利要求采用“由什么組成”的表達(dá)方式，其一般解釋為不含有該權(quán)利要求所述以外的結(jié)構(gòu)組成部分或方法步驟。光學(xué)透鏡領(lǐng)域是一個(gè)非常特殊的領(lǐng)域，透鏡系統(tǒng)通常采用透鏡的結(jié)構(gòu)參數(shù)，如每一個(gè)透鏡表面的曲率半徑或者面型、表面間距等，結(jié)合透鏡系統(tǒng)的各光學(xué)性能參數(shù)如系統(tǒng)中每一片透鏡的焦距、整個(gè)透鏡系統(tǒng)的焦距能夠達(dá)到的像差條件等以及參數(shù)之間的滿足的關(guān)系等進(jìn)行描述和限定。在涉及透鏡的發(fā)明創(chuàng)造的撰寫時(shí)，開放式的權(quán)利要求撰寫方式可以表達(dá)為：一種變焦鏡頭，包括（包含）具有正屈折力的第一透鏡組、具有負(fù)屈折力的第二透鏡組，……， 封閉式的權(quán)利要求撰寫方式可以表達(dá)為：一種變焦鏡頭，由具有正屈折力的第一透鏡組、具有負(fù)屈折力的第二透鏡組，……，組成。通常對(duì)于兩種不同撰寫方式是否會(huì)導(dǎo)致重復(fù)授權(quán)存在不同的操作方式，目前還存在爭議。

本文主要圍繞專利法第九條第一款對(duì)應(yīng)的情況“同一申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造同日提出兩份以上的專利申請”來展開，從透鏡領(lǐng)域?qū)彶閷?shí)踐中遇到的實(shí)際案例出發(fā)，提出一點(diǎn)實(shí)用新型的開放式權(quán)利要求與發(fā)明的封閉式權(quán)利要求是否構(gòu)成重復(fù)授權(quán)的見解。

1案例分析

1.1案情簡介

本申請?jiān)谏暾埌l(fā)明專利的同時(shí)還同日申請了實(shí)用新型專利，且已被授予專利權(quán)的實(shí)用新型專利與同日提交的發(fā)明專利的保護(hù)范圍相同。

同日提交的發(fā)明的權(quán)利要求1、4如下：

1一種魚眼鏡頭，包括靠近物側(cè)且具有負(fù)光焦度的第一透鏡組，靠近成像面且具有正光焦度的第二透鏡組，及設(shè)于所述第一透鏡組和所述第二透鏡組之間的光闌，其特征在于， 所述第一透鏡組從物側(cè)到成像面依次包括具有負(fù)光焦度且凹面朝向成像面的彎月型第一透鏡、第二透鏡和第三透鏡；所述第二透鏡組從物側(cè)到成像面依次包括具有正光焦度的雙凸第四透鏡、第五透鏡及具有負(fù)光焦度且凹面朝向物側(cè)的彎月型第六透鏡，所述第五透鏡和所述第六透鏡膠合組成具有正光焦度的透鏡元件；所述第一透鏡、所述第二透鏡、所述第三透鏡、所述第四透鏡、所述第五透鏡及所述第六透鏡都為玻璃球面鏡片，且各個(gè)透鏡的光學(xué)中心位于同一直線上。

4根據(jù)權(quán)利要求1所述的魚眼鏡頭，其特征在于，所述魚眼鏡頭滿足條件式：0.3<<0.55，其中， 2表示所述第二透鏡組的光焦度， 表示整個(gè)所述魚眼鏡頭的光焦度。

審查員一通指出權(quán)利要求1、3、6-10不具有創(chuàng)造性，同時(shí)指出權(quán)利要求1得不到說明書的支持，不符合專利法第26條第4款的規(guī)定，通知書評(píng)述內(nèi)容節(jié)選如下：權(quán)利要求1中給出了“包括”第一至第六透鏡，而依據(jù)說明書的內(nèi)容，本申請的魚眼鏡頭都是由六個(gè)透鏡構(gòu)成來實(shí)現(xiàn)光學(xué)鏡頭的小型化和提升成像品質(zhì)，所屬領(lǐng)域技術(shù)人員可知，在透鏡組中，透鏡的個(gè)數(shù)對(duì)整個(gè)透鏡的性能和光路有著很大的影響，因此，所屬領(lǐng)域技術(shù)人員無法從說明書充分公開的內(nèi)容中得到由其它數(shù)量的透鏡構(gòu)成的魚眼鏡頭是否也能達(dá)到小型化和提升成像品質(zhì)的效果，因此權(quán)利要求1沒有得到說明書的支持，不符合說明書第26條第4款的規(guī)定。

申請人在答復(fù)一通時(shí)克服了創(chuàng)造性的問題，并將未進(jìn)行創(chuàng)造性評(píng)述的權(quán)利要求4合并至權(quán)利要求1，同時(shí)將權(quán)利要求1從開放式權(quán)利要求修改為了封閉式權(quán)利要求，新修改的權(quán)利要求如下1：

1一種魚眼鏡頭，由靠近物側(cè)且具有負(fù)光焦度的第一透鏡組，靠近成像面且具有正光焦度的第二透鏡組，及設(shè)于所述第一透鏡組和所述第二透鏡組之間的光闌組成，……。

1.2案情分析

針對(duì)本案，申請人同日提交了保護(hù)范圍相同的發(fā)明和實(shí)用新型，實(shí)用新型已經(jīng)獲得授權(quán)。同日提交的權(quán)利要求為開放式權(quán)利要求，采用了“包括”的表達(dá)方式，而發(fā)明修改后的權(quán)利要求已經(jīng)由“包括”修改為“由…組成”的表達(dá)方式，此時(shí)的發(fā)明與實(shí)用新型的保護(hù)范圍，即發(fā)明的權(quán)利要求1的保護(hù)范圍與實(shí)用新型的權(quán)利要求4的保護(hù)范圍是否一致，發(fā)明與已經(jīng)授權(quán)的實(shí)用新型是否構(gòu)成重復(fù)授權(quán)呢？

觀點(diǎn)一：雖然實(shí)用新型采用的是開放式的權(quán)利要求的撰寫方式，但是其說明書中所有實(shí)施例均是六片透鏡的結(jié)構(gòu)，已經(jīng)授權(quán)的實(shí)用新型實(shí)質(zhì)上也存在得不到說明書的支持的缺陷，同日申請的發(fā)明與實(shí)用新型的權(quán)利要求書、說明書、附圖均相同，發(fā)明與實(shí)用新型實(shí)質(zhì)上保護(hù)的同樣的發(fā)明創(chuàng)造，二者應(yīng)該理解為是相同的發(fā)明創(chuàng)造，發(fā)明與實(shí)用新型構(gòu)成了重復(fù)授權(quán)。

觀點(diǎn)二：審查指南中明確指出，為了避免重復(fù)授權(quán)，在判斷是否為同樣的發(fā)明創(chuàng)造時(shí)，應(yīng)當(dāng)將兩件發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請或?qū)＠臋?quán)利要求書的內(nèi)容進(jìn)行比較，而不是將權(quán)利要求書與專利申請或者專利文件的全部內(nèi)容進(jìn)行比較。目前的發(fā)明權(quán)利要求已經(jīng)由開放式改為封閉式，與實(shí)用新型的保護(hù)范圍不同，構(gòu)成了區(qū)別，因此不構(gòu)成重復(fù)授權(quán)。

2筆者的觀點(diǎn)

（1）從審查的角度來講，透鏡領(lǐng)域是一個(gè)很特殊的技術(shù)領(lǐng)域，“包括”在此處的理解不應(yīng)等同于常規(guī)的“包括”，“包括”不僅可能包括平板玻璃、濾光片這類不具有屈折力的光學(xué)元件，還可能包括具有屈折力類，如還具有權(quán)利要求中包括的透鏡結(jié)構(gòu)以外的其他透鏡來影響整個(gè)透鏡系統(tǒng)的光學(xué)性能。審查員應(yīng)當(dāng)充分站位于本領(lǐng)域技術(shù)人員，從權(quán)利要求的撰寫方式出發(fā)，客觀判斷分析權(quán)利要求間的透鏡結(jié)構(gòu)對(duì)應(yīng)關(guān)系，將有助于判斷開放式權(quán)利要求的實(shí)質(zhì)保護(hù)范圍。

參看申請日提交的發(fā)明的權(quán)利要求4，權(quán)利要求的撰寫包括對(duì)前后透鏡組的具體面型的限定，還進(jìn)一步限定了后透鏡組與整體鏡頭的光焦度的比值范圍，也就是說權(quán)利要求既包含結(jié)構(gòu)限定還包含結(jié)構(gòu)參數(shù)限定，通過對(duì)說明書中背景技術(shù)的解讀可知，現(xiàn)有技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r是，魚眼鏡頭的基本結(jié)構(gòu)主要包括前透鏡組和后透鏡組，前透鏡組為具有很大負(fù)光焦度的彎月型透鏡，后透鏡組為復(fù)雜化的正光焦度的透鏡組?，F(xiàn)有技術(shù)中的魚眼鏡頭的鏡片數(shù)量較多如十片左右，造成魚眼鏡頭整體體積較大，成本高，加工難度大。本發(fā)明的魚眼鏡頭保持了基本的前負(fù)后正以及前透鏡組為彎月型的透鏡結(jié)構(gòu)，對(duì)現(xiàn)有技術(shù)作出的貢獻(xiàn)點(diǎn)體現(xiàn)為權(quán)利要求4限定的技術(shù)特征。說明書中指出“所述第二透鏡組的光焦度 2與所述魚眼鏡頭的光焦度 的比值范圍為：0.3<< ，其中， 2表示所述第二透鏡組的光焦度， 表示整個(gè)所述魚眼鏡頭的光焦度。此條件限制了所述第二透鏡組具有正光焦度，主要用于將經(jīng)過所述第一透鏡片組的光線會(huì)聚于成像面上，同時(shí)平衡所述魚眼鏡頭的畸變像差”，這一限定給出了該魚眼鏡頭的整體結(jié)構(gòu)參數(shù)與某一鏡頭組的結(jié)構(gòu)參數(shù)之間的關(guān)系，這樣一來，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠預(yù)期權(quán)利要求4請求保護(hù)的魚眼鏡頭的結(jié)構(gòu)和技術(shù)效果，這樣的參數(shù)限定使得權(quán)利要求4記載的第一透鏡組、第二透鏡組的結(jié)構(gòu)被限定在一個(gè)合理的范圍內(nèi)，如實(shí)體現(xiàn)了申請人的發(fā)明構(gòu)思，相當(dāng)程度上排除了還包含其他不可預(yù)知結(jié)構(gòu)的可能性，也就是說，權(quán)利要求4中限定的第一、第二透鏡組的透鏡片數(shù)實(shí)質(zhì)上應(yīng)理解為就是六片，因此，與發(fā)明同日提交的實(shí)用新型雖采用了開放式權(quán)利要求的撰寫方式，但是其實(shí)質(zhì)上與采用封閉式撰寫的權(quán)利要求的保護(hù)范圍應(yīng)理解為是一致的，即與發(fā)明的保護(hù)保護(hù)范圍應(yīng)理解為是相同的，與發(fā)明構(gòu)成了重復(fù)授權(quán)。

（2）從申請人的角度來講，由于是同一申請人同日提交的兩件一樣的申請，所有申請文件均相同，毫無疑問，本質(zhì)上二者的保護(hù)范圍是相同的。初審審查員由于對(duì)實(shí)用新型只進(jìn)行初步審查，未進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查，不管是何種審查制度，兩件申請本質(zhì)存在的問題是一樣的，透過現(xiàn)象看本質(zhì)，二者的保護(hù)范圍并不因?yàn)樽珜懛绞降牟煌哂袑?shí)質(zhì)的不同，且根據(jù)說明書的內(nèi)容來看，二者要解決的技術(shù)問題、技術(shù)效果也是相同的，實(shí)質(zhì)上是保護(hù)范圍相同的權(quán)利要求，構(gòu)成了重復(fù)授權(quán)。

（3）從侵權(quán)的角度來講，假設(shè)發(fā)明與實(shí)用新型是由不同申請人同日提交的專利申請，如實(shí)用新型由申請人A提交，并且獲得授權(quán)，而發(fā)明由申請人B提交，并且在實(shí)用新型獲得授權(quán)后才公開。在發(fā)明也滿足授權(quán)的情況下，判定兩個(gè)權(quán)利要求是否構(gòu)成重復(fù)授權(quán)，筆者認(rèn)為對(duì)于保護(hù)范圍的確定并不只是文字上的不同，最終應(yīng)該取決于對(duì)權(quán)利要求的解釋。如果解釋的權(quán)利要求保護(hù)范圍相同，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為是重復(fù)授權(quán)。2001年的《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第17條第1款明確指出：“發(fā)明或者實(shí)用新型的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容是指專利權(quán)的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求書中明確記載的必要技術(shù)特征所確定的保護(hù)范圍為準(zhǔn)，也包括與該必要技術(shù)特征相等同的特征以及基本相同的效果，并且本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到的特征”，由此可見，在后續(xù)程序中，也是以技術(shù)方案的實(shí)質(zhì)來判斷保護(hù)范圍，而不是簡單的文字判斷。此外，對(duì)于發(fā)明與實(shí)用新型原始權(quán)利要求存在不清楚的情形，發(fā)明經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查克服了不清楚的缺陷，實(shí)用新型未經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查，在權(quán)利要求還存在不清楚時(shí)即獲得授權(quán)，雖然二者文字記載不一致，但是在判斷是否構(gòu)成重復(fù)授權(quán)時(shí)，應(yīng)依據(jù)說明書中的清楚記載的技術(shù)方案對(duì)權(quán)利要求的保護(hù)范圍進(jìn)行解釋，因此仍然認(rèn)為實(shí)用新型與發(fā)明構(gòu)成重復(fù)授權(quán)。針對(duì)如上情況，顯然兩者對(duì)于權(quán)利要求的解釋應(yīng)該是相同的，即保護(hù)范圍是相同的，因此二者構(gòu)成重復(fù)授權(quán)。

對(duì)于發(fā)明和實(shí)用新型是否構(gòu)成重復(fù)授權(quán)的審查，筆者建議如下：

（1）加強(qiáng)審查各個(gè)階段與后續(xù)程序的銜接性，審查員在實(shí)際操作中應(yīng)該遵照指南進(jìn)行審查，但是也不應(yīng)該閉門造車，也不能僅僅局限于實(shí)質(zhì)審查，還應(yīng)該貫穿于專利權(quán)有效過程中，突破字面意義的審查標(biāo)準(zhǔn)，把握發(fā)明實(shí)質(zhì)，爭取與前審、后審以及后續(xù)程序的處理辦法保持一致，節(jié)約社會(huì)資源。

（2）統(tǒng)一審查標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于開放式權(quán)利要求與封閉式權(quán)利要求的同日申請是否構(gòu)成重復(fù)授權(quán)在特定領(lǐng)域應(yīng)該達(dá)成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，這樣在與申請人溝通的過程中，都能夠得到準(zhǔn)確唯一的信息，從而不斷優(yōu)化申請質(zhì)量，改善目前我國申請文件質(zhì)量參差不齊的局面。

作者簡介：吳杏（1989-），女，湖北黃岡人，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作湖北中心光電技術(shù)發(fā)明審查部光學(xué)醫(yī)療室，碩士研究生，審查員，研究實(shí)習(xí)員。周艷紅（1984-），湖北武漢人，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作湖北中心光電技術(shù)發(fā)明審查部光學(xué)醫(yī)療室，審查員，研究實(shí)習(xí)員。李香波（1984-），女，湖南長沙人，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作湖北中心光電技術(shù)發(fā)明審查部光學(xué)醫(yī)療室，碩士研究生，室主任，助理研究員。備注：第二作者對(duì)本文的貢獻(xiàn)與第一作者相同。

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