孫寶海 劉文潔

創(chuàng)造性是申請專利的發(fā)明被授予專利權(quán)的必要條件，也是實(shí)質(zhì)審查的審查重點(diǎn)。理想狀況是，發(fā)明的創(chuàng)造性具有客觀的判斷標(biāo)準(zhǔn)，但在代理實(shí)務(wù)中，創(chuàng)造性的判斷不可避免地涉及主觀因素。代理人是否能夠準(zhǔn)確抓住發(fā)明點(diǎn)，有針對性、有重點(diǎn)地答復(fù)審查意見，對能否說服審查員、能否最終獲得專利授權(quán)有著很大影響。

“三步法”容易低估發(fā)明的創(chuàng)造性

發(fā)明的創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，某一發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步。突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，是指對所屬技術(shù)領(lǐng)域人員來說，發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的。說起“非顯而易見性”的判斷標(biāo)準(zhǔn)，就不得不提到著名的“三步法”。

《專利審查指南》給出了通過“三步法”判斷非顯而易見性的具體步驟：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題；（3）判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。

代理人在收到創(chuàng)造性審查意見后，一般會發(fā)現(xiàn)審查員是按照“三步法”的邏輯來評述權(quán)利要求的創(chuàng)造性的，至少在形式上如此。但是，當(dāng)代理人嘗試在“三步法”框架下答復(fù)創(chuàng)造性審查意見時，卻常常遇到困難。

原因在于，不少審查員選擇最接近的現(xiàn)有技術(shù)并通過比對確定區(qū)別技術(shù)特征之后，便根據(jù)區(qū)別技術(shù)特征的作用和功能來反推實(shí)際要解決的技術(shù)問題，這樣就容易傾向于將區(qū)別技術(shù)特征簡單地認(rèn)定為公知常識、常用技術(shù)手段、存在技術(shù)啟示，最后得到不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。這種“三步法”的創(chuàng)造性評述邏輯本質(zhì)上是“反推”邏輯，即審查員假設(shè)“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”已經(jīng)知曉所要解決的技術(shù)問題，并且掌握解決該問題的技術(shù)手段，以此來判斷要求保護(hù)的發(fā)明是否顯而易見，這就致使審查員容易低估發(fā)明的創(chuàng)造性。

這種情況下，如果代理人囿于“三步法”的框架束縛，與審查員就其確定的某一區(qū)別技術(shù)特征是否屬于公知常識或常用手段而爭執(zhí)，常常只會導(dǎo)致申請人和審查員各執(zhí)一詞，代理人無法說服審查員，進(jìn)而收到駁回通知書的局面。

那么，代理人在答復(fù)創(chuàng)造性審查意見時，如何在熟練掌握“三步法”的基礎(chǔ)上，跳出“三步法”的邏輯，從整體上評價發(fā)明的創(chuàng)造性？

答復(fù)思路：重新確定發(fā)明點(diǎn)

當(dāng)收到審查意見時，代理人首先應(yīng)當(dāng)仔細(xì)研究審查意見、申請文件說明書和對比文件，從整體上把握申請發(fā)明和對比文件中技術(shù)方案的異同，參考審查員指定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)，重新確定申請發(fā)明的發(fā)明點(diǎn)。

基于最接近的現(xiàn)有技術(shù)重新確定發(fā)明點(diǎn)的過程，與新申請撰寫過程中確定發(fā)明點(diǎn)的過程相似。首先，基于最接近的現(xiàn)有技術(shù)確定區(qū)別技術(shù)特征。其次，分析各區(qū)別特征之間的相互關(guān)系及其所起的作用，確立主要改進(jìn)點(diǎn)以及與主要改進(jìn)點(diǎn)相配合或適應(yīng)的特征，確定發(fā)明三要素（技術(shù)問題、技術(shù)方案和技術(shù)效果）之間的對應(yīng)關(guān)系。最后，確定發(fā)明點(diǎn)。

在重新確定發(fā)明點(diǎn)的過程中，要充分重視和深入挖掘原說明書中記載的發(fā)明點(diǎn)，因?yàn)榘l(fā)明人對本領(lǐng)域的技術(shù)理解比較深入，發(fā)明人原先指出的發(fā)明點(diǎn)往往是本發(fā)明最容易與現(xiàn)有技術(shù)相區(qū)分的地方，從中也更容易找出答復(fù)的突破口。

重新確定的發(fā)明點(diǎn)可分為幾種情況：（1）重新確定的發(fā)明點(diǎn)與原發(fā)明點(diǎn)相同；（2）重新確定的發(fā)明點(diǎn)是原發(fā)明的子發(fā)明點(diǎn)；（3）完全不同。在后兩種情況下，需要確認(rèn)與重新確定的發(fā)明點(diǎn)相關(guān)聯(lián)的技術(shù)特征是否已包括在權(quán)利要求中，如未包含，則應(yīng)修改權(quán)利要求，使其體現(xiàn)在文字上。需要注意的是，如果爭辯點(diǎn)僅記載在說明書中而未體現(xiàn)在權(quán)利要求書中，這樣的爭辯是不會被審查員接受的。

為了有針對性、有說服力地與審查員進(jìn)行高效的溝通，代理人如果能夠從審查員的角度出發(fā)，客觀地推導(dǎo)出審查意見中存在的矛盾和邏輯錯誤，則說服力更強(qiáng)，也更容易被審查員理解和接受。

案例分析：如何答復(fù)創(chuàng)造性審查意見

下面參照一個具體案例，說明應(yīng)如何按照上述答復(fù)思路來答復(fù)審查意見。

一項(xiàng)發(fā)明專利申請涉及移動通信領(lǐng)域相鄰小區(qū)（NCell）的同步信道（SCH）監(jiān)聽。其背景技術(shù)是：移動終端（MS）在小區(qū)間的切換需要持續(xù)監(jiān)聽相鄰小區(qū)的同步信道?，F(xiàn)有技術(shù)中，每26個TDMA幀里有一個空閑幀，MS利用該空閑幀讀取NCell的載頻，讀取一個NCell的載頻占用一個空閑幀。當(dāng)需要讀取的NCell很多時，MS可能無法在規(guī)定的時間內(nèi)完成讀取所有NCell的載頻，從而影響切換成功率。

針對現(xiàn)有技術(shù)中存在的上述問題，該發(fā)明提供了這樣一種解決方案：“1. 一種同步信道（SCH）監(jiān)聽方法，其特征在于，包括：在一個時分多址幀的兩個以上時隙上讀取兩個以上相鄰小區(qū)的SCH信號；對讀取的兩個以上相鄰小區(qū)的SCH信號進(jìn)行解調(diào)?！?/p>

在審查意見通知書中，審查員引用了一篇對比文件，該對比文件中提到的技術(shù)，為了解決現(xiàn)有技術(shù)中只能在每個SCH幀的第一時隙（時隙0）讀取SCH位模式的問題，在SCH幀的每個時隙中都包括了SCH位模式，可以在SCH幀的任意一個時隙上讀取SCH位模式。從上面的描述可以看到，對比文件中提到的技術(shù)可以在一幀中的任一時隙讀取SCH位模式，而不是在同一幀的兩個以上時隙讀取兩個以上SCH位模式，并且該技術(shù)也沒有公開讀取相鄰小區(qū)的SCH位模式。

審查員認(rèn)為，對比文件中的讀取SCH位模式，相當(dāng)于本發(fā)明權(quán)利要求中的讀取相鄰小區(qū)的SCH信號，在一個或多個幀的每個時隙上具有SCH位模式，相當(dāng)于在一個或多個幀的兩個以上時隙上讀取SCH信號。對比文件和本發(fā)明的權(quán)利要求的區(qū)別為：在一個TDMA幀上讀取SCH信號。基于該區(qū)別技術(shù)特征，可確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題是提高通信質(zhì)量，而在TDMA幀讀取SCH信號是本領(lǐng)域的公知常識，因此，該權(quán)利要求不具有創(chuàng)造性。

根據(jù)上文所述的答復(fù)思路，通過技術(shù)方案的整體考慮，重新確定發(fā)明點(diǎn)。首先，確定區(qū)別技術(shù)特征，對比文件沒有公開以下區(qū)別技術(shù)特征：在一個時分多址幀的兩個以上時隙上讀取兩個以上相鄰小區(qū)的SCH信號，對應(yīng)解決的技術(shù)問題是提高SCH信號讀取效率，獲得的技術(shù)效果是加速NCell SCH信道的讀取、提高讀取NCell SCH的效率。在該案例中，重新確定的發(fā)明點(diǎn)與原發(fā)明點(diǎn)相同，因此無需修改權(quán)利要求。

再以重新確定的發(fā)明點(diǎn)為基準(zhǔn)，回過頭來判斷審查意見中的特征比對是否準(zhǔn)確。對比文件中的“SCH位模式”和本發(fā)明中的“SCH信號”在技術(shù)方案中所起的作用相同，屬于對同一事物的不同表述，該特征比對正確。然而，審查員認(rèn)為，對比文件中在一個或多個幀的每個時隙中都包括SCH位模式，從而使得可以在一個幀的任意一個時隙上讀取SCH位模式，相當(dāng)于在一個或多個幀的兩個以上時隙上讀取SCH信號，從而使得權(quán)利要求1中的在一個幀上讀取兩個以上相鄰小區(qū)的SCH信號顯而易見，這一觀點(diǎn)卻值得商榷。實(shí)際上，對比文件公開的技術(shù)方案并不能在兩個以上時隙上讀取SCH信號，即，并未公開上述區(qū)別技術(shù)特征，因此，從這一點(diǎn)來看，審查員確定的區(qū)別技術(shù)特征不準(zhǔn)確，基于此確定的本發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題也不準(zhǔn)確。

在確定了審查意見的“三步法”判斷中存在的問題后，代理人應(yīng)進(jìn)一步分析審查意見的推理邏輯，確定答復(fù)的突破口。通過分析，審查員的內(nèi)在邏輯很可能是：即使對比文件未公開在同一個幀的兩個以上時隙上讀取兩個以上相鄰小區(qū)的SCH信號，但是，對比文件已經(jīng)公開可以在一個幀的任意一個時隙上讀取SCH信號，在此技術(shù)啟示下，容易想到可以在一個幀的多個時隙上讀取多個相鄰小區(qū)的SCH信號。

基于上述分析，在答復(fù)中，申請人、代理人可重點(diǎn)指出審查意見中確定的區(qū)別技術(shù)特征不準(zhǔn)確，并強(qiáng)調(diào)現(xiàn)有技術(shù)中都是一幀只能讀取一個時隙的SCH信號，即使在對比文件1中，雖然任意一個時隙都可能被讀取，但一幀也只能讀取一個時隙的SCH信號，而且同一幀的每個時隙上都是同一小區(qū)的SCH信號，因此，“在一個時分多址幀的兩個以上時隙上讀取兩個以上相鄰小區(qū)的SCH信號”，既沒有被對比文件公開，也不是本領(lǐng)域的公知常識。最終，該申請經(jīng)過審查意見答復(fù)，獲得了授權(quán)。

綜上所述，創(chuàng)造性的判斷由于涉及主觀因素，歷來是專利代理人學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的難點(diǎn)和重點(diǎn)。代理人在熟練掌握“三步法”規(guī)定和要求的基礎(chǔ)上，更應(yīng)掌握基于整體技術(shù)方案來判斷創(chuàng)造性的邏輯思維方法，這樣才能真正符合《專利法》和《專利審查指南》的規(guī)定和精神。