杜燕霞

在國外進行商標注冊，是否需要提前進行檢索？不少企業(yè)都有這樣的困惑。首先，在國外進行檢索的成本很高，國外律師的檢索費，同提交一件商標注冊申請的代理費不相上下。其次，對于企業(yè)的核心商標而言，哪怕檢索出在先商標，企業(yè)也必須將其進行申請，這也導致許多企業(yè)認為商標檢索的意義不大。于是，不少企業(yè)選擇了直接提交注冊申請，等待官方的審查結果。既然如此，涉外商標檢索是否真的還有必要進行？

商標檢索在于評估商標注冊和使用風險

在討論檢索的意義前，首先要明確什么是商標檢索。商標檢索，通常也稱為商標查詢，是指在商標注冊申請前，對商標注冊和使用進行的可行性評估。有過商標注冊經(jīng)歷的企業(yè)都明白，商標是有門檻的，需要滿足顯著性、區(qū)分性（足以與其他在先商標區(qū)分開來，排除致使其來源混淆的可能性）等要求，因此在選擇某個標識作為商標之前，需要對其是否滿足商標基本要求、能否注冊成功、可否投放市場進行評估。這一評估過程，便是商標檢索。

既然商標檢索的目的在于評估商標注冊和使用的可行性，商標檢索結果所揭示的，就是商標注冊和使用的風險，即商標注冊不能的風險和使用不能的風險。從字面上講，注冊不能的風險是指商標存在駁回風險、異議風險等，可能致使商標無法成功注冊。使用不能的風險是指商標無法投入使用，或者一旦使用則存在侵犯他人合法權利的風險。

在法律上，由于不同國家對商標注冊要件進行了不同的規(guī)定，因此注冊風險在不同國家體現(xiàn)出不同特征。例如，在中國、日本、韓國等有在先權利審查的國家，審查員有權引證在先商標來駁回在后申請，那么商標注冊風險既可能來自商標顯著性問題，又可能來自在先注冊/申請商標的障礙。而在歐盟以及歐盟多數(shù)成員國內(nèi)，審查員不會依職權進行在先權利審查，商標若通過絕對理由審查，且公告期內(nèi)無人異議的，便可以核準注冊。因此，在這些國家中，注冊風險來自于商標的顯著性要求和第三方的異議。第三方是否會提出異議，則與該企業(yè)的市場經(jīng)營情況、商標使用現(xiàn)狀以及商標保護策略密切相關。整體而言，由于不少商標是防御注冊的，或者并未投入使用的，因此商標異議成功的可能性是遠低于審查員駁回的可能性的。

同樣的，商標使用風險也因為各國法律制度的不同而有較大差異。例如，在美國、加拿大等商標權源于使用的國家，哪怕使用注冊商標，也可能會侵犯他人未注冊的、因在先使用而產(chǎn)生的商標權。

商標檢索的必要性和意義

由于各國的商標法律制度直接決定了商標注冊和使用的風險，風險評估就需要結合各國現(xiàn)行的商標法律制度來進行。商標檢索的對象和范圍是有所差異的，換句話說，不同法律制度下，商標風險的來源是不同的。因此，用國內(nèi)標準或者同一標準去判斷商標在不同國家不同法律制度下的風險，顯然是不合理的。

風險管理是企業(yè)管理中的一個非常重要的課題。企業(yè)是否可以承受不進行商標檢索的風險？回答這個問題，需要先看看不進行商標檢索可能帶來的后果。首先，商標注冊不能的不利后果，是企業(yè)投入了時間和費用，最終未能成功注冊商標。不同企業(yè)在經(jīng)濟上的承受力不同，對這類不利后果的承受力也不同。其次，商標使用不能的不利后果，是商標雖得以注冊，但不能使用，或者一旦使用即侵犯他人權利。商標侵權責任中，除了停止使用外，還有消除影響、賠償損失等，不僅會對企業(yè)造成經(jīng)濟損失，還將破壞企業(yè)經(jīng)過長期努力而精心積累的商譽。無論對于何種規(guī)模的企業(yè)而言，不進行商標檢索可能帶來的后果都是不容忽視的。

雖然，不同企業(yè)對于風險的承受能力有較大差異，但從企業(yè)經(jīng)營決策的角度而言，每件商標的選擇、設計、啟用都是資源投入，也都是創(chuàng)意者的寶貴勞動成果。商標順利注冊，是企業(yè)有序經(jīng)營的有力保障。此外，避免侵權、避免資源閑置和浪費，也屬于企業(yè)良性經(jīng)營的訴求。因此，對于企業(yè)而言，商標申請前進行商標檢索的必要性不言而喻。

其實，商標檢索除了可以排查注冊不能和使用不能的風險，還有一些很重要但卻常被忽視的作用。例如，商標檢索報告可以證明在后商標注冊人的主觀善意，因為檢索行為可以證明其對他人的在先商標盡到了必要的注意義務，特別是在沒有相對理由審查的國家中，此意義尤為重要。此外，商標檢索還可以使得申請人在盡早遇到注冊/使用障礙后獲得解決問題的先機。特別是在巴西、委內(nèi)瑞拉等審查周期非常長的國家，如果商標申請人在申請后2-3年才發(fā)現(xiàn)有在先商標，就需要花費更長的時間來清除權利障礙，而這些在先商標可能已經(jīng)超出了可以提起爭議的時間限制。

事實上，目前正有越來越多的企業(yè)重視起商標檢索，企業(yè)進行商標檢索的比例正在逐年提升。以筆者公司代理的案件來看，2015年查詢比例是11.3%，2016年為12.5%，2017年已經(jīng)提升至15%。在商標注冊前進行檢索，已成為企業(yè)申請商標過程中的一種趨勢。

降低商標檢索費用的辦法

如前所述，商標檢索的意義重大，企業(yè)在申請涉外商標注冊前有必要先進行商標檢索。面對國外較高的商標檢索費用，有沒有可以有效降低檢索成本的辦法？

商標檢索成本分為兩部分，一部分是數(shù)據(jù)庫的使用費用，另一部分是律師或代理人因提供法律意見收取的費用。

一方面，目前不少國家和國際性組織正致力于降低數(shù)據(jù)庫的使用費用。例如，世界知識產(chǎn)權組織國際局開發(fā)的http：//www.wipo.int/branddb/en和歐洲知識產(chǎn)權組織開發(fā)的https：//www.tmdn.org/tmview/welcome，都旨在通過匯總各國數(shù)據(jù)庫來提供“一站式”查詢服務，這些免費開放的數(shù)據(jù)庫已經(jīng)逐漸降低了數(shù)據(jù)庫的使用成本。

另一方面，隨著競爭壓力增大，各國代理律師和代理人的服務費用也在逐步壓縮，專業(yè)且收費合理的法律服務已經(jīng)流行開來。

商標檢索的重要性日益凸顯，筆者相信，越來越多的中國企業(yè)會積極使用這一利器，為民族品牌的振興鋪平道路。