米開(kāi)拉·莫迪亞羅

眾所周知，在處理對(duì)權(quán)利要求書的修改時(shí)，如果該修改在字面上與初始申請(qǐng)文件中的措辭有所不同，歐洲專利局的一貫做法是從嚴(yán)處理。

無(wú)論是積極修改（如新增若干特征以便進(jìn)一步限定所主張的專利內(nèi)容），還是消極修改（如加入權(quán)利放棄以便排除原主張之專利內(nèi)容的一部分），歐洲專利局的這種嚴(yán)格做法都同樣適用。如果此類修改從文字上看并不以初始申請(qǐng)文件中的措辭為基礎(chǔ)，那么不可避免的風(fēng)險(xiǎn)是，歐洲專利局將對(duì)新增的內(nèi)容不予認(rèn)可。

歐洲專利局最高審級(jí)機(jī)關(guān)即擴(kuò)大上訴委員會(huì)（EBA）在其最近的一個(gè)裁決中進(jìn)一步闡明了初始申請(qǐng)文件中不存在的權(quán)利放棄在何種條件下可以加入權(quán)利要求，而不違反關(guān)于新增內(nèi)容的禁止性規(guī)定。

具體而言，擴(kuò)大上訴委員會(huì)在其第G1/16號(hào)中首先確認(rèn)了其先前裁決即第G2/10號(hào)裁決已經(jīng)做出的認(rèn)定。該決定認(rèn)定，以公開(kāi)的權(quán)利放棄方式對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行的修改要獲得準(zhǔn)許，黃金標(biāo)準(zhǔn)要求評(píng)估引入權(quán)利放棄后權(quán)利要求留存的內(nèi)容是否已經(jīng)在初始申請(qǐng)文件中明示或默示地、直接或者隱含地公開(kāi)。

另一方面，擴(kuò)大上訴委員會(huì)在其第G1/16號(hào)決定中認(rèn)為，根據(jù)定義，上述黃金標(biāo)準(zhǔn)不能適用于未公開(kāi)的權(quán)利放棄。這是因?yàn)?，根?jù)擴(kuò)大上訴委員會(huì)的表述，“如果權(quán)利放棄本身及其所排除的內(nèi)容均沒(méi)有在原始提交的申請(qǐng)文件中公開(kāi)，即未公開(kāi)的權(quán)利放棄被引入在權(quán)利要求中，那么，（幾乎）必然的結(jié)論就是：加入這樣一個(gè)未公開(kāi)的權(quán)利放棄之后，權(quán)利要求留存的內(nèi)容從字面上幾乎不可能被認(rèn)為已經(jīng)在原始提交的申請(qǐng)文件中明示或默示地、直接或間接地得到公開(kāi)?！?/p>

因此，擴(kuò)大上訴委員會(huì)在第G1/16號(hào)裁決中的第一觀點(diǎn)是，權(quán)利放棄的可接受性首先取決于，該權(quán)利放棄是否在初始提交的申請(qǐng)文件中已經(jīng)公開(kāi)。

由此，擴(kuò)大上訴委員會(huì)認(rèn)為，未公開(kāi)的權(quán)利放棄的可接受性問(wèn)題不受其第G2/10號(hào)裁決的約束；相反，該問(wèn)題僅受其早些時(shí)候作出之另一裁決即第G/103號(hào)裁決的約束。在該裁決中，擴(kuò)大上訴委員會(huì)已經(jīng)明確闡述了此種可接受問(wèn)題，并指出了在判斷未公開(kāi)的棄權(quán)聲明是否可以接受時(shí)，必須遵循如下標(biāo)準(zhǔn)：

（1）該權(quán)利放棄必須排除了早期提交但未公開(kāi)的歐洲專利申請(qǐng)或者PCT專利申請(qǐng)中業(yè)已披露的內(nèi)容，或者代表了所主張之內(nèi)容的偶然預(yù)見(jiàn)，或者因?yàn)榉羌夹g(shù)的原因而被排除在可專利性之外，以及

（2）該權(quán)利放棄與該發(fā)明的教導(dǎo)無(wú)關(guān)。

不過(guò)，擴(kuò)大上訴委員會(huì)也在第G1/16號(hào)裁決中更進(jìn)一步地做出了以下補(bǔ)充說(shuō)明：

“這種權(quán)利放棄的引入不得為原始提交的申請(qǐng)文件所披露之內(nèi)容提供技術(shù)性貢獻(xiàn)。特別是，它不能與評(píng)估創(chuàng)造性或者充分公開(kāi)問(wèn)題具有關(guān)聯(lián)性或者即將具有關(guān)聯(lián)性。權(quán)利放棄不得超出為恢復(fù)新穎性或者為放棄因非技術(shù)原因而被排除在可專利性之外的內(nèi)容所必需的限度?！?/p>

擴(kuò)大上訴委員會(huì)的這個(gè)新裁決將大大有利于歐洲專利局制度的所有用戶，幫助他們判斷在什么時(shí)候可以用權(quán)利放棄的方式修改申請(qǐng)文件。因此，這個(gè)新裁決也將有助于使得歐洲專利局制度更加友好易用。

翻譯：袁仁輝