張清楠

如何站在申請人的角度理解發(fā)明構(gòu)思的創(chuàng)造性

張清楠*

創(chuàng)造性審查中結(jié)合啟示的判斷一直都是“三步法”中的重點和難點。在結(jié)合啟示的判斷中，應(yīng)當站在申請人的角度全面理解發(fā)明構(gòu)思，將技術(shù)特征之間、技術(shù)特征和其所解決的技術(shù)問題整體看待，避免特征孤立化。本文從一個實際案例出發(fā)探討如何站在申請人的角度理解發(fā)明構(gòu)思，以及發(fā)明中公知手段的使用并不一定是公知常識。

創(chuàng)造性 技術(shù)啟示 發(fā)明構(gòu)思 公知常識

一、引 言

一件專利申請需要滿足一定的條件才能獲得最終授權(quán)，而該申請具備創(chuàng)造性是獲得授權(quán)的必要條件之一?！秾＠ā返?2條第3款規(guī)定：創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質(zhì)性特點和進步。其中，關(guān)于什么是突出的實質(zhì)性特點，《專利審查指南》（2010版）具體規(guī)定：發(fā)明有突出的實質(zhì)性特點，是指對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的。①參見《專利審查指南》（2010版）第二部分第四章第2．2節(jié)。而如何判斷要求保護的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見，《專利審查指南》（2010版）給出了創(chuàng)造性判斷“三步法”，其中在第三步判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見時，審查實踐中最常出現(xiàn)的有兩種情況：第一種是相比于最接近的現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征是公知常識；第二種是區(qū)別技術(shù)特征在另一對比文件中公開，且該技術(shù)特征在該對比文件中所起的作用與區(qū)別技術(shù)特征在請求保護的發(fā)明中所起的作用相同。在使用公知常識判斷現(xiàn)有技術(shù)是否存在技術(shù)啟示時，是否可以將區(qū)別技術(shù)特征從整個發(fā)明中剝離出來孤立看待？是否僅僅需要考慮技術(shù)特征本身是否是公知常識，而無需考慮技術(shù)特征在發(fā)明中所解決的技術(shù)問題也是公知的？同樣，在使用兩份現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合評價顯而易見性時，如何判斷兩份現(xiàn)有技術(shù)是否存在結(jié)合啟示，能否單獨確定區(qū)別技術(shù)特征本身所起的作用？還是需要考慮區(qū)別技術(shù)特征在發(fā)明中與其他技術(shù)特征的協(xié)同作用進而引申出區(qū)別技術(shù)特征在整個發(fā)明構(gòu)思中實際所解決的技術(shù)問題？上述問題是審查員在實質(zhì)審查工作中需要時時考慮的，也是申請人、專利代理人與審查員關(guān)于創(chuàng)造性問題討論中最常出現(xiàn)的。本文試圖以一個實際案例談一談對上述顯而易見性判斷的思考。

二、案例介紹

該案涉及一種臍帶切斷器，獨立權(quán)利要求1限定的內(nèi)容是：

一種臍帶切斷器，包括推切桿（5）、夾持座（4）、母、嬰夾鉗（1，2），所述推切桿的一端安裝刀片（3），一側(cè)表面有撥片（5-1）與嬰夾鉗（2）配合，另一側(cè)表面有滑軌（5-3），所述夾持座（4）由底板（4-7）和滑動腔（4-6）組成，所述推切桿（5）插入夾持座（4）上的滑動腔（4-6）內(nèi)，所述夾持座的底板（4-7）上連接母、嬰夾鉗（1，2），其特征在于：所述滑動腔（4-6）的上、下內(nèi)壁上分別有上、下滑槽（4-4，4-5）與推切桿（5）滑動配合，所述嬰夾鉗（2）的下臂開口端固定一凸塊（2-4），與夾持座底板（4-7）一端部內(nèi)壁上的盲孔（4-8）配合。

基本案情：該案是由發(fā)明人提交的對其早期申請進行技術(shù)改進的一件專利申請，其涉及一種醫(yī)療器具，具體用于新生兒出生后，在切割連接母嬰間臍帶的同時，還能一次性完成對臍帶頭夾緊封閉的臍帶切割器?，F(xiàn)有技術(shù)中最常用的臍帶切割器是剪刀式的，在剪斷連接母嬰間臍帶時可能出現(xiàn)臍帶中的血液噴濺的現(xiàn)象。該案的發(fā)明人為解決現(xiàn)有技術(shù)中的上述技術(shù)問題，在其早期的專利申請中提供了一種用母嬰夾鉗將臍帶兩端先夾緊，再推動推切桿像注射器一樣移動，同時使用推切桿上的刀片切割臍帶，切割完成后通過推切桿后部側(cè)面設(shè)置的撥片將嬰夾鉗側(cè)向頂出夾持座底板，實現(xiàn)將臍帶切割成母體段和嬰兒段并分別夾緊的裝置。上述臍帶切割器由于采用了先夾緊后切割的切割方式，避免了血液噴濺現(xiàn)象，同時整個操作過程都清晰可視。然而，發(fā)明人在研發(fā)過程中發(fā)現(xiàn)其臍帶切割器結(jié)構(gòu)還不夠完善，還在對其不斷進行技術(shù)調(diào)整和改造，并由此提交了作為對早期專利申請進行技術(shù)改進的該申請。（參見圖1）

圖1

經(jīng)檢索確定與該申請最接近的現(xiàn)有技術(shù)即為該案申請人的早期申請，由此確定獨立權(quán)利要求1與最接近的現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征為：嬰夾鉗（2）的下臂開口端固定一凸塊（2-4），與夾持座的橫向底板（4-7）一端部內(nèi)壁上的盲孔（4-8）配合（參見圖2和3）?；谏鲜鰠^(qū)別技術(shù)特征確定其在該發(fā)明中實際所解決的技術(shù)問題是：嬰夾鉗（2）在夾持座（4）上固定不牢，操作中若推力過大、過猛，推切桿（5）還未到達切割處時，嬰夾鉗（2）就會被推到夾持座（4）外。通過分別在嬰夾鉗的下臂開口端和夾持座的橫向底板的端部設(shè)置相互配合的凸塊和盲孔，能夠解決上述技術(shù)問題，并確保推切桿上的撥片與嬰夾鉗接觸前，嬰夾鉗（2）不會被推出夾持座（4）外。

圖2

圖3

三、創(chuàng)造性結(jié)合啟示判斷中的三種審查思路

在該案的審查過程中，針對上述區(qū)別技術(shù)特征對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是否是顯而易見的判斷存在三種不同的審查思路。分別為：思路一認定區(qū)別技術(shù)特征是公知常識，思路二和三分別認定區(qū)別技術(shù)特征和特征在發(fā)明中所起的作用被兩份不同的現(xiàn)有技術(shù)公開。以下筆者將對三種不同的審查思路進行詳細分析。

（一）審查思路一

審查思路認為凸塊與盲孔配合的特征是本領(lǐng)域的常用技術(shù)手段，本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到采用該簡單的機械嚙合結(jié)構(gòu)將分離的部件牢固固定。因此區(qū)別技術(shù)特征是本領(lǐng)域的公知常識，該申請相比于最接近的現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合本領(lǐng)域的公知常識不具備創(chuàng)造性。

在機械領(lǐng)域中采用凸塊-盲孔相配合實現(xiàn)兩個分離部件的牢固固定確實是常用手段，但是在該案中使用該技術(shù)手段就一定也是本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到的嗎？在對這個問題進行分析時，我們首先需要考慮的是發(fā)明人發(fā)現(xiàn)其技術(shù)問題是否困難。由于該申請是由發(fā)明人提交的對其早期申請進行技術(shù)改進的后續(xù)申請，那么可以想到的是正是發(fā)明人在長期的發(fā)明實踐中可能存在多次出現(xiàn)在完全切斷臍帶前嬰夾鉗被推出夾持座的技術(shù)問題，才使得發(fā)明人意識到其早期申請中請求保護的臍帶切割器的結(jié)構(gòu)還不夠完善，還需要對出現(xiàn)的上述技術(shù)問題進行改進。因此，可以看出對于該案的發(fā)明人，上述技術(shù)問題的提出并不困難。其次，還需要考慮發(fā)明人為解決上述技術(shù)問題所采用的技術(shù)手段是否公知。經(jīng)過上面的分析我們不難看出，發(fā)明人為解決其遇到的技術(shù)問題，采用的是機械領(lǐng)域中公知的凸塊-盲孔配合的技術(shù)手段，也即采用的技術(shù)手段是公知的。問題的提出并不困難，結(jié)合采用的手段是公知的，是否我們就能得出在該案中采用上述技術(shù)手段是本領(lǐng)域公知的結(jié)論呢？最后也是最重要的一點，我們還需要考慮發(fā)明人將上述公知手段應(yīng)用到現(xiàn)有技術(shù)中的困難程度。在該案中，獨立權(quán)利要求1中明確限定“嬰夾鉗的下臂開口端固定一凸塊，與夾持座底板一端部內(nèi)壁上的盲孔”，結(jié)合圖2可以確定嬰夾鉗的下壁開口端即前段，凸塊位于嬰夾鉗的前段并朝前突出，同時與其配合的盲孔也位于夾持座底板的前端內(nèi)壁上。發(fā)明人為何要如此設(shè)置凸塊和盲孔的位置和方向，采用其他設(shè)置方式是否能夠起到同樣的技術(shù)效果？回顧該發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是如何防止在臍帶切割過程中，推切桿還未到達切割處時，嬰夾鉗就會被推到夾持座外，同時在完成臍帶切割后又不能妨礙將嬰夾鉗側(cè)向推出夾持座。假設(shè)將凸塊-盲孔設(shè)置在嬰夾鉗的底部并向下凸出或設(shè)置在嬰夾鉗的側(cè)部并向外側(cè)凸出，是否能起到相同的技術(shù)效果？當按照該案中的設(shè)置方式將凸塊設(shè)置在嬰夾鉗的前端部并向前凸出時，凸塊的設(shè)置方向與滑動切割的切割力方向一致，在滑動切割過程中能夠?qū)電A鉗牢固地固定在夾持座上，同時在切割完成后又方便嬰夾鉗從側(cè)部脫落，能夠良好地解決該發(fā)明所要解決的技術(shù)問題。當假設(shè)將凸塊設(shè)置在嬰夾鉗的底部并向下凸出時，上述固定結(jié)構(gòu)也能實現(xiàn)在滑動切割過程中將嬰夾鉗牢固固定于夾持座上，但在切割完成后上述固定結(jié)構(gòu)會妨礙將嬰夾鉗推出夾持座，因此這種設(shè)置方式不能完美地解決該發(fā)明所要解決的技術(shù)問題。若假設(shè)將凸塊設(shè)置在嬰夾鉗的側(cè)部并向外側(cè)凸出，與夾持座底板側(cè)部設(shè)置的盲孔配合實現(xiàn)進一步嚙合，該固定方式與臍帶切割器中嬰夾鉗與夾持座的固定方式類似，無法解決嬰夾鉗在切割過程中易脫落的問題。由此可以看出，雖然采用凸塊-盲孔配合實現(xiàn)牢固固定的技術(shù)手段是公知的，但并不是將上述技術(shù)特征設(shè)置在任何位置都能解決該發(fā)明所要解決的技術(shù)問題，只有如該案中將上述結(jié)構(gòu)設(shè)置在部件的開口端才能實現(xiàn)最佳的技術(shù)效果。因此，在該案中，將一個公知的技術(shù)手段如何應(yīng)用于現(xiàn)有技術(shù)中，以解決其技術(shù)問題并不是容易想到的，其正是發(fā)明人經(jīng)過長期的發(fā)明實踐，對現(xiàn)有技術(shù)作出貢獻的部分。顯然，將區(qū)別技術(shù)特征從整個發(fā)明構(gòu)思中剝離出來孤立看待，基于技術(shù)手段的公知性直接認定發(fā)明的顯而易見性是不合適的。

（二）審查思路二

第二種審查思路采用對比文件2（以下簡稱“D2”）評述區(qū)別技術(shù)特征凸塊-盲孔相配合，認為D2公開了一種臍帶切割器，并公開了在臍帶夾外側(cè)端上設(shè)置凹槽9，在鉗口上對應(yīng)設(shè)置凸起8，實現(xiàn)兩者之間的固定（參見圖4）。因此D2給出了通過凸起-凹槽實現(xiàn)臍帶切割器中兩個分離部件相互嚙合固定的技術(shù)啟示，獨立權(quán)利要求1相比于對比文件1（以下簡稱“D1”）結(jié)合D2不具備創(chuàng)造性。

圖4

但D2公開了一種臍帶切割器，在D2的說明書中記載了“刀片4靠近彈性夾件3，并在鉗口2閉合時，呈剪刀狀”。結(jié)合圖4中的右圖，可以清楚地看出該臍帶切割裝置的工作原理是剪刀狀切割，其與該發(fā)明的滑動切割存在工作原理的差異。雖然在圖5的左圖中確實也公開了在臍帶夾5的夾臂上設(shè)有凹槽，在對應(yīng)的鉗口上設(shè)有與之配合的突起，但是該“突起-凹槽”特征實際所解決的技術(shù)問題應(yīng)當僅僅是簡單的機械固定，而不能給出用于解決在滑動切割的臍帶切割器中出現(xiàn)的嬰夾鉗被推力推出夾持座的技術(shù)問題的技術(shù)啟示。因此，D1與D2之間不存在結(jié)合啟示，無法用D1結(jié)合D2評述獨立權(quán)利要求1的創(chuàng)造性。

（三）審查思路三

第三種審查思路采用對比文件3（以下簡稱“D3”）評述凸塊-盲孔相配合，D3公開了一種臍帶切割器，其工作原理為下壓上殼體，定位鉤與凸臺咬合，上、下夾臂夾緊臍帶，進一步下壓上殼體，導向桿帶動刀片滑動地進入兩個臍帶夾之間的溝槽中切割臍帶，切割完成后尖劈擠入頂子D與刀片間的側(cè)隙，把臍帶夾擠出下殼體。結(jié)合圖5的左圖，說明書明確記載了“在下殼體上用于定位安裝臍帶夾的凸銷內(nèi)側(cè)設(shè)有豎立半凸球，依靠凸銷定位的下夾臂的底面設(shè)有與所述豎立半凸球配合的球面凹槽；可防止臍帶夾橫向滑脫”。由此可見，D3給出了在采用滑動切割的工作原理的臍帶切割器中，通過在臍帶夾和用于固定臍帶夾的殼體上分別設(shè)置相互配合的凸球和凹槽，從而解決在完成切割前臍帶夾橫向滑脫，切割完成后又不會妨礙解除臍帶夾的固定的技術(shù)問題的技術(shù)啟示。將D3給出的上述技術(shù)啟示應(yīng)用于D1的技術(shù)方案中，得到獨立權(quán)利要求1的技術(shù)方案是顯而易見的。因此，獨立權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性。

圖5

由上述分析可以看出，在評價該案的獨立權(quán)利要求1相比于最接近的現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征的顯而易見性時，存在上述三種不同的審查思路，審查思路一的D1結(jié)合公知常識和審查思路二的D1結(jié)合D2實質(zhì)上都缺乏結(jié)合啟示。出現(xiàn)上述情況的原因都是未能站在申請人的角度，從整體上把握申請人的發(fā)明構(gòu)思，而將權(quán)利要求中的特征從發(fā)明中割裂開，不考慮發(fā)明中各個特征之間的關(guān)聯(lián)性，也忽略了特征在整個發(fā)明中實際所解決的技術(shù)問題，從而在解讀權(quán)利要求時出現(xiàn)偏差。其中審查思路一沒有整體看待發(fā)明構(gòu)思，將區(qū)別技術(shù)特征獨立于發(fā)明構(gòu)思，錯誤地認定區(qū)別特征在發(fā)明中實際所解決的技術(shù)問題，從而由手段公知、效果公知得出區(qū)別技術(shù)特征是顯而易見的不恰當結(jié)論。審查思路二仍然沒有考慮凸塊-盲孔相配合的特征與獨立權(quán)利要求1中的其他涉及工作原理的技術(shù)特征是相互關(guān)聯(lián)的，忽略了只有在采用滑動切割的工作原理的臍帶切割器中才可能出現(xiàn)該發(fā)明所要解決的技術(shù)問題這一重要條件，采用工作原理為剪刀式切割的D2與工作原理為滑動式切割的D1結(jié)合評述顯而易見性，實則沒有將D2與D1結(jié)合以解決該發(fā)明所要解決的技術(shù)問題的結(jié)合啟示。只有同樣采用滑動切割工作原理的D3，申請人在背景技術(shù)部分即提到現(xiàn)有技術(shù)中采用滑動切割實現(xiàn)對臍帶夾緊定位、切割和分離的臍帶切割裝置中，在切割平臺上僅靠凸銷縱向定位安裝的臍帶夾存在容易橫向滑脫的技術(shù)問題，申請人為解決上述技術(shù)問題在沿滑動切割方向上設(shè)置了進一步固定臍帶夾的豎立半凸球配合球面凹槽的結(jié)構(gòu)，以實現(xiàn)在滑動切割時進一步固定臍帶夾，而在切割完成后不妨礙臍帶夾從切割平臺上脫落。D3具有與該發(fā)明相同的發(fā)明構(gòu)思，采用了類似的技術(shù)手段，解決了相同的技術(shù)問題，實現(xiàn)了同樣的技術(shù)效果，從而D3才具有與D1的結(jié)合啟示，使得獨立權(quán)利要求1的技術(shù)方案相比于D1與D3的結(jié)合是顯而易見的。

四、結(jié) 論

上述案例充分說明了在創(chuàng)造性結(jié)合啟示判斷中站在申請人的角度、全面完整地理解發(fā)明構(gòu)思的重要性。在判斷現(xiàn)有技術(shù)是否存在結(jié)合啟示時，無論是采用公知常識還是對比文件進行評述，都應(yīng)當站在申請人作出發(fā)明創(chuàng)造的情景中，不能僅以特征本身是公知的或被現(xiàn)有技術(shù)公開作為唯一的衡量標準，還需要同時考慮特征在發(fā)明中實際所解決的技術(shù)問題是否是公知的或被對比文件公開，以及將現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)用于發(fā)明創(chuàng)造中的困難程度?？紤]現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)用于發(fā)明中是單獨起到了特征本身所起的作用，還是與發(fā)明構(gòu)思中的其他特征相互關(guān)聯(lián)、協(xié)同作用后解決了新的技術(shù)問題，實現(xiàn)了不同于特征本身產(chǎn)生的技術(shù)效果的新的效果?？紤]申請人是否能夠從現(xiàn)有技術(shù)中真正得到技術(shù)啟示，有動機對最接近的現(xiàn)有技術(shù)進行技術(shù)改進以獲得其發(fā)明。

創(chuàng)造性評價是發(fā)明專利實質(zhì)審查中的重要環(huán)節(jié)，在創(chuàng)造性評價中避免“事后諸葛亮”一直都是審查員追求的目標。盡量站在申請人的角度，還原申請人的發(fā)明初衷，將發(fā)明構(gòu)思作為有機的整體全面考量，避免將技術(shù)特征之間、技術(shù)特征與其在發(fā)明中所解決的技術(shù)問題孤立看待，進而判斷現(xiàn)有技術(shù)中是否存在技術(shù)啟示，就能最大限度地減少審查員的主觀性對專利審查的影響，保證每一件專利申請公正客觀的審查。

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局光電技術(shù)發(fā)明審查部。